COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 11 MAI 2012

Pôle 5 – Chambre 2 (n° 128, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/12836.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3^e Chambre 1^re Section – RG n° 10/00677.

APPELANTES :
- Société anonyme de droit suisse CARTIER INTERNATIONAL AG prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Hinterbergstrasse – 22, 6312 STEINHAUSSEN (SUISSE),

- SAS CARTIER en la personne de son président et tous représentants légaux, ayant son siège social […] 75002 PARIS, représentées par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD en la personne de Maître Matthieu B G, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistées de Maître Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221.

INTIMÉ : Monsieur C LE GOFF représenté par Maître Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0371.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2012, en audience publique, devant Madame Sylvie NEROT, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.

ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société Cartier SAS (anciennement Cartier SA) est titulaire des marques verbales 'Must', n°95567137, déposée le 11 avril 1995 et ren ouvelée le 21 janvier 2005 pour désigner les produits et services en classe 9 et 'Must', n° 1546417, déposée le 05 mai 1972 et renouvelée le 24 mars 2009 pour désigner les produits et services en classes 1 à 42.

La société de droit suisse Cartier International AG est titulaire des marques internationales suivantes visant la France :

- la marque verbale 'Must’ n° 588979A déposée le 23 juin 1992, pour désigner les produits et services en classes 35 à 42,

— la marque semi-figurative 'Must de Cartier', n° 4 63922A déposée le 07 septembre 1981 et renouvelée le 07 septembre 2001 pour désigner les produits et services en classes 3 et 5,

— la marque semi-figurative 'Must de Cartier', n° 4 66082A déposée le 14 décembre 1981 et renouvelée le 14 décembre 2001 pour désigner les produits et services en classes 3 et 5,

— la marque semi-figurative 'Must de Cartier', n° 4 58173A déposée le 14 janvier 1981 et renouvelée le 14 janvier 2001 pour désigner les produits et services en classe 33,

— la marque semi-figurative 'Must de Cartier', n° 4 77638A déposée le 25 mai 1983 et renouvelée le 25 mai 2003 pour désigner les produits et services en classes 8 et 21,

— la marque semi-figurative 'Must de Cartier', n° 4 72240A déposée le 21 juin 1982 et renouvelée le 21 juin 2002 pour désigner les produits et services en classes 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 34,

— la marque semi-figurative 'Must de Cartier', n° 5 91817A déposée le 11 septembre 1992 et renouvelée le 25 mai 2003 pour désigner les produits et services en classes 6 et 20,

ainsi que de la marque internationale 'Must de Cartier’ désignant la France, n°588979A, déposée le 16 janvier 1987 pour désigner les produits et services en classes 36 à 42.

Ayant constaté que Monsieur C Le Goff avait déposé la marque française verbale 'Must Leds Medical Ultra Spectrum Therapy', n°09 36 40602, le 31 mars 2009, pour désigner des produits et services en classes 5, 42 et 44 et qu’il utilisait la dénomination et le signe 'Must Leds’ afin de promouvoir les produits destinés à traiter certaines pathologies par la lumière et lutter contre les effets du vieillissement qu’il commercialise sur son site internet accessible à l’adresse www.mustleds.com, les sociétés Cartier précitées l’ont vainement mis en demeure de cesser l’utilisation et d’arrêter l’exploitation du terme 'Must', la marque d’usage 'Must Leds'' et le nom de domaine 'www.mustleds.com’ avant de l’assigner, le 07 janvier 2010, en annulation

de sa marque et en réparation de leur préjudice du fait de l’atteinte à leur marque renommée 'Must'.

Par jugement rendu le 21 juin 2011, le tribunal de grande instance de Paris, disant n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire, a débouté les sociétés Cartier et Cartier International AG de leurs demandes et les a condamnées à verser à Monsieur Le Goff la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en leur faisant supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 14 mars 2012, la société de droit suisse Cartier International AG et la société par actions simplifiée Cartier (anciennement Cartier SA) demandent à la cour, au visa de l’article 6 bis de la convention de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, des articles L 713-5, L 714-3 et L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, 5 § 2 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 et 1382 du code civil : ' de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la marque 'Must’ bénéficie de la protection instituée par l’article L 713-5 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle,

' de l’infirmer pour le surplus, notamment en ce qu’il a jugé que le dépôt de la marque 'Must Leds Medical Ultra Spectrum Therapy’ et l’utilisation des signes 'Must Leds’ sous leurs différentes formes ne portaient pas atteinte à leurs droits, et d’accueillir leurs demandes :

— de considérer que l’exploitation de la marque contestée et du signe 'Must Leds’ ont gravement porté atteinte à la renommée de la marque 'Must’ qu’elles détiennent et exploitent et que Monsieur Le Goff a engagé de plus fort sa responsabilité en apposant le signe 'Must Leds’ sur ses produits en parfaite connaissance de l’atteinte causée à leurs droits sur la marque 'Must',

— de lui interdire, en conséquence, tout usage à quelque titre que ce soit, des signes 'Must', 'Must Leds', de la marque 'Must Led’s Medical Ultra Spectrum Therapy’ et plus généralement de tout signe identique ou similaire à la marque 'Must', notamment à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine, ce sous astreinte,

— de condamner Monsieur C Le Goff à verser à chacune d’entre elles la somme de 75.000 euros au titre de l’atteinte à la marque renommée 'Must’ qu’elles ont subie,

— d’annuler la marque 'Must Leds Medical Ultra Spectrum Therapy', n°09 3640602 déposée le 31 mars 2009 en classes 5, 42 et 44 auprès de l’INPI avec notification à son Directeur en vue de l’inscription au Registre national des marques,

— de condamner Monsieur Le Goff à verser à chacune d’elles la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 07 décembre 2011, Monsieur C Le Goff demande à la cour, au visa de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter les

appelantes de toutes leurs prétentions ; de les condamner solidairement à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur l’atteinte à la marque renommée :

Considérant qu’au soutien de leur appel les sociétés Cartier et Cartier International font valoir que la marque 'Must', exploitée sans discontinuité pendant près de quarante ans, bénéficie du fait de son incontestable notoriété – attestée par les nombreux documents qu’elles produisent et qui se trouve renforcée par sa distinctivité élevée ainsi que par l’ampleur de son exploitation et par le soutien promotionnel qui lui est consacré – du régime de protection prévu par l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle et que le dépôt de la marque 'Must Leds Medical Ultra Spectrum Therapy’ constitue un usage illicite de la marque de renommée antérieure engageant la responsabilité de l’intimé ;

Qu’elles ajoutent que cette marque et la marque d’usage 'Must Leds’ portent atteinte à la marque 'Must’ puisqu’un signe identique ou similaire à une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement peut engager la responsabilité civile de son auteur, que la Cour de justice des communautés européennes considère que le fait que les marques postérieures évoquent la marque de renommée antérieure suffit à caractériser l’atteinte, que la marque 'Must Leds Medical Ultra Spectrum Therapy’ présente des similitudes visuelles et phonétiques évidentes avec la marque de renommée antérieure 'Must’ ; que, du point de vue conceptuel, seul l’élément 'Must’ constitue l’élément distinctif du signe contesté et que les produits visés par la marque et les signes litigieux sont sans incidence sur le risque d’association ;

Qu’elles soutiennent enfin que cette utilisation injustifiée leur cause préjudice en faisant perdre à la marque 'Must’ sa distinctivité – dont la préservation est indispensable dans le domaine du luxe – et en contrevenant aux valeurs qu’elles s’efforcent de véhiculer ; qu’en outre, l’absence de volonté de nuire dont se prévaut Monsieur Le Goff, qui, selon elles, cherche à tirer profit de l’attractivité de leur marque, est un argument inopérant pour l’application de l’article L 713-5 précité ;

Considérant que Monsieur Le Goff rétorque que pas plus qu’en première instance il ne conteste la forte notoriété des marques 'Must’ et 'Must de Cartier’ solidement attachées aux produits de luxe que les appelantes commercialisent mais qu’elle ne suffit pas ipso facto à leur permettre de bénéficier de la protection instituée par l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu’il oppose aux appelantes le fait qu’elles se bornent à fonder leur demande sur la notoriété de leurs marques en l’étayant par un épais dossier de presse mais s’abstiennent de démontrer que l’utilisation du signe 'Must’ est de nature à leur porter préjudice ; que, s’appropriant les motifs des premiers juges, il fait valoir que ses produits ne s’adressent pas au grand public mais à des professionnels de la santé ; que le terme 'Must', acronyme de Médical Ultra Spectrum Therapy et indissociable du terme Leds, souligne la haute technologie de l’appareil commercialisé et ne peut

entraîner un risque d’association ; que le caractère injustifié et le risque de dégradation ou d’avilissement par ailleurs invoqués ne sont que prétendus ;

Considérant, ceci exposé, que l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle venant protéger les signes ayant un pouvoir d’attraction propre, indépendamment des produits et services désignés, et qui doit être interprété à la lumière de l’article 5 § 2 de la directive d’harmonisation (CE) n° 104/89 (dev enu l’article 5 § 2 de la directive 2008/95/CE) tel qu’interprété par la Cour de justice dispose, en sa rédaction issue de l’ordonnance du 11 décembre 2008 : 'La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière’ ;

Qu’en l’espèce, l’intimé ne conteste pas que les marques 'Must’ et 'Must de Cartier’ peuvent bénéficier de la protection spéciale instaurée par ce texte mais soutient que les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de cette protection ne sont pas satisfaites ;

Qu’il laisse valablement entendre que l’acte matériel de reproduction ou d’imitation de la marque renommée, hors ou dans sa spécialité, ne suffit pas pour le rendre condamnable et soutient à juste titre qu’il appartient au titulaire de la marque renommée de rapporter la preuve que l’usage du signe postérieur constitue une atteinte à cette marque ;

Qu’à cet égard, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit (arrêt CJCE Intel du 27 novembre 2008 invoqué par les appelantes) que cette atteinte, qui ne peut se produire que si le public établit un lien entre les marques alors même qu’il ne les confond pas, est constituée lorsque l’usage du signe second porte préjudice au caractère distinctif de la marque ou à sa renommée ou bien lorsqu’il est indûment tiré profit de son caractère distinctif ou de sa renommée ;

Que, selon cet arrêt, l’existence de ce lien doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et selon divers critères tenant au degré de similitude entre les marques en conflit, à la nature des produits et services désignés dans l’enregistrement, à l’intensité de la renommée, au caractère distinctif de la marque, précisant qu’un lien entre les marques en conflit est nécessairement établi en cas de risque de confusion ;

Considérant qu’en ce qui concerne le degré de similitude entre les signes – lequel doit être apprécié globalement et fondé sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants – il convient de relever que les deux marques opposées sont des marques verbales ;

Que la marque 'MUST’ se présente en caractères majuscules, droits, gras et noirs ; que la marque 'MUST LEDs Medical Ultra Spectrum Therapy’ se présente, quant à elle, en caractères majuscules noirs et droits pour les termes 'Must Led’ et en minuscules tant pour le 's’ final de Leds que pour le reste du signe, lequel s’inscrit en une ligne située au dessous des termes 'Must Leds’ ;

Que visuellement, en dépit de l’architecture différente des deux signes opposés tenant à leurs longueurs respectives et à leur présentation, ils ont en commun, en attaque et mis en valeur par l’emploi de majuscules dans le signe second, le terme 'Must’ ;

Que, phonétiquement, bien qu’ils appellent des prononciations différentes, la mise en évidence du terme 'Must’ dans la marque seconde, placé en attaque et incluant en son entier le signe premier tend à les rapprocher ;

Que, conceptuellement, en raison du caractère dominant du terme 'Must’ et du caractère descriptif des termes 'Led’s Medical Ultra Spectrum Therapy', le public concerné par ce matériel médical pour lequel la marque seconde a été enregistrée – public dont rien ne permet d’exclure qu’il soit distinct du public concerné par les produits de luxe couverts par la marque première et dont il ne peut être affirmé qu’il comprendra, en l’absence de points signalant une abréviation dans la marque enregistrée, qu’il est en présence d’un acronyme – sera conduit à établir un lien entre les deux marques renforcé par les similitudes visuelles et phonétiques sus-évoquées ;

Que les appelantes soutiennent, de plus, à juste titre que le public sera d’autant plus incité à faire un tel lien qu’il se trouvera en présence des signes distinctifs et formes dans laquelle la marque contestée est exploitée, évoquant, en particulier, l’usage du simple signe 'Must Leds’ ou celui du signe semi-figuratif 'Must Leds Medical Ultra Spectral Therapy Leds’ valorisant le terme 'Must’ puisque les termes 'Medical Ultra Spectral Therapy Leds’ figurent dans une taille de police qui lui est vingt fois inférieure ;

Que l’intimé qui n’est par conséquent pas fondé à soutenir qu’aucun lien ne peut être établi, dans l’esprit du public, entre les signes en présence ne conteste pas les autres critères dégagés par la Cour de Justice, qu’il s’agisse du fait que la renommée des marques 'Must’ ou 'Must de Cartier’ (dont il est affirmé, sans contestation, que la marque 'Must’ constitue la marque ombrelle) s’étend au delà du public concerné ou qu’elles possèdent un fort pouvoir distinctif ;

Considérant, s’agissant de l’effectivité des atteintes aux marques 'Must’ et 'Must de Cartier’en revanche contestée par l’intimé, que les appelantes ne peuvent se prévaloir du préjudice porté au caractère distinctif de la marque dès lors qu’elles ne démontrent pas une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou services pour lesquels les marques 'Must’ et 'Must de Cartier’ ont été enregistrées consécutivement à l’usage de la marque 'Must Led’s Medical Ultra Spectrum Therapy’ pas plus que le risque sérieux qu’une telle modification se produise dans le futur du fait de l’affaiblissement du caractère distinctif de leur marque ;

Que, toutefois, mettant en avant le fait que les appareils de luminothérapie couverts par la marque incriminée renvoient à un univers médical étroitement associé aux pathologies, au vieillissement ou, présentes sur le site internet www.mustldes.com, à des photographies de vergetures que l’appareil commercialisé sous la marque incriminée pourrait estomper, alors que les marques 'Must’ jouissent, dans l’esprit du public, d’une image de prestige dans le domaine du luxe, les appelantes sont fondées

à soutenir que les produits offerts par Monsieur Le Goff sont susceptibles de ternir l’image véhiculée par leur marque et à se prévaloir du préjudice porté à leur renommée ;

Qu’il n’en va pas de même du grief relatif au profit indûment tiré par ce dernier de la renommée de la marque 'Must’ qu’elles articulent enfin car si c’est en vain que ce dernier critique l’absence de démonstration du caractère injustifié de l’exploitation de la marque renommée alors qu’il lui appartient d’établir qu’il a un juste motif de l’exploiter, force est de relever, en regard de la jurisprudence de la Cour de justice sur ce point (CJCE, 30 avril 2009), que les caractéristiques habituellement associées à la marque 'Must’ pour les produits ou services en cause ne peuvent être considérées comme aptes à apporter un profit aux produits et services désignés par la marque 'Must Led’s Medical Ultra Spectrum Therapy’ ;

Qu’il suit que les appelantes sont fondées à se prévaloir de l’atteinte portée à la renommée de leur marque, à l’exclusion de tout autre grief, et que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Cartier de leur demande au motif que Monsieur Le Goff n’avait pas engagé sa responsabilité au sens de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Sur la réparation du préjudice :

Considérant que pour faire cesser l’exploitation d’une marque portant atteinte aux marques de renommée revendiquées, il convient de faire droit à la demande d’interdiction sollicitée par les appelantes, selon les modalités qui seront précisées au dispositif ;

Que si les appelantes peuvent prétendre à la réparation du dommage que leur a causé le dépôt et l’utilisation du signe contesté, elles n’explicitent d’aucune manière le montant des sommes réclamées à titre indemnitaire ;

Que l’indemnisation de leur préjudice ne pouvant être fixée qu’à la mesure de la seule atteinte ci-avant retenue, sa réparation sera assurée par l’allocation d’une somme de 10.000 euros au profit de chacune ;

Considérant que se fondant, par ailleurs, sur les dispositions combinées des articles L 713-5 et L 711-4 auquel renvoie l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, les appelantes sollicitent, de plus, l’annulation de la marque 'Must Led’s Medical Ultra Spectrum Therapy’ ;

Que dès lors que le dépôt de cette marque porte atteinte à la renommée des marques 'Must’ et 'Must de Cartier’ en ternissant l’image qu’elles véhiculent et est de nature à porter préjudice à leur titulaires, il convient d’accueillir leur demande ;

Sur les demandes complémentaires :

Considérant que l’équité commande d’allouer à chacune des appelantes la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera, par ailleurs, infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Cartier sur ce fondement ;

Que Monsieur Le Goff qui succombe sera débouté de ce dernier chef de prétentions et condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;

Dit qu’en déposant la marque 'Must Leds Medical Ultra Spectrum Therapy', n°09 3640602, le 31 mars 2009 pour désigner les pro duits et services des classes 5, 42 et 44 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, en exploitant cette marque ainsi que le signe 'Must Leds’ dans la vie des affaires, Monsieur C Le Goff a porté atteinte à la renommée des marques 'Must’ détenues et exploitées par la société Cartier SAS (anciennement Cartier SA) et par la société de droit suisse Cartier International AG ;

Fait en conséquence interdiction à Monsieur C Le Goff de faire usage, à quelque titre que ce soit, des signes 'Must', 'Must Leds', de la marque 'Must Leds Medical Ultra Spectrum Therapy’ et plus généralement de tout signe identique ou similaire à la marque 'Must', notamment à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard 15 jours après la signification du présent arrêt ;

Condamne Monsieur C Le Goff à verser à la société Cartier SAS et à la société Cartier International AG une somme de 10.000 euros au profit de chacune en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à la renommée de la marque 'Must’ ;

Prononce l’annulation de la marque 'Must Leds Medical Ultra Spectrum Therapy', n°09 3640602 désignant les produits et services des classes 5, 42 et 44 et dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe au Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle pour inscription au Registre national des marques ;

Déboute Monsieur Le Goff de ses entières prétentions ;

Condamne Monsieur Le Goff à verser à la société Cartier SAS et à la société Cartier International AG une somme de 4.000 euros, ce au profit de chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Le Goff aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.