COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

Pôle 5 – Chambre 1 (n°148 /2015 , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07850

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/12366

APPELANTES Madame Régine Z épouse C,

Société CREATION IQ, Société à responsabilité limitée de droit suisse au capital de 20.000 CHF, immatriculée au registre du commerce du canton de Fribourg sous le numéro CH-217.1.001.434-4, dont le siège social est situé […]/o FIDEXIS SA, CH-1700 Fribourg, SUISSE, Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, Monsieur Stéphane G domicilié ès qualités audit siège Pérolles 21, c/o FIDEXIS SA FRIBOURG SUISSE Représentées et assistées de M^e Jean-Philippe H, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501

INTIMÉS Monsieur François B Représenté par M^e Thomas NICOLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 294 Assisté de M^e Hervé P de la SCP PROFUMO ET PROFUMO, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 97 SARL RD DÉVELOPPEMENT Prise en la personne de son gérant domicilié en cette audit siège […] 75009 PARIS SARL SOCIÉTÉ PARISIENNE D’EXPLOITATION DE LIEUX DE LOISIRS 'SPELL’ Prise en la personne de son gérant domicilié en cette audit siège […] 75008 PARIS SARL COMPAGNIE PARIS OUEST Prise en la personne de son gérant domicilié en cette audit siège […] 75001 PARIS

SARL ANIMATION LOISIRS ÉVÉNEMENTS Prise en la personne de son gérant domicilié en cette audit siège […] 75008 PARIS SARL Unipersonnelle JULYVE Prise en la personne de son gérant domicilié en cette audit siège […] 75008 PARIS Représentées par M^e Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING – DURAND – L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistées de M^e Dorothée B, avocat au barreau de PARIS, toque : E0126

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 10 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère M^me Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT : • contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 mars 2014,

Vu l’appel interjeté le 8 avril 2014 par la société Création IQ et M^me Régine Z, épouse C, Vu les dernières conclusions numérotées 3 transmises par la société Création IQ et M^me C le 9 février 2015, Vu les dernières conclusions numérotées 2 transmises le 5 février 2015 par la société RD développement (RDD), la société Parisienne d’exploitation de lieux de loisirs (SPELL), la société Compagnie Paris Ouest, la société Animation loisirs événements (ALE), la société Julyve,

Vu les dernières conclusions transmises le 8 septembre 2014 par M. François Ben Naceur, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2015 ; MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que M^me C, actrice et chanteuse, célèbre entrepreneuse du 'monde de la nuit' , connue sous son prénom de Régine, a ouvert la première discothèque à l’enseigne 'REGINE’S' en 1974 ; que ce fonds de commerce de 'débit de boisson avec spectacle' était exploité par la société d’Organisation de Cabaret Restaurant […] (OCR) – dont M^me C était l’actionnaire majoritaire -, qui en avait la propriété ; Que M^me C était titulaire des marques françaises suivantes : • REGINE’S n°1238464 déposée le 31 juillet 1973 en classe 03 et 43, • REGINE’S n°1414703 déposée le 23 février 1977 en classe 09 et 33, • REGINE n°1437074 déposée le 7 juillet 1967 en classes 03, 09, 14, 15, 16, 28, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44 et 45, depuis renouvelées ; Qu’en difficulté financière, la société OCR a fait l’objet d’une première déclaration de cessation de paiement en septembre 1995, puis d’une procédure de redressement judiciaire avec plan de continuation et enfin d’une liquidation judiciaire, prononcée le 17 juin 1999 ; Que par acte sous seing privé du 28 mai 1999, enregistré le 2 juin 1999, la société OCR et la société Civa, représentée par M. Ben Naceur, agissant tant pour elle-même que pour la société ALE en cours de formation, qu’elle pourra se substituer, ont conclu une promesse d’acquisition portant sur le fonds de commerce ; Que par contrat du 28 mai 1999, M^me C a concédé à M. Ben Naceur, moyennant la somme forfaitaire hors taxes de 980 000 francs, la licence exclusive de l’exploitation et de la jouissance de la marque REGINE’S (sans autre précision, la marque étant désignée dans une annexe, non versée aux débats), et ce, uniquement 'pour l’exploitation d’un fonds de commerce de bar-night-club-restaurant’ et en Ile-de- France, pour une durée de 50 ans et sous la condition suspensive de l’acquisition par M. Ben Naceur, ou toute personne physique ou morale qu’il se sera substituée, du fonds de commerce du […] ; Que par acte sous seing privé du 7 juin 1999, la société OCR a cédé le fonds de commerce à la société ALE, en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, représentée par M. Ben Naceur, moyennant le prix de 2 500 000 francs, versé entre les mains d’un séquestre ; Que cet acte – emportant cession des éléments incorporels (dont le nom commercial, à l’exclusion de la marque REGINE’S, la clientèle et

l’achalandage y attachés, le droit au bail) et les éléments corporels – a été réitéré par acte authentique du 30 juin 1999 passé entre la société OCR représentée par ses mandataires judiciaires et la société ALE, avec mention de l’absence d’opposition du bailleur, la société Loisirs 2000 ; Que par contrat du 20 février 2003, M. Ben Naceur a concédé à la société ALE une sous-licence exclusive de l’utilisation et de la jouissance de la marque REGINE’S dont il était licencié en vertu du contrat du 28 mai 1999 (ici désignée sous les n° de dépôt 1414703 et 1238464), moyennant une redevance mensuelle de 1 500 € ; Que – parallèlement puis en 2004 – la société Civa dont il était gérant a cédé la totalité des parts sociales de la société ALE – M. Ben Naceur en conservant une – à une société dont M. Adrien S B était gérant ; Considérant que la société Création IQ est une société de droit suisse ayant pour activité la gestion, la production et l’exploitation d’oeuvres artistiques dans le domaine musical, théâtral, audiovisuel et littéraire, ainsi que toutes activités de conseil, de sponsoring et d’organisation dans le domaine du spectacle ; Qu’elle est titulaire de la marque REGINETTE déposée le 9 avril 2009 en classes 41 et 43 sous le n°3643109 ; Que par contrat des 31 juillet et 18 août 2009, elle a concédé à M. B une licence exclusive pour l’utilisation de cette marque pour l’exploitation par la société Julyve du restaurant à l’enseigne 'REGINETTE’ situé dans la Galerie 66, au […], tant que le preneur de licence y exerce la fonction de gérant ; Considérant que par contrat du 28 août 2009, M^me C a cédé à la société Création IQ les marques REGINE’S et REGINE dont elle était titulaire ; Considérant que, reprochant aux sociétés RDD et SPELL (société créée en 2007 dont M. B est le gérant) d’exploiter conjointement le night-club sous l’enseigne 'REGINE’ et le restaurant sous l’enseigne 'REGINETTE’ sans autorisation de sa part pour l’exploitation de ses marques REGINE’S n°1238464 et REGINETTE n°3643109, la société Création IQ a, le 22 juin 2012, fait procéder à un procès-verbal de constat d’huissier de justice sur le site internet de la société RDD 'www.groupe-haussmann.com', puis, par lettres et sommation interpellative du 25 juin 2012, mis en demeure ces sociétés de cesser leurs agissements, constituant selon elle des actes de contrefaçon ; Que, dûment autorisée par ordonnances présidentielle du 19 juillet 2012, elle a fait procéder le 7 août 2012 à une saisie- contrefaçon au siège social de la société RDD et dans l’établissement 'REGINETTE’ exploité par la société Julyve ;

Que la directrice financière de la société RDD ayant désigné au cours de cette opération la société Compagnie Paris-Ouest (CPO) dont les associés sont les sociétés RDD et SPELL comme exploitant la discothèque REGINE’S, la société Création IQ a, dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 31 juillet 2012, fait pratiquer une nouvelle saisie-contrefaçon au siège social de cette société, qui s’est avérée n’être qu’une société de participation sans activité commerciale ; Que par lettres recommandées du 10 août 2012, la société Création IQ a notifié à MM. B et B la résiliation des contrats de licence qui leur avaient été respectivement consentis les 28 mai 1999 et 31 juillet 2009, aux motifs qu’ils n’en avaient pas respecté les termes ; Que par acte des 16 et 29 août 2012, la société Création IQ a fait assigner les sociétés RDD, SPELL, CPO, ALE et Julyve devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des marques REGINE’S, REGINE et REGINETTE ; Que par acte du 19 décembre 2012, la société Création IQ et M^me C ont fait assigner M. Ben Naceur en responsabilité contractuelle ; Que les deux instances ont été jointes ; Considérant que dans son jugement du 20 mars 2014, le tribunal a : • déclaré la société Création IQ irrecevable à agir en contrefaçon de marques à l’égard de la société CPO, • débouté la société Création IQ de ses demandes en contrefaçon des marques françaises REGINE’S n°1238464, REGINE’S n°1414703 et REGINE n°1437074, • débouté la société Création IQ de sa demande en contrefaçon de la marque REGINETTE, • dit n’y avoir pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire concernant le contrat de licence conclu le 28 mai 1999 entre M^me C et M. Ben Naceur, celle-ci ayant été mise en oeuvre de mauvaise foi, • débouté M^me C de sa demande de résiliation judiciaire du contrat du 28 mai 1999 aux torts de M. Ben Naceur, • débouté M^me C de sa demande de nullité du contrat du 28 mai 1999, • débouté M^me C et la société Création IQ de leurs demandes subséquentes, • rejeté la demande de publication judiciaire, • condamné la société Création IQ et M^me C à verser in solidum la somme de 4 000 € à chacune des sociétés défenderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné la société Création IQ et M^me C à verser in solidum la somme de 5 000

€ à M. Ben Naceur en application de l’article 700 du code de procédure civile , • dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, • condamné la société Création IQ et M^me C aux dépens ;

- sur les actes de contrefaçon des marques REGINE’S et REGINE: Considérant que la société Création IQ reproche aux sociétés intimées des actes de contrefaçon de ses marques tenant, pour la société ALE, en l’utilisation de la marque REGINE’S comme nom commercial, et pour toutes ces sociétés, en l’utilisation des signes REGINE’S, REGINE, REGINE CLUB PARIS et CHEZ REGINE, pour désigner une discothèque/night-club du même nom, et subsidiairement, pour la société RDD, en la reproduction des marques REGINE’S et REGINE pour désigner des services de commercialisation d’un établissement de nuit et l’utilisation de la notoriété de Régine ; Que les sociétés intimées répondent que la société ALE a acquis en 1999 le fonds de commerce à l’enseigne 'REGINE’S' avec ses éléments incorporels, de sorte que celle-ci exploite légitimement tant le nom commercial que l’enseigne du fonds ; Considérant que, l’estoppel leur étant opposé par les appelantes, il doit au préalable être observé qu’il n’existe aucune contradiction à invoquer l’existence à un droit sur un nom commercial après avoir invoqué l’existence d’un contrat de licence ou de sous-licence de marque, d’autant plus que c’est précisément l’utilisation des marques REGINE’S et REGINE à titre de nom commercial qui est reproché à la société ALE ; Considérant qu’il n’est pas contesté que REGINE’S a depuis toujours été l’enseigne de la discothèque du […] ; qu’il résulte des différents articles de presse et attestations produites que celle-ci était également connue dans sa traduction française CHEZ REGINE ou son raccourci REGINE ; qu’elle a aussi été déclinée en REGINE’S CLUB, comme désignée dans le plan de continuation de la société OCR du 9 juin 1997 ; que le fonds de commerce n’a pas eu d’autre nom commercial ; Considérant qu’il résulte de l’acte de cession du fonds de commerce du 7 juin 1999, portant in fine la mention manuscrite 'Bon pour accord', suivie de la signature de M^me C, que le nom commercial était expressément inclus parmi les éléments incorporels du fonds de commerce cédé, l’ajout de la mention 'à l’exclusion de la marque 'Regine’s' ne visant que la marque, laquelle a d’ailleurs fait l’objet d’un contrat de licence spécifique le 28 mai 1999 entre M^me C et M. Ben Naceur ; qu’à défaut de mention spéciale l’excluant, l’enseigne, élément incorporel du fonds de commerce, est réputée avoir été transmise avec lui ;

Qu’au demeurant, les statuts de la société ALE – spécialement constituée en vue de l’acquisition du fonds de commerce – datés du 1^er juin 1999, déposés le 15 juin suivant, mentionnaient le signe REGINE’S comme 'enseigne commerciale' ; Qu’ainsi, la société ALE est en droit de faire usage du signe REGINE’S à titre d’enseigne et de nom commercial, sans que M^me C, qui y a librement consenti, puisse lui opposer utilement le respect de son nom patronymique ; Considérant qu’il résulte du procès-verbal de constat du 22 juin 2012 effectué à la demande de la société Création IQ sur le site internet 'www.groupe-haussmann.com’ de la société RDD, que celle-ci s’y présente comme exploitant et gérant plusieurs lieux parisiens réputés, parmi lesquels REGINE, répertorié sous l’index 'NOS ETABLISSEMENTS’ avec les mentions suivantes : '(En association avec SPELL). C’est l’événement de la rentrée 2011 : Réouverture des portes de Régine autour d’un concept original imaginé par l’architecte Laura G. Ce lieu mythique, situé à deux pas des Champs-Elysées et inauguré dans les années 70 par Régine accueille toutes d’événements privés. Privatisable tous les jours et soirs de la semaine […]' ; que le signe REGINE n’y est pas utilisé à titre de marque, mais pour désigner l’établissement, dont la société ALE a chargé la société RDD d’assurer la promotion de la commercialisation en vertu d’une convention de partenariat du 20 juillet 2011, peu important que cette convention inclut l’autorisation, sous certaines conditions, de faire figurer la marque REGINE sur les supports publicitaires et promotionnels, celle-ci n’étant pas ici mise en oeuvre ; qu’à cet égard, il doit en outre être observé que l’existence d’un contrat de licence ou de sous-licence de marque ne suffit pas à prouver l’exploitation effective de cette marque ; Qu’il en est de même dans le devis de la société RDD – dont il vient d’être vu qu’elle a été associée par la société RDD à sa mission -, qui constitue un document commercial ; Que les déclarations contradictoires recueillies à l’occasion des différentes saisies-contrefaçon ne mettent en évidence aucun acte de contrefaçon de marque et a fortiori aucune implication de la société CPO ; Que si le procès-verbal de constat d’huissier de justice sur internet effectué le 21 janvier 2013 à la requête de la société Création IQ indique que lorsque une recherche est effectuée par le terme 'REGINE’S', le premier résultat affiché est celui renvoyant au site internet de la société RDD, où l’établissement est désormais présenté

sous le nom REGINE C PARIS, et qu’une page Facebook de la discothèque CHEZ REGINE a été créée par la société SPELL, ces signes, utilisés, avec l’aval de la société ALE, pour désigner l’établissement, entrent dans le périmètre d’exploitation de son enseigne et de son nom commercial ; Considérant qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il déclare la société Création IQ irrecevable à agir en contrefaçon de marques à l’égard de la société CPO et la déboute de ses demandes en contrefaçon des marques françaises REGINE’S n°1238464, REGINE’S n°1414703 et REGINE n°1437074 ;

- sur les actes de contrefaçon de la marque REGINETTE : Considérant que la société Création IQ reproche aux sociétés intimées des actes de contrefaçon de sa marque tenant, pour les sociétés RDD, SPELL et CPO, à sa reproduction pour désigner le nom d’un restaurant, et pour la société Julyve, à la poursuite de l’exploitation du signe REGINETTE pour désigner un restaurant du même nom, après le 10 août 2012, date de résiliation du contrat de licence conclu entre elle et M. B ; qu’à l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’il résulte du procès-verbal de constat du 22 juin 2012 que la pizzeria 'REGINETTE’ est aussi répertoriée sur le site internet de la société RDD parmi les établissements qu’elle gère et exploite, et invoque la violation par la société Julyve et M. B du contrat de licence qu’elle a accordé à ce dernier par contrat des 31 juillet et 18 août 2009, qui interdisait les sous-licences et qu’elle a du résilier de ce fait ; Mais considérant que les sociétés intimées, qui ne revendiquent aucun droit sur le nom commercial 'REGINETTE', lui opposent justement une exception d’incompétence des juridictions françaises, le contrat de licence précité, soumis au droit suisse, portant attribution de compétence au tribunal de Fribourg ; qu’en effet, la cour est incompétente pour apprécier si la convention de partenariat conclue le 20 juillet 2011 entre la société Julyve et la société RDD en vue d’assurer la promotion de la commercialisation de l’établissement 'REGINETTE’ – et incluant l’autorisation, sous certaines conditions, de faire figurer la marque REGINETTE sur les supports publicitaires et promotionnels constitue un contrat de sous-licence conclu en violation du contrat de licence, emportant résiliation de ce dernier ; Qu’en outre, la cour observe que les sociétés intimées, qui considèrent que le contrat de licence a été résilié le 1^er avril 2013, justifient, par la production de tickets de caisse et de la facture de fabrication et de pose de l’enseigne 'PIZZERIA DU 66", que l’enseigne de la pizzeria a changé dès avant la date de l’échéance annuelle du 31 mars 2013, et que si la mention de l’ancienne enseigne était encore portée sur le site internet de la société RDD le 8 octobre 2013, ainsi que l’a relevé la société Création IQ, celle-ci avait disparu après actualisation du site

le 19 octobre 2013, comme il est justifié par la production d’un procès- verbal de constat d’huissier de justice du même jour ; Qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société Création IQ de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque REGINETTE, qui n’apparaît pas, en l’état, fondée ;

- sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de licence de la marque REGINE’S conclu le 28 mai 1999 entre M^me C et M. Ben Naceur : Considérant que, soulignant le caractère personnel de la licence accordée intuitu personae à B, tel que stipulé à l’article 8 du contrat, et invoquant des manquements graves de celui-ci à ses obligations contractuelles, tenant selon elles en la cessation d’exploiter la marque, en son transfert à l’actif d’un tiers et à la non information de M^me C de l’existence du contrat de sous licence conclu avec la société ALE le 20 février 2003, les appelantes demandent à la cour, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire le 10 août 2012 et de juger que la poursuite de l’exploitation de la marque postérieurement à cette date constitue des actes de contrefaçon, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de licence aux torts exclusifs de M. Ben Naceur et, à titre très subsidiaire, de prononcer la nullité de ce contrat pour défaut de cause en l’absence de contrepartie financière sérieuse et abus de l’état de faiblesse de M^me C lors de sa conclusion ; Que M. Ben Naceur répond que les articles 9 et 12 du contrat lui permettaient respectivement de concéder librement une sous-licence de la marque et de se substituer une personne pour l’acquisition du fonds de commerce, de sorte qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles en concédant à la société ALE un contrat de sous licence le 20 février 2003, d’autant que M^me C, qui a contresigné l’acte de cession du fonds de commerce par la société OCR à la société ALE du 7 juin 1999, était parfaitement au courant de l’intervention de cette société ; qu’il ajoute qu’au demeurant, la société Création IQ n’a pas respecté la procédure prévue à l’article 7 du contrat lui permettant de faire jouer la clause résolutoire et que M^me C, qui a reçu paiement comptant d’une somme de 980 000 francs, ne peut sérieusement conclure à l’absence de contrepartie financière ; Considérant que si l’article 8 du contrat de licence du 28 mai 1999, intitulé 'Caractère personnel', stipule que 'La présente licence est concédée intuitu personae. Elle ne pourra en aucun cas être transmise à un tiers, ni être considérée comme un des éléments d’actif du licencié, être exploitée par un administrateur judiciaire ou faire l’objet d’un apport en société.', l’article 9 intitulé 'Sous-licences’ prévoit que 'le licencié peut concéder une sous-licence de la marque, aux obligations et charges des présentes’ ;

Que le contrat passé le 20 février 2003 entre M. Ben Naceur et la société ALE, expressément intitulé 'contrat de sous-licence de marque' et fondé sur l’article 9 du contrat de licence, dont M. Ben Naceur réaffirme sa titularité, ne constitue nullement une cession de licence prohibée par l’article 8 susvisé, mais bien une sous-licence autorisée sans condition d’accord préalable ou d’information par l’article 9 ; que M. Ben Naceur, qui avait exercé – avec l’accord de M^me C qui a contresigné l’acte de cession – la faculté offerte par l’article 12 du contrat de licence, de se substituer une personne morale pour l’acquisition du fonds de commerce de la discothèque, en la personne de la société ALE, n’a donc manqué à aucune de ses obligations contractuelles en concédant ensuite à celle-ci une sous-licence de marque ; qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire et déboute M^me C de sa demande de résiliation judiciaire ; Que cette dernière, qui n’étaye pas son argumentation relative à l’existence d’un prétendu état de faiblesse, et qui a reçu comptant 980 000 francs en contrepartie de la licence de marque concédée, n’est pas fondée à invoquer l’absence de cause du contrat ; qu’il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il rejette sa demande de nullité ; Considérant que le sens du présent arrêt commande la confirmation du jugement en toutes ses autres dispositions ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Création IQ et de M^me C, et les condamne à payer in solidum à chacune des sociétés RDD, SPELL, CPO, ALE et Julyve la somme de 4 000 €, et à M. Ben Naceur la somme de 4 000 €, Condamne la société Création IQ et M^me C in solidum aux dépens, Accorde à la SCP Bolling Durand Lallement le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,