COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 21 janvier 2021

12^e chambre N° RG 20/00037 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TVSG

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 novembre 2019 par l’Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE N° RG : 19/2392

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA LES ROBINETS PRESTO 7 rue racine 92542 MONTROUGE CEDEX Représentant : M^e Sophie H de la SAS CABINET HERRBURGER, avocat au barreau de PARIS REQUERANTE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représentée par Madame TRICOT chargée de mission AUTRE PARTIE

SARL HABITAT PRESTO […] 75008 PARIS Représentant : M^e Julie H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0193 substituée par M^e L APPELEE EN CAUSE

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 novembre 2020, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Monsieur François THOMAS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, M^me Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Bruno NUT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G

Après avis du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis à Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général, qui a présenté des observations écrites.

Vu la décision rendue le 26 novembre 2019 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 25 mai 2019 par la société LES ROBINETS PRESTO à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 4 530 632 déposée le 4 mars 2019 par la société HABITATPRESTO portant sur le signe complexe HABITATPRESTO, en se fondant sur sa marque verbale PRESTO déposée le 17 juillet 2014 et enregistrée sous le n°4 106 013 ; Vu le recours formé le 16 janvier 2020 contre cette décision par la société LES ROBINETS PRESTO ; Vu la convocation à l’audience du 12 mai 2020 adressée au directeur général de l’INPI, à la société LES ROBINETS PRESTO, à la société HABITAT PRESTO par lettres du 17 janvier 2020, et le renvoi à l’audience du 10 novembre 2020 ; Vu les mémoires déposés par la société LES ROBINETS PRESTO, celui déposé par l’INPI le 26 octobre 2020, celui déposé par la société HABITAT PRESTO le 9 juin 2020 ;

Vu les réquisitions du Ministère Public ;

MOTIVATION

Sur le fond

La société HABITAT PRESTO a déposé, le 4 mars 2019, la demande d’enregistrement n°19 4 530 632 portant sur le signe complexe, déposé en couleurs destiné à distinguer notamment les produit et services suivants: ' Logiciels (programmes enregistrés) ; construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; logiciel-service (SaaS) '.

La société LES ROBINETS PRESTO a invoqué sa marque antérieure PRESTO, enregistrée le 17 juillet 2014 sous le n°4106013 qui vise notamment les produits suivants:

'carreaux métalliques pour murs; carrelages métalliques pour sols; poignées de portes en métal; mains courantes métalliques; garde-

corps métalliques; barres d’appui métalliques; bâtis métalliques de supports d’installations sanitaires; logiciels destinés à la surveillance, au contrôle, au réglage et à la commande à distance des appareils et équipements de distribution d’eau et des installations sanitaires; accessoires de réglage pour appareils à eau et pour conduites d’eau; accessoires de sûreté pour appareils à eau et pour conduites d’eau; baignoires; installations de bain; bidets; cabines de douches; chasse d’eau; conduits (parties d’installations sanitaires) ; installation de distribution d’eau; douches ; évier; appareils de prise d’eau; robinets; carreaux non métalliques pour sols; carreaux non métalliques pour murs; mains courantes non métalliques; garde-corps non métalliques; barres d’appui non métalliques.

La décision du directeur général de l’INPI contestée a reconnu l’opposition partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : 'logiciels (programmes enregistrés).

La société LES ROBINETS PRESTO sollicite l’annulation partielle de la décision du directeur général de l’INPI, en ce qu’elle n’a pas fait droit à son opposition pour les autres services 'construction ; informations en matière de construction; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; logiciel-service (SaaS) '.

Sur la recevabilité de la demande de la société HABITAT PRESTO

Dans son mémoire, la société HABITAT PRESTO sollicite notamment l’annulation partielle de la décision du directeur général de l’INPI, en ce qu’il a annulé partiellement la demande d’enregistrement de marque pour les 'logiciels (programmes enregistrés).

Cependant, faute pour la société HABITAT PRESTO d’avoir formé un recours dans les conditions fixées par les articles R411-20 et R411-21 du code de la propriété intellectuelle à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 26 novembre 2019, elle ne peut présenter, à l’occasion du recours introduit par la société LES ROBINETS PRESTO à l’encontre de cette décision, de demande la contestant.

Sur la comparaison des produits et services

A l’appui de son recours, la société LES ROBINETS PRESTO relève que l’INPI avait considéré les produits et services comme identiques ou similaires, et n’émet aucune contestation sur ce point.

L’INPI n’apporte pas de développement particulier sur la similitude des produits et services.

La société HABITAT PRESTO conteste l’existence d’un lien de similitude étroit entre les produits et services visés par la marque antérieure, et ceux de la demande d’enregistrement de la marque. Elle relève que les services de construction ont pour objet d’assembler différents éléments d’un édifice en utilisant des matériaux et techniques appropriés et se distinguent de ceux couverts par la marque antérieure, et que le public ne leur attribuera pas une origine commune. De même conteste-t-elle la complémentarité entre les produits, le fait qu’ils puissent être utilisés ensemble ne pouvant suffire à établir leur similarité.

C’est par une juste analyse dont les débats devant la cour d’appel n’ont pas atténué la pertinence que le directeur général de l’INPI a retenu dans sa décision que les 'Logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; logiciel-service (SaaS)' de la demande d’enregistrement de la marque, présentaient à tout le moins une similarité pour certains, une identité pour d’autres, avec les produits de la marque antérieure, laquelle vise notamment les 'logiciels destinés à la surveillance, au contrôle, au réglage et à la commande à distance des appareils et équipements de distribution d’eau et des installations sanitaires'.

De même existe-t-il une complémentarité entre les 'carreaux métalliques pour murs; carreaux métalliques pour sols’ de la marque antérieure, et les services de 'maçonnerie, travaux de plâtrerie’ de la demande d’enregistrement, ces derniers étant utilisés pour procéder à l’installation des produits visés par la marque antérieure.

Les produits ' poignées de portes en métal; mains courantes métalliques; garde-corps métalliques; barres d’appui métalliques; bâtis métalliques de supports d’installations sanitaires; mains courantes non métalliques; garde-corps non métalliques; barres d’appui non métalliques', de la marque antérieure, sont aussi très souvent utilisés dans les services 'construction ; informations en matière de construction conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ' visés par la demande d’enregistrement, en ce qu’ils participent à la construction d’un bien

immeuble, en sont une composante, ce qui établit la complémentarité entre ces produits et services.

Enfin, les 'accessoires de réglage pour appareils à eau et pour conduites d’eau; accessoires de sûreté pour appareils à eau et pour conduites d’eau; baignoires; installations de bain; bidets ; cabines de douches ; chasse d’eau; conduits (parties d’installations sanitaires) ; installation de distribution d’eau; douches ; évier; appareils de prise d’eau; robinets’ de la marque antérieure, relèvent bien des 'travaux de plomberie’ de la demande d’enregistrement, avec lesquels ils sont en lien étroit. La décision contestée sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu que les produits et services de la demande d’enregistrement visés par l’opposition présentaient une identité, ou une similarité, avec les produits pour lesquels la marque antérieure a été déposée.

Sur la comparaison des signes et l’appréciation du caractère distinctif

La société LES ROBINETS PRESTO conteste la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle n’a pas retenu les autres services pour lesquelles elle avait présenté son opposition, notamment en ce qu’il a considéré que PRESTO était distinctif pour les logiciels mais pas pour les 'logiciel service (SaaS)'. Elle conteste le défaut de distinctivité du signe PRESTO pour l’ensemble des services liés aux logiciels, et relève une incohérence à retenir l’opposition comme justifiée pour les 'logiciels (programmes enregistrés)' et à ne pas la retenir pour des services entièrement dépendants des logiciels. Elle soutient également que l’appréciation du directeur général de l’INPI est inexacte s’agissant des autres services pour lesquels l’opposition a été rejetée, alors que le terme PRESTO n’est pas évocateur des services en cause. Elle s’étonne de l’appréciation de l’INPI considérant que deux termes non distinctifs (habitat / presto) le deviennent par leur association. Elle relève la distinction fictive faite par l’INPI entre logiciels et logiciels-services, et le fait que le signe Presto n’est évocateur que d’une caractéristique des logiciels, soit la rapidité. Elle ajoute que ce signe a en langue française une connotation particulière, qui le distingue du terme 'rapide', de sorte qu’il est distinctif pour les produits visés par le recours, et que la décision de l’OHMI citée par la société HABITAT PRESTO a plus de 20 ans et est obsolète.

L’INPI considère que la décision ne peut être critiquée, que le terme 'PRESTO’ est entré dans la langue française, qu’il signifie 'vite, rapidement’ et désigne donc une qualité des services en cause. Il explique la différence d’appréciation du caractère distinctif du terme 'presto’ entre les produits 'logiciels (programmes enregistrés)' et les services 'logiciel-service (SaaS)' consistant à fournir un accès à distance, par leur différence de nature.

Il fait état de l’absence de distinctivité du terme 'presto’ pour les autres produits et services listés dans la demande d’enregistrement, dont il est une caractéristique, de sorte que le consommateur fera un lien entre les services en cause et 'presto', indicateur d’une des qualités recherchées (soit la vitesse d’exécution). Il relève l’absence de caractère dominant du terme 'presto’ dans le signe complexe constituant la demande d’enregistrement et souligne les autres éléments visuels de ce signe complexe accentuant les différences d’ensemble des signes, ce qui justifie le rejet de l’opposition, lequel apparaît conforme à la jurisprudence.

La société HABITAT PRESTO met en avant le sens du mot 'presto', désignant s’agissant des services de construction et les services informatiques leur fourniture dans un délai court, de sorte qu’il est peu distinctif pour ces services: ainsi, la rapidité est une qualité très souvent accordée aux logiciels, et son absence de distinctivité pour ces produits aurait été reconnue par l’OHMI en 1999, décision qui serait, malgré les critiques de la société LES ROBINETS PRESTO, pertinente en l’espèce. Elle procède à la comparaison des signes et souligne les différences visuelles, sonores et intellectuelles entre eux.

Sur ce

La marque seconde n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

La marque antérieure PRESTO, n°4106013, est une marque verbale, alors que la demande d’enregistrement de marque n°19 4 530 632 porte sur un signe complexe, déposé en couleurs :

D’un point de vue visuel, le signe 'presto’ correspondant à la marque antérieure est un mot constitué de six lettres, alors que la demande d’enregistrement 'habitatpresto’ est constituée de deux mots accolés et compte 13 lettres, précédées d’un élément figuratif en couleur, placé en position d’attaque, évoquant le toit d’une maison.

Le terme 'Habitat', placé juste après cet élément figuratif, commence par un H majuscule, ce qui confère une importance dans la composition, ce d’autant qu’il est représenté dans une couleur noire alors que le terme 'presto’ est représenté dans une couleur grise, et paraît ainsi plus effacé car moins visible que le signe Habitat qui le précède.

La marque antérieure et la demande d’enregistrement présentent une différence de structure et de longueur, celle de la demande d’enregistrement étant significativement plus importante.

Aussi, d’un point de vue visuel, la demande d’enregistrement se distingue nettement de la marque antérieure 'presto'.

D’un point de vue phonétique, la marque antérieure est constituée de deux syllabes, et la demande d’enregistrement en présente cinq, ce qui lui confère un rythme nettement plus long.

De plus, la marque antérieure et la demande d’enregistrement ont des sonorités d’attaque très différentes.

Aussi, malgré le son 'presto’ constituant la dernière partie de la demande d’enregistrement et la marque antérieure, celles-ci présentent des différences phonétiques marquées.

D’un point de vue conceptuel, la demande d’enregistrement, en plaçant la représentation d’une maison ou d’un toit stylisé devant le signe habitatpresto, évoque en premier lieu l’habitat, soit une notion absente de la marque antérieure. Les deux signes contiennent 'presto’ qui constitue la marque antérieure, et la partie finale de la demande d’enregistrement, et qui évoque la rapidité, la vitesse.

Il en ressort que la demande d’enregistrement, associant la représentation stylisée d’une maison, 'habitat’ et 'presto’ évoque un habitat construit rapidement, soit une notion différente de 'presto’ qui évoque seulement la vitesse, sans connotation particulière.

Il s’en suit que les signes en cause présentent des différences des plus notables.

Par ailleurs, le terme presto, qui se trouve dans le dictionnaire et fait partie du langage français familier, évoque la rapidité, la vitesse, soit une qualité de certains services pour lesquels une exécution rapide peut faire partie de leurs spécificités, alors que l’appréciation de la distinctivité de ce terme sera différente lorsqu’il est utilisé pour des produits n’évoquant pas la rapidité.

La société HABITAT PRESTO produit une lettre de l’OHMI de 1999 rejetant la distinctivité du signe 'PRESTO!' pour les logiciels, que la société LES ROBINETS PRESTO tend à écarter au motif que l’OHMI s’est fondé sur la seule appréhension du terme 'presto’ par le public italien, et d’une signification différente du terme en italien et en français.

Si la société LES ROBINETS PRESTO s’étonne que le directeur général de l’INPI ait considéré que l’opposition devait être acceptée pour les 'logiciels (programmes enregistrés) et écartée pour le produit 'logiciel-service (SaaS), elle revendique la distinctivité du terme 'presto’ pour les logiciels. Un 'logiciel-service (SaaS) se définissant comme une solution logicielle exploitée et hébergée hors de l’entreprise qui l’utilise, accessible par internet, de sorte que ce service ne se distingue pas seulement des 'logiciels (programmes enregistrés) par leur mode de commercialisation, mais aussi du fait que ce dernier est un service de fourniture d’accès à un logiciel éloigné qui doit assurer une diligence dans l’exécution – de sorte que le terme 'presto’ n’apparaît pas distinctif-, alors qu’il l’est pour un logiciel dont la vocation est d’exécuter une tâche définie, et pas d’être rapide, de sorte que le terme 'presto’ apparaît alors distinctif.

Par ailleurs, le directeur général de l’INPI a pu relever que la vitesse constituait une qualité des services de 'conception de logiciels ; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs', de sorte que le terme Presto n’avait alors pas de caractère distinctif, et qu’il en était de même pour les services de 'construction ; informations en matière de construction; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie’ pour lesquels la rapidité d’exécution est souvent une qualité des plus attendues par le consommateur.

Surtout, le terme 'presto’ n’apparaît pas dominant dans le signe complexe 'habitatpresto', ce d’autant qu’il est placé en fin de la composition constituée de la représentation en couleurs d’une maison puis de deux termes accolés (commençant par Habitat en noir avec un majuscule) ne présentant pas de lien entre eux, ce qui donne au signe constituant la demande d’enregistrement 'habitatpresto’ un caractère propre le distinguant du signe 'presto’ et de nature à écarter le risque de confusion avec celui-ci.

Au vu de ce qui précède, et notamment des différences entre les signes et de l’absence de caractère dominant du signe 'presto', et malgré la similitude relevée entre les produits et services, le risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre les signes n’est pas établi.

En conséquence, le recours de la société LES ROBINETS PRESTO sera rejeté.

Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

Déclare la demande de la société HABITAT PRESTO tendant à l’annulation partielle de la décision irrecevable,

Rejette le recours de la société LES ROBINETS PRESTO à l’encontre de la décision rendue le 26 novembre 2019 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle,

Dit que la décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, aux sociétés LES ROBINETS PRESTO et HABITAT PRESTO, ainsi qu’au directeur général de l’INPI,

Rejette toutes les autres demandes.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.