EUIPO, 28 septembre 2023, R 0334/2017‑5, TESTAROSSA

Autour de la décision
- Arguments
  Nouveau
- Commentaires
  0

Texte intégral
- Motifs de la décision
- Dispositif
- DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 août 2023 rectifiée par rect...
- Sur le fond
- b) Sur les première et troisième questions
- c) Sur la deuxième question
- d) Sur la quatrième question
- Motifs de la décision
- − sur le recours du demandeur en nullité, ou

Décisions similaires
- Citées dans les mêmes commentaires
- Citant les mêmes articles de loi
- De référence sur les mêmes thèmes
- Sur les mêmes thèmes

EUIPO 28 septembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.

Accepté
Absence d'usage sérieux de la marque
La cour a constaté que la titulaire de l'enregistrement international n'avait pas prouvé un usage sérieux de la marque pour les automobiles, ce qui justifie l'annulation de l'enregistrement.
Accepté
Usage par des tiers sans consentement
La cour a jugé que l'usage par des tiers sans consentement ne peut pas être considéré comme un usage sérieux au sens de la législation sur les marques.
Rejeté
Usage sérieux pour les pièces de rechange
La cour a estimé que l'usage de pièces de rechange ne prouve pas un usage sérieux pour les automobiles, car les pièces n'ont pas été produites ou vendues par la titulaire.

Commentaire • 0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.

Sur la décision

Référence :	EUIPO, 28 sept. 2023, n° R0334/2017-5
Numéro(s) :	R0334/2017-5
Textes appliqués :	Article 15(2) CTMR, Article 51(1)(a) CTMR, Article 76(2) CTMR, Article 18(2) EUTMR, Article 33(8) EUTMR, Article 58(1)(a) EUTMR, Article 95(2) EUTMR, Article 102(1) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision partiellement annulée
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.

LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF

RECTIFICATIF À LA DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 septembre 2023
dans les affaires jointes R 334/2017-5 et R 343/2017-5
Kurt Hesse demandeur en nullité/ Daimlerstr. 61 requérant dans l’affaire R 334/2017-5 90441 Nürnberg défendeur dans l’affaire R 343/2017-5 Allemagne
représenté par Blaum Dettmers Rabstein Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Am Wall 153-156, 28195 Bremen (Allemagne)
contre
FERRARI S.P.A. titulaire de l’enregistrement international/ Via Emilia Est, 1163 défenderesse dans l’affaire R 334/2017-5 41100 Modena requérante dans l’affaire R 343/2017-5 Italie
représentée par D^r Modiano & Associati S.P.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milano (Italie)
RECOURS concernant les procédures d’annulation n° 10 044 C et 11 752 C (enregistrement international n° 910 752 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
28/09/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

2
Décision
Résumé des faits
1 Le 29 août 2023, la chambre de recours a rendu une décision dans les affaires jointes R 334/2017-5 et R 343/2017-5.
2 La décision contenait une citation erronée au paragraphe 96 de la décision, ainsi que dans le dispositif de la décision.
3 Contrairement à ce qui est indiqué au point 4 du dispositif de la décision dans une affaire connexe du 29/08/2023, R 887/2016-5, TESTAROSSA, la chambre de recours n’a pas pris en considération le fait que les conditions de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE (devenu l’article 33, paragraphe 8, du RMUE) n’étaient pas remplies.
Motifs de la décision
4 L’Office rectifie, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, les erreurs linguistiques ou les erreurs de transcription et les oublis manifestes (article 102 du
RMUE).
5 L’omission dans le dispositif d’une déclaration relative à la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE en l’espèce, contrairement à l’affaire parallèle R 887/2016-5, TESTAROSSA, constitue un oubli manifeste, qui peut donner lieu à des doutes quant à l’interprétation de la décision.
6 Les deux décisions traitent des conditions de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE (devenu l’article 33, paragraphe 8, du RMUE) de la même manière, voir R 887/2016-5, paragraphe 42, et R 334/2017-5 et R 343/2017-5, paragraphe 52.
28/09/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

3
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
rectifie par la présente:
1. La citation figurant au paragraphe 96 de la décision de la chambre de recours du 29 août 2023 dans les affaires jointes R 334/2017-5 et R 343/2017-5 comme suit:
FEZER: Markenrecht, article 26 MarkenG, point 308, 5e édition, projet, publication attendue pour 2023
2. le dispositif de sa décision en insérant le point suivant entre le point 4 et le point 5 (devenu le point 6):
5. prend acte du fait que les conditions de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE n’ont pas été remplies.

Signature Signature Signature
V. Melgar P. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
p.o.
R. Vidal Romero
28/09/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 août 2023 rectifiée par rectificatif du 28 septembre 2023

dans les affaires jointes R 334/2017-5 et R 343/2017-5
Kurt Hesse demandeur en nullité/ Daimlerstr. 61 requérant dans l’affaire R 334/2017-5 90441 Nürnberg défendeur dans l’affaire R 343/2017-5 Allemagne
représenté par Blaum Dettmers Rabstein Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Am Wall 153-156, 28195 Bremen (Allemagne)
contre
FERRARI S.P.A. titulaire de l’enregistrement international/ Via Emilia Est, 1163 défenderesse dans l’affaire R 334/2017-5 41100 Modena requérante dans l’affaire R 343/2017-5 Italie
représentée par D^r Modiano & Associati S.P.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milano (Italie)
RECOURS concernant les procédures d’annulation n° 10 044 C et 11 752 C (enregistrement international n° 910 752 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

2
Décision
Résumé des faits
1 Par un enregistrement international daté du 17 octobre 2006 désignant l’Union européenne et reçu par l’Office le 8 février 2007, Ferrari S.p.A. (l'«enregistrement international») a sollicité la protection de la marque verbale
TESTAROSSA
pour les produits suivants compris dans les classes 12 et 28, dont seuls certains sont toujours en cause dans la présente procédure:
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules terrestres à moteur, automobiles, pièces de structure et de rechange, leurs composants et accessoires tous compris dans cette classe; freins, moteurs, pneumatiques pour véhicules terrestres à moteur compris dans cette classe; bicyclettes, vélos à moteur, camionnettes et camions.
Classe 28: Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël, modèles réduits de véhicules terrestres à moteur (jouets), jeux vidéo de poche, jouets de construction modulables et leurs pièces de raccordement, jeux de construction (blocs), poupées, jouets mous.
2 Le 12 février 2007, l’enregistrement international a été publié à nouveau par l’Office. L’enregistrement international a été renouvelé le 18 octobre 2016.
3 Le 7 septembre 2015, le demandeur en nullité a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international pour une partie des produits, à savoir:
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules terrestres à moteur, automobiles, pièces de structure et de rechange, leurs composants et accessoires tous compris dans cette classe; freins, moteurs, pneumatiques pour véhicules terrestres à moteur compris dans cette classe; bicyclettes, vélos à moteur, camionnettes et camions.
Cela correspond à tous les produits compris dans la classe 12 pour lesquels la marque a été enregistrée. Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 51, paragraphe 1, point a), du RMC (devenu l’article 58 du RMUE, à savoir l’absence d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans).
4 Le 16 décembre 2015, dans le délai imparti par la division d’annulation pour apporter la preuve de l’usage sérieux, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations demandant le rejet de la demande en déchéance. Elle a notamment avancé les arguments suivants:
− «TESTAROSSA» était une voiture de sport produite de 1984 à 1996 par la titulaire de l’enregistrement international et est «reconnue comme l’une des plus glorieuses
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

3
voitures FERRARI jamais créées dans l’histoire». Cette voiture de sport
TESTAROSSA est devenue célèbre grâce à des émissions télévisées telles que
Miami Vice et aux acteurs célèbres qui possédaient de telles voitures.
− En outre, il est constant qu’une autre série de voitures appelée «TESTA ROSSA», écrite en deux mots et signifiant «tête rouge» en italien, avait été produite en tant que voiture de course par la titulaire de l’enregistrement international entre 1957 et 1961. Bien qu’elles ne soient plus produites, les voitures «TESTA ROSSA» et «TESTAROSSA» sont toujours très demandées: sur le marché des collectionneurs, ce sont les deuxièmes voitures de sport les plus recherchées et dont les valeurs sont les plus élevées. Cela tient à la légende de FERRARI, la titulaire de l’enregistrement international.
− Le lieu de l’usage fait référence à de nombreux pays de l’UE, tels que l’Italie, la France, l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.
− La nature de l’usage est démontrée au moyen de factures.
− En ce qui concerne l’importance de l’usage, la nature des produits et les caractéristiques du marché concerné, à savoir des produits de haute qualité, doivent être prises en considération. Le marché concerné est exclusivement composé de connaisseurs et de collectionneurs. La marque est largement connue et remplit parfaitement les fonctions d’une marque, en particulier sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits.
5 Avec ses observations, elle a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce A: Articles issus de l’internet
− Des articles issus de l’internet en italien, anglais, français et allemand publiés au cours des années 1986, 2009 et de 2011 à 2014. Par exemple:
• A. «1957 FERRARI 250 Testa Rossa fetches world record $ 12.1 million at auction»: un article publié sur le site www.gizmag.com , daté du 17 mai 2009, faisant état d’une vente aux enchères en Italie de voitures construites par FERRARI, organisée par la maison de vente aux enchères Sotheby’s, d’une voiture privée Testa Rossa construite en 1957.
• B. «1985 FERRARI Testarossa, Redhead Revelations: The rich are different from you and me. They’re friends with FERRARI dealers, and they drive
Testarossa.» Publié sur le site www.carandriver.com, daté du 09/1986. L’article porte sur un collectionneur privé aux États-Unis de voitures de luxe, dont l’une est une Testarossa de 1985.
• C. «Essai FERRARI 512 TR: L’icône Testarossa en mieux»: publié sur le site www.larevueautomobile.com, daté du 6 février 2015, en français, accompagné d’une (D.) traduction en anglais (FERRARI 512 TR drive: the improved Testarossa icon»). L’article est une description technique de la 512 Testarossa de 1992.
• E. «FERRARI di Alain Delon venduta a Parigi al doppio delle stime»: article publié sur le site www.deluxeblog, daté du 12 février 2013, en italien,
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

4
accompagné d’une (F.) traduction partielle en anglais («Alain Delon’s FERRARI Testarossa sold at Paris at double evaluation»). L’article indique que l’acteur Alain Delon a vendu sa Testarossa de 1987 pour le double du prix estimé.
• G. «FERRARI Testarossa, I 30 anni della Dea»: un article publié sur le site www.corrieredellosport.it, daté du 11 juillet 2014, en italien, accompagné d’une
(H.) traduction en anglais («FERRARI Testarossa, the 30 years of the goddess»). Le court article célèbre le fait que 30 ans plus tôt, en 1984, FERRARI a présenté la voiture Testarossa lors du salon automobile de Paris.
Madonna et Alain Delon ont adoré la voiture et elle a joué un rôle de protagoniste dans la série Miami Vice, entre autres.
• I. «FERRARI Testarossa ¡30 anni della Regina!», publié sur le site www.corrieredellosport.it/, accompagné d’une (J.) traduction partielle. L’article célèbre le fait que 30 ans plus tôt, en 1984, FERRARI a présenté la voiture
Testarossa lors du salon automobile de Paris. La production a été arrêtée en 1991.
• K. «Miami Sound Machine», un article publié sur le site www.autobild.de , daté du 12/02/2014, en allemand, accompagné d’une (L.) traduction partielle en anglais («Miami Sound Machine»). L’article donne des conseils sur l’acquisition d’une voiture Testarossa d’occasion: la voiture est un symbole des années 80, avec une production totale de 7 249 voitures. Parmi les avantages, l’article mentionne le design et la puissance, et parmi les inconvénients, les coûts de suivi élevés pour divers services de réparation typiques. Bien que la technologie ne pose pratiquement aucun problème d’approvisionnement, de nombreuses pièces intérieures sont désormais rares. En l’occurrence, les propriétaires de Testarossa s’en remettent généralement au «désossage», où les spécimens sont démantelés pour le commerce des pièces de rechange, en particulier en Angleterre.. De nombreuses pièces de carrosserie et les jantes en aluminium à cinq branches ne sont officiellement plus disponibles chez
FERRARI. En outre, les formats de pneus ne sont disponibles que temporairement. En ce qui concerne la situation du marché, les trois principales bourses automobiles allemandes en ligne ont dévoilé la Testarossa 89 peu de temps avant l’échéance éditoriale. Les prix des bons exemples commencent à environ 50 000 EUR. Même une voiture bien entretenue du concessionnaire
FERRARI ayant un historique complet de service coûte rarement plus qu’une nouvelle Mercedes E 500, soit environ 70 000 EUR.
• M. «La FERRARI Testarossa di Miami Vice è in vendita»: article publié sur le site www.autoblog.it, daté du 24 décembre 2014, en italien, accompagné d’une
(N.) traduction en anglais «The FERRARI Testarossa of Miami Vice is on sale» (La FERRARI Testarossa de Miami Vice est en vente), l’article fait état de la vente de l’une des voitures Testarossa utilisées dans la série télévisée MIAMI VICE , aux États-Unis pour un montant de 1 750 000 USD (1 435 000 EUR).
• O. «L’auto più costosa al mondo è la prima FERRARI», publié le http://america24.com 22/08/2011, en italien, accompagné d’une (P.) traduction partielle en anglais. L’article indique qu’une Testa Rossa de 1957 a été vendue en Californie pour 16,4 millions d’USD, soit le prix le plus élevé jamais payé lors de la vente aux enchères d’une voiture». Tant l’acheteur que le vendeur
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

5
étaient des collectionneurs de voitures, l’intermédiaire étant une maison de vente aux enchères.
• Q. «FERRARI Testarossa: a 1980s supercar that still turns heads», article publié sur le site www.thenational.ae , daté du 03/07/2014. L’article décrit la renommée actuelle d’une icône du design des années 1980. «Des self-made men aux commerçants de la ville, tous ceux désireux de vivre une partie de cette décennie d’indulgence s’offraient une Testarossa et s’habillaient selon les règles de la mode».
• R. «Yellow FERRARI Testarossa wins Wilton Classic and Supercars 2012 Rev Battle»: un article publié sur le site www.gtspirit.com , daté du 09/08/2012. L’article rend hommage à une FERRARI Testarossa jaune, qui était la voiture la plus bruyante du rassemblement, avec un «étonnant 127db provenant de ses quatre pots d’échappement».
Pièce B: Articles
− Des articles examinant et commentant la voiture «TESTAROSSA» dans divers magazines, tels que:
• «Croecketts FERRARI Testarossa fra Miami Vice saelges»: un article publié le 6 janvier 2015 dans Bilmagasinet, un journal danois, faisant état de la vente de la voiture Testarossa utilisée dans la série télévisée Miami Vice.
• The city slicker that is ok to love (La citadine que l’on peut aimer). 01/04/2012, Classic and Sports cars: reportage sur une réunion entre un propriétaire privé d’une Testarossa à Londres et le journaliste. L’article indique notamment que les principaux problèmes sont de trouver un bon garage (le propriétaire fréquente un garage privé), des pneus (Michelin) et des pièces de rechange, «en particulier les éléments qui tombent le plus souvent en panne, comme les boîtes à fusibles, les embrayages et certaines lentilles». Vendue entre 1984 et 1992, nombre de véhicules construits: 5 648.
• Dave Kinney, FERRARI Testarossa, Classic Car Weekly, 12/09/2014. L’article rédigé par un expert du marché des voitures de collection, contributeur aux outils d’évaluation pour les personnes intéressées par les voitures de collection, qui recommande l’achat de voitures FERRARI Testarossa.
• «Your chance to buy Nigel Mansell’s FERRARI», 25/06/2014, Classic Car Weekly, UK. Article sur la vente d’une FERRARI Testarossa, utilisée en F1 par
Nigel Mansell, propriétaire de la voiture, lors d’une vente aux enchères par une maison de vente privée (Bonhams).
• «Everybody knows what FERRARI is … I just love FERRARI»». Le journaliste conduit une voiture Testarossa appartenant à «Foskers engineering», un spécialiste FERRARI indépendant au Royaume-Uni,
• «Classic Cars – Willson’s smart buys», 01/12/2014, recommandant l’investissement dans une voiture Testarossa qui, comparée à d’autres voitures, semble bon marché.
«The best investments are low-mileage, few-owner right hookers with perfect his tory» (Les meilleurs investissements sont les bolides à faible k ilométrage, ayant eu peu de propriétaires et dont l’historique est parfait).
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

6
• Classic&Sports car 04/2015: L’auteur décrit l’odyssée d’une 250 Testa Rossa ayant participé à des courses aux États-Unis dans les années 1960: d’abord acquise par un musée, elle est passée à une collection privée, puis à un négociant, puis à des ateliers, puis à de nouveaux propriétaires. L’histoire explique la différence entre une «reconstruction complète pour un état impeccable et meilleur que neuf» et la préservation de l’ancienne voiture.
• «Quentin Willson Smart buys», Classic cars, mai 2015. Recommandation d’investissement dans une voiture Testarossa.
• «Classics Monthly Italian collection for race retro sale», 01/03/2015: l’article rapporte qu’une Testarossa «faisant partie d’une grande collection privée appartenant à l’un des collectionneurs de voitures anciennes les plus pointilleux d’Europe, sera incluse dans la vente aux enchères de Silverstone Auctions» au salon Race Retro, estimée à 150 000 GBP.
• «Art of speed», EVO, 01/03/2014, décrivant le design d’une Testarossa de 1984.
• «GZ Online – what it’s like to buy a FERRARI Testarossa at auction»: l’article décrit l’aventure d’un particulier, l’auteur, qui a investi dans une Testarossa lors d’une vente aux enchères locale au Royaume-Uni. Après avoir acheté la voiture, il l’a apportée à Joe Macari dans le sud de Londres, le «FERRARI des concessionnaires FERRARI», qui l’a inspectée et a confirmé qu’elle «n’était pas une battante», ce qui, dans le jargon automobile, signifie que la voiture a été «pliée et reconstruite». Selon le site web, Joe Macari est une franchise officielle
FERRARI et MASERATI, une entreprise indépendante active dans la vente de voitures d’occasion, une entreprise de certification FERRARI Classiche ainsi qu’une entreprise de gestion de courses et d’accidents.
• «The rise and rise of the classic car market», KL Magazine, qui rend compte de la vente d’une Testarossa dans une maison de vente aux enchères privée.
• «One to watch, Octane»: l’article recommande d’investir dans une voiture Testarossa de 1989, proposée lors d’une vente aux enchères privée à Birmingham, en 2014.
• «Italian job pay out», Sunday Mirror: l’article décrit le succès initial («Eighties gods owned Testarossas — Michael Jackson, Richard Gere, Elton John»), la baisse de valeur des voitures d’occasion Testarossa à 25 000 GBP («[e]t vendre une Testarossa d’occasion était aussi facile que d’apprendre trois langues baltes»), ainsi que la valeur et l’augmentation importante de valeur en 2014 («on ne vit qu’une fois»).
• «The 1.2 m Pounds Miami Vice heist», Sunday Mirror, 28/12/2014: l’auteur critique le prix trop élevé de l’une des Testarossa utilisées dans la série télévisée Miami Vice, qui a été proposée sur eBay pour 1 200 000 GBP («[…] a dû boire un peu trop de verres d’alcool à Noël»).
• «Me & My motors», Surrey Life: l’article porte sur l’événement caritatif annuel SUPERCAR au Royaume-Uni, mentionnant que l’un des organisateurs possède une voiture Testarossa.
• «Red alert for trio of tasty Italians», The Daily Telegraph, 17/01/2015: l’article porte sur une FERRARI Testarossa de 1991 qui doit être vendue aux enchères par une maison de vente privée, Silverstone Auctions, et qui appartient à une collection privée.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

7
• «Michael Jacksons FERRARI is up for sale», 09/01/2014, Top Gear Online: l’article fait état de la vente aux enchères d’une Testarossa qui, après avoir été vendue en Californie, a été transformée en voiture décapotable avec un toit en toile et qui a été utilisée dans une publicité Pepsi mettant en scène
Michael Jackson.
Pièce C: Revue de presse
• Diverses publications dans des revues sectorielles en France, en Italie et à l’étranger de 1985 à 2014, dont une au cours de la période pertinente, à savoir «Il meglio di Quattroruote – Le Youngtimer» (février 2014).
Pièce D: Factures
− Diverses factures, dont certaines portent des dates situées en dehors de la période pertinente. Celles émises au cours de la période pertinente sont les suivantes:
• A. Facture du 18/10/2011, émise par «FERRARI Barcelona», «Concessionari Oficial FERRARI», adressée à un acheteur, attestant la vente d’une voiture «FERRARI TESTAROSSA» d’occasion de couleur noire avec intérieur en cuir (34 700 EUR). La facture ne contient pas d’autres détails sur la vente.
• D. Deux factures datées du 19/11/2014 (80 000 EUR) émises par «MODENA SPORT» et attestant la vente d’une voiture «FERRARI TESTAROSSA». L’intitulé de la facture indique que Modena Sport est «Distributeur – Réparateur Agrée» de MASERATI et FERRARI. La facture indique «véhicule vendue en l’état et sans garantie. Kilométrage non réel et non garanti suite au remplacement». L’autre facture datée du 16/07/2014 (45 000 EUR) du même vendeur indique «vente a marchand en l’état sans garantie km non garantis».
• E. Facture datée du 28/12/2012 émise par «MODENA SPORT» ci-dessus, attestant la vente d’une voiture «FERRARI TESTAROSSA» (65 000 EUR), indiquant «garantie: 3 mois pièces»;
• F. Facture du 19/02/2014 émise par la société britannique «MERIDIEN MODENA LTD.» et adressée à la société allemande «FERRARI FINANCIAL SERVICES AG», attestant la vente d’une voiture «FERRARI TESTAROSSA» d’occasion, à livrer à un particulier au Royaume-Uni (93 775 EUR). Le fournisseur et l’acheteur n’ont pas signé les termes du contrat.
• G. Un document en néerlandais daté du 14 novembre 2014, attestant la vente privée d’une voiture «FERRARI TESTAROSSA» d’occasion, vendue par un particulier à une entreprise belge (40 000 EUR). «Verkoopt een tweedehandswagen in de staat waarin hij zich bevindt. De koper kent de staat van de wagen en het voertuig is vergezeld van alle nodige documenten om hem opnieuw in het verkeer te brengen (inschrijvingsbewijs, geldig groen schouwingsbewijs voor verkoop / roze aanvraag voor inschrijving, gelijkvormigheidsa test en onderhoudsboek).»
• Diverses factures émises par la titulaire de l’enregistrement international en 2014-2015 et adressées à des clients en Italie, en Suisse, aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni, faisant mention de la certification de voitures FERRARI Testarossa. Les factures mentionnent «CERTIF – Testarossa» ou
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

8
«CERTIFICAZIONE AUTENTICA Testarossa» (2 200 EUR). Ces factures semblent avoir été adressées à des particuliers ou à des sociétés. Elles ne montrent pas que la titulaire de l’enregistrement international a participé à la vente d’une voiture.
Pièce E: Images
− Des images montrant un certain nombre de voitures, moteurs, composants de moteurs et d’autres accessoires/composants «TESTAROSSA», de 1984 à 2007, dans différents contextes.
Pièce F: Liste des FERRARI Testarossa certifiées
− Tableau Excel, auteur inconnu, comportant les colonnes suivantes: «certificata: si; in data, naz., richidiente, telaio, vettura». Le tableau semble montrer qu’un certain nombre de voitures «FERRARI TESTAROSSA» ont été certifiées par la titulaire de l’enregistrement international de 2008 à 2015, notamment en Italie, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, à Hong Kong, au Japon et aux Pays-Bas. Il ne montre aucune vente effectuée par la titulaire de l’enregistrement international.
Pièce G: Fiche technique:
− Un échantillon d’une «demande de certification (fiche technique») d’une voiture «FERRARI TESTAROSSA» produite en 1987. L’auteur n’est pas clair. Il semblerait qu’elle fasse partie d’un carnet de certification qui pourrait être remis à l’acheteur de cette voiture «TESTAROSSA». Cette demande contient, entre autres, quelques images de cette voiture FERRARI TESTAROSSA et de ses accessoires/composants.
6 Le 31 mars 2016, le demandeur en nullité a contesté ces éléments de preuve au motif qu’ils étaient dénués de pertinence. Il fait valoir en particulier ce qui suit:
− La titulaire de l’enregistrement international admet ne pas avoir utilisé TESTAROSSA pour des voitures depuis plus de 30 ans.
− Le fait que quelques voitures de sport historiques FERRARI TESTAROSSA d’occasion existent encore et soient échangées entre collectionneurs n’implique pas un usage sérieux. La vente sporadique de voitures historiques d’occasion par des concessionnaires automobiles ne constitue pas un usage sérieux de la marque par des tiers avec le consentement. Un concessionnaire automobile n’est pas un licencié. La titulaire de l’enregistrement international n’est même pas habilitée à interdire l’utilisation du terme pour des voitures d’occasion en raison de l’épuisement (article 13, paragraphe 1, du RMC, devenu article 15 du RMUE).
− Les prétendus services de «restauration et entretien» et la délivrance de «certificats d’authenticité» pour des voitures historiques ne constituent pas un usage de la marque pour des produits compris dans la classe 12. En outre, la titulaire de l’enregistrement international ne propose pas ces services sous la marque «TESTAROSSA».
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

9
− En ce qui concerne les autres produits, autres que les voitures historiques, la titulaire de l’enregistrement international n’a même pas tenté d’indiquer un quelconque usage.
− La pièce G n’a pas été présentée à la division d’annulation.
7 Le 4 août 2016, la titulaire de l’enregistrement international a présenté des faits, preuves et observations supplémentaires:
− Le demandeur en nullité a déposé une autre demande en déchéance contre les produits compris dans la classe 28 (procédure d’annulation 10 044 C). Il a déposé les deux demandes de déchéance en réaction à une opposition (affaire n° B 2 423 864) formée par la titulaire de l’enregistrement international contre une demande de MUE (n° 13 019 047). Ce dépôt effectué par la titulaire de l’enregistrement international est un dépôt «illégal».
− Les documents produits au cours de la première période montrent la renommée incontestable de la marque TESTAROSSA de la titulaire de l’enregistrement international, ainsi que sa notoriété et sa présence constante dans l’esprit des consommateurs. Les produits compris dans la classe 12 portant la marque
TESTAROSSA sont reconnus comme une production de haute qualité et de prestige et la production est intentionnellement limitée afin de préserver l’usage de la marque, l’exclusivité et la qualité supérieure et en accroître le prestige. La preuve de l’usage sérieux devrait non seulement être examinée sur le plan quantitatif, mais aussi accorder une importance particulière à la nature des produits et services et aux caractéristiques du marché concerné.
8 La titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
Pièce A: Factures supplémentaires attestant la vente de voitures TESTAROSSA d’occasion en Allemagne en 2014-2015
• Facture datée du 09/02/2015 pour une «FERRARI TESTAROSSA», pour un montant de 119 000 EUR. La facture est émise par Autohaus GOHM (vendeur), l’acheteur est un particulier. Le contrat de vente est un contrat standard pour une voiture d’occasion. Le transport et la réparation sont facturés séparément.
• Facture datée du 21/04/1993 pour une FERRARI 512 TR (103 000 EUR). Le vendeur est Eberlein Automobile GmbH, qui indique être partenaire de FERRARI & FERRARI Classiche. Le contrat de vente précise qu’il s’agit d’une «vieille voiture», dont l’âge (22 ans) a dépassé sa durée de vie prévue (10-15 ans). Le kilométrage est inconnu, les pièces de rechange sont de qualité inconnue, mais la voiture a finalement été restaurée et réparée. Les parties conviennent qu’il peut y avoir des défaillances mécaniques ou d’autres défaillances et que les facteurs qui définissent la valeur de la voiture n’incluent pas l’absence de défaillances.
• Facture datée du 20/08/2015 de Mertel Italo Cars Nürnberg GmbH, concessionnaire officiel FERRARI & MASERATI, d’un montant de 5 950 EUR, en tant que commission pour la vente d’une FERRARI TESTAROSSA à un acheteur privé.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

10
• Facture datée du 22/09/2015 émise par Mertel Italo Cars Nürnberg GmbH, concessionnaire officiel FERRARI & MASERATI, d’un montant de 149 900 EUR, commandant une voiture TESTAROSSA ayant eu trois précédents propriétaires.
• Facture datée du 22/08/2014 d’Autohaus Saggio GmbH, FERRARI Vertragshändler, concernant une voiture d’occasion, FERRARI Testarossa, d’un montant de 68 500 EUR. Le contrat exclut expressément toute responsabilité.
• Facture datée du 4/11/2014, Autohaus Saggio GmbH, d’un montant de 78 000 EUR. La voiture est une voiture ancienne/pièce de collection, et le contrat exclut spécifiquement toute responsabilité.
Pièce B: Ventes de voitures
• Une liste Excel résumant les détails des ventes de voitures «TESTAROSSA» d’occasion en Allemagne en 2014 et 2015 (11 ventes au total). Toutes les voitures ont été vendues sans «certificat».
Pièce C: Fiche technique:
• La pièce G a été déposée précédemment. Elle est de nouveau déposée.
Déclaration conformément à l’article 28, paragraphe 8, du RMUE
9 Le 22 septembre 2016, la titulaire de l’enregistrement international a fait une déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE (devenu article 33 du RMUE), demandant l’enregistrement de produits supplémentaires compris dans les classes 12 et 28. Les produits supplémentaires compris dans la classe 12 sont les suivants:
Classe 12: Coussins d’air [dispositifs de sécurité pour automobiles]; pompes à air
(accessoires pour véhicules); dispositifs anti-éblouissement pour véhicules; chaînes antidérapantes; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; carrosseries d’automobiles; chaînes d’automobiles; châssis d’automobiles; capots d’automobiles; pneus pour automobiles; stores pare-soleil pour automobiles; fusées d’essieu; essieux pour véhicules; poussettes; housses pour poussettes; masses d’équilibrage pour roues de véhicules; bandes pour moyeux de roues; barres de torsion pour véhicules; paniers pour cycles; sonnettes de bicyclettes, cycles; couchettes pour véhicules; sonnettes pour bicyclettes; freins de bicyclettes; chaînes de bicyclettes; cadres de bicyclettes; guidons de bicyclettes; pompes de bicyclettes; jantes de bicyclettes; selles de bicyclettes; rayons de bicyclettes; béquilles de bicyclettes; pneus de bicyclettes; crochets de bateaux; carrosseries pour véhicules; bogies pour voitures de chemin de fer; garnitures de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; freins pour bicyclettes, cycles; freins pour véhicules; tampons pour matériel roulant ferroviaire; pare-chocs pour véhicules; pare-chocs pour automobiles; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; porte-bagages pour véhicules; enveloppes pour pneumatiques; roulettes pour chariots; chaînes pour bicyclettes; chaînes pour bicyclettes, cycles; châssis de véhicules; chariots de nettoyage; taquets
[nautiques]; attaches de rayons pour roues; embrayages pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules terrestres, autres que les pièces de moteurs; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; accouplements ferroviaires; accouplements pour
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

11
véhicules terrestres; housses de sièges pour véhicules; carters pour composants de véhicules terrestres [autres que pour moteurs]; manivelles pour bicyclettes; cloches de bicyclettes; freins de bicyclettes; cadres de bicyclettes; guidons de bicyclettes; moyeux de bicyclettes; garde-boue de bicyclettes; pompes de bicyclettes; jantes de bicyclettes; selles de bicyclettes; rayons de bicyclettes; béquilles de bicyclettes; pneus de bicyclettes; indicateurs de direction pour bicyclettes, cycles, etc.; signaux de direction pour véhicules; engins de débrayage pour bateaux; portes pour véhicules; garde-corps pour bicyclettes, cycles ; chaînes d’entraînement pour véhicules terrestres; moteurs d’entraînement pour véhicules terrestres; sièges éjectables [pour aéronefs]; moteurs de traction; moteurs pour véhicules terrestres; garde-boue pour navires; brides pour pneus de roues de chemin de fer [pneus]; cadres pour bicyclettes, cycles; roues libres pour véhicules terrestres; entonnoirs pour locomotives; entonnoirs pour navires; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages pour v éhicules terrestres; engrenages pour cycles; voitures à main; guidons de bicyclettes, cycles; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; capots pour moteurs de véhicules; capots pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; enjoliveurs; moyeux pour roues de véhicules; coques de navires; circuits hydrauliques pour véhicules; voies inclinées pour bateaux; patchs en caoutchouc adhésifs pour réparer les chambres à air; trousses pour la réparation de chambres à air; chambres à air pour bicyclettes, cycles; chambres à air pour pneumatiques [pneus]; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; télésièges [parties de véhicules terrestres]; filets à bagages pour véhicules; roues pour voitures de mine; rétroviseurs; moteurs pour cycles; moteurs électriques pour véhicules terrestres; garde-boue; dispositifs antidérapants pour pneumatiques de véhicules [pneus]; avirons; pagaies de canoës; sacoches adaptées aux cycles; pédales pour cycles; pneumatiques; hublots; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; pompes pour bicyclettes, cycles; housses de poussettes; capotes de poussettes; réducteurs pour véhicules terrestres; alarmes de recul pour véhicules; jantes pour roues de véhicules; jantes pour roues de bicyclettes, cycles; rowlocks; gouvernails; marchepieds pour véhicules; housses de selles pour bicyclettes ou motocycles; selles pour bicyclettes, cycles ou motocycles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants, [pour véhicules]; hélices à vis; hélices à vis pour bateaux; vis [hélices] pour navires; culasses; sièges de véhicules; bois [cadres] pour navires; amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; chariots à provisions; porte-skis pour voitures; espars pour navires; pointes pour pneus; rayons pour roues de véhicules; rayons pour bicyclettes, cycles; béquilles pour bicyclettes, cycles [parties de bicyclettes, cycles]; appareils à gouverner pour navires; volants pour véhicules; poussettes; ressorts de suspension pour véhicules; appareils à basculer, parties de camions et de wagons; bennes basculantes pour camions; pneus pour bicyclettes, cycles; pneus pour roues de véhicules; pneus pleins pour roues de véhicules; attelages de remorques pour véhicules; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; bandes de roulement pour le rechapage de pneus; bandes de roulement pour véhicules [type tracteur]; pneus sans chambre à air pour bicyclettes, cycles; turbines pour véhicules terrestres; chariots à deux roues; châssis pour véhicules; rembourrage pour véhicules; valves pour pneus de véhicules; housses de véhicules; roues de véhicules; systèmes d’avertissement sonore pour cycles; brouettes; roues pour bicyclettes, cycles; vitres pour véhicules; pare-brise; essuie-glaces.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

12
Décision attaquée
10 Par décision du 16 décembre 2016 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque contestée pour les produits suivants (marqués comme supprimés) et a rejeté la demande en déchéance pour le surplus
(produits non marqués comme supprimés):
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;véhicules terrestres à moteur automobiles, pièces de structure et de rechange, leurs composants et accessoires tous compris dans cette classe; freins, moteurs, pneumatiques pour véhicules terrestres à moteur compris dans cette classe; bicyclettes, vélos à moteur, camionnettes et camions.
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− Il peut être déduit des éléments de preuve, principalement des factures et des articles de presse figurant dans la première série d’éléments de preuve, que les voitures commercialisées sous la marque «TESTAROSSA» étaient toujours commercialisées dans divers États membres au cours de la période pertinente et reconnues par le public pertinent comme provenant de la titulaire de l’enregistrement international. Par conséquent, la division d’annulation déclare que l’usage sérieux de l’enregistrement international a été prouvé pour les automobiles.
Éléments de preuve confirmatifs
− La titulaire de l’enregistrement international a présenté ses éléments de preuve en deux séries distinctes: la première le 16 décembre 2015 dans le délai du
17 décembre 2015 accordé par la division d’annulation pour déposer les preuves de l’usage ; la seconde le 4 août 2016. En l’espèce, les éléments de preuve produits tardivement sont essentiellement de la même nature que les éléments de preuve produits en temps utile. Ils se composent d’autres factures attestant la vente de voitures sous la marque «TESTAROSSA», d’une liste résumant les détails des ventes de ces voitures et du même échantillon de demande de certification. Par conséquent, la question de savoir si l’Office peut exercer le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré pour prendre en compte les éléments de preuve supplémentaires produits le 4 août 2016 peut rester ouverte, étant donné que les éléments de preuve produits dans le délai imparti sont suffisants pour prouver l’usage sérieux requis de la marque pour certains des produits pour lesquels elle est enregistrée (comme expliqué en détail ci-après). Les éléments de preuve supplémentaires sont donc purement confirmatifs et ne contiennent aucune référence aux autres produits pour lesquels l’usage n’a pas été prouvé.
Appréciation de la preuve de l’usage
− Le demandeur en nullité fait valoir que les éléments de preuve n’indiquent pas tous un usage sérieux en ce qui concerne la durée, le lieu, l’importance, la nature et l’utilisation des produits pour lesquels l’enregistrement international est contesté.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

13
− L’argument du demandeur en nullité est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur globalité. Quand bien même certains facteurs pertinents ne seraient pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
− En outre, le demandeur en nullité fait valoir qu’il ressort clairement des éléments de preuve que la titulaire de l’enregistrement international a produit des voitures sous la marque «TESTAROSSA» dans les années 1950 et 1980, de sorte que la dernière production remonte à plus de 30 ans. À cet égard, la division d’annulation relève que la titulaire de l’enregistrement international n’est pas tenue de prouver qu’elle a produit des produits sous la marque au cours de la période pertinente, mais qu’elle doit prouver qu’elle a fait un usage sérieux de sa marque pour des produits qui pourraient déjà être commercialisés ou sur le point d’être commercialisés.
− Le demandeur en nullité conteste les preuves de l’usage produites par la titulaire de l’enregistrement international au motif qu’elles ne proviennent pas de la titulaire de l’enregistrement international elle-même, mais d’une autre entreprise. Il affirme que les concessionnaires automobiles ne sont pas des licenciés de la titulaire de l’enregistrement international. Aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du RMC
[devenu article 19, paragraphe 2, du RMUE], l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Le fait que la titulaire de l’enregistrement international ait produit des preuves de l’usage de sa marque par un tiers montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). En outre, il convient de noter que les voitures sont généralement vendues par l’intermédiaire de concessionnaires de voitures officiels et non directement par le constructeur et/ou le titulaire d’une marque. En outre, il ressort clairement des éléments de preuve produits que les entreprises concernées sont des concessionnaires officiels, puisque cela est explicitement mentionné ou que la marque maison de la titulaire de l’enregistrement international «FERRARI» figure en haut des factures. Par conséquent, étant donné qu’il peut être présumé que les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international constituent une indication implicite de l’usage avec son consentement, l’allégation du demandeur en nullité est dénuée de fondement. Dès lors, et conformément à l’article 15, paragraphe 2, du RMC, la division d’annulation considère que l’usage par ces autres sociétés a été fait avec le consentement de la titulaire de l’enregistrement international et, par conséquent, équivaut à un usage par la titulaire de l’enregistrement international elle-même.
− En ce qui concerne la durée de l’usage, bien qu’une partie substantielle des éléments de preuve porte une date antérieure à la période pertinente, il existe également des éléments de preuve pertinents, plus particulièrement des factures et des articles commentant les produits, qui datent de la période pertinente.
− Les éléments de preuve concernent le territoire pertinent. Les factures indiquent que le lieu de l’usage est l’Union européenne; Cela peut être déduit de la langue des documents (anglais, français, néerlandais, espagnol) et de certaines adresses en
Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Belgique.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

14
− La nature de l’usage exige, entre autres, que l’enregistrement international contesté soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, de façon à permettre au public pertinent de distinguer les produits et services d’entreprises différentes. En l’espèce, les factures et les articles de presse démontrent que «TESTAROSSA» avait été utilisé comme marque. Le signe utilisé montre l’usage de la marque telle qu’enregistrée («TESTAROSSA») ou sous une forme qui est essentiellement la même que celle enregistrée («TESTA ROSSA») en combinaison avec la marque «FERRARI» et constitue, dès lors, un usage de l’enregistrement international au sens de l’article 15 du RMC.

− Le demandeur en nullité fait valoir que le fait que certaines des voitures de sport historiques «FERRARI TESTAROSSA» d’occasion existent encore et sont régulièrement commercialisées entre collectionneurs n’est pas suffisant pour prouver l’usage sérieux en ce sens que la titulaire de l’enregistrement international n’utilise pas la marque pour créer ou conserver un débouché pour les produits qui portent le signe qui la compose, par opposition aux produits d’autres entreprises. Tout d’abord, les éléments de preuve ne peuvent pas être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents. À cet égard, il y a lieu de mettre en perspective les éléments de preuve avec la nature des produits et la structure du marché pertinent (30/04/2008, T-131/06, Sonia/Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53).
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque est utilisée pour la vente de voitures. Le marché des voitures d’occasion, et plus particulièrement le marché des «voitures de sport d’occasion de collection» sur lequel la marque
«TESTAROSSA» est utilisée, constitue un segment spécifique du marché automobile. Les factures montrent que la titulaire de l’enregistrement international utilise sa marque «TESTAROSSA» pour des voitures vendues au sein de ce segment spécifique du marché. Plus précisément, les factures relatives aux articles de presse montrent que les produits de la titulaire de l’enregistrement international sont des voitures de luxe de collection haut de gamme, qui sont vendues à des prix élevés à une partie spécifique du public, ce qui explique le nombre relativement faible de transactions portant sur des montants importants. Dès lors, il ressort clairement des éléments de preuve que la marque est utilisée publiquement et vers l’extérieur, pour assurer un débouché à ces produits (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39).
− S’agissant de l’importance de l’usage, il ressort d’une jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (par ex., 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). La Cour a jugé qu'«il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,
C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage n’est que l’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

15
significatif. En l’espèce, bien que les éléments de preuve indiquent une faible fréquence d’usage, ils démontrent l’usage de l’enregistrement international dans plusieurs États membres, à savoir le Royaume-Uni, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Allemagne et la Belgique. En outre, comme indiqué ci-dessus, les montants des transactions sont plutôt élevés.
− En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les
Classe 12: Automobiles.
Les autres catégories
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre; véhicules terrestres à moteur.
sont suffisamment larges pour que plusieurs sous-catégories puissent être identifiées en leur sein. Sur la base de la destination des produits utilisés, la division d’annulation accorde une protection à la marque pour la sous-catégorie des
Classe 12: Automobiles.
11 Les deux parties ont formé des recours.
Observations et arguments des parties (recours R 334/2017-5)
12 Le 13 février 2017, le demandeur en nullité a formé un recours (R 334/2017-5) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 12: Automobiles.
13 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 avril 2017.
− La décision attaquée repose sur une lecture erronée de l’arrêt du 11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas l’intention de créer ou de conserver un point de vente pour des voitures. tout éventuel droit de marque a été épuisé étant donné que les produits ont été mis sur le marché il y a plus de 30 ans. La revente de produits qui ont été mis sur le marché une deuxième fois ne saurait être considérée comme un usage sérieux pour ces produits.
− La demande en déchéance s’applique également aux produits supplémentaires dont la titulaire de l’enregistrement international a demandé l’enregistrement le 22 septembre 2016.
14 Dans ses observations en réponse, déposées le 9 juin 2017, la titulaire de l’enregistrement international demande le rejet du recours.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

16
− Dans la mesure où, dans la décision attaquée, la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance, la titulaire de l’enregistrement international répète essentiellement ses arguments précédents.
− La perception du consommateur joue un rôle déterminant. La marque «TESTAROSSA» est présente dans l’esprit des consommateurs européens et étrangers.
− En ce qui concerne la déclaration de la titulaire de l’enregistrement international au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE (devenu l’article 33, paragraphe 8, du RMUE), ces produits ne devraient pas être pris en considération dans la présente action en déchéance:
• La liste a été créée après le dépôt de la demande en déchéance;
• si ces produits devaient être considérés comme inclus dans la liste des produits depuis la date de dépôt, le demandeur en annulation aurait dû diriger la demande en déchéance spécifiquement contre ces produits;
• l’usage doit être étendu à ces produits.
Observations et arguments des parties (recours R 343/2017-5)
15 Le 14 février 2017, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours
(R 343/2017-1) contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée, dans la mesure où la déchéance de la marque avait été prononcée pour les produits suivants:
Classe 12: Pièces de structure et de rechange, leurs composants et accessoires tous compris dans cette classe; moteurs.
16 Dans son mémoire exposant les motifs du recours du 12 avril 2017, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir en particulier ce qui suit:
− Les pièces de rechange et accessoires de la titulaire de l’enregistrement international pour ses voitures de sport TESTAROSSA sont vendus par le concessionnaire britannique agréé MARANELL Concessionary Limited par l’intermédiaire du site web https://www.ferrariparts.co.uk.
− La marque «TESTAROSSA» est utilisée, entre autres, sur le moteur, comme le démontrent des photos non datées de trois moteurs.
− La marque «Testarossa» peut être abrégée par TR ou T/ROSSA sur les factures ou les descriptions de produits et mentionne des exemples de 13 descriptions de produits qui abrègent la marque de cette manière.
17 Avec le recours, elle a notamment produit les éléments de preuve suivants:
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

17
Pièce A: Pièces de véhicules pour Testarossa
− Divers extraits d’un site web www.ferrariparts.co.uk datés du 30 septembre 2016, sous la marque «Maranello Classic parts», contenant des kits de services pour Testarossa:
• La composition des «kits de services pour la TESTAROSSA TR 85», à savoir «Gasket Set», composés de divers joints, bagues et autres petits articles.
• La composition de «tous les kits de service pour le TESTAROSSA TR 90», à savoir le «kit de service» pour un montant de 623,01 EUR, le «195298/TR» pour un montant de 354,17 EUR, et le «jeu de joints» pour un montant de
850,84 EUR. Les différents kits énumèrent un certain nombre de petits articles, tels que «Tr Alternator Belt Chno» pour le prix de 15,20 EUR, «Champion
Spark Plug» pour 10,58 EUR, «Fanbelt (climatisation)» pour 32,98 EUR, «Fuel
Filter» pour 23,01 EUR, «Testarossa Oil Filter» pour 30,16 EUR, «Parts Book T/Rossa (90)(Copy) (Wallet Size)» pour 85,00 EUR, «Testarossa Specification
Sheet» pour 6,92 EUR, ainsi que divers joints et bagues.
• La composition de tous les «kits de services pour la 512TR», avec divers joints et bagues.
• Un instantané de mai 2010 (Wayback-Machine) du site web des droits de distribution mondiaux pour toutes les pièces fabriquées en usine pour toute voiture routière FERRARI d’avant-1995, avec un vaste inventaire de 28 000 lignes et des pièces pour une valeur de 6 000 000 GBP. L’extrait montre également la photo d’une voiture TESTAROSSA.
Un instantané du 31 décembre 2014 montre que des «kits Testarossa TR 90» ont été proposés pour un montant de 182,55 GBP.
• Une longue liste de pièces de véhicules (46 pages), sous le titre «Parts fitting: Testarossa TR90», avec des numéros de référence et des indications de produit commençant par «cigarette lighter», «lamp», «« FERRARI » Motif 3 pin», «1st Gear» etc., sans indication de prix ou de détails de vente. La liste semble montrer toutes les pièces disponibles qui apparaissent lorsque l’on saisit
«Testarossa TR 90» dans une base de données, afin d’indiquer que les produits correspondent à une Testarossa TR 90, mais ne se limite pas aux pièces qui sont exclusivement utilisées pour la Testarossa TR 90, car elle comprend également d’autres pièces pour d’autres produits tels que des voitures.
Pièce B: Factures émises par le concessionnaire agréé Maranello Concessionaires Ltd pour des voitures de sport TESTAROSSA en Allemagne et en Suisse
− De nombreuses factures, y compris les informations du panier, adressées à différents concessionnaires automobiles en Allemagne et en Suisse, émises par Maranello
Classic Parts. Les informations sur le panier comprennent des pièces identifiées par le numéro de référence de la pièce et une description, telles que «Pression du bouchon de radiateur 0,9 bars» pour 10,60 GBP, «Filtre à air Tr» pour 42,39 GBP, «Filtre à huile Testarossa» pour 25,33 GBP, etc. Les factures indiquent les produits acquis par les clients, principalement des garages, mais ne précisent pas s’ils ont été
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

18
utilisés pour des voitures Testarossa ou d’autres produits complexes tels que des voitures.
Pièce C: Divers
Sous-dossier 1 Factures
− Factures adressées par des tiers à des particuliers en Allemagne, en Suisse et en République tchèque mentionnant des services de réparation de voitures FERRARI
TESTAROSSA, tels que le renouvellement du liquide de frein, le renouvellement de l’huile de moteur, le renouvellement des plaquettes de frein, etc., y compris le remplacement et la vente de pièces de rechange, tels que «pneus Michelin», «huile»,
«vis».
Sous-dossier 2 Bons de commande
− Bons de commande de voitures «TESTAROSSA» historiques en Allemagne, sans mention de pièces de rechange ou d’accessoires.
Sous-dossier 3 Liste des factures Allemagne Suisse
− Listes internes EXCEL, montrant prétendument les factures relatives à la vente des pièces de rechange de TESTAROSSA en Allemagne et en Suisse de 2010 à 2016.
18 Dans ses observations en réponse au recours R 343/2017-1, reçues le 19 juin 2017, le demandeur en nullité demande le rejet du recours.
− Les éléments de preuve fournis pour les pièces, composants et accessoires sont tardifs. Aucun autre élément de preuve n’a été déposé pour ces produits auparavant et il ne s’agit donc pas d’éléments de preuve supplémentaires [21/07/2016, C-597/14, Bugui va (fig.)/BUGUI (fig.) et al., EU:C:2016:579, § 27].
− Il est difficile de savoir si les moteurs présentés sur les photos ont été proposés à la vente ou ont été vendus au cours de la période pertinente au sein de l’Union européenne.
− La liste des pièces et accessoires qui peuvent être utilisés pour des voitures «TESTAROSSA» ne constitue pas un usage de la marque «TESTAROSSA» pour ces pièces. Elle indique simplement que la pièce de rechange correspond à une voiture «TESTAROSSA». De nombreuses parties ne mentionnent même pas la marque. «TR» ou «T/ROSSA» ne comptent pas pour l’usage de la marque «TESTAROSSA».
− Le prétendu «TESTAROSSA OIL FILTER» 19200 (pièce B) n’est même pas disponible sur le site web de MARANELLO. Le filtre à huile porte uniquement la mention «FERRARI».
− Il est contesté que MARANELLO Concessionaires Ltd est autorisée par la titulaire de l’enregistrement international à faire un usage sérieux de la marque contestée pour des pièces de rechange ou des accessoires et que ces produits sont neufs et non
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

19
simplement d’occasion, pour lesquels la protection de la marque est épuisée. Les versions copiées du manuel «TESTAROSSA» 86, par exemple, indiquent plutôt que l’usage ne concerne pas la période pertinente.
19 Le 15 décembre 2017, l’Office a rendu une «nouvelle décision ayant une incidence sur la protection d’une marque conformément à la règle 18 ter, point 4), du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid» (voir annexe 1), selon laquelle la protection de la marque est accordée tant pour la liste mentionnée au paragraphe 1 que pour les autres produits supplémentaires demandés (voir paragraphe 9).
20 Le 3 août 2017, le demandeur en nullité a déposé une copie du jugement 2aO 174/18 du
Landgericht Düsseldorf, déclarant la déchéance de la marque allemande correspondante.
21 La titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office qu’elle avait formé un recours contre cet arrêt. Elle a également présenté une enquête sur la renommée de la marque contestée.
22 Par décision provisoire du 3 août 2017, telle que rectifiée le 24 mai 2018, la première chambre de recours a joint les affaires dans l’affaire R 887/2016-5, portant sur la même marque, pour les produits compris dans la classe 28, et a renvoyé les affaires à la grande chambre de recours conformément à l’article 1er ter, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
− Ces trois affaires présentent un intérêt juridique particulier car elles traitent de différents aspects de la preuve de l’usage sérieux, au sens de l’article 15 du RMUE, de la marque contestée détenue par la titulaire de l’enregistrement international.
− Il est approprié que les trois recours, concernant la même marque, les mêmes parties et des questions connexes dans le contexte de la preuve de l’usage, soient traités par la même composition de la grande chambre que les deux autres recours conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
Communication du 12 septembre 2018
23 Le 12 septembre 2018, le rapporteur a envoyé une communication sur la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE (devenu article 33, paragraphe 8, du RMUE) et sur d’autres questions relatives à la preuve de l’usage, conformément à l’article 63, paragraphe 2, du RMUE (devenu article 70, paragraphe 2, du RMUE) et à l’article 10 du règlement de procédure des chambres de recours, lu conjointement avec l’article 51, paragraphe 1, point a), paragraphe 2, du RMC (devenu article 58 du RMUE) et la règle 40, paragraphe 5, du REMC (voir article 16 du RDMUE). Le rapporteur a souligné que les produits contenus dans les marques enregistrées peuvent être regroupés, afin de les distinguer comme suit:
(a) Produits qui ont été déposés à la date de dépôt (voir paragraphe 1) et qui correspondaient aux indications des intitulés des classes 12 et 28:
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

20
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël.
La déchéance a été prononcée pour tous ces produits et la décision est devenue définitive (voir paragraphe 1).
(b) Autres produits qui étaient inclus à la date de dépôt (voir paragraphe 1), parmi lesquels seuls les produits suivants restent valables après la déchéance partielle et les recours partiels (voir produits marqués comme restants):
Classe 12: véhicules automobiles terrestres, automobiles, pièces de structure et de rechange, leurs composants et accessoires tous compris dans cette classe; freins, moteurs, pneumatiques pour véhicules automobiles terrestres à moteur compris dans cette classe; bicyclettes, vélos à moteur, camionnettes et camions.
Classe 28: modèles réduits de véhicules terrestres à moteur [jouets], jeux vidéo de poche, jouets de construction modulables et leurs pièces de raccordement, jeux de construction [blocs], poupées, jouets mous.
(c) Produits figurant dans la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE, qui, par définition, ne peuvent pas se chevaucher avec les produits des intitulés de classe
[groupe a)], mais sont inclus au sens littéral dans les autres produits initialement déposés
[groupe b)], qu’ils aient déjà été révoqués par une décision définitive ou qu’ils soient toujours en cause.
(d) Autres produits figurant dans la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas couverts par le sens littéral de l’un des produits initialement déposés (groupe a et groupe b), et qui n’appartiennent donc pas au groupe c)
(à définir).
24 Dans cette communication, la titulaire de l’enregistrement international a été invitée à présenter les faits, preuves et observations spécifiques suivants:
− La titulaire de l’enregistrement international est invitée, conformément à la règle 40, paragraphe 5, du REMC, à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque, limitée uniquement et exclusivement aux produits qui ont été acceptés par la décision du 5 décembre 2017 et qui ne sont pas couverts par le sens littéral des produits supplémentaires de la spécification initiale (groupe d). Il est souligné que les éléments de preuve concernant des produits pour lesquels la titulaire de l’enregistrement international avait déjà eu l’occasion de présenter des faits, preuves et observations au cours de la procédure en première instance et de la procédure de recours ne seront pas pris en considération, étant donné qu’elle a eu suffisamment l’occasion de présenter un ensemble complet de preuves devant l’Office pour ces produits. En particulier, les produits de la liste alphabétique qui sont couverts par les produits suivants sont exclus:
Classe 12: Pièces de structure et de rechange, composants et accessoires pour véhicules terrestres à moteur, automobiles; freins, moteurs, pneumatiques pour véhicules terrestres à moteur compris dans cette classe.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

21
Explication de la preuve de l’usage versée au dossier pour les produits ajoutés par la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE
− Dans le même ordre d’idées, la titulaire de l’enregistrement international est invitée à expliquer les éléments de preuve versés au dossier pour les produits qui avaient été ajoutés par la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE, mais qui étaient couverts par les autres produits de la demande [groupe c)]. En règle générale, la titulaire de l’enregistrement international doit, dans le cadre de la preuve de l’usage, fournir 1) des indications des faits pertinents et 2) des éléments de preuve à l’appui de ces indications, pour chacun des produits pour lesquels elle invoque un usage sérieux [voir règle 22, paragraphe 3, du REMC].
Explication de la preuve de l’usage versée au dossier pour l’usage en tant que marque
− Qui plus est, et si l’on examine plus en détail les éléments de preuve figurant au dossier, il n’est pas toujours facile de comprendre quels sont les pièces et composants de cette longue liste qui sont effectivement vendus sous la marque
TESTAROSSA et quels sont les pièces et composants pour lesquels la marque a été simplement mentionnée pour indiquer la destination, en particulier en tant que pièces de rechange pouvant convenir à une voiture TESTAROSSA [voir article 14, point c), du RMC].
Explication de la preuve de l’usage versée au dossier pour les spécifications générales et les sous-catégories de celles-ci
− En outre, certains des produits énumérés dans l’enregistrement international toujours en cause sont des spécifications générales. Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée [14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288,
§ 45; 15/06/2018, R 2595/2015-G, PELLICO (fig.), § 30]. Les parties sont invitées à suggérer des sous-catégories appropriées.
Format de l’explication de la preuve de l’usage
− La titulaire de l’enregistrement international est invitée à indiquer 1) pour lequel parmi les produits énumérés dans son enregistrement international, ou les sous- catégories de produits dans le cas de spécifications générales, y compris ceux spécifiés dans la déclaration en vertu de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE [en particulier le groupe b) et le groupe c), elle a indiqué que la marque «TESTAROSSA» avait fait l’objet d’un usage sérieux, en tant que marque dans sa fonction d’origine et non en tant qu’indication décrivant les produits comme des accessoires pour voitures TESTAROSSA, et ) lesquels parmi les éléments de preuve versés au dossier prouvent un usage sérieux de chacun des produits pour lesquels l’usage est allégué. Cette invitation ne s’étend pas à la production de nouveaux éléments de preuve visant à démontrer la preuve de l’usage, comme expliqué dans la
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

22
section précédente de la communication. L’explication des faits et des éléments de preuve versés au dossier pourrait respecter le format suivant:
Indication plus précise s’il s’agit Élément de d’automobiles, de bicyclettes ou d’autres preuve versés au véhicules, de la destination spécifique des dossier en produits, de leur nature, ainsi que d’autres annexe… page… explications et définitions. 1 Automobiles (classe
12) 2 Pièces de structure et
de rechange (classe 12) 3 Composants et
accessoires (classe 12) 4 Coussins d’air
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; (classe 12)
Etc.
Portée du recours et renonciation partielle éventuelle
− En outre, la titulaire de l’enregistrement international a fait montre d’une certaine efficacité procédurale lorsqu’elle n’a pas formé de recours contre les décisions attaquées pour tous les produits révoqués, mais s’est concentrée uniquement sur certains produits. Étant donné qu’il est évident qu’il existe de nombreux produits dans les listes au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE pour lesquels la marque n’a pas été utilisée, la titulaire de l’enregistrement international peut également envisager de renoncer partiellement à la marque afin de se concentrer, dans la présente procédure de déchéance, sur les produits pour lesquels elle allègue effectivement un usage sérieux.
Délai et renonciation
− La titulaire de l’enregistrement international est invitée à déposer les faits, preuves et observations demandés dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente communication. Le demandeur en nullité aura la possibilité de présenter des observations en réponse au mémoire en réponse de la titulaire de l’enregistrement international.
− Dans la mesure où la communication traite d’une éventuelle appréciation de questions de fond ou de droit, elle n’implique pas que la grande chambre de recours est liée de quelque manière que ce soit par celle-ci, conformément à l’article 10 du règlement de procédure des chambres de recours.
25 Le 18 octobre 2018, la titulaire de l’enregistrement international a répondu à la communication en faisant référence à deux procédures devant l'Oberlandesgericht Düsseldorf en Allemagne, demandant la suspension des trois procédures conjointes pendantes devant la grande chambre de recours. Elle a notamment avancé les arguments suivants:
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

23
− La suspension est appropriée étant donné que l'Oberlandesgericht Düsseldorf a annoncé qu’il allait poser un certain nombre de questions préjudicielles à la Cour de justice et que les réponses pourraient avoir une incidence sur l’issue des affaires pendantes devant la grande chambre;
− En ce qui concerne la communication du 12 septembre 2018, la titulaire de l’enregistrement international apprécierait une explication plus détaillée concernant les produits pour lesquels de nouveaux éléments de preuve peuvent être produits.
26 Le 24 octobre 2018, le rapporteur a répondu comme suit:
− La chambre de recours décidera de la suspension une fois qu’elle aura connaissance de la question posée à la CJUE.
− Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international a demandé à la chambre de recours d’indiquer de manière positive pour quels produits elle peut encore produire une nouvelle preuve de l’usage sérieux, il appartient aux parties de fournir à la chambre de recours les faits, preuves et observations nécessaires. La définition précise des différents produits en cause dans le contexte de leur signification littérale n’est pas nécessairement un fait notoire connu de la chambre de recours et la chambre de recours examinera tous les faits et preuves qui ont été produits en temps utile, comme indiqué dans la communication, et fera ensuite une distinction entre eux sur la base des faits, preuves et observations présentés par les deux parties dans le cadre d’une procédure contradictoire.
27 Par communication du 21 novembre 2018, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une copie du jugement de l'Oberlandesgericht Düsseldorf et a répondu comme suit.
− Il convient de suspendre toutes les affaires pendantes devant la grande chambre.
− Les faits et preuves versés au dossier sont suffisants pour démontrer la preuve de l’usage pour l’ensemble des différents produits:
«En ce qui concerne la demande de nouveaux faits et éléments de preuve, nous confirmons que les éléments de preuve produits devant l’EUIPO semblent couvrir tous les produits concernés de FERRARI 910752 désignant l’Union européenne compris dans les classes 12 et 28.
D’autre part, il est impossible de séparer clairement les éléments de preuve produits en ce qui concerne les catégories de produits revendiquées. Les directives de l’Office indiquent que si deux catégories de produits/services coïncident partiellement (c’est -à-dire qu’elles se chevauchent), il pourrait y avoir identité si a) elles sont classées dans la même classe et b) il est impossible de séparer clairement les deux produits/services. Les circonstances susmentionnées se produisent dans le cas d’espèce, où il est impossible de filtrer les différents éléments de preuve en ce qui concerne les différentes catégories et sous -catégories de produits de la même classe. En fait, tous les éléments de preuve figurant déjà au dossier prouvent l’usage sérieux de chacun des produits pour lesquels l’usage est allégué dans les classes 12 et 28.»
28 Le demandeur en nullité a déposé un mémoire en réponse le 21 décembre 2018 et a déclaré ce qui suit:
− Une suspension de la procédure en raison des deux décisions de l'Oberlandesgericht Düsseldorf n’est pas nécessaire.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

24
− La réponse à la communication est insuffisante. Il a formulé les conclusions énoncées ci-après.
«La réponse de la titulaire de l’enregistrement international aux demandes de la grande chambre de recours par communications du 12 septembre 2018 et du 24 octobre 2018 est manifestement insatisfaisante. La grande chambre a expliqué deux fois quelles informations elle exigeait de la titulaire de l’enregistrement international et la manière dont ces informations devaient être préparées. En outre, la grande chambre de recours a souligné à juste titre dans sa commun ication du
24 octobre 2018 qu’il n’appartient pas à la chambre de recours de conseiller la titulaire de l’enregistrement international en ce qui concerne la signification et la portée de sa propre liste de produits. Par conséquent, la déclaration globale d e la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle les éléments de preuve produits couvraient «tous les produits concernés de l’enregistrement international contesté compris dans les classes 12 et 28» est manifestement irrecevable. Le demandeur en nullité n’est pas en mesure de présenter des observations en bonne et due forme sur une telle déclaration générale. Quoi qu’il en soit, le demandeur en nullité conteste à nouveau le fait que les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international attestent un usage sérieux de l’enregistrement international contesté.»
29 Par décision provisoire du 26 juin 2020, la grande chambre de recours a suspendu la procédure jointe par décision motivée, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice.
30 Le 11 novembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a informé la chambre de recours et a déposé une copie de l’arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2020, qui portait notamment sur les produits en cause compris dans la classe 12.
Décision préjudicielle de la Cour de justice dans les affaires C-720/18 et C-
721/18,TESTAROSSA (fig.)
31 La titulaire de l’enregistrement international a déposé l’arrêt de la Cour de justice du 22/10/2020, affaires jointes C-720/18 et C-720/18, Testarossa, EU:C:2020:854. La Cour de justice a notamment déclaré ce qui suit (italiques ajoutés et références des affaires adaptées):
a) Dans le résumé des faits
− Les produits pour lesquels les deux marques «TESTAROSSA» avaient été enregistrées en Allemagne étaient les suivants (§ 14-15):
Classe 12: Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, notamment automobiles et leurs parties.
Classe 12: Véhicules terrestres, aéronefs et véhicules nautiques ainsi que parts de ceux-ci ; moteurs pour véhicules terrestres ; parties constitutives de voitures, à savoir barres de remorquage, porte-bagages, porte-skis, garde-boues, chaînes à neige, déflecteurs d’air, dispositifs de retenue de la tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants.
− La juridiction de renvoi indique que, entre les années 1984 et 1991, la titulaire de l’enregistrement international a commercialisé un modèle de voiture de sport sous le nom de «Testarossa» ainsi que, jusqu’à l’année 1996, les modèles 512 TR et F512 M, qui lui ont succédé. Selon la juridiction de renvoi, au cours de l’année 2014, Ferrari aurait produit un unique exemplaire du modèle «Ferrari F12 TRS». Il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que, pendant la période
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

25
pertinente pour l’appréciation de l’usage des marques litigieuses, FERRARI a utilisé ces dernières pour identifier des pièces détachées et des accessoires des voitures de sport de luxe très coûteuses, commercialisées antérieurement sous ces marques (§ 17).
− La juridiction de renvoi ajoute que la titulaire de l’enregistrement international prétend avoir revendu, après contrôle, des véhicules d’occasion revêtus des marques litigieuses. La juridiction de première instance aurait considéré que cela ne constituait pas un nouvel usage des marques litigieuses, dès lors que, à la suite de la première mise sur le marché des produits revêtus de ces marques, les droits que
Ferrari tirait de celles-ci auraient été épuisés et elle ne serait pas en mesure d’interdire la revente de ces produits. La juridiction de renvoi ajoute que, dans le cadre des litiges au principal, la titulaire de l’enregistrement international a fait valoir qu’elle fournissait des pièces de rechange et des accessoires pour les véhicules portant les marques en cause et proposait des services d’entretien pour ces véhicules. À cet égard, la juridiction de première instance avait constaté que, entre les années 2011 et 2016, les pièces détachées effectivement commercialisées par la titulaire de l’enregistrement international pour des véhicules revêtus des marques litigieuses avaient généré un chiffre d’affaires d’environ 17 000 euros, ce qui ne constituerait pas un usage suffisant pour le maintien des droits conférés par les marques litigieuses. Certes, il n’existerait, dans le monde, que 7 000 exemplaires de voitures revêtues des marques litigieuses. Toutefois, ce fait n’expliquerait pas, à lui seul, les faibles quantités de pièces détachées commercialisées sous les marques litigieuses. (§ 20-22)
Sur le fond
b) Sur les première et troisième questions
«30 Par ses première et troisième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 1, et l’article 13 de la directive 2008/95 doivent être interprétés en ce sens qu’une marque enregistrée pour une catégorie de produits et de pièces détachées les composant, tels que les automobiles et leurs pièces, doit être considérée comme ayant fait l’objet d’un “usage sérieux”, au sens dudit article 12, paragraphe 1, pour l’ensemble des produits relevant de cette catégorie et les pièces détachées les composant, si elle n’a fait l’objet d’un tel usage que pour certains de ces produits, tels que les voitures de sport de luxe coûteu ses, ou seulement pour les pièces détachées ou les accessoires de certains desdits produits.
31 En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage de celle-ci.
32 La Cour a jugé que l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

26
des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43).
34 La circonstance que l’usage de la marque concerne non pas des produits nouvellement offerts sur le marché, mais des produits déjà commercialisés n’est pas de nature à priver cet usage de son caractère sérieux, si la même marque est effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou des services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui visent à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci (arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, point 43).
35 Il ressort de cette jurisprudence que l’utilisation d’une marque enregistrée, par son titulaire, pour des pièces détachées faisant partie intégrante des produits couverts par cette marque, est suscep t i b l e de constituer un «usage sérieux», au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95, non seulement pour les pièces détachées elles-mêmes, mais aussi pour les produits couverts par ladite marque. Il est, à cet égard, indifférent que l’enregistrement de ladite marque couvre non seulement les produits entiers, mais aussi leurs pièces détachées.
…
53 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et troisième questions que l’article 12, paragraphe 1, et l’article 13 de la directive 2008/95 doivent être interprétés en ce sens qu’une marque enregistrée pour une catégorie de produits et de pièces détachées les composant doit être considérée comme ayant fait l’objet d’un «usage sérieux», au sens dudit article 12, paragraphe 1, pour l’ensemble des produits relevant de cette catégorie et les pièces détachées les composant, si elle n’a fait l’objet d’un tel usage que pour certains de ces produits, tels que les voitures de sport de luxe coûteuses, ou seulement pour les pièces détachées ou les accessoire s composant certains desdits produits, à moins qu’il ne ressorte des éléments de fait et de preuve pertinents que le consommateur désireux d’acquérir les mêmes produits perçoit ceux-ci comme constituant une sous -catégorie autonome de la catégorie des produits pour laquelle la marque concernée a été enregistrée.
c) Sur la deuxième question
54 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’une marque est su sceptible de faire l’objet d’un usage sérieux par son titulaire, lors de la revente, par celui-ci, de produits d’occasion, mis dans le commerce sous cette marque.
55 Il y a lieu de relever que, certes, la revente, en tant que telle, d’un produit d’occasion revêtu d’une marque ne signifie pas que cette marque est «utilisée», au sens de l’arrêt [11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43]. En effet, ladite marque a été utilisée lorsqu’elle a été apposée, par son titulaire, sur le produit neuf, lors de la première mise dans le commerce de ce produit.
56 Toutefois, si le titulaire de la marque concernée utilise effectivement cette marque, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits pour lesquels elle a été enregistrée, lors de la revente de produits d’occasion, une telle utilisation est susceptible de constituer un «usage sérieux» de ladite marque, au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95.
57 L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/95, relatif à l’épuisement des droits conférés par la marque, confirme cette interprétation.
58 En effet, il ressort de cette disposition que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits déjà mis dans le commerce dans l’Union, sous cette marque, par ce titulaire, ou avec son consentement.
59 Il s’ensuit qu’une marque est susceptible de faire l’objet d’un usage pour des produits déjà mis dans le commerce sous cette marque. Le fait que le titulaire de la marque ne peut pas interdire à des tiers l’usage de sa marque pour des produits déjà mis dans le commerce sous celle-ci ne signifie pas qu’il ne peut pas lui-même en faire usage pour de tels produits.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

27
60 Par conséquent, la réponse à la deuxième question est que l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’une marque est susceptible de faire l’objet d’un usage sérieux par son titulaire lorsque ce titulaire revend des produits d’occasion mis sur le marché sous cette marque.
d) Sur la quatrième question
61 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux par son titulaire lorsque celui-ci fournit certains services relatifs aux produits commercialisés antérieurement sous cette marque, sans toutefois utiliser ladite marque lors de la fourniture de ces services.
62 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, citée au point 34 du présent arrêt, l’utilisation effective, par son titulaire, d’une marque enregistrée pour certains produits, pour des services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et visent à satisfaire les bes oins de la clientèle de ces produits, est susceptible de constituer un «usage sérieux» de cette marque, au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95.
63 Il ressort, toutefois, de la même jurisprudence qu’un tel usage présuppose l’utilisat ion effective de la marque concernée lors de la fourniture des services en cause. En effet, en l’absence d’utilisation de cette marque, il ne saurait, à l’évidence, être question d’un «usage sérieux» de celle -ci, au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95.
64 Dès lors, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux par son titulaire lorsque celui-ci fournit certains services relatifs aux produits commercialisés antérieurement sous cette marque, à condition que ces services soient fournis sous ladite marque.
…
32 Le 4 mars 2021, la titulaire de l’enregistrement international a présenté les observations suivantes concernant l’arrêt susmentionné:
Interprétation de l’arrêt «TESTAROSSA»
− La réponse à la première et à la troisième question confirme que l’usage d’une marque pour des «parties individuelles» des produits peut constituer un usage sérieux non seulement pour les parties individuelles, mais également pour les produits couverts par la marque. Par exemple: l’usage de la marque pour des
Classe 12: Voitures
constitue un usage sérieux pour la
Classe 12: Pièces de structure et de rechange, leurs composants et accessoires
[d’automobiles]; moteurs d’automobiles.
− Il suffit de prouver l’usage sérieux d’une marque pour une partie des produits relevant d’un groupe homogène au sein duquel il n’est pas possible d’établir des subdivisions claires. Il existe un intérêt légitime de la titulaire de la marque à élargir son éventail de produits ou de services pour lesquels sa marque est enregistrée.
− Non seulement l’usage de la marque pour des pièces individuelles peut constituer une partie du produit dans son ensemble, mais également, à l’inverse, cet usage pour
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

28
le produit est également un usage pour les pièces ou accessoires individuels enregistrés.
− L’usage d’un produit (voitures de sport de luxe à prix élevé) du groupe homogène (voitures ou automobiles) constitue (conformément aux points 37 et 53 de l’arrêt) un usage sérieux
• non seulement pour l’ensemble des produits (y compris, par exemple, les berlines familiales bon marché) du groupe homogène (voitures ou automobiles),
• mais également pour toutes les pièces et accessoires individuels (enregistrés) pertinents des produits (tels que ceux inclus dans la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8).
− Un usage
• des pièces détachées pour ces produits (voitures de sport de luxe vendues à un prix élevé), telles que les filtres à huile, les embrayages, les emblèmes, les autocollants de pression des pneus, ou
• des accessoires pour ces produits, tels que des manuels, des housses de protection contre la pluie, des certificats d’authenticité, ou
• un service lié à ces produits (par exemple, maintenance, inspection, certification);
constitue respectivement un usage
• pour toutes les pièces et accessoires individuels (enregistrés) pertinents des produits (tels que ceux inclus dans la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8), mais aussi
• pour tous les produits (y compris, par exemple, les berlines familiales bon marché) du groupe homogène (voitures ou automobiles).
− L’usage de la marque pour un nombre relativement limité d’unités de production constitue un usage sérieux de la marque pour des produits à prix élevé, pour autant que l’usage soit non seulement purement symbolique, mais conforme à sa fonction principale (points 51 et 52).
− L’utilisation d’un type de pièces de rechange ou de composants peut être considérée comme une utilisation pour d’autres types de pièces de rechange et de composants.
− Une marque peut faire l’objet d’un usage sérieux par son titulaire pour des produits déjà commercialisés sous la marque. Le fait que la titulaire ne puisse interdire à un tiers d’utiliser la marque pour des produits épuisés ne signifie pas que la titulaire elle-même ne peut pas l’utiliser pour de tels produits.
− La titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve de l’usage nombreux et étayés et s’est donc acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

29
Éléments de preuve produits devant les chambres de recours
− Étant donné que l’usage de la marque
• pour les composants et les pièces détachées utilisés pour réparer les voitures «TESTAROSSA», équivaut à un usage sérieux pour l’ensemble du produit d’une automobile et
• pour des voitures composées d’éléments et de pièces détachées peut être considéré comme un usage sérieux pour les éléments et les pièces détachées d’occasion, ainsi que pour les pièces détachées connexes, les éléments de preuve produits pour les pièces détachées devant les chambres de recours sont complémentaires des éléments de preuve pour les voitures présentés devant la division d’annulation (article 27, paragraphe 4, du RDMUE, article 95 du RMUE).
− En outre, les éléments de preuve factuels contestés n’ont pas été présentés tardivement au sens de l’article 74, paragraphe 2, du RMUE (devenu l’article 95 du RMUE), mais ont été joints au mémoire déposé dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.
Mauvaise foi du demandeur en nullité
− La procédure de déchéance est engagée de mauvaise foi. Le demandeur en nullité a déposé de mauvaise foi la demande de MUE TESTA ROSSA (MUE n° 13 019 047) et de nombreuses autres demandes (au sens de l’arrêt du 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240). La titulaire de l’enregistrement international a formé une opposition contre cette demande, sur la base de la marque antérieure en cause en l’espèce. La demande en nullité contre cette marque antérieure doit également être considérée comme étant déposée de mauvaise foi.
33 Dans ses observations du 9 avril 2021, le demandeur en nullité a répondu ce qui suit:
− La titulaire de l’enregistrement international n’interprète pas correctement l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne: il ne saurait être considéré que les «voitures de sport FERRARI Testarossa d’occasion», qui existent encore aujourd’hui, démontrent un usage sérieux pour les termes généraux
«Automobiles» ou «Véhicules terrestres».
− Le point de départ de toute appréciation est le libellé de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE: l’usage sérieux de la marque doit être apprécié pour les produits et services «pour lesquels elle est enregistrée». Deuxièmement, la CJUE a défini une appréciation liée au marché, objective et quantitative dans son arrêt du 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, qu’elle n’avait manifestement pas l’intention de modifier dans l’affaire «Testarossa».
− La première question de l’OLG Düsseldorf portait sur la question de savoir s’il y a utilisation de la notion large de «véhicules terrestres et leurs pièces», qui constitue un marché en masse, si l’utilisation est tout au plus démontrée pour certaines
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

30
«voitures de sport de luxe très coûteuses». Dans l’affaire de renvoi, Walzertraum
[17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum, EU:C:2014:2089], la Cour avait rejeté le pourvoi contre un arrêt dans lequel elle a jugé que l’importance de l’usage d’une marque nationale n’était pas suffisante pour une spécification large, même en considérant qu’il y avait un usage effectif de la marque au niveau plutôt local. L’arrêt «Testarossa» n’a pas déclaré que l’arrêt Walzertraum devait être interprété différemment. Il a plutôt fait référence à une question divergente, au point 30, à savoir si les produits appartiennent à certaines catégories d’autres produits. Néanmoins, ainsi qu’il ressort du point 41, il convient d’apprécier si les voitures de sport TESTAROSSA constituent une sous-catégorie autonome, conformément aux principes d’enregistrement et d’appréciation liée au marché.
− Étant donné que la Cour n’a pas examiné les critères «Walzertraum» et n’y a donc pas renoncé, cet arrêt reste valable. L’usage sérieux doit être mesuré en termes économiques et quantitatifs en ce qui concerne le marché des «automobiles» et des
«véhicules terrestres et leurs pièces», qui est le libellé des produits choisi par la titulaire de l’enregistrement international. Par rapport au marché en masse des automobiles et de leurs pièces, l’usage sérieux doit être rejeté. Par exemple, pour une petite partie seulement du territoire de l’Union, l’Allemagne, en 2020, et pour une partie des produits, à savoir les voitures neuves, environ 3 000 000 articles ont été enregistrés [communiqué de presse de l’Autorité fédérale allemande du transport automobile (Kraftfahrtbundesamt)]. Les quelques «voitures anciennes Testarossa d’occasion» qui ont pu être négociée
− Les «voitures de sport TESTAROSSA» de la titulaire de l’enregistrement international n’entrent en réalité pas dans les catégories des «automobiles» et «véhicules terrestres». Le critère essentiel pour définir une sous-catégorie est la finalité et la destination des produits. La finalité et la destination des automobiles et des véhicules terrestres sont le «transport de personnes et de leurs effets personnels»
(Cour de justice, point 46). Les voitures de sport traditionnelles ont, en outre, un prix élevé et un moteur aux performances particulières. Toutefois, la finalité d’une voiture TESTAROSSA d’occasion est, selon les propres termes de la titulaire de l’enregistrement international, un article exclusif pour les collectionneurs qui conserve sa valeur en raison d’une limitation délibérée de la production et des ventes et d’un prix élevé. Il s’agit d’un segment de marché indépendant compris dans la classe 12.
− Dans la sixième question, la Cour a précisé que la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, et non au demandeur en nullité. Il appartient à la titulaire de l’enregistrement international de démontrer l’usage sérieux.
− Il s’agit d’une lecture erronée de l’arrêt qui n’est pas étayée par une autre jurisprudence pour considérer que l’usage sérieux des
Classe 12: Automobiles
serait automatiquement considéré comme un usage sérieux pour les
Classe 12: Pièces et accessoires d’automobiles.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

31
− Les produits prétendument d’occasion filtres à huile, joints, manuels et instructions de réparation
sont des consommables et non des pièces ou des accessoires automobiles.
− Les chiffres de vente très faibles pour les ventes individuelles des pièces et accessoires allégués sont loin de justifier un usage sérieux pour ces pièces, et encore moins pour les «automobiles» et les «véhicules terrestres».
− Il n’y a pas d’usage pour les pièces et accessoires par la titulaire de l’enregistrement international elle-même, car elle n’a pas présenté ses propres offres de produits. Les noms des fournisseurs sont des tiers sur le marché gris. Le simple fait de les tolérer, et encore moins de devoir les tolérer, ne constitue pas un consentement à l’usage. Ce point a été développé plus avant dans la doctrine (Fezer Markenrecht 4e édition
2009, section 26, § 165; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3e édition 2010, section 26,
§ 115).
− En réponse à la deuxième question, la Cour a précisé aux points 55 à 59 de sa décision que la revente, en tant que telle, d’un produit d’occasion ne signifie pas que la marque est utilisée. L’usage par le titulaire de la marque n’est remis en cause que si le titulaire revend lui-même les produits d’occasion sous cette marque (points 59 et 60). En l’espèce, rien n’indique que la titulaire de l’enregistrement international elle-même revend des voitures de sport «TESTAROSSA» d’occasion. La titulaire de l’enregistrement international n’agit pas en tant que concessionnaire de voitures d’occasion. Tous les éléments de preuve sont composés d’offres émanant de concessionnaires indépendants de voitures d’occasion. Tout au plus la titulaire de l’enregistrement international certifie-t-elle que les voitures d’occasion sont des voitures «d’origine». L'«autorisation» d’un usage non constitutif d’une atteinte par des tiers ne saurait constituer un acte pertinent pour maintenir l’enregistrement.
− En réponse à la quatrième question, la Cour a indiqué que l’usage sérieux pour des services ne peut être accepté qu’à la condition que ces services soient «fournis sous cette marque» (point 60). Rien ne prouve que les services ont été fournis sous la marque «TESTAROSSA», ni qu’ils ont été fournis par la titulaire de l’enregistrement international. Même si les factures montrent que des tiers, éventuellement avec le consentement de la titulaire de l’enregistrement international, ont fourni des services de réparation de voitures TESTAROSSA, l’usage serait uniquement descriptif. La mention descriptive d’un modèle de véhicule dans les factures de réparation n’est pas constitutif d’une atteinte et ne préserve donc pas les droits sur l’enregistrement international (voir Bundesgerichtshof, 25/04/2012, I ZR 156/10, Orion, § 13). Les marques utilisées par FERRARI pour des services de réparation sont «CLASSICHE» et «FERRARI approved», et non la marque contestée.
− Tous les prétendus éléments de preuve qui ont été produits devant les chambres de recours l’ont été tardivement. En outre, ils ne sont pas apparus en réponse à la décision attaquée, pas plus qu’ils ne sont complémentaires.
− Comme indiqué précédemment, la réponse donnée par la titulaire de l’enregistrement international aux deux communications de la grande chambre de
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

32
recours demandant des informations spécifiques sur les éléments de preuve est insuffisante, en particulier compte tenu du fait que la grande chambre de recours a demandé deux fois des informations spécifiques à la titulaire de l’enregistrement international.
− La titulaire de l’enregistrement international tente de discréditer le demandeur en nullité, ce qui est toutefois injuste. Il existe un intérêt public à supprimer du registre les marques qui ne font pas l’objet d’un usage sérieux. La titulaire de l’enregistrement international n’est pas la seule titulaire des marques TESTA ROSSA car un certain nombre d’autres titulaires exploitent également cette marque pour divers produits. En tout état de cause, la révocation de la marque contestée n’affectera pas le mythe FERRARI.
34 Par décision du 23 septembre 2022, la grande chambre de recours a pris acte de l’existence d’une autre jurisprudence sur les questions en cause, en particulier l’arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2020 dans l’affaire C-720/18. Elle a indiqué que les conditions de la saisine initiale n’étaient plus réunies et que l’affaire devait être renvoyée devant la première chambre de recours.
35 Conformément à l’article 1er de la décision 2021-17 du 2 décembre 2021 du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres, les affaires ont été réattribuées de la première chambre de recours à la cinquième chambre de recours sous les numéros
R 334/2017-5 et R 343/2017-5.
Motifs de la décision
36 Toutes les références figurant dans la présente décision sont des références au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), qui consolide la version modifiée du règlement (CE) n° 207/2009, sauf indication contraire expresse de ce règlement.
37 À titre de mesure transitoire, l’article 80 du RDMUE prévoit que le REMUE et le règlement de procédure des chambres de recours [règlement (CE) n° 216/94] restent applicables aux procédures en cours jusqu’à l’achèvement de ces procédures, pour autant que le RDMUE ne soit pas applicable conformément à son article 82.
38 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié
[voir arrêts du 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (Fig.)/PRIMA e.a., EU:C:2020:489, § 2; 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS
(Fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (Fig.), EU:T:2021:253, § 16]. En outre, étant donné que le recours a été formé avant le 1er octobre 2017, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE, le titre V Recours du RDMUE ne s’appliquera pas au recours.
39 Toutefois, dans la mesure où le libellé des dispositions des anciens et nouveaux règlements est le même, il est également fait référence à la numérotation des dispositions du nouveau règlement.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

33
40 Le recours est conforme aux articles 58 et 59, ainsi qu’à l’article 60, paragraphe 1, du
RMC (devenus les articles 66 et 67 ainsi que l’article 68, paragraphe 1, du RMUE) et aux règles 48 et 49 du REMC. Il est dès lors recevable.
41 Le recours du demandeur en nullité est fondé en ce qui concerne les conclusions. Le recours de la titulaire de l’enregistrement international est rejeté.
Portée du recours
42 Les deux recours R 334/2017-5 et R 343/2017-5 doivent être joints, conformément à
l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, étant donné que les deux recours sont dirigés contre la même décision attaquée.
43 Toutefois, étant donné que les présents recours R 334/2017-5 et R 343/2027-5 concernant les produits compris dans la classe 12, et que le recours R 887/2016-5 concernant les produits compris dans la classe 28, ne sont plus pendants devant la grande chambre de recours, la raison pour laquelle ils ont été joints pour assurer la même composition au sein de la grande chambre cesse d’exister. Le recours R 887/2016-5 fera l’objet d’une décision distincte.
44 Le recours R 334/2017-5, formé par le demandeur en annulation, est dirigé contre la décision attaquée, dans la mesure où elle a rejeté la demande en déchéance pour les produits suivants:
Classe 12: Automobiles.
45 La titulaire de l’enregistrement international a demandé, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, applicable au recours, que la décision attaquée soit partiellement annulée et que la demande en déchéance soit rejetée pour les produits suivants:
Classe 12: Pièces de structure et de rechange, leurs composants et accessoires tous compris dans cette classe; moteurs.
46 Il convient de noter que, par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle a prononcé la déchéance de la marque contestée et que la décision n’a pas été contestée, pour les produits suivants:
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules terrestres à moteur, freins, pneumatiques pour véhicules terrestres à moteur compris dans cette classe; bicyclettes, vélos à moteur, camionnettes et camions.
47 En ce qui concerne la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE (devenu l’article 33, paragraphe 8, du RMUE), la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les produits mentionnés ne pouvaient pas faire partie du recours, étant donné que le demandeur en nullité n’avait pas demandé la déchéance de ces produits, mais d’autres produits compris dans la classe 28, qui étaient explicitement énumérés par le demandeur en nullité. Par conséquent, ils ne font pas partie de la décision attaquée.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

34
48 Le demandeur en nullité estime, au contraire, que la marque ne devrait pas rester enregistrée pour des produits pour lesquels aucun usage n’a même été allégué.
49 Premièrement, le demandeur en nullité n’a pas abordé ces produits dans sa demande en déchéance partielle qui, conformément à la règle 37 du REMC, contenait explicitement une déclaration des produits enregistrés compris dans la classe 12 pour lesquels la déchéance est demandée (voir paragraphe 3). Il n’existait et il n’existe aucune base juridique pour étendre la demande en déchéance à d’autres produits à un stade ultérieur.
50 Par conséquent, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas examiné ni même mentionné la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE, bien qu’elle ait été déposée le 28 septembre 2016, c’est-à-dire avant que la décision attaquée ne soit rendue le 16 décembre 2016.
51 Dès lors, le recours dirigé contre une décision attaquée pour des produits qui n’ont pas été rejetés serait irrecevable (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343).
52 Deuxièmement, l’une des conditions de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE est que la marque doit être enregistrée pour l’ensemble de l’intitulé de la classe. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que les produits qui correspondent à l’intitulé de classe ont été rejetés par décision finale, comme indiqué précédemment au paragraphe 46.
53 Troisièmement, la question est sans incidence étant donné que, en tout état de cause, aucune preuve de l’usage sérieux n’a été apportée pour aucun des produits mentionnés dans cette déclaration, comme on peut le voir ci-après.
Preuve de l’usage sérieux
54 Conformément à l’article 51, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire d’une MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
55 Il n’est justifié de protéger les marques de l’Union européenne et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées (considérant 24 du RMUE).
56 L’usage sérieux est l’usage effectif de la marque. L’usage sérieux doit ainsi s’entendre d’un usage qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Il doit s’agir d’un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (11/03/2003,
C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36).
57 Il en résulte qu’un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée. La protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

35
services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d’autres entreprises L’usage de la marque doit ainsi porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente. Un tel usage peut être le fait tant du titulaire de la marque que, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 3, de la directive, d’un tiers autorisé à utiliser la marque. (11/03/2003, c-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
58 Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01,
Minimax, EU:C:2003:145, § 38). La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation d’espèce qu’il appartient à l’Office d’effectuer. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50,
§ 23).
59 L’appréciation des circonstances de l’espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque. Ainsi, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11.03.2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 36 à 39). Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque. L’utilisation de la marque par un seul client, importateur des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée, peut suffire pour démontrer qu’un tel usage est sérieux, s’il apparaît que l’opération d’importation a une réelle justification commerciale pour le titulaire de la marque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer,
EU:C:2004:50, § 24 et suivants).
60 Au contraire, lorsque l’usage de la marque n’a pas pour but essentiel de préserver ou de créer des parts de marché pour les produits ou les services qu’elle protège, un tel usage doit être considéré comme étant effectivement destiné à faire échec à toute demande en déchéance. Un tel usage ne peut être qualifié de «sérieux» au sens de la directive.
61 Le Tribunal a précisé que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. Toutefois, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [07/11/2019, T-380/18,
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

36
INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 57; 25/10/2013, T-416/11, Cardio manager, EU:T:2013:559, § 33 et jurisprudence citée].
62 Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme les emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclaration écrite, visés à la règle 22, paragraphe 4, du REMC (devenue l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE). Dès lors, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33-34; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61).
63 La preuve de quelque chose comprend une présentation correcte des faits et des éléments de preuve. Ainsi qu’il ressort de la référence à la règle 40, paragraphe 5, du REMC, les règles relatives à la preuve de l’usage énoncées à la règle 22, paragraphe 3, du REMC (devenue l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE) s’appliquent mutatis mutandis: Les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent, d’une part, des «indications» sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque communautaire contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et, d’autre part, des «éléments de preuve» à l’appui de ces indications (11/06/2015, R 1840/2011-1, GALILEO, § 37-40).
64 La règle 22, paragraphe 3, du REMC reflète les principes généraux d’établissement de la preuve, selon lesquels la personne à qui incombe la charge de la preuve aurait dû, premièrement, alléguer les faits pertinents, deuxièmement, fournir des éléments de preuve suffisants pour étayer ses allégations et, troisièmement, établir un lien clair entre chaque allégation et l’élément de preuve spécifique pertinent. Tous les faits pertinents doivent être indiqués dans les mémoires. Tous les éléments de preuve présentés à l’appui de faits spécifiques doivent être expressément et précisément indiqués, de manière à montrer clairement les faits à prouver. La division d’annulation et les autres instances statuant sur le dossier doivent être en mesure d’établir un lien entre des documents spécifiques versés au dossier et les différents faits allégués. Si la titulaire de la marque communautaire [MUE] n’établit pas un tel lien entre les faits pertinents et les éléments de preuve fournis, la preuve ne peut être établie.
65 C’est d’autant plus le cas lorsqu’il est spécifiquement invité à expliquer les éléments de preuve, comme cela a été fait dans la communication de 2018.
66 La période pour laquelle les éléments de preuve doivent être produits est la période comprise entre septembre 2010 et septembre 2015.
Le recours du demandeur en nullité R 334/2017-5
67 En résumé, le demandeur en nullité n’a pas démontré l’usage sérieux pour les
Classe 12: Automobiles.
68 Il est constant que la titulaire de l’enregistrement international n’a distribué, au cours de la période pertinente, aucune nouvelle automobile sous la marque enregistrée. Le dossier ne contient pas non plus d’éléments de preuve démontrant que la titulaire de
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

37
l’enregistrement international elle-même a directement participé aux ventes de voitures ou de pièces détachées TESTAROSSA d’occasion.
69 Le dossier contient des éléments de preuve montrant qu’un certain nombre de voitures d’occasion avaient été vendues par des tiers, mais il n’a jamais été allégué ni mentionné que la titulaire de l’enregistrement international avait elle-même acheté ou vendu une voiture d’occasion.
70 L’affaire repose sur la question de savoir si la vente par des tiers de voitures ou de pièces de voitures TESTAROSSA d’occasion peut être considérée comme un usage sérieux.
Usage sérieux pour des produits d’occasion avec le consentement de la titulaire de l’enregistrement international
71 L’article 18, paragraphe 2, du RMUE stipule que l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
72 Cela dépend d’un certain nombre de facteurs et doit être déterminé dans le contexte des particularités de la pratique du marché des «automobiles».
Vente de biens d’occasion
73 La CJUE a donné une réponse positive à la question de savoir si un titulaire peut faire un usage sérieux de la marque originale, lorsque le titulaire de cette marque revend des produits d’occasion sous cette marque.
74 Au point 55, le Tribunal rappelle que, en règle générale, la marque a été utilisée lorsqu’elle a été apposée, par son titulaire, sur le produit neuf, lors de la première mise dans le commerce de ce produit. En principe, la revente, en tant que telle, d’un produit d’occasion revêtu d’une marque ne signifie pas que cette marque fasse l’objet d’un usage sérieux, étant donné que, normalement, la marque n’est pas utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services (arrêt «Testarossa», § 55, en référence à 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
75 Toutefois, au point 56, la Cour établit une exception à cette règle, si le titulaire de la marque concernée utilise effectivement cette marque, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits pour lesquels elle a été enregistrée, lors de la revente de produits d’occasion.
76 Même si le Tribunal n’a mentionné que le titulaire, l’arrêt s’applique également à la vente de produits d’occasion par des tiers avec le consentement du titulaire, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE.
77 D’autre part, l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire «TESTAROSSA» reste abstrait et ne saurait être compris comme une décision contraignante sur les faits de l’espèce. En particulier, elle n’a pas indiqué que la titulaire de l’enregistrement international avait prouvé qu’elle avait elle-même mis sur le marché des voitures d’occasion ou que des tiers avaient fait un usage sérieux de la marque.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

38
78 Dans sa deuxième question, l'Oberlandesgericht Düsseldorf s’est interrogé sur la commercialisation par la «titulaire de la marque» et mentionne ensuite que la titulaire de la marque ou ses «licenciés» (voir point 45/15) avaient mis des voitures d’occasion sur le marché, après inspection par le titulaire.
79 Ces faits doivent encore être établis en l’espèce, sur la base des faits et des preuves présentés en temps utile par les parties au cours de la présente procédure, pour l’Union européenne, et pas seulement pour le territoire national.
Distinction entre l’usage sérieux et l’épuisement, l’usage descriptif et la renommée
80 Dans son raisonnement, la Cour souligne la différence entre:
− un titulaire de la marque, ou un tiers avec le consentement du titulaire, qui met des produits sur le marché sous la marque, pour une deuxième fois ou plus, en faisant ainsi un usage sérieux des produits dans le cadre de l’article 18 du RMUE; et
− un tiers qui met sur le marché, conformément aux dispositions relatives à l’épuisement, des produits qui ont déjà été mis sur le marché dans l’Union sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
81 L’article 13 du RMC (devenu article 15 du RMUE) et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/95 relative à l’épuisement du droit disposent qu’une marque de l’Union européenne, ou la marque enregistrée dans ou pour un État membre, ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont déjà été mis sur le marché dans l’espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, à moins que des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits. Il peut y avoir des motifs légitimes pour que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.
82 En ce qui concerne les produits d’occasion, la Cour de justice, dans l’affaire «Portakabin» (08/07/2010, C-558/08, Portakabin, EU:C:2010:416, § 76), a jugé ce qui suit:
«76 Il ne saurait, ensuite, être contesté que la revente par un tiers de produits d’occasion, lesquels avaient initialement été mis dans le commerce par le titulaire de la marque ou par une personne habilitée par lui sous cette marque, constitue une «commercialisation ultérieure des produits» au sens de l’article 7 de la directive 89/104 et que l’usage de ladite marque aux fins de cette revente peut donc seulement être interdit par ledit titulaire lorsque des «motifs légitimes» au sens du paragraphe 2 de cet article justifient qu’il s’oppose à cette commercialisation (voir, par analogie, 23/02/1999, C-63/97, BMW, CLI:EU:C:1999:82,
§ 50).
77 Enfin, il est de jurisprudence constante que, lorsque des produits revêtus d’une marque ont été mis sur le marché communautaire par le titulaire de la marque ou avec son consentement, un revendeur a, outre la faculté de revendre ces produits, également celle d’employer la marque afin d’annoncer au public la commercialisation ultérieure desdits produits (arrêts C-337/95 Parfums Christian Dior [1997]
Rec. p. I-6013, point 38, et BMW, point 48).
78 Il résulte de ce qui précède que le titulaire d’une marque n’est pas habilité à interdire à u n annonceur de faire de la publicité, sur la base d’un mot-clé identique ou similaire à cette marque, que l’annonceur a choisi pour un service de référencement sur l’internet sans le consentement du titulaire, la revente de produits d’occasion initialement mis sur le marché dans l’EEE sous cette marque par le titulaire ou avec
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

39
son consentement, sauf s’il existe des motifs légitimes, au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, qui justifieraient l’opposition de ce titulaire à une telle publicité.
79 Un tel motif légitime existe, notamment, lorsque l’utilisation par l’annonceur d’un signe identique ou similaire à une marque porte une atteinte sérieuse à la renommée de la marque (arrêts Parfums Christian Dior, point 46, et BMW, point 49).»
83 Les dispositions relatives à l’épuisement servent, dans le cadre d’une action en contrefaçon, à limiter les droits du titulaire de la marque. Une fois que l’épuisement a eu lieu, le titulaire ne peut se plaindre d’atteintes à ses marques en relation avec des produits auxquels les marques sont correctement appliquées, non pas parce qu’il est considéré comme ayant consenti à cet usage, mais parce qu’il n’a plus de droits en relation avec ces produits – les droits d’invoquer une violation ou de ne pas pouvoir interdire l’usage de la marque sont épuisés.
84 De même, l’usage loyal au sens de l’article 12 du RMC (devenu article 14 du RMUE) signifie que des tiers utilisent, dans la vie des affaires, la marque du titulaire, afin d’identifier ou de désigner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire, notamment pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées. Il est notoire qu’il est courant, dans le domaine des pièces détachées de véhicules terrestres, que des tiers utilisent dans la vie des affaires la marque du véhicule pour indiquer la destination du produit, à savoir servir de pièce pour ce véhicule (11/07/2017, R 453/2017-2, LAMBRETTA, § 36).
85 Toute référence faite par des tiers non liés à la marque contestée doit être considérée comme un usage descriptif. En particulier, tout article de magazine automobile faisant état d’une vente aux enchères ou d’une vente entre tiers constitue un usage loyal, conformément à l’article 14 du RMUE, et ne démontre pas l’intention des titulaires de l’enregistrement international de créer une part de marché pour les voitures d’occasion. Même une référence faite par la titulaire à la marque peut constituer un usage descriptif si elle n’est pas conforme à l’objectif principal consistant à créer un débouché pour ce produit ou à le distinguer dans l’intérêt du consommateur des produits provenant d’autres entreprises (31/01/2019, C-194/17 P, Cystus, EU:C:2019:80, § 85, 91). Les éléments de preuve concernant l’histoire de la marque contestée et les différentes voitures, le succès des ventes aux enchères par des tiers et ses célèbres titulaires, tels qu’énumérés en détail au paragraphe 5 ci-dessus, ne constituent pas un usage sérieux pour les voitures, mais plutôt un usage loyal.
86 En outre, il convient de distinguer l’usage sérieux de la renommée, un critère dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ou de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La plupart du temps, les documents produits au paragraphe 5 ressemblent à des éléments de preuve pour démontrer la renommée. Des références à l’histoire des différentes voitures TESTA ROSSA ou TESTAROSSA et à des propriétaires célèbres de voitures, tels qu’Alain Delon, Madonna, Nigel Mansell Michael, Jackson, Richard Gere et Elton John, peuvent établir une renommée. Toutefois, la preuve de l’usage sérieux suit des règles différentes de celles de la renommée. Une marque peut avoir fait l’objet d’un usage intensif avant la période pertinente pour établir la preuve de l’usage sérieux et peut néanmoins jouir d’une grande renommée.
87 La renommée doit être distinguée de la vente de produits par des tiers avec le consentement du titulaire, dans le cadre de la preuve de l’usage sérieux conformément à l’article 18 du RMUE, conformément aux principes établis précédemment.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

40
88 L’indication sous une forme abrégée telle que TR ou T/ROSSA dans des listes de référence ou des factures pour des produits d’occasion va plutôt à l’encontre de l’usage en tant que marque, étant donné qu’elle modifie la marque enregistrée dans sa partie essentielle et la désigne plutôt comme une référence de produit. Si cette référence peut servir à démontrer l’importance de l’usage, elle ne démontre pas la nature de l’usage en tant que marque.
89 L’utilisation des abréviations TM ou ® est également un moyen populaire de montrer aux tiers l’usage de la marque par le titulaire. L’usage de ces symboles ne démontre pas nécessairement qu’une indication descriptive est utilisée en tant que marque, mais il contribue certainement à établir que l’usage est fait avec le consentement du titulaire. Il n’a jamais été prouvé qu’un tiers ait fait référence à l’usage de la marque par les symboles TM ou ®, mais simplement à la marque verbale ou à des abréviations.
Consentement à l’utilisation par des tiers
90 L’usage sérieux par des tiers est en outre fortement lié au critère du «consentement» de la titulaire. Ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage par des tiers est admis comme un usage sérieux si le titulaire a donné son consentement à l’usage de sa marque dans le cadre de la vente de produits par ces tiers.
91 La titulaire de la marque ne peut pas contrôler la distribution des produits épuisés, qu’ils soient encore neufs ou qu’ils aient été utilisés par le consommateur final.
92 Normalement, le producteur d’un produit apporte la preuve de son utilisation réelle lors de la vente au premier distributeur. Les étapes ultérieures du marché impliquant d’autres distributeurs jusqu’à ce que les consommateurs finaux acquièrent le produit pour leur propre usage ne présentent alors que peu ou pas d’intérêt dans le contexte de l’article 15 du RMC (devenu article 18 du RMUE).
93 Il existe donc une différence entre le consentement à l’usage par les différentes entreprises de la chaîne de distribution et le consentement du titulaire de la marque à l’usage par le consommateur final.
94 Sur le plan économique, un nouveau produit est différent d’un produit d’occasion qui a été utilisé par l’utilisateur final. D’une manière générale, il existe une différence entre les marchés:
− des voitures neuves,
− des voitures de démonstration, et
− des voitures d’occasion, y compris les voitures de collection;
− de la vente de nouvelles pièces de rechange,
− de la vente de pièces de rechange d’occasion et
− de la fourniture de services de réparation.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

41
95 La remise en état de produits d’occasion et le fait de leur donner une deuxième ou une troisième vie et un cycle de marché, en particulier dans le domaine des antiquités, des objets d’art, de collection, de la mode, de la haute technologie ou des produits de luxe, sont économiquement différents de la vente du nouveau produit. Comme la Cour l’a souligné au point 56, il n’est donc pas exclu que le titulaire de la marque participe à la remise en état de produits d’occasion et vende lui-même les produits d’occasion. Il peut le faire en utilisant à nouveau la marque en tant qu’indication d’origine, ce qui peut démontrer un usage sérieux conformément à l’article 18 du RMUE, pour créer une part de marché du produit d’occasion.
96 Toutefois, il n’existe pas d’automatisme selon lequel toute vente de produits d’occasion dont la titulaire de la marque a eu connaissance peut être considérée comme un usage sérieux. Comme indiqué dans la doctrine de Ralf Hackbarth dans son commentaire sur l’arrêt «TESTAROSSA» (dans l’affaire FEZER: Markenrecht, article 26 MarkenG, point 308, 5e édition, projet, publication attendue pour 2023), il est nécessaire, d’un point de vue purement factuel, que le titulaire de la marque «remette la main sur les produits» («in die Finger bekommen»), après avoir mis les produits sur le marché pour la première fois et avant que lui-même ou des tiers ne revendent les produits d’occasion avec son consentement. Si, à titre exceptionnel, le titulaire de la marque participe activement à ces ventes de produits d’occasion par des tiers, l’usage préservant le droit peut être accepté conformément aux principes énoncés dans l’arrêt «TESTAROSSA».
97 La distribution ultérieure – éventuelle – par des tiers dans la chaîne de distribution de la titulaire de la marque ou par des commerçants indépendants, après usage, n’est pas imputable à la titulaire de la marque. Le consentement du titulaire de la marque n’est pas requis pour l’usage de la marque par le tiers dans le cas de produits épuisés. Par conséquent, le tiers n’agit pas régulièrement dans l’intention d’utiliser les services d’un tiers. En règle générale, le titulaire de la marque ne connaît même pas les futurs acheteurs des produits dans la chaîne de distribution [High Court of Justice Chancery
Appeals (ChD) [2019] EWHC 3468 (Ch), point 51 — AIWA).
98 Selon le tiers qui revend les produits, le revendeur doit agir dans l’intention de créer une part de marché pour la titulaire (également appelée «Fremdbenutzungswille»). Normalement, le licencié agit au nom du donneur de licence. Toutefois, il n’existe aucune allégation ni aucun élément de preuve démontrant que l’un des vendeurs de voitures d’occasion avait un contrat de licence pour des voitures d’occasion. Certaines indications peuvent montrer que certains commerçants ont conclu des contrats de licence avec le titulaire de l’enregistrement international pour des voitures neuves, des services de réparation ou des services de certification, mais cela n’équivaut pas à une licence pour des voitures ou des pièces détachées d’occasion. En l’absence de contrat de licence, le titulaire doit démontrer plus en détail que le tiers agissait pour créer une part de marché pour le titulaire pour les produits d’occasion.
99 Du côté du titulaire, le «consentement» signifie qu’il doit être informé de la vente par des tiers et qu’il l’accepte. L’approbation ultérieure par la titulaire de l’enregistrement international n’est pas suffisante. Dans le cas contraire, tout titulaire pourrait abuser du système en autorisant rétroactivement toute vente de produits d’occasion sur des marchés aux puces, des ventes-débarras, des plateformes internet, des petites annonces ou des places de marché similaires. Il pourrait même autoriser un usage portant atteinte à sa marque. Une telle interprétation ne serait pas conforme à la finalité des dispositions relatives à l’usage sérieux, telle que décrite par la Cour de justice.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

42
100 La titulaire de l’enregistrement international n’indique pas spécifiquement laquelle des différentes ventes de véhicules automobiles d’occasion a été effectuée avec son consentement.
101 Dans ce contexte, il convient de garder à l’esprit qu’il incombait à la titulaire de l’enregistrement international d’apporter la preuve qu’elle avait consenti à l’usage de cette marque par un tiers. C’est à la titulaire de l’enregistrement international qu’il appartient d’apporter la preuve (26/06/2018, C-325/17 P, The Specials, EU:C:2018:519,
§ 51).
102 Il est de jurisprudence constante que, compte tenu de l’importance de l’effet d’extinction du droit exclusif du titulaire d’une marque de l’Union européenne d’utiliser cette marque qu’il entraîne, le consentement doit être exprimé d’une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à ce droit. Une telle volonté résulte normalement d’une formulation expresse du consentement et peut également être conclue par les circonstances. Toutefois, la simple tolérance de la titulaire de l’enregistrement international n’est pas suffisante pour démontrer un consentement exprès. [26/06/2018, C-325/17 P, The Specials, EU:C:2018:519, § 56; 13/01/2011, T-28/09, PINE TREE (fig.), EU:T:2011:7, § 61].
103 Cela est d’autant plus vrai une fois que l’épuisement a déjà eu lieu. Il est plus difficile pour le titulaire de démontrer que l’usage par des tiers est un usage sérieux dans le cadre de l’article 18 du RMUE que la simple référence à la marque dans le contexte de l’épuisement ou de l’usage loyal.
104 Le fait que la titulaire de l’enregistrement international ait produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers, par exemple par l’entreprise de distribution dont l’entreprise de production est économiquement liée à celle-ci, peut montrer implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). Toutefois, cette jurisprudence n’est qu’une présomption, comme l’a souligné la Cour de justice (11/05/2006, C-416/04 P, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:C:2006:310, § 46). La présomption a été fortement contestée en l’espèce.
105 En ce qui concerne les ventes d’occasion, l’absence de consentement est très importante pour que l’usage ne soit pas sérieux aux fins des dispositions relatives au non-usage. À la lumière de ces considérations, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage sérieux.
106 Premièrement, la titulaire ne fournit aucun fait, élément de preuve ou explication spécifique pour démontrer un tel consentement exprès, que ce soit par écrit ou oralement,
à quelque étape que ce soit de la procédure:
− si, en réponse aux arguments du demandeur en nullité contestant ce consentement, devant la division d’annulation; ou
− sur le recours du demandeur en nullité, ou
− la communication du rapporteur, ou
− lors de la série d’observations postérieures à l’arrêt de la Cour de justice.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

43
107 Le fait que la titulaire de l’enregistrement international n’ait pas déposé de preuves appropriées à l’une des quatre occasions mentionnées ci-dessus indique plutôt qu’il n’existe pas de tels faits susceptibles d’être démontrés par des éléments de preuve.
108 Deuxièmement, les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international ont un objectif différent. Les éléments de preuve produits dans la pièce A, énumérés au paragraphe 5 ci-dessus, concernant l’histoire de la marque, y compris les récits publiés dans des journaux sur des propriétaires célèbres de voitures TESTAROSSA en dehors de la période pertinente ou l’usage dans des émissions télévisées, telles que Miami Vice, peuvent démontrer la renommée de la marque, mais ne démontrent pas l’usage sérieux au cours de la période pertinente (voir paragraphe 86 ci- dessus).
109 Troisièmement, les preuves publiques telles que les articles de journaux relatant
l’enthousiasme des ventes aux enchères privées ou l’augmentation réussie de la valeur sur le marché des voitures de collection ou d’autres ventes privées, dans lesquelles la titulaire de l’enregistrement international n’est impliquée ni du côté du vendeur ni du côté de l’acheteur, ne démontrent pas non plus le consentement de la titulaire de l’enregistrement international à l’usage sérieux de la marque. Le fait que la voiture d’occasion devienne un bon investissement dans la mesure où les collectionneurs échangent avec succès des voitures de TESTAROSSA ne constitue pas un usage sérieux par la titulaire de l’enregistrement international, à moins que la titulaire de l’enregistrement international ne soit activement impliquée, ce qui n’a pas été démontré.
110 Quatrièmement, il apparaît que la titulaire de l’enregistrement international a considéré que les éléments de preuve les plus solides étaient les factures figurant à l’annexe D, établissant les ventes individuelles d’automobiles TESTAROSSA d’occasion par des négociants automobiles.
111 Toutefois, il n’y a que très peu d’explications ou d’éléments de preuve concernant le contexte de ces ventes de voitures d’occasion. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas non plus invoqué ni déposé d’accord de licence ou de distribution avec ces négociants pour les voitures d’occasion, pas plus qu’elle n’a produit un consentement individuel ou une acquisition en son propre nom.
112 Comme le demandeur en nullité l’a fait valoir au cours des procédures de déchéance et de recours, le fait qu’un négociant automobile soit le distributeur exclusif de voitures neuves ne signifie pas que ce contrat de distribution s’applique également aux voitures d’occasion.
113 Il existe des différences importantes dans le commerce de voitures neuves ou d’occasion, en particulier au regard du droit de la concurrence de l’Union européenne.
114 Il est même peu probable qu’un contrat de distribution exclusive puisse également couvrir des voitures d’occasion.
115 En principe, les accords verticaux de distribution exclusive entre entreprises (comme entre le constructeur automobile et les distributeurs) sont interdits, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

44
116 Exceptionnellement, la Commission autorise de tels accords verticaux en ce qui concerne l’achat, la vente ou la revente de voitures automobiles neuves et le marché de l’après- vente au moyen d’exemptions par catégorie [article 2 du règlement (UE) n° 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile [https://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32010R0461, voir également le résumé https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Acc0008; le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertéeshttps://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32010R0330; et le résumé https://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:cc0006].
117 Il en va de même pour la fourniture de services de réparation et d’entretien de ces véhicules et pour la distribution de pièces de rechange (marché de l’après-vente de véhicules automobiles), pour autant qu’ils remplissent les conditions d’exemption prévues par le règlement (UE) n° 330/2010 et ne contiennent aucune des restrictions caractérisées décrites à l’article 5 du règlement (UE) n° 461/2010.
118 L’exemption de l’interdiction des accords verticaux anticoncurrentiels, prévue à l’article 4 du règlement (UE) n° 461/2010, ne s’applique pas aux accords verticaux qui suppriment le bénéfice de l’exemption par catégorie («restrictions caractérisées»). En particulier, l’article 5 du règlement (UE) n° 461/2010 mentionne les accords verticaux interdits suivants qui, directement ou indirectement, isolément ou combinés à d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:
(a) la restriction de la vente de pièces de rechange pour véhicules automobiles par les membres d’un système de distribution sélective à des réparateurs indépendants qui utilisent ces pièces pour la réparation et l’entretien d’un véhicule automobile;
(b) la restriction convenue entre un fournisseur de pièces de rechange, d’outils de réparation, d’équipements de diagnostic ou d’autres équipements, et un constructeur automobile, qui limite la faculté du fournisseur de vendre ces produits à des distributeurs agréés ou indépendants, à des réparateurs agréés ou indépendants ou à des utilisateurs finals;
(c) la restriction convenue entre un constructeur automobile qui utilise des composants pour le montage initial des véhicules automobiles et le fournisseur de ces composants, qui limite la faculté du fournisseur d’apposer effectivement et visiblement sa marque ou son logo sur les composants fournis ou sur les pièces de rechange.
119 Il s’ensuit qu’il n’existe pas d’exemption par catégorie pour les voitures d’occasion. Par exemple, les règles de concurrence ne restreignent pas le commerce de voitures FERRARI d’occasion ni leur réparation, leur entretien ou la vente de pièces détachées exclusivement aux distributeurs FERRARI. Dans la pratique, cela signifie que FERRARI pourrait conclure des accords verticaux exclusifs avec des commerçants pour l’achat, la vente et la revente de voitures neuves, ainsi que des accords verticaux pour la fourniture de services de réparation et d’entretien de ces véhicules et pour la distribution de pièces de rechange, mais pas pour les voitures d’occasion.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

45
120 Le contrat de distribution exclusive ou non exclusive conclu par la titulaire de l’enregistrement international avec un détaillant de Ferrari pour les voitures neuves ou les pièces détachées concerne donc un contexte réglementaire différent et ne saurait être considéré, sans autre preuve, comme étant étendu aux voitures d’occasion. Le fait qu’un détaillant de voitures FERRARI soit spécialisé dans le traitement de véhicules automobiles neufs FERRARI ne signifie pas que la titulaire de l’enregistrement international consent à la vente d’une FERRARI d’occasion entre des parties privées, même si elle en a eu connaissance.
121 Cela ressort clairement des éléments de preuve versés au dossier: dans les différents contrats de vente, le nom du vendeur semble pour la plupart, voire toujours, être des particuliers et les différents éléments de preuve montrent que les véhicules TESTAROSSA sont vendus par n’importe quel type de commerçant, qui peut être un concessionnaire proposant exclusivement des voitures FERRARI ou également d’autres constructeurs automobiles classiques de luxe, des maisons de vente aux enchères ou des particuliers. Certaines des entreprises font explicitement la promotion de leurs activités en tant que concessionnaires FERRARI et MASERATI officiels pour les voitures neuves; et en tant qu’entreprise de certification FERRARI Classiche, mais en tant qu’entreprise indépendante de vente de voitures d’occasion, en séparant soigneusement les différentes succursales.
122 Par conséquent, il s’agit, dans une certaine mesure, d’un élément de preuve faible le fait qu’une facture de vente d’une voiture d’occasion ait été émise sous l’en-tête d’un concessionnaire officiel ou exclusif de FERRARI pour des voitures neuves et qu’elle ait ensuite été présentée en tant que preuve de l’usage sérieux au sens de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE (pour les voitures d’occasion, sans autre information). Rien ne prouve que la titulaire de l’enregistrement international soit partie au contrat de vente ou qu’elle percevrait des commissions dans le cadre de cette vente ou même qu’elle en serait informée.
123 Le fait que la titulaire de l’enregistrement international ne participe au bénéfice d’aucune des ventes de voitures réalisées par les différents commerçants indique que les tiers négociants n’agissent pas dans l’intérêt de la titulaire de l’enregistrement international et avec son consentement pour les ventes spécifiques [13/01/2011, T-28/09, PINE TREE (fig.), EU:T:2011:7, § 71].
124 En outre, l’absence d’adresse, d’adresse postale ou de site web de la titulaire de l’enregistrement international sur les factures va à l’encontre du consentement de la titulaire de l’enregistrement international [16/11/2011, T-308/06, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products (fig.)/BÚFALO (fig.), EU:T:2011:675, § 73]. La titulaire de l’enregistrement international n’est pas non plus intervenue sur les voitures, par exemple en les acquérant, en les rénovant et en les remettant sur le marché, avec une certaine garantie, dans l’intention de créer une part de marché pour les voitures d’occasion TESTAROSSA.
125 En résumé, rien ne prouve qu’en raison des interventions actives de la titulaire de l’enregistrement international, il existe des intérêts économiques légitimes qui justifient le maintien de l’enregistrement de la marque même après la cessation de la fabrication et de la vente des produits d’origine, afin d’éviter une atteinte à ces fonctions.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

46
126 Au contraire, les éléments de preuve figurant à l’annexe D (paragraphe 5) et à l’annexe A supplémentaire (paragraphe 7) montrent que les concessionnaires automobiles excluent souvent explicitement toute responsabilité ou garantie dans le cadre de contrats de voitures d’occasion.
127 L’indication selon laquelle le concessionnaire automobile exclut toute responsabilité va à l’encontre de l’intention de créer une part de marché pour la titulaire de l’enregistrement international.
128 Cette interprétation est également conforme à l’article 19, paragraphe 2, de l’accord sur les ADPIC, qui est libellé comme suit:
Article 19 Exigence de l’usage
…
2. Lorsqu’il se fera sous le contrôle du titulaire, l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce par une autre personne sera considéré comme un usage de la marque aux fins du maintien de l’enregistrement.
129 Les éléments de preuve ne démontrent pas que la vente des voitures d’occasion a été effectuée «sous le contrôle» de la titulaire de l’enregistrement international.
130 Il n’est pas non plus injuste pour le titulaire d’une marque renommée que la vente de produits d’occasion par des tiers ne soit pas considérée comme un usage sérieux pour le titulaire.
131 Il a été avancé dans la doctrine que, sur le marché des voitures d’occasion, en particulier pour les modèles de voitures renommés qui ne sont plus fabriqués, l’usage par des tiers devrait toujours être imputable au titulaire de la marque dans le contexte de l’article 18 du RMUE. Dans le cas contraire, des tiers pourraient s’approprier ces marques, même si elles sont toujours considérées par le public pertinent comme étant celles du titulaire initial, ce qui serait injuste.
132 Toutefois, comme Schoene l’a indiqué dans sa thèse de doctorat Der Benutzungszwang im Markengesetz (2003, page 162, note de bas de page 637), l’objectif de l’usage sérieux est non seulement d’éliminer les marques non utilisées du registre et, partant, de limiter les procédures d’opposition et d’autres conflits, mais aussi de créer de nouvelles possibilités commerciales pour des tiers (21/12/2016, C-654/15, Länsförsäkringar, EU:C:2016:998, § 25). Des circonstances exceptionnelles, telles que la demande ou l’utilisation par un tiers d’une marque renommée après sa déchéance, peuvent être résolues par d’autres instruments juridiques tels que le droit de la concurrence déloyale
[par exemple, l’article 3 Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb en cas d’usage trompeur d’une marque ou l’article 52, paragraphe 2, du RMC (devenu article 59, paragraphe 2, du RMUE) en cas de demande de mauvaise foi (08/05/2014, T-327/12,
Simca, EU:T:2014:240].
133 En résumé, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré son consentement à l’usage de la marque contestée par des tiers conformément à l’article 18 du RMUE.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

47
Pièces de rechange
134 La titulaire de l’enregistrement international allègue également que la vente de pièces pour une voiture TESTAROSSA équivaudrait à un usage sérieux de la marque pour les automobiles. Elle renvoie aux arrêts Minimax (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43) et Testarossa (§ 34-35), selon lesquels l’usage sérieux pour les «pièces de rechange» est susceptible de constituer un usage sérieux non seulement pour les pièces de rechange elles-mêmes, mais aussi pour les produits désignés par la marque,
à condition que ces pièces de rechange soient des pièces «entrant dans la composition ou la structure» ou «pour des produits ou des services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui visent à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux – ci».
135 La notion d'«entrant dans la composition ou la structure» et «pour des produits ou des services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui visent à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux -ci» n’est pas facile à interpréter en ce qui concerne les produits complexes en cause. En français, la phrase entière de l’arrêt est libellée comme suit (italiques ajoutés):

La circonstance que l’usage de la marque ne concerne pas des produits nouvellement offerts sur le marché mais des produits déjà commercialisés n’est pas de nature à priver cet usage de son caractère sérieux, si la même marque est effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou des services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui visent à satisfaire les be soins de la clientèle de ceux- ci.
136 Comme l’a indiqué Schmitz-Fohrmann (Markengesetz Kommentar, Ingerl/Rohnke/Nordemann, section 24, point 65), cet arrêt donne une interprétation qui semble aller au-delà du libellé de la disposition. L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que le titulaire apporte la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union «pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée». Il semblerait que le libellé établisse principalement que l’utilisation de pièces de rechange démontre l’usage de pièces de rechange, dans le cas où la marque aurait été enregistrée pour ces produits, mais pas pour l’ensemble du produit composé des pièces de rechange. Par dérogation à la règle, les arrêts devraient faire l’objet d’une interprétation restrictive.
137 Dans l’affaire «MINIMAX», le titulaire avait enregistré des extincteurs, et non des pièces de ceux-ci. Le titulaire n’a pu démontrer l’usage que pour des pièces d’extincteurs, et non pour le produit principal. Un extincteur n’est pas un dispositif complexe, il est généralement composé d’un récipient à pression contenant un agent pouvant être déchargé pour éteindre un incendie, et d’une soupape.
138 Dans l’arrêt «TESTAROSSA», la titulaire de l’enregistrement international avait enregistré la marque tant pour le produit principal que pour des pièces de celui-ci. La
Cour a précisé dans son arrêt du 22/10/2020, affaires jointes C-720/18 et C-720/18,
Testarossa, EU:C:2020:854, § 53, que l’arrêt Minimax s’appliquait également dans un tel contexte, lorsque la marque est également enregistrée pour des parties du produit principal.
139 Compte tenu de l’objectif de la disposition, l’usage sérieux de pièces de rechange ne peut démontrer l’usage sérieux pour le produit principal que si le public pertinent considère
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

48
qu’elles ont la même origine commerciale. Tel peut être le cas si le produit principal et les pièces de rechange relèvent du même groupe de produits, ce qui fait que le public pertinent considère que les deux produits ont la même origine commerciale. La raison d’être est que le titulaire d’un produit complexe produit généralement aussi les pièces de structure ou les pièces entrant dans la composition ou encore les autres produits ou services directement liés aux produits destinés à répondre aux besoins de la clientèle de ces produits. Ainsi que la Cour l’a expliqué aux points précédents, une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services [24/09/2019, C-426/19 P, TESTAROSSA (fig.), EU:C:2019:778,
§ 32; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43].
140 L’utilisation de pièces de rechange n’est considérée comme justifiée dans le secteur économique concerné que pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (24/09/2019, C-426/19 P, TESTAROSSA (fig.), EU:C:2019:778 § 33, 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
141 Toutefois, ces principes ne s’appliquent pas dans une situation où l’origine commerciale des pièces en question et celle du produit pour lequel ces pièces devaient être utilisées n’étaient pas les mêmes, mais ont toujours ou fréquemment une origine commerciale différente de celle du composant (16/06/2015, T-660/11, POLYTETRAFLON/TEFLON, EU:T:2015:387, § 98).
142 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que l’utilisation de pièces de rechange pour des voitures de sport de luxe coûteuses (telles que des filtres à huile, des embrayages, des emblèmes, des autocollants de pression des pneus) ou d’accessoires pour ces produits (tels que des manuels, des housses de protection contre la pluie, des certificats d’authenticité) constitue respectivement un usage non seulement pour toutes les pièces et accessoires individuels (enregistrés) pertinents des produits (tels que ceux inclus dans la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, voir la longue liste au paragraphe 9), mais aussi pour tous les produits (non seulement les voitures de sport, mais aussi, par exemple, les berlines familiales bon marché) du groupe homogène de voitures ou d’automobiles.
143 Le demandeur en déchéance conteste cet argument. Les produits prétendument
d’occasion «filtres à huile, joints, manuels et instructions de réparation» peu coûteux sont des consommables, et non des pièces ou accessoires d’automobiles. Les chiffres de vente très faibles pour les ventes individuelles des pièces et accessoires allégués sont loin de justifier un usage sérieux pour ces pièces, et encore moins pour les «automobiles» et les
«véhicules terrestres».
144 Compte tenu de la jurisprudence, les arguments de la titulaire de l’enregistrement international doivent être rejetés. Premièrement, il ressort des éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de l’enregistrement international qu’il est difficile de trouver des pièces intérieures de voitures TESTAROSSA, étant donné que la production a cessé, et que ces pièces sur le marché sont principalement des pièces d’occasion provenant du «désossage» d’autres voitures. Divers éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international, tels que l’annexe K «Miami Sound Machine»,
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

49
un article publié sur le site web www.autobild.de daté du 12 février 2014, en allemand, accompagné d’une traduction partielle en anglais («Miami Sound Machine»), expliquent que, même s’il peut difficilement y avoir des problèmes d’achat de cette technologie, de nombreuses pièces intérieures sont désormais rares. En l’occurrence, les propriétaires de Testarossa s’en remettent généralement au «désossage», où les spécimens sont démantelés pour le commerce des pièces de rechange, en particulier en Angleterre.. De nombreuses pièces de carrosserie et les jantes en aluminium à cinq branches ne sont officiellement plus disponibles chez FERRARI. En outre, les formats de pneus ne sont disponibles que temporairement.
145 Deuxièmement, les personnes participant à la vente de ces pièces n’agissent pas pour le compte de la titulaire de l’enregistrement international, mais sont souvent des négociants indépendants.
146 Troisièmement, il ressort des informations figurant sur le site web des pièces de Maranello Classic qu’elle avait un contrat de licence avec FERRARI. Toutefois, il n’y a pas d’autres informations sur le type de licence, en particulier sur la question de savoir si elle couvre uniquement l’usage de la marque FERRARI ou également l’usage de la marque TESTAROSSA.
147 Quatrièmement, il n’y a pas d’usage sérieux dans le cas d’un tiers, ni dans le cas de la titulaire de l’enregistrement international, par référence à une pièce détachée qui correspond à une TESTAROSSA, étant donné qu’il s’agirait simplement d’un usage descriptif. Non seulement les tiers peuvent se référer à la marque de manière descriptive, mais le titulaire peut également utiliser la référence à sa marque de manière descriptive, par exemple en indiquant que certaines pièces de tiers correspondent au produit principal identifié par la marque contestée (voir les principes énoncés au paragraphe 85 ci-dessus).
148 Par exemple, la longue liste de pièces (voir paragraphe 17) qui apparaît si l’on introduit TESTAROSSA dans le champ de recherche d’une base de données ne montre pas TESTAROSSA comme une indication d’origine, et même si c’était le cas, la valeur économique est si différente qu’elle ne permet pas d’établir qu’il s’agit de l’équivalent d’une automobile:
• «kits de services pour la TESTAROSSA TR 85», à savoir «Gasket Set», composés de divers joints, bagues et autres petits articles.
• La composition de «tous les kits de service pour le TESTAROSSA TR 90», à savoir le «kit de service» pour un montant de 623,01 EUR, le «195298/TR» pour un montant de 354,17 EUR, et le «jeu de joints» pour un montant de 850,84 EUR.
• Les différents kits énumèrent un certain nombre de petits articles, tels que «Tr Alternator Belt Chno», pour un prix de 15,20 EUR.
• «Champion Spark Plug» pour 10,58 euros.
• «Fanbelt (Air Conditioning)» pour un montant de 32,98 EUR.
• «Fuel Filter»» pour un montant de 23,01 EUR.
• «Testarossa Oil Filter» pour un montant de 30,16 EUR.
• «Parts Book T/Rossa (90)(Copy) (Wallet Size)» pour un montant de 85,00 EUR.
• «Testarossa Specification Sheet» pour un montant de 6,92 EUR.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

50
• ainsi que divers joints et bagues.
149 Une longue liste de pièces de véhicules (46 pages), sous le titre «Parts fitting:
Testarossa TR90», avec des numéros de référence et des indications de produits commençant par «cigarette lighter», «lamp», «“FERRARI” Motif 3 pin», «1st Gear», etc., sans indication des prix ou de détails de vente, semble montrer toutes les pièces disponibles qui peuvent apparaître lors de la saisie de «Testarossa TR 90» dans une base de données, afin d’indiquer que les produits correspondent à une Testarossa TR 90, mais n’est pas limitée aux pièces qui sont exclusivement utilisées pour une Testarossa TR 90, car elle inclut également d’autres pièces pour d’autres produits tels que des voitures.
150 L’usage sérieux de marques de produits consommables mineurs tels que des filtres à huile, des pneus, du liquide de frein, de l’huile de moteur, des plaquettes de frein, etc., y compris le remplacement et la vente de pièces détachées, telles que des «pneus
Michelin» et des «vis», ne saurait constituer un usage de la voiture dans son ensemble, étant donné que le consommateur pertinent ne considère pas que le fabricant de ces pièces a la capacité technique de construire des voitures.
151 En outre, en ce qui concerne l’importance de l’usage, l’usage pour de tels consommables mineurs ne saurait être considéré comme démontrant un usage sérieux pour les automobiles, en raison de la disproportion de la valeur.
152 La titulaire de l’enregistrement international ne donne pas beaucoup de détails sur le marché des pièces détachées automobiles et sur le marché des voitures, même si on le lui demande explicitement (voir ci-dessous au paragraphe #).
153 Au contraire, il est notoire que les constructeurs automobiles ne produisent pas toutes les vis, tous les pneus, tous les phares ou toutes les pièces de moteur. En raison de la complexité technique, les constructeurs automobiles assemblent souvent des produits de tiers. Il est impossible de comprendre pour laquelle des différentes pièces de rechange ou autres pièces la titulaire de l’enregistrement international prétend démontrer l’usage sérieux.
154 Il est fait explicitement référence à d’autres motifs dans le contexte du recours de la titulaire de l’enregistrement international, qui s’opposent également à l’acceptation des preuves de l’usage sérieux.
155 Il s’ensuit que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas établi que la vente de pièces automobiles pouvait établir un usage sérieux pour les automobiles.
Services de certification
156 Enfin, cet argument doit également être rejeté, étant donné que la titulaire de
l’enregistrement international n’a pas apporté de preuve suffisante de l’usage sérieux pour aucune des pièces d’automobiles. Selon la Cour de justice, l’usage du signe «Testarossa» dans les certificats d’authenticité délivrés par FERRARI Classiche ne constitue pas un usage de la marque pour des services relatifs aux véhicules, étant donné que ce service est fourni sous la marque FERRARI [24/09/2019, C-426/19 P, TESTAROSSA (fig.), EU:C:2019:778 § 63].
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

51
Résumé
157 Le recours de la titulaire de l’enregistrement international est rejeté.
Recours R 343/2017-5 de la titulaire de l’enregistrement international
158 Dans son recours, la titulaire de l’enregistrement international demande l’annulation de la décision attaquée pour les produits suivants, dont la déchéance a été prononcée par la division d’annulation dans sa décision:
Classe 12: Pièces de structure et de rechange, leurs composants et accessoires
[d’automobiles] tous compris dans cette classe; moteurs.
159 Dans la décision attaquée, la division d’annulation n’explique pas pourquoi la demande en déchéance a été rejetée pour les autres produits, à l’exception des automobiles. Implicitement, dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré qu’il n’existait aucune preuve de l’usage sérieux de l’un de ces produits.
160 À la suite de ce recours, la titulaire de l’enregistrement international a réagi par trois moyens, étant donné que, premièrement, elle a fait valoir dans son mémoire exposant les motifs du recours que les éléments de preuve produits devant la division d’annulation démontraient un usage sérieux, deuxièmement, elle a produit d’autres éléments de preuve et, troisièmement, elle a déposé une déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE, ajoutant un grand nombre de pièces de véhicules à la liste de l’enregistrement de la MUE, reproduite au paragraphe 9 ci-dessus.
Éléments de preuve produits devant la division d’annulation
161 Comme indiqué ci-dessus, au paragraphe 58, la preuve de l’usage sérieux doit être composée de l’allégation des faits, séparés par les différents produits ou sous-catégories de produits pour lesquels la marque est enregistrée, et les preuves respectives, établissant le lien entre les faits et les preuves. Démontrer la preuve d’un fait allégué n’équivaut pas
à présenter un écheveau à démêler.
162 Les éléments de preuve produits devant la division d’annulation ne portent pas sur des pièces de véhicules. Tout au plus peut-on constater, à la lecture de certains articles, que
TESTAROSSA avait besoin de réparations fréquentes. Comme les pièces neuves n’existaient souvent plus, certaines automobiles ont été reconstruites par des garages spécialisés qui fabriquaient des copies individuelles de pièces ou qui récupéraient des pièces d’occasion auprès de tiers («désossage»).
163 En outre, la pièce E a montré un certain nombre d’images d’automobiles, de moteurs, de composants pour moteurs et d’autres accessoires et composants TESTAROSSA de 1984 à 2007, dans différents contextes. On ne peut en aucun cas considérer que ces pièces ont été proposées à la vente ou ont été effectivement vendues au cours de la période pertinente.
164 Par conséquent, les preuves produites devant la division d’annulation étaient tout à fait insatisfaisantes et peu pertinentes pour démontrer un usage sérieux de ces produits.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

52
Éléments de preuve produits devant les chambres de recours
165 Avec le recours, la titulaire de l’enregistrement international a produit un certain nombre de nouveaux documents, qui sont mentionnés plus en détail ci-dessus dans le résumé des faits (paragraphe 17).
166 Même si, conformément à la règle 40, paragraphe 5, du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international doit produire la preuve de l’usage dans le premier délai imparti par la division d’annulation, l’Office peut prendre en considération des éléments de preuve produits tardivement à la suite d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 76, paragraphe 2, du RMUE (devenu l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, 12/12/2007, T-86/05, Corpo livre, EU:T:2007:379, § 50). L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de tenir compte des preuves ainsi tardivement produites dans des affaires relatives à des motifs relatifs (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 30). La Cour a clairement indiqué que les mêmes considérations s’appliquaient mutatis mutandis aux procédures de déchéance (arrêt du 26/09/2013, C-610/11, «Centrotherm», point 87, appliquant la règle 40, paragraphe 5, du REMUE). Les facteurs à évaluer lors de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire sont, premièrement, que les éléments qui ont été produits tardivement soient de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de la procédure et, d’autre part, que le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en considération (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 33).
167 L’acceptation de preuves supplémentaires tardives est peu probable lorsque le titulaire d’une marque a abusé des délais impartis en produisant des éléments de preuve dénués de pertinence aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque, en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
168 C’est à bon droit que le demandeur en nullité a demandé que les éléments de preuve soient rejetés au motif qu’ils ont été produits tardivement.
169 Ainsi qu’il a été établi aux paragraphes 161-164 ci-dessus, les éléments de preuve visant à démontrer l’usage sérieux pour d’autres produits que les automobiles devant la division d’annulation n’étaient absolument pas satisfaisants. Compte tenu de la faiblesse des éléments de preuve, le pouvoir discrétionnaire ne peut être exercé en faveur de la titulaire de l’enregistrement international et les éléments de preuve produits dans le mémoire exposant les motifs du recours doivent être rejetés.
Demande au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE et communication du 26 octobre 2018
170 La titulaire de l’enregistrement international avait obtenu une autre possibilité extraordinaire d’organiser les éléments de preuve lors du dépôt d’une demande au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE. Cette déclaration avait été introduite par le législateur afin de permettre aux titulaires qui avaient enregistré des produits ou des services correspondant à l’intitulé d’une classe spécifique de réorganiser la protection des produits de la liste alphabétique, à la suite de l’arrêt IP Translator (19/06/2012, C-307/10, IP TRANSLATOR, EU:C:2012:361).
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

53
171 L’intitulé de la classe 12 étant limité aux «véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau» et ne couvrant pas des pièces de ces produits, la titulaire de l’enregistrement international a demandé une protection étendue pour une longue liste de produits, énumérés au paragraphe 9 ci-dessus, y compris des pièces de bicyclettes ou d’avions.
172 À la suite de cette spécification, la chambre de recours a demandé, par la communication de 2018 reproduite ci-dessus au paragraphe 24, de définir si les différents produits étaient couverts par la spécification qui était protégée par la marque en tant que sous-catégories ou s’il s’agissait de produits supplémentaires par rapport à la spécification initiale, et plus important encore, d’indiquer précisément la page des éléments de preuve sur laquelle l’usage sérieux avait été démontré, ou de fournir de nouveaux éléments de preuve dans le cas de produits supplémentaires. La communication suggérait même un modèle pour l’organisation de ces éléments de preuve.
173 La réponse de la titulaire de l’enregistrement international, reproduite ci-dessus aux paragraphes 25 et 27, n’était absolument pas satisfaisante.
174 Premièrement, elle n’a pas fait de distinction entre les produits pour lesquels la titulaire de l’enregistrement international avait déjà eu la possibilité de démontrer la preuve de l’usage sérieux et les produits supplémentaires.
175 Deuxièmement, une déclaration forfaitaire telle que «les éléments de preuve produits devant l’EUIPO semblent couvrir tous les produits concernés de la marque FERRARI 910752 désignant l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 12 et 28» ou «En fait, tous les éléments de preuve déjà versés au dossier prouvent l’usage sérieux de chacun des produits pour lesquels l’usage est allégué compris dans les classes 12 et 28» ne satisfait manifestement pas aux normes requises, sans qu’il soit nécessaire d’apporter des explications supplémentaires.
176 Troisièmement, la titulaire de l’enregistrement international affirme qu’il est impossible de séparer clairement les éléments de preuve produits en ce qui concerne les catégories de produits revendiquées.
177 Elle cite les directives de l’EUIPO selon lesquelles deux catégories de produits/services coïncident partiellement (c’est-à-dire qu’elles se chevauchent) seraient considérées comme identiques si a) elles sont classées dans la même classe et b) il est impossible de distinguer clairement les deux produits/services.
178 Toutefois, il semblerait que les directives de l’EUIPO relatives à l’identité des produits ne puissent pas être transposées à la présente situation. S’il est impossible pour la titulaire de l’enregistrement international de démontrer la preuve de l’usage sérieux, il est impossible pour la chambre de recours d’apprécier cette preuve de l’usage sérieux pour ces produits.
179 La spécification «Classe 12: Pièces de structure et de rechange, leurs composants et accessoires [d’automobiles] tous compris dans cette classe» est suffisamment large pour couvrir diverses sous-catégories indépendantes [14/07/2005, T-126/03, Aladin,
EU:T:2005:288, § 45; 15/06/2018, R 2595/2015-G, PELLICO (fig.), § 30]. Il aurait été approprié d’établir une distinction entre les catégories.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

54
180 En ce qui concerne les moteurs, il n’a pas non plus été expliqué pourquoi la titulaire de l’enregistrement international n’est pas en mesure de démontrer spécifiquement l’usage sérieux, si tel était le cas.
181 Quatrièmement, la titulaire de l’enregistrement international avait obtenu une autre occasion d’expliquer son interprétation à la suite de la décision préjudicielle de la Cour de justice (voir paragraphe 32 ci-dessus).
182 La titulaire de l’enregistrement international a interprété l’arrêt de manière circulaire: Étant donné que l’utilisation de certaines pièces de rechange couvre l’ensemble du produit, comme les automobiles, et que les automobiles couvrent toutes les pièces de rechange, l’usage sérieux pour certaines pièces de rechange couvre à la fois les automobiles et toutes les pièces de rechange.
183 Une telle interprétation ne saurait être suivie. Elle étend la décision préjudicielle au-delà de son libellé et de sa raison d’être.
Pièces de rechange mentionnées dans les éléments de preuve produits tardivement
184 Même si les éléments de preuve produits tardivement devant les chambres de recours pour démontrer l’usage sérieux de la «classe 12: Pièces de structure et de rechange, leurs composants et accessoires [d’automobiles] tous compris dans cette classe; moteurs», ont été considérés sur le fond, les éléments de preuve ne sont pas satisfaisants, comme déjà établi ci-dessus dans le cadre du recours R 334/2017-5.
185 Premièrement, les éléments de preuve doivent démontrer la nature de l’usage, ce qui inclut le fait que la marque a été utilisée pour montrer la marque TESTAROSSA, en tant qu’identifiant d’entreprise. Il ne suffit pas de démontrer que les produits «correspondent» à une automobile TESTAROSSA, en indiquant la destination d’un produit ou d’un service, en particulier en tant qu’accessoires ou pièces détachées d’une telle automobile.
186 Comme indiqué ci-dessus, la titulaire de l’enregistrement international a fait référence à un site web appelé www.ferrariparts.co.uk daté du 30 septembre 2016, où, sous la marque «Maranello Classic parts», un tiers a indiqué qu’il avait un certain type d’accord de licence avec FERRARI, mais sans mentionner le type de droits concédés.
187 La longue liste des pièces de véhicules (46 pages), sous le titre «Parts fitting:
Testarossa TR90», avec des numéros de référence et des indications de produit commençant par «cigarette lighter», «lamp», «« FERRARI » Motif 3 pin», «1st Gear» etc., sans indication de prix ou de détails de vente, n’est pas non plus concluante.
188 La liste semble montrer toutes les pièces disponibles lorsque l’on saisit «Testarossa TR 90» dans le champ de recherche d’une base de données, ce qui implique que les produits correspondent à une Testarossa TR 90. Toutefois, elle ne fait pas de distinction entre les pièces vendues sous la marque Testarossa TR 90 parce qu’elles ont été développées pour cette automobile, et celles qui sont de simples produits standard pouvant servir, en raison de la taille et d’autres caractéristiques, pour cette voiture, ainsi que pour d’autres voitures. Par conséquent, il ne ressort pas clairement des éléments de preuve que les pièces ont été produites par la titulaire de l’enregistrement international et avec son consentement à la création d’une part de marché pour la titulaire de l’enregistrement international.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

55
189 La titulaire de l’enregistrement international n’affirme ni ne démontre que ces produits portent la marque contestée, que ce soit sur les produits eux-mêmes, sur leurs emballages ou sur d’autres supports. En fait, cette irrégularité importante s’applique aux éléments de preuve dans leur ensemble. Au contraire, les pièces semblent être génériques et dépourvues de toute marque. L’affaire ressemble à des décisions concernant la déchéance de la marque LAMBRETTA pour des pièces de véhicules, dans lesquelles la preuve de l’usage démontrait simplement un usage descriptif (23/09/2015, R 352/2015-1, LAMBRETTA; 11/07/2017, R 453/2017-2, LAMBRETTA).
190 En particulier, il n’a pas été démontré que ces pièces ont été produites par la titulaire de l’enregistrement international ou avec son consentement. Il est rappelé que la protection du design n’est pas disponible, en vertu du règlement de l’UE sur les dessins ou modèles et de la directive de l’UE sur les dessins ou modèles, pour de nombreuses pièces automobiles et que la protection des pièces TESTAROSSA a expiré il y a longtemps. Les concurrents sont également libres de produire des pièces correspondant aux voitures
TESTAROSSA.
191 Par conséquent, il n’est pas possible de déterminer lesquelles des pièces peuvent être liées à TESTAROSSA en tant qu’identifiant d’entreprise, en particulier celles qui ont été produites dans le cadre d’un accord de licence conclu avec la titulaire de l’enregistrement international.
192 Il en va de même pour les produits qui mentionnent spécifiquement la marque contestée comme étant les «kits de services pour TESTAROSSA TR 85», à savoir «Gasket Set», composés de divers joints, bagues et autres petits articles, «tous les kits de services pour
TESTAROSSA TR 90», à savoir le «kit de service» pour un montant de 623,01 EUR, le
«195298/TR» pour un montant de 354,17 EUR et l'«ensemble de services» pour un montant de 850,84 EUR. Les différents kits énumèrent quelques petits articles, tels que «Tr Alternator Belt Chno» pour le prix de 15,20 EUR, «Champion Spark Plug» pour
10,58 EUR, «Fanbelt (climatisation)» pour 32,98 EUR, «Fuel Filter» pour 23,01 EUR,
«Testarossa Oil Filter» pour 30,16 EUR, ainsi que divers joints et bagues
193 En ce qui concerne le manuel [«Parts Book T/Rossa (90)(Copy) (Wallet Size)» pour un montant de 85,00 EUR], ou une feuille de spécification («Testarossa Specification
Sheet» pour un montant de 6,92 EUR), il s’agit de produits compris dans la classe 16 qui ne sont pas couverts par la marque en cause.
194 La simple indication «Testarossa», telle que «Testarossa oil filter», dans le système de gestion du marchandisage, sur le site web et sur les factures et les listes de pièces ne constitue pas un usage de la marque contestée pour des pièces, étant donné que le public cible n’établit pas régulièrement un lien entre cette indication et l’identité d’origine du filtre à huile (qui, de toute évidence, ne provient pas de la titulaire de l’enregistrement international, mais est fourni par un fabricant tiers), mais uniquement avec le fait que la pièce détachée est destinée à un tel véhicule. Le demandeur en nullité a démontré que le prétendu «TESTAROSSA OIL FILTER 19200» (pièce B) n’est même pas disponible sur le site web de MARANELLO. Le filtre à huile porte uniquement la mention «FERRARI». Cela est d’autant plus vrai lorsque les pièces sont citées avec d’autres marques, telles que les «pneus Michelin».
195 La titulaire de l’enregistrement international commet une erreur lorsqu’elle affirme qu’il est admis que l’usage d’une marque sur une facture est reconnu pour démontrer la nature
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

56
de l’usage en tant que marque. Tel n’est le cas que si la marque est utilisée en tant qu’indication de l’origine pour la pièce facturée et n’indique pas simplement sa destination.
196 L’indication qu’un service a été fourni pour un véhicule de Testarossa, par exemple dans une facture, ne constitue pas un usage de la marque pour ce service. Elle n’est comprise par le public ciblé que comme une désignation de référence. Cela est d’ores et déjà évident si l’on considère que ce service ne doit pas nécessairement être fourni par des garages affiliés à la titulaire de l’enregistrement international et que les tiers ne sont pas non plus empêchés de facturer et d’assurer l’entretien d’un véhicule Testarossa en tant que tel.
197 La situation peut être différente pour les pièces de rechange qui portent la marque elle- même, comme le collecteur d’air ou la plaque modèle «TESTAROSSA» elle-même. Toutefois, d’après les preuves fournies, ces pièces n’ont été livrées que dans des cas isolés, ce qui ne peut être considéré comme un effort sérieux de promotion de la vente de pièces détachées, même si l’on tient compte du fait que le nombre de véhicules adaptés est faible.
198 Il en va de même pour l’usage du signe par les distributeurs de services et de pièces détachées.
Autres décisions
199 La chambre de recours n’a pas trouvé de nombreux arrêts traitant de l’usage sérieux des produits d’occasion. Elle a pris connaissance du jugement de l'Oberlandesgericht Düsseldorf (I-20 U 131/17, 2a O 174/16, Landgericht Düsseldorf), à la suite d’une décision préjudicielle de la Cour de justice sur la marque «TESTAROSSA», qui est accessible au public et connue des deux parties.
200 La présente décision n’aboutit que partiellement au même résultat, en ce qui concerne les pièces de rechange et les services de certification. Elle diffère en ce qui concerne la vente d’automobiles d’occasion.
201 Toutefois, une analyse du raisonnement montre que l'Oberlandesgericht est parvenu à ses conclusions sur la base de différents faits et éléments de preuve présentés par la titulaire de l’enregistrement international dans le cadre de cette procédure nationale. En particulier, il semble qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que les concessionnaires agréés étaient liés à la titulaire de l’enregistrement international d’une manière telle qu’ils n’étaient pas des commerçants indépendants pour les automobiles d’occasion, mais qu’ils avaient le consentement pertinent de la titulaire de l’enregistrement international dans le commerce des dix automobiles Testarossa d’occasion au cours de la période pertinente pour l’Allemagne. La demande de décision préjudicielle indiquait déjà que la titulaire de l’enregistrement international elle-même ou les licenciés participaient au commerce de voitures d’occasion (voir le résumé des faits de l’arrêt du 22/10/2020, affaires jointes C-720/18 et C-720/18, Testarossa, EU:C:2020:854, au paragraphe 30 ci-dessus, sous le point a, et l’explication donnée dans l’arrêt, § 56, 59).
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

57
202 Comme expliqué ci-dessus, cela n’a pas été démontré en l’espèce. Il n’est pas suffisant que l’usage sérieux de la marque apparaisse probable ou crédible, encore faut-il qu’une preuve de cet usage soit rapportée (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 40).
203 La présente affaire présente certaines similitudes avec l’arrêt relatif à l’usage d’occasion de la marque «AIWA» [High Court of Justice Chancery Appeals (ChD) [2019] EWHC 3468 (Ch), point 51 – AIWA]. La présente décision est conforme à l’argumentation juridique, qui établit une distinction entre l’épuisement et l’usage de la marque. Les faits de la décision «AIWA» sont exemplaires: La titulaire de la marque estimait que la marque «AIWA» avait été utilisée de manière à préserver les droits parce que des tiers avaient par la suite proposé et vendu des voitures d’occasion AIWA – après la distribution initiale par la titulaire de la marque. Dans un tel cas, le titulaire de la marque n’a pas donné son consentement préalable à l’usage. Son autorisation ultérieure n’est pas suffisante, outre l’absence d’intention d’utilisation par un tiers, de la part des tiers dans la chaîne de distribution.
Frais
204 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure de déchéance ou de recours doit supporter les taxes exposées par l’autre partie.
205 En ce qui concerne le recours R 334/2021-5, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par le demandeur en nullité aux fins de la procédure de recours. Ces frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité, qui s’élèvent à 550 EUR.
206 Étant donné que le recours R 343/2017-5 n’a pas été accueilli, la titulaire de l’enregistrement international doit supporter les frais exposés par le demandeur en nullité aux fins de la représentation professionnelle dans la procédure de recours. Ces frais s’élèvent à 550 EUR.
207 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Toutefois, puisque la déchéance de l’enregistrement international est prononcée pour le surplus, la titulaire de la MUE supporte l’intégralité des frais exposés par la demanderesse en annulation, à savoir la taxe d’annulation de 700 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en annulation de 450 EUR. Le montant total pour toutes les procédures s’élève à 2 970 EUR.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA

58
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. disjoint les recours R 334/2017-5 et R 343/2017-5 du recours R 887/2016-5;
2. annule la décision attaquée en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 12: Automobiles.
3. déclare que la déchéance de la marque contestée est également prononcée pour ces produits en ce qui concerne le recours R 334/2017-5 du demandeur en nullité;
4. rejette le recours R 343/2017-5 de la titulaire de l’enregistrement international;
5. prend acte du fait que les conditions de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE n’ont pas été remplies;
6. condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par le demandeur en nullité aux fins des procédures de recours R-334/2017 5 et R-343/2017 5 et de la procédure d’annulation, pour un montant total de 2 970 EUR.
29/08/2023, R 334/2017-5 & R 343/2017-5, TESTAROSSA