DC 20-0021 Le 28/05/2021

DECISION

DE CLOTURE DE LA PROCEDURE EN DECHEANCE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou de déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.-FAITS ET PROCEDURE

1. Le 17 mai 2020, Monsieur X (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC20-0021 contre la marque n°12/3894040, déposée le 02 février 2012, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société par actions simplifiée PMJC (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 20012-30 du 27 juillet 2012.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La société par actions simplifiées SODIP est devenue titulaire de la marque contestée pour les produits de la classe 3 par suite d’une transmission partielle de propriété inscrite sous le n°640137 publiée au BOPI 2015-06 du 26 janvier 2015. 2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée : « Classe 3 : Savons, savons de toilette, produits de parfumerie, parfums, eaux de Cologne et de toilette, huiles essentielles, produits cosmétiques, crèmes, laits, lotions, gels pour le visage et le corps, à usage cosmétique ; préparations pour le bain à savoir sels et huiles pour le bain (cosmétiques), crèmes teintées, mascara, ombres à paupières, crayons à usage cosmétique, poudres, fards, vernis à ongles, rouge à lèvres ; produits pour le démaquillage sous forme de laits, lotions, crèmes, gels ; talc pour la toilette ; lotions, gels pour les cheveux et le cuir chevelu ; lotions, gels, mousses, crèmes avant et après rasage ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau sous forme de crèmes, huiles, gels solaires, laits et crèmes après solaire ; dentifrices, shampooings, déodorants à usage personnel ; Classe 9 : Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes ; Classe 18 : Produits en cuir et imitations du cuir, non compris dans d’autres classes à savoir boîtes en cuir ou en carton-cuir, enveloppes en cuir ou imitations du cuir ; coffres, sacs et trousses de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity-cases, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d’épaule, mallettes pour documents, porte-documents, serviettes pour documents, cartables, pochettes (sacs à main), articles de maroquinerie à savoir porte-cartes (portefeuilles), bourses, étuis pour clés ; parapluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges ; fouets, harnais et sellerie ; Classe 25 : Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et enfants ; chandails, gilets, pull- overs, tricots (vêtements), vestes, vareuses, jerseys (vêtements), manteaux, capes de fourrure, gabardines, imperméables, paletots, vêtements imperméables, vêtements de gymnastique, parkas, pèlerines, pardessus, vêtements en cuir, vêtements en imitations du cuir, uniformes, costumes, habits, pantalons, pantalons en jeans, robes, jupes, chemises, chemisettes, blouses, pyjamas, chemises de nuit, t-shirts, shorts, combinaisons, pochettes (habillement), cravates, foulards, cache-col, bonnets, casquettes, châles, bandanas, écharpes, gants (habillement), mitaines, collants, chaussettes, bretelles, ceintures (habillement), lingerie, caleçons, jupons, chapellerie, maillots, maillots de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, couvre oreilles, chaussures, bottes, chaussures de ski, chaussures de sport, sandales, souliers ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».

4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance, seule une demande de répartition des frais ayant été transmise.

5. L’Institut a informé les titulaires de la marque contestée de la demande en déchéance et les a invités à se rattacher au dossier électronique, par courriers simples envoyés aux adresses indiquées lors du dépôt et sur la demande en déchéance, pour la société PMJC, ainsi qu’à l’adresse renseignée lors de l’inscription de la cession partielle, pour la société SODIP.

6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date 10 juin 2020, reçu le 12 juin 2020. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non- exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7. En outre, le 26 juin 2020, un courrier a été transmis à la société CASTELBAJAC CO, en sa qualité de cessionnaire suite à la cession partielle inscrite le 12 juin 2020 sous le n° 788604 et publiée au BOPI 2020-29 du 13 juillet 2020, l’informant de la procédure en cours.

8. Le 10 août 2020, les titulaires de la marque contestée ont transmis plusieurs demandes de renonciations partielles déposées les 5 et 10 août 2020 ainsi que le 2 septembre 2020 et le 8 novembre 2020.

9. La procédure a été suspendue à l’initiative de l’Institut en l’attente de l’inscription de ces renonciations au registre national des marques, inscriptions qui ont eu lieu respectivement sous les n°0793049 et 0793046, publiées au BOPI 2020-38 du 18 septembre 2020 ainsi que sous les n°0799130 et 0807100, publiées au BOPI 2020-48 du 27 novembre 2020 et au BOPI 2021-05 du 05 février 2021.

10. Par courrier du 11 janvier 2021, l’Institut a informé les parties de la cessation des effets de la marque contre laquelle la demande en déchéance a été formée, les renonciations partielles portant sur l’ensemble des produits revendiqués sous la marque. Ce courrier impartissait au demandeur un délai jusqu’au 25 février 2021 pour présenter des observations de nature à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond en l’absence de quoi, la procédure serait clôturée.

11. Le demandeur a, par courrier du 11 janvier 2021, présenté des observations visant à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond. Elles ont été transmises aux titulaires de la marque contestée, invités par l’Institut à soumettre leurs propres observations, en vertu du principe du contradictoire, au plus tard le 22 avril 2021.

12. Les titulaires de la marque contestée ont versé leurs observations le 22 avril 2021, transmises en application du principe du contradictoire au demandeur.

Prétentions des parties Le demandeur

13. Lors du dépôt de la demande en déchéance, le demandeur n’a pas transmis d’exposé des moyens mais a néanmoins demandé le remboursement de l’intégralité des frais exposés conformément aux termes de l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.

14. Dans ses observations de nature à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond, le demandeur indique :

— que le titulaire de la marque contestée serait en mesure d’opposer ses droits sur cette marque sur la période antérieure à sa renonciation, et alors qu’il n’a jamais fait usage de sa marque depuis la publication de son enregistrement le 27 juillet 2012 ;

— que la période de référence à prendre en compte est celle entre le 27 juillet 2012 et le 28 juillet 2017, et qu’il convient de prononcer la déchéance de la marque contestée à l’issue de cette période, soit le 28 juillet 2017 ;

— que le titulaire de la marque contestée lui a déjà opposé ses marques ces derniers mois en vue de tenter d’interdire qu’il signe ses créations sous son nom ; il cite à cet égard, à titre d’exemple une décision du Tribunal judiciaire du 26 juin 2020 (pièce 1) dans laquelle le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

titulaire de la marque contestée a été débouté de ses demandes de contrefaçon des marques françaises JC DE CASTELBAJC n° 3201616 et JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC n°1640795 ;

— sa crainte de se voir opposer la marque contestée qui serait parfaitement justifiée par les procédures engagées par le titulaire de la marque contestée à son encontre. Il cite à cet égard une opposition du 5 septembre 2016 (pièce 2) portant sur la marque de l’Union Européenne CASTELBAJAC n°015635683 et fondée notamment sur la marque n°3894043 dont il s’est vu contraint de demander l’annulation (pièce 3) pour laquelle il a obtenu gain de cause ;

— qu’il lui est primordial d’obtenir une décision sur le fond afin de bénéficier de la répartition des frais et de se faire rembourser de l’intégralité des frais engagés d’autant plus qu’il a été contraint d’engager devant l’Institut pas moins de dix actions.

Le titulaire de la marque contestée 15. Il indique que le demandeur ne justifie d’aucun intérêt à obtenir une décision sur le fond. Il relève à cet égard :

— que la décision du Tribunal judiciaire du 26 juin 2020 ne concerne pas la marque contestée mais est relative aux marques n°3201616 et 1640795 ;

— que s’il a opposé la marque semi-figurative n°3894043 dans le cadre de l’opposition formée devant l’EUIPO, ce serait uniquement pour faire valoir ses droits sur l’élément verbal « CASTELBAJAC » ;

— que la marque contestée n’a jamais été opposée au demandeur de sorte que ses craintes ne sont pas justifiées.

— que le demandeur ne soutient pas avoir exploité ce signe ou un signe similaire en sorte qu’en l’absence de toute exploitation il n’a rien à craindre de la survivance de la marque contestée et que si tel devait être le cas, le demandeur pourrait toujours, à titre reconventionnel, en demander la déchéance.

16. Enfin, concernant la répartition des frais, le titulaire de la marque contestée, rappelle qu’il relève de la seule volonté du demandeur le fait d’avoir engagé dix procédures devant l’Institut.

II.- DECISION

17. L’article R.716-11° du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la procédure en nullité ou en déchéance est clôturée : « Lorsque les effets de la marque contre laquelle la demande est formée ont cessé, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond ».

18. Il ressort de la jurisprudence que l’intérêt légitime n’existe que tant que la décision est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice au demandeur (CJUE, 24 mars 2011, C- 552/09 P, TiMi KiNDERJOGHURT c/ KINDER) et qu’il lui appartient donc de démontrer que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

l’intérêt dont il se prévaut est né et actuel ou à tout le moins qu’il concerne une situation future d’ores et déjà certaine (TUE, 03/05/2018, T-193/17 Ceram Tec GmbH).

19. En l’espèce, la demande en déchéance a été présentée le 17 mai 2020. Plusieurs renonciations partielles aboutissant à une cessation totale des effets de la marque contestée, ont été déposées les 5 et 10 août 2020 ainsi que le 2 septembre 2020 et le 8 novembre 2020, inscrites au registre national des marques respectivement sous les n°0793049 et 0793046, publiées au BOPI 2020-38 du 18 septembre 2020 ainsi que sous les n°0799130 et 0807100, publiées au BOPI 2020-48 du 27 novembre 2020 et au BOPI 2021-05 du 05 février 2021.

20. Il s’agit donc pour le demandeur de justifier de son intérêt à poursuivre la procédure de déchéance, bien que les effets de la marque contestée aient cessé du fait des renonciations. Il lui incombe de démontrer un intérêt légitime réel, direct et actuel à obtenir une décision avec une date de cessation d’effet antérieure à celle des renonciations à la marque.

21. Dans ses observations visant à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond, le demandeur demande à l’Institut de prononcer la déchéance de la marque contestée le 28 juillet 2017, c’est-à-dire à l’issue d’une période de référence entre le 27 juillet 2012 et le 28 juillet 2017 (publication de son enregistrement le 27 juillet 2012).

22. Il n’apporte toutefois aucun élément attestant que la marque contestée serait invoquée dans le cadre d’une action en justice ou d’une procédure administrative en déchéance ou en nullité, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’intérêt dont il se prévaut est né et actuel. 23. En outre, s’il est avéré que les parties ont des relations litigieuses, rien ne permet de démontrer que le titulaire de la marque contestée, a l’intention de défendre les droits de la marque contestée pour la période s’écoulant entre la date à laquelle le demandeur a demandé à ce que ce que la déchéance soit prononcée, le 28 juillet 2017 et celles des renonciations successives.

24. En effet, s’il est établi que le titulaire de la marque contestée a déjà engagé par le passé des procédures à son encontre, ce dernier indique que la marque contestée n’a jamais été opposée dans le cadre d’une action en justice ou d’une procédure en nullité au demandeur.

25. En outre, ainsi que le souligne le titulaire de la marque contestée, la décision du Tribunal judiciaire du 26 juin 2020 ne concerne pas la marque contestée , mais les marques JC DE CASTELBAJAC et JEAN CHARLES DE CASTELBAJAC ; au demeurant, ainsi que le relève lui-même le demandeur, le tribunal judiciaire a débouté le titulaire de la marque contestée de sa demande.

26. Enfin, si le titulaire de la marque contestée s’est prévalu, notamment dans le cadre de l’opposition formée le 5 septembre 2016 à l’encontre de la marque verbale de l’Union Européenne « CASTELBAJAC » n° 015635683, de plusieurs de ses marques, la seule marque composée de l’élément verbal LIGNEE constitutif de la marque contestée est la marque française n°3894043 qui comporte également l’élément verbal « CASTELBAJAC », inscrit en gras et dans une typographie de plus grande taille. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il ressort des éléments apportées que l’intention du titulaire de la marque contestée semblait être de faire valoir ses droits sur l’élément verbal « CASTELBAJAC », et non sur l’élément verbal LIGNEE.

27. Aussi, il n’est pas établi que la situation dans laquelle le demandeur pourrait se voir opposer la marque contestée est certaine, ses craintes tenant aux agissements que pourraient avoir le titulaire de la marque contestée n’étant qu’hypothétiques.

28. Il en va d’autant plus ainsi qu’il a renoncé à sa marque peu de temps après la notification de la demande en déchéance.

29. En tout état de cause, comme le soulève le titulaire de la marque contestée, si une telle situation devait se produire, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, il sera toujours possible au demandeur de demander à titre reconventionnel la déchéance de la marque contestée.

30. Le demandeur ne justifie donc pas davantage que l’intérêt légitime invoqué concerne une situation future d’ores et déjà certaine. 31. Enfin, l’Institut ne saurait valablement retenir le fait que le demandeur aurait un intérêt à obtenir une décision au fond afin de bénéficier de la répartition des frais.

32. En effet, donner droit à un tel argument serait susceptible de vider de sa substance l’article R.716-11 du Code de la propriété intellectuelle dont il doit être rappelé qu’il n’a pas vocation à permettre au demandeur d’obtenir réparation, mais bien d’obtenir une décision permettant de lui conférer un bénéfice par son résultat, par le prononcé d’une date de cessation des effets de la marque contestée antérieure à celle de la renonciation.

33. En outre, il serait contraire au principe d’efficacité de la procédure de faire reprendre la procédure uniquement pour que le demandeur obtienne le remboursement de ses frais alors que le choix d’introduire cette demande en déchéance devant l’Institut lui appartenait.

34. Par conséquent, le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : Le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir une décision au fond. Article deux : La procédure en déchéance DC20-0021 est clôturée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI