NL 20-0044 Le 14/06/2021 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1^er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 25 juin 2020, la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited, société de droit anglais (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL20- 0044 contre la marque n°14 4 089 290 déposée le 7 mai 2014, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur X, est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2015-13 du 27 mars 2015.

2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité des produits et services désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :

«Classe 9 : Appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la 1

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transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; tablettes électroniques, ordiphones (Smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; batteries électriques ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

Classe 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ; Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ».

3. Le demandeur invoque les motifs de nullités suivants :

— un motif de nullité absolue fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi ;

— un motif de nullité relative fondée sur une atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal PS, déposée le 25 juillet 2012 et enregistrée sous le n°011071131, dont la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited est titulaire ;

— un motif de nullité relative fondée sur une atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne portant sur le signe alphanumérique PS4, déposée le 19 août 2013 et enregistrée sous le n°012075354, dont la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited est titulaire.

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Un courrier aux termes duquel le demandeur informait l’Institut avoir connaissance d’une autre adresse postale aux fins de joindre le titulaire de la marque contestée, a également été transmis.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse du déposant ainsi qu’à l’adresse du titulaire de la marque contestée indiquée par le demandeur lors du dépôt de sa demande en nullité.

6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée à la suite de son rattachement au dossier électronique, par courrier recommandé en date du 27 août 2020, reçu le 1^er septembre 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

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7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations dans le délai imparti lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 6 novembre 2020, reçu le 12 novembre 2020.

8. Le demandeur a présenté des observations en réponse dans le délai d’un mois imparti, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier en date du 15 décembre 2020, reçu le 17 décembre 2020.

9. Le titulaire de la marque contestée a présenté des secondes observations en réponse dans le délai d’un mois imparti, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 19 janvier 2021, reçu le 21 janvier 2021.

10. Le demandeur a présenté des secondes et dernières observations en réponse dans le délai d’un mois imparti, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier en date du 25 février, reçu le 27 février 2021.

11. Le 29 mars 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté ses troisièmes et dernières observations en réponse, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier du 31 mars 2021.

12. La phase d’instruction étant terminée à l’expiration du troisième et dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 29 mars 2021 (les 27 et 28 mars 2021 était un samedi et un dimanche).

Prétentions du demandeur

13. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir les arguments suivants :

— « Depuis le lancement le 3 décembre 1994 de la première console de jeux, 500 millions de consoles ont été vendues dans le monde ». Les consoles de jeux du demandeur connaissent un succès commercial en France et dans le monde et font l’objet d’efforts de publicité et de marketing importants.

— La marque contestée a été déposée de mauvaise foi par son titulaire dès lors d’une part, que le signe PS5 est nécessaire à l’activité du demandeur, toutes les consoles depuis 1994 étant commercialisées sous la dénomination PlayStation et sous l’abréviation PS suivies d’un numéro, d’une lettre ou d’un mot correspondant au modèle de la console et que, d’autre part, le titulaire de la marque contestée était conscient des intérêts du demandeur lors du dépôt de la marque contestée car 104 millions de consoles ont été vendues entre 1994 et 2004. Le dépôt a été fait dans le seul but d’entraver les intérêts du demandeur et la marque contestée n’a fait l’objet d’aucun usage.

— L’usage de la marque contestée porte atteinte à la renommée des marques de l’Union européenne PS n°011071131 et PS4 n°012075354 en ce que ces dernières bénéficient chacune d’une renommée dans l’Union européenne pour des « consoles de jeu, jeux vidéos et logiciels y afférents », que les signes en cause sont similaires et qu’ainsi le public pertinent établira un lien entre les marques en cause.

— Le demandeur sollicite enfin que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée conformément aux dispositions de l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.

14. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur réitère son argumentation développée dans son exposé des moyens et répond aux arguments du TMC :

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— Le demandeur « ne poursuit pas une ambition de persécution des petits entrepreneurs mais cherche seulement à protéger ses intérêts et droits de propriété intellectuelle lorsqu’ils sont menacés ».

— Il conteste la pertinence des deux articles fournis par le titulaire de la marque contestée pour étayer le fait qu’il n’était pas évident que Sony nomme sa nouvelle console PS5 en soutenant que ces deux articles de blog sont sortis en 2018 soit 4 ans après le dépôt de la marque contestée et qu’ils se contentent d’évoquer la possibilité pour Sony de modifier sa charte de nommage.

— Il met en exergue le fait que le titulaire de la marque contestée n’apporte aucun élément démontrant une matérialisation, une maquette de son projet, ni aucun business plan : « Il est évident que le déposant se cache derrière ce prétexte de confidentialité pour pallier l’absence d’éléments démontrant ne serait-ce que l’existence d’un tel projet. La réponse de X ne fait que conforter Sony dans sa conviction que le dépôt du signe « PS5 » ne correspond à aucun autre projet que de celui d’entraver ses intérêts. »

15. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur réitère son argumentation et répond aux précédentes observations du titulaire de la marque contestée en faisant valoir que ce dernier n’apporte toujours aucun élément matérialisant son projet et affirme ne pas avoir jugé utile de démontrer le fait que Sony n’avait pas l’intention de dénommer sa nouvelle console PS5 en collectant tous les articles de sites internet qui mentionneraient cet élément.

Prétentions du titulaire de la marque contestée

16. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée fait valoir les arguments suivants :

— Il soutient, étant fan de football depuis l’enfance, avoir souhaité lancer en 2014 alors qu’il était étudiant « un nouveau concept de football en salle 5 contre 5 connecté […] avec le nom diminutif PS5 : Play Soccer Five » et indique avoir mis en attente son projet, faute de trouver des financements, aux fins de lui permettre de continuer à épargner, de finaliser son projet et de trouver un partenaire financier.

— Il précise être encore actuellement en phase de projet et non de lancement et qu’il va « prochainement s’associer à une personne morale qui pourra poursuivre ce projet, [ils seront] deux décideurs et entrepreneurs sur cette entreprise. L’actualité du moment COVID-19 ne fait que retarder cette échéance ».

— Il expose avoir été informé fin 2019-début 2020, que SONY souhaitait appeler sa nouvelle console de jeux PS5 et indique avoir fait opposition au dépôt de la marque de l’Union européenne déposée par SONY.

— Il soutient qu’il n’était pas évident que la marque PS5 allait être le nom de la prochaine console du demandeur. Aux fins d’appuyer cette argumentation, le titulaire de la marque contestée a fourni deux extraits du site internet www.presse-citron.net du 9 octobre 2018 et du 20 juillet 2019.

— Il affirme enfin qu’il ne lui est « pas acceptable d’assister à la déchéance de [sa] marque pour une entreprise qui se dit propriétaire de toutes les marques commençant par PS suivi d’un chiffre sous prétexte qu’elle se dit poursuivre une suite logique dans ses créations de marque.»

17. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée réitère son argumentation développée dans ses premières observations et la complète en faisant valoir notamment les éléments suivants : 4

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- Il reconnaît expressément qu’il n’a « pas exploité officiellement sa marque PS pour plusieurs raisons ». Il était étudiant lors du dépôt de la marque contestée et « aucune banque n’a souhaité le financer pour son projet car, selon eux, ce dernier était trop risqué et non viable ». Il a donc repoussé le projet pour se constituer un capital financier en travaillant.

— Il soutient qu’il ne nuit pas au demandeur car la dernière console de jeux mise en vente depuis le 19 novembre 2020 est déjà en rupture de stock car les ventes explosent et que cette « console de jeux connaît un franc succès ».

— Il affirme sa bonne foi en rappelant qu’« il n’y avait aucune affirmation à la date de [son] dépôt de marque en 2014 que Sony allait appeler sa future console PS5 » et qu’« une console de jeux Sony sort tous les 6 ou 7 ans et que le dépôt de la marque concernée se fait en moyenne 7 mois avant chaque sortie de nouvelle console. La date de dépôt de [sa] marque PS5 a été faite le 7 mai 2014 soit six mois après la sortie de la console Sony PlayStation 4 et surtout sept ans et six mois avant la sortie de la PlayStation 5 de Sony. » Il soutient à cet égard que « si [son] but avait été de nuire à la société Sony, quel a été [son] intérêt de déposer [sa] marque PS5 six mois après la sortie de l’avant dernier console alors que l’éventuelle prochaine génération ne sortirait que dans 6 ou 7 ans. ».

— Il indique qu’il lui « semble tout à fait légitime de ne pas joindre l’esquisse ou partie de son business plan ou tout autre élément de preuves à [son] projet » et considère que « la confidentialité d’une création d’un projet commercial est absolue ». Il ajoute que « ce projet doit encore évoluer et mérite du temps pour aboutir à ce [qu’il a] défini ».

— Il soutient qu’il « n’empêche pas Sony d’utiliser la même marque que [lui] mais est-il possible d’envisager un changement de leurs classes de produits afin que les deux marques puissent cohabiter légalement ? Cela prouve encore ma volonté de ne pas vouloir nuire à cette entreprise car je soumets une proposition amiable que Sony n’a pas produite ».

18. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée réitère son argumentation précédemment développée et ajoute les éléments suivants :

— Il rappelle que le dépôt de la marque contestée n’est pas frauduleux et rappelle qu’il ne souhaite pas transmettre les éléments constitutifs de son business plan car « ce sont des éléments confidentiels qui [lui] permettront de donner naissance au projet ».

— Il indique que ses propositions pour faire coexister les marques en cause n’ont pas été suivies par le demandeur.

— Il affirme que l’éventuelle annulation de sa marque « n’affectera pas directement son projet car il n’est pas encore lancé officiellement mais cela aura un impact à son sens sur les valeurs et droits de chacun » et espère pouvoir lancer son entreprise de football en salle connectée à la fin de la crise sanitaire.

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II.- DECISION

A- Sur le motif absolu de nullité

1. Sur le droit applicable 19. La marque contestée a été déposée le 7 mai 2014, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.

20. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1^er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.

21. Ainsi, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi.

22. A cet égard, la Cour de cassation, a pu préciser que, toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774).

23. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond

24. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue.

25. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, aff. C- 320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

26. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).

27. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 6

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28. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.

29. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).

30. Ainsi, la connaissance de l’usage d’un signe antérieur identique ou similaire a pu être caractérisée lorsque le signe en cause est connu d’une très grande partie du public et/ou a fait l’objet d’une forte médiatisation. En effet, le Tribunal de l’Union européenne a pu juger que « […] l’intervenant avait soumis un dossier de preuves convaincant, établissant que ce dernier est un footballeur brésilien connu internationalement sous son prénom, N, et qu’il était déjà connu en Europe à la date pertinente, notamment pour ses résultats obtenus avec l’équipe nationale brésilienne de football […] il n’était pas concevable que le requérant n’ait pas été informé de l’existence de l’intervenant lorsqu’il a déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée » (TUE, 14 mai 2019, N, T-795/17, pts 30-36).

31. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe alphanumérique ci-dessous reproduit :

et que le demandeur invoque l’usage antérieur de signes proches, PS2, PS3 et PS4, pour désigner des consoles de jeux, des jeux vidéos et logiciels y afférents.

Connaissance de l’usage antérieur des signes PS2, PS3 et PS4 32. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 7 mai 2014. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur des signes PS2, PS3 et PS4 par le demandeur.

33. Il ressort des pièces fournies par le demandeur composés d’articles de presse et d’extraits de site Internet compris entre 2000 et février 2014 que les signes PS2, PS3 et PS4 utilisés par le demandeur pour désigner des consoles de jeux, ont fait l’objet d’une forte médiatisation et ont connu beaucoup de succès auprès du public en France et à travers le monde.

34. En effet, le demandeur a notamment produit les documents suivants :

— Article LSA conso du 21 novembre 2013 (Pièce 28) indique que : « La playstation de Sony a révolutionné le jeu vidéo en accompagnant sa mutation vers un loisir de masse […]

2000 : sortie de la PS2, 2007 : sortie de la PS3, 2013 : sortie de la PS4 En chiffres : 104 millions de PS vendues entre 1994 et 2004

157 millions de PS2, la console la plus vendue à ce jour » ;

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— Article Lemonde.fr du 14 janvier 2011(Pièce 40): « La playstation 3 devance toujours la Xbox360 … Pour la 3^e année consécutive, la PS3 arrive en tête des ventes avec 822 000 exemplaires vendues en 2010 contre 550 000 Xbox360. » ;
- Article challenges.fr du 18 février 2014 (pièce 42) : « Sony a vendu 5,3 millions de PS4 malgré les ruptures de stock. Le contrat est rempli pour Sony avant même le lancement de la Playstation 4 sur le marché japonais ce samedi 22 février, la console de salon de dernière génération a dépassé l’objectif fixé, selon des chiffres publiés, mardi 18 février. En vendant plus de 5,3 millions d’exemplaires de sa machine dans le monde, le géant japonais de l’électronique grand public fait mieux que les 5 millions prévus pour la fin de l’exercice fiscal, en mars prochain. » ;

— Article lesechos.fr du 21 février 2013 (pièce 43) : « la saga Playstation : trois générations de consoles mythiques. La Playstation 4, dévoilée mercredi par Sony, est l’héritière de grandes consoles de salon, dont la PS2, la plus vendue au monde à ce jour. […] Six ans après son arrivée sur le marché, Sony renouvelle l’expérience Playstation avec un deuxième modèle. Avec plus de 150 millions de PS2 écoulées et 1,5 milliards de jeux vendus pour la console, le géant de l’électronique s’affirme comme le nouveau leader du marché du jeu vidéo. […] Quand la Playstation 2 débarque en 2006, Sony accuse déjà un an de retard sur son nouveau concurrent Microsoft, qui a ouvert une nouvelle génération de consoles avec la Xbox. Depuis le retard a été comblé, et les deux constructeurs sont désormais au coude à coude en termes de vente, avec environ 73 millions de machines écoulées. Fort de son savoir-faire dans la télévision, Sony convertit le monde du jeu vidéo à la HD avec sa nouvelle console. L’intégration d’un lecteur Blu-Ray a contribué au succès de la PS3… » ;

— Article lemonde.fr du 20 février 2013 (pièce 48) : « PS4 : dans la guerre des consoles, Sony prépare la bataille du salon … Comme le laissaient entendre des fuites, avant la soirée de présentation à New York, la machine qui n’a pas été montrée, sera fondée sur un processeur à huit cœurs. Sony a aussi fait la démonstration de fonctions sociales. La PS4 promet ainsi une intégration poussée aux réseaux sociaux … » ;

— Article lemonde.fr du 11 juin 2013 (pièce 49) : « Playstation 4 : Sony à l’offensive dans la bataille du salon. Sony a présenté lundi à Los Angeles sa nouvelle console, la Playstation 4, qui combine vidéo, musique, télévision et jeux… La PS4 sera lancée de concert avec des offres spéciales sur le service de vidéo et de musique Sony Unlimited, renforçant la vocation de centre de divertissement familial de la console qui conserve par ailleurs son attrait pour les joueurs les plus endurcis. Sony continuera cependant de commercialiser des contenus pour la PS3. » ;

— Article gameblog.fr du 29 novembre 2013 (pièce 50) : « PS4, des milliers de joueurs devant le Sony Store de Paris… Comme vous le savez sans doute, la PS4 sort aujourd’hui en France. Si la demande de joueurs semble être forte, les stocks sont quant à eux réduits. La semaine dernière, Sony France annonçait mettre à disposition pas moins de 800 packs PS4 sans précommande au Sony Store de Paris… Nous sommes allés sur place pour vous montrer l’important attroupement devant la boutique. » ;

— Article www.gentside.com du 13 janvier 2014 (pièce 52) : « PS4 : rupture de stock pour la Playstation 4 jusqu’en mars/avril. La Playstation 4 détient probablement le record de la console la plus difficile à obtenir depuis son lancement en novembre. A l’origine disponible uniquement pour les personnes ayant pré-commandé la machine bien avant sa sortie, elle a été fournie au compte-gouttes auprès des revendeurs français. … La nouvelle génération de consoles aura connu un succès qui nous a confirmé que le marché du jeu vidéo est plus que jamais porteur. Avec plus de 4,2 millions d’exemplaires écoulés depuis sa sortie, la console de 8

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Sony a pris de l’avance sur Microsoft et ses 3 millions de Xbox One vendues. Si la Xbox One est encore facile à trouver sur les points de vente spécialisés, la PS4 ne s’en sort néanmoins pas aussi bien que sa rivale, puisqu’elle n’est plus en stock dans la quasi-totalité des revendeurs en France… ».

35. Il en résulte que les signes PS2 et PS3 qui désignent des consoles de jeux sorties respectivement en 2000 et 2007 et commercialisées en millions d’exemplaires, ont fait l’objet d’un usage ancien et largement relayé dans la presse auprès du public. Il en est de même du signe PS4 qui désigne la nouvelle console de jeu du demandeur lancée fin novembre 2013 soit quelques mois avant le dépôt de la marque contestée le 7 mai 2014, et qui a connu dès sa sortie un grand succès également largement relayé dans la presse.

Dès lors, le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer, au jour du dépôt de la marque contestée le 7 mai 2014, l’usage antérieur des signes PS2, PS3 et PS4 du fait de leur durée d’utilisation, de leur importante exploitation et de leur notoriété pour désigner des consoles de jeux et jeux vidéos y afférents.

L’intention du titulaire de la marque contestée 36. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.

37. A cet égard, il a pu être décidé que l’intention du demandeur est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. « Ainsi, l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque communautaire un signe sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. En effet, dans un tel cas la marque ne remplit pas sa fonction essentielle, consistant à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance » (CJUE 11 juin2009, Lindt Goldhase C-529/07,).

38. Il a également pu être jugé que l’intention malhonnête du titulaire peut également se déduire de la démarche parasitaire qu’il entreprend par le dépôt de la marque contestée : « […] dans les circonstances de l’espèce, aucune autre raison que la volonté d’exploiter la renommée de l’intervenant pour en tirer profit n’était susceptible d’expliquer le dépôt de la marque contestée par le requérant. Au regard des éléments qui précèdent, il convient donc de constater que le requérant échoue à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il a volontairement procédé au dépôt de la marque contestée dans l’intention de créer une association entre cette dernière et l’intervenant » (TUE, 14 mai 2019, N, T-795/17).

39. En l’espèce, le dépôt litigieux a été effectué par le titulaire de la marque contestée le 7 mai 2014 soit quelques mois après le lancement de la nouvelle console de jeux PS4 qui a connu un succès mondial.

40. De plus, la marque contestée est constituée des lettres PS suivies du chiffre 5 soit des éléments similaires aux signes antérieurement utilisés par le demandeur, les lettres PS suivies des chiffres 2, 3 et 4. Comme le souligne le demandeur, « moins de six mois après le lancement de la PS4 en France le 29 novembre 2013, X procédait au dépôt de la marque française PS5, le 7 mai 2014, pour viser des produits et services des classes 9, 28 et 41, soit les classes désignées par les marques PS de Sony ».

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41. Il ressort des éléments ci-dessus exposés que les signes PS2, PS3 et PS4 jouissaient d’une notoriété bien établie en France au jour du dépôt de la marque PS5, ce qui n’est pas contesté par son titulaire.

42. Compte tenu du mode de désignation des versions successives des consoles de jeu adopté par le demandeur, ce dernier était susceptible d’avoir vocation à faire usage dans le cadre de son activité du signe PS5 pour une nouvelle console à venir.

43. Cette possibilité était d’ailleurs déjà évoquée quelques semaines après le lancement de la console PS4 comme le montrent les extraits de sites Internet ou blogs dédiés aux nouvelles technologies ou au divertissement fourni par le demandeur qui indiquent notamment :

— Site internet PS5-actu.fr du 4 février 2014 (pièce 31) : « PS5 premiers concepts 3D : des premiers concepts de la PS5 apparaissent d’ores et déjà sur internet et ce seulement quelques mois après la sortie de la PS4… » ;

- Article www.melty.fr du 29 novembre 2013 – pièce 29 « : « PS4 : six ans d’attente pour la PS5 ? » « La PS4 débarque à peine en France qu’on se demande déjà dans combien de temps sortira la PS5. La PS4 est disponible depuis ce vendredi 29 novembre en France » ;
- Site internet melty.fr du 4 février 2014 (pièce 33) : « Playstation 5 : premières photos de la console Sony de 2018 (concept). La PS5 continue à faire parler delle avec un nouveau concept imaginé par un designer en robotique alors que sa petite sœur, la PS4 bat des records de ventes depuis sa sortie en novembre 2013 »

44. Le titulaire de la marque contestée soutient que s’« il paraît évident pour le demandeur que la marque PS allait être le nom de leur prochaine console, beaucoup de sources dévoileraient le contraire ». A cet égard, il se fonde sur deux articles extraits du site Internet www.presse- citron.net, respectivement du 9 octobre 2018 affirmant qu’ « il n’est pas encore certain que le successeur de la PS4 s’appellera PlayStation 5 » et du 20 juillet 2019 relevant que dans les communications du demandeur dans les pages du PlayStation Magazine UK, « à aucun moment les termes PS5 ou PlayStation 5 ne sont abordés ».

45. Toutefois, s’il n’était pas certain que la prochaine console de jeu serait nommée PS5, il n’en demeure pas moins que le demandeur a démontré un usage public sérieux, ancien et particulièrement connu du grand public, des signes proches PS2, PS3 et PS4.

46. Le titulaire de la marque contestée ne pouvait donc ignorer qu’une console de jeu PS5 pouvait être commercialisée par le demandeur. En effet, comme le relève le demandeur dans ses observations, « il ne faisait aucun doute qu’une nouvelle génération de console verrait le jour, au regard de la pratique commerciale existant depuis 20 ans et de son franc succès. En d’autres termes, il ne s’agissait pas d’un pari risqué que d’envisager la sortie d’une PS5 dans le futur ».

47. En outre, le titulaire de la marque contestée indique ne pas avoir encore exploité la marque contestée. En effet, s’il soutient avoir déposé la marque PS5 pour désigner « un nouveau concept de football en salle 5 contre 5 connecté […] avec le nom diminutif PS5 : Play Soccer Five », il précise à plusieurs reprises dans ses observations que son concept est encore au stade de projet et non de lancement et qu’« aucune banque n’a souhaité le financer pour son projet, selon eux ce dernier était trop risqué et non viable. ».

48. A cet égard, comme le relève le demandeur, aucune matérialisation, maquette ou esquisse ni aucun message, échange ou email n’a été fourni par le titulaire de la marque contestée afin de démontrer l’exploitation de sa marque ou, à tout le moins, un commencement d’exploitation.

49. Dans ces conditions, il ressort des éléments objectifs développés ci-dessus que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur en le privant par 10

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anticipation du signe dont il est susceptible d’avoir vocation à faire usage dans le cadre de son activité, en sorte que la mauvaise foi est caractérisée.

50. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits et services désignés dans son enregistrement. B- Sur les motifs relatifs de nullité

1. Sur le droit applicable

51. Comme précédemment exposé, la validité de la marque contestée lors de son dépôt doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1^er juillet 1992 dans sa version en vigueur à cette date.

52. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4».

53. A cet égard, en application des articles L.711-4 et L.714-3 combinés du code précité et conformément à la jurisprudence (notamment Cass. Civ. Com. , 7 juin 2016, 14-16.885), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque portant atteinte à la renommée d’une marque antérieure.

54. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond

55. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est notamment fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne PS n°011071131 ainsi que sur l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne PS4 n°012075354.

56. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou dans le cas d’une marque de l’Union européenne dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à- dire un usage sans juste motif de la marque contestée qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte.

a) Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque PS n°011071131

57. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

58. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 7 mai 2014. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque de l’Union européenne antérieure PS n°011071131 a acquis 11

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une renommée dans l’Union européenne avant cette date, pour les produits et services pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, à savoir :

« Classe 9 : Matériel informatique; Logiciels; Jeux informatiques et vidéo; Programmes de jeux vidéo pour ordinateur; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Logiciels de jeux vidéo; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; Logiciels téléchargeables de jeux vidéo; Périphériques informatiques; Contrôleurs et Manettes de jeux vidéo; Pièces et accessoires pour tous les produits précités; Étuis et sacs pour tous les produits précités.

Classe 28 : Consoles de jeux informatiques; Appareils de jeux pour ordinateurs; Appareils de jeux vidéo; Appareils et instruments électroniques, tous pour jeux informatiques; Jeux, jouets; Sacs et étuis pour les produits précités. ».

59. Le demandeur fait valoir que « le signe PS bénéficie d’une renommée incontestable dans le monde entier et partant, en France, dans le secteur des consoles, jeux-vidéos et logiciels afférents ».

60. Le demandeur ajoute qu’« en 2014, soit à la date du dépôt de la marque PS5 par le titulaire de la marque contestée, Sony battait déjà des records historiques de vente de consoles. […] La PlayStation est un véritable phénomène de société et est devenue incontournable dans le secteur des jeux-vidéos ». Il précise également que « le signe PS bénéficie d’une renommée incontestable pour les nouvelles technologies et l’industrie culturelle correspondant aux produits désignés par les classes 9 et 28. […] c’est-à-dire des produits liés aux nouvelles technologies et au développement, la production et l’utilisation de jeux vidéos » et « la présence soutenue et incontournable de la marque PS dans l’industrie culturelle est telle que sa renommée s’étend au-delà de ces produits ». 61. Afin de démontrer la renommée de sa marque PS, le demandeur a fourni notamment les documents suivants :

— Pièce 2 : Article lemonde.fr publié le 25 septembre 2015 : « il y a vingt ans, la Playstation débarquait en France. 1995 a été une année charnière de l’histoire du jeu vidéo avec l’arrivée massive de productions réalistes en trois dimensions. La PSX, c’est la console du futur. Je suis sûr que toutes les consoles de l’avenir seront comme ça. Jonathan 12 ans et Gary, 7 ans et demi, ne croient pas si bien dire. En ce 29 septembre 1995, date de sortie française de la première Playstation en France (« PSX » pour les intimes à l’époque), ils sont interrogés par le magazine spécialisé Player One sur le perron d’une boutique. Vingt ans plus tard, l’industrie leur a donné raison : les univers en trois dimensions sont désormais la norme. […] la sortie de la Playstation a marqué un tournant, faisant sortir le jeu vidéo de son image de jouet technologique. »

— Pièce 3 : Article lemonde.fr publié le 3 décembre 2014 : « la PlayStation fête les 20 ans d’un coup de poker unique dans l’histoire du jeu vidéo. La première console de Sony, lancée en 1994, était conçue comme une simple extension de la Super Nintendo. Elle a pourtant modifié le paysage du jeu vidéo. Elle a été la première console de salon à franchir la barre des 100 millions de machines vendues dans le monde […] La PlayStation, première du nom, fête, mercredi 3 décembre … […] La PlayStation bénéficie à sa sortie de l’effet de nouveauté… Elle sort avec huit jeux à son lancement… 280 000 consoles se vendront le premier mois… Douze ans plus tard, à la fin de sa production, la console aura atteint les 102 millions d’unités et connu plus d’une vingtaine de jeux millionnaires pour le seul marché japonais »

— Pièce 4 : Extrait du site internet vgchartz.com : total des ventes sur toutes plateformes Amérique du Nord, Europe, Japon, Reste du monde et Global. Playstation 2 (PS2) en 1^re position en Europe : 55 millions d’unités et Playstation 4 (PS4) en 4^e position, en Europe 46 millions d’unités, Playstation (PS) 31 millions d’unités vendues en Europe en 5^e position et Playstation 3 (PS3) en 7^e position : 34 millions d’unités vendues en Europe

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— Pièce 6 : Article Les Numériques du 5 mars 2020 : « La Playstation 2 est sortie il y a tout juste 20 ans au Japon. Avec cette console, Sony a signé le plus grand succès de l’histoire du jeu vidéo et continue aujourd’hui à miser sur son héritage. Le 4 mars 2000, Sony sort la Playstation 2 au Japon. La console, très attendue par les fans, dépasse toutes les espérances du constructeur, devenant la console de salon la plus vendue de l’histoire avec 155 millions d’exemplaires écoulés. Plus qu’une évolution de la première PlayStation, la PS2 signe un véritable renouveau. Plus encore, elle marque l’histoire du média grâce à ses spécificités techniques, mais également ses jeux marquants. […] La première Playstation se vend à un peu plus de 100 millions d’exemplaires au total. […] La PS2 sort le 4 mars 2000 et c’est une révolution graphique. C’est tout simplement le jour et la nuit avec les titres sortis sur PS1. […] Avec la PS2… Dès le lancement, c’est un succès colossal dans l’Hexagone. […] La PS2 est produite jusqu’en 2012 … Au cours de sa carrière, elle est devenue la console de salon la plus vendue de l’histoire du média avec 158 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde. […] L’héritage de la PS2 continue de vivre aujourd’hui avec ses successeurs. En 2006 au Japon, Sony sort la PS3 … En 2014, la PS4 table sur la révolution des réseaux… La PS5, elle, est attendue pour la fin de l’année… »

— Pièce 7 : Article Le Point du 10 février 2016 : « La fabuleuse histoire de Playstation. Vingt ans et quatre consoles de salon plus, la PS a perdu de sa superbe mais elle a marqué des millions de joueurs. Explications. […] C’est sans doute moins vrai avec la PS4 mais les consoles de Sony ont toujours été synonymes d’avancées technologiques importantes pour l’industrie du jeu vidéo et du divertissement au sens large. La première Playstation, que l’on a appelée PSX pendant des années marquait l’arrivée du lecteur CD. D’ailleurs, la PS2 a longtemps été le lecteur DVD le moins cher du marché, de même que le Blu-ray de la PS3. […] En France, la réputation de Playstation est également liée à deux évènements : les lancements de la PS2 et de la PS3 […] La PS2, la console immortelle : la console la plus vendue de tous les temps […] s’est vendue pendant plus de 13 ans »

— Pièce 8 : Article L’Obs du 16 novembre 2019 : publireportage « Playstation 4 : les raisons d’un succès mondial. Il n’aura suffi que de six ans à la firme nippone pour placer la PS4 au firmament des consoles de salon … les graphismes sont d’autant plus saisissants dans la version plus puissante de la PS4, la PS4 Pro … Le succès de la Playstation 4 tient aussi à sa ludothèque inégalée. Impossible de ne pas trouver un style de jeu défini dans le large catalogue de jeux PS4… Les joueurs peuvent accéder en illimité à de nombreux jeux PS4, PS3 et PS2… »

— Pièce 9 : Article lareclame.fr du 29 novembre 2013 : « les meilleurs pubs Playstation 1, 2, 3 et 4 ! … Cinq ans après son premier opus, Sony fait de sa PS2, une console pour un public qui sort petit à petit de l’adolescence … Sony est devenu la référence en matière de console de jeu. Avis à la population : Playstation est là pour durer. Au moins jusqu’en 2078 avec la PS9. La PS2 n’est qu’un des premiers chapitres de cette vision. […] La PS3 aura connu un démarrage difficile … ce vendredi 29 novembre 2013 sortira la 4^e playstation »

— Pièce 10 : Article Libération.fr du 25 novembre 2000 : « Playstation 2 : opération émeute réussie. A minuit, le Virgin Megastore des Champs-Elysées mettait en vente la nouvelle console … Selon la promo, 70 000 consoles sont mises sur le marché, dont 50 000 ont fait l’objet de réservations. Il ne reste donc que 20 000 PS2 disponibles, réparties dans l’ensemble des points de vente du pays. »

— Pièce 28 Article LSA conso du 21 novembre 2013 : « playstation, le fruit d’une guerre fratricide … La playstation de Sony a révolutionné le jeu vidéo en accompagnant sa mutation vers un loisir de masse […] 2000 : sortie de la PS2, 2007 : sortie de la PS3, 2013 : sortie de la PS4 En chiffres : 104 millions de PS vendues entre 1994 et 2004 157 millions de PS2, la console la plus vendue à ce jour 400 Millions de playstation (PS, PS2, PS3 et PSP) » 13

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— Pièce 39 : Décision du Conseil de la concurrence du 28 février 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des consoles de jeux et des jeux vidéos : définition « Liste des différentes consoles proposées sur le marché durant l’année 2000 : « nom de la console : PS1 – Fabricant : Sony – date de lancement : Remplace depuis le 29 septembre 2000 la Playstation® lancée en 1995 PS2 – Fabricant Sony – date de lancement 24 novembre 2000 … Parts de marché des différents fabricants de consoles statiques en France pour les années 2000 et 2001 PS1 : 566 000 unités en 2000 – 347 000 en 2001 PS2 : 140 000 unités en 2001 – 790 000 en 2001 »

— Pièce 40 : Article Le monde du 14 janvier 2011 : « La playstation 3 devance toujours la Xbox360 … Pour la 3^e année consécutive, la PS3 arrive en tête des ventes avec 822 000 exemplaires vendues en 2010 contre 550 000 Xbox360. Cela porte à près de 3 millions le nombre de PS3 installées dans les foyers français contre 2,2 millions de Xbox360 … Malgré les bonnes performances de Kinect, la Xbox 360 reste à la traine face à la PS3 en France en nombre de ventes de consoles de jeux. … En valeur, les ventes de la PS3 ont augmenté de 21% entre 2010 et 2009, contre 19% pour Microsoft pendant que la Wi accusait un recul de 17%, selon les données de Gfk. … La PS3 leader en Europe »
- Pièce 43 Article lesechos.fr du 21 février 2013 : « la saga Playstation : trois générations de consoles mythiques. La Playstation 4, dévoilée mercredi par Sony, est l’héritière de grandes consoles de salon, dont la PS2, la plus vendue au monde à ce jour. […] La Playstation 1, la pionnière : Sony fait son entrée sur le marché des consoles de jeu vidéo en 1994. Avec le lancement de la Playstation, qui atterrit en Europe et aux Etats-Unis un an plus tard… Commercialisée jusqu’en 2006, la Playstation s’est vendue à un plus de 100 millions d’exemplaires. »

— Pièce 44 Article www.lefigaro.fr du 31 mai 2007 : « La Playstation 3 au service de la médecine : Sony a installé sur la console PS3 un programme consacré à la recherche médicale. Sa puissance de calcul étonne les scientifiques. … La Playstation 3 nous a permis de faire en un mois des calculs qui en prenaient auparavant 18 explique Y, responsable du programme Folding@homr à l’université de Stanford en Californie. Ce bond en avant nous permet de faire des recherches plus complexes, sur des maladies comme Alzheimer, la chorée de Huntington et certains cancers »

— Pièce 45 Article numerama.com du 1^er décembre 2010 : « la défense américaine utilise

des PS3 pour construire un supercalculateur. Le département de la défense aux Etats-Unis a finalisé la conception de son nouveau supercalculateur. Baptisé Condor, il repose sur 1760 Playstation 3, le supercalculateur aura pour mission de traiter les données récoltées par les satellites d’observation. La PS3 a déjà servi à d’autres projets que le jeu vidéo, comme le calcul distribué pour la recherche scientifique. » 62. Toutefois, il apparaît que les pièces fournies par le demandeur ne permettent pas de déterminer la renommée du signe verbal PS tel qu’invoqué.

63. En effet, il ressort des articles de presse et extraits de site Internet produits que le signe PS est régulièrement et majoritairement utilisé accompagné des chiffres 1, 2, 3 ou 4 ou encore de la lettre X. Si trois articles citent le signe PS seul tel qu’il est invoqué (pièce 4, 7 et 28), il apparaît que l’ensemble des autres pièces fournies montrent que la 1^re console dénommée Playstation sortie en 1995 n’est pas nommée « PS » mais plutôt « PlayStation », « PlayStation 1 », « PS1 » ou « PSX ».

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64. Par ailleurs, les articles de presse précités ne permettent pas d’établir que les différentes versions des consoles de jeu commercialisées sont désignées ensemble de manière générique par le signe PS ni que le public perçoit et connaît la marque PS comme telle.

65. En conséquence, la renommée de la marque antérieure invoquée PS n’a pas été suffisamment démontrée au regard des produits et services invoqués et au jour du dépôt de la marque contestée, soit le 7 mai 2014 : la renommée étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée, la marque antérieure invoquée à ce titre ne peut donc pas bénéficier de cette protection.

b) Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque PS4 n°012075354

i. Sur la renommée de la marque antérieure 66. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 7 mai 2014. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque de l’Union européenne antérieure PS4 n°012075354, a acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date, pour les produits et services pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, à savoir :

« Classe 9 : Ordinateurs, leurs périphériques; Matériel informatique; Logiciels; Applications logicielles téléchargeables; Logiciels de jeux d´ordinateurs; Logiciels de jeux vidéo; Logiciels de suivi de mouvements; Cartouches de jeux informatiques; Dispositifs électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages; Lecteurs de musique numériques; Lecteurs MP3; Appareils de télécommunications; Appareils, instruments, logiciels et supports pour l’enregistrement, la reproduction, l’acheminement, l’organisation, le stockage, le traitement, l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, le chiffrement, la lecture, la manipulation, le téléchargement, le téléchargement vers le serveur, la lecture en transit, la transmission, la diffusion, la réception, la récupération et la reproduction de musique, son, images, textes, signaux, logiciels, informations, données et/ou codes; Musique, sons, sonneries, images, jeux, textes, signaux, logiciels, informations, données et codes fournis par des réseaux de télécommunications, en ligne et/ou par le biais de l’internet et de la toile mondiale; Logiciels pour la réalisation et la coordination de communications en temps réel et différées entre utilisateurs d’ordinateurs partageant des informations et des données audio/vidéo via des réseaux de communication électroniques; Publications électroniques téléchargeables; Manuels d’instruction sous format électronique; Économiseurs d’écran; Papiers de tenture; Images photographiques numériques; Enregistrements sonores et/ou vidéo; Enregistrements sonores et/ou vidéo numériques téléchargeables; Supports de données; Supports de données magnétiques et/ou optiques; Cartes de mémoire; Casques à écouteurs; Écouteurs stéréophoniques; Écouteurs à placer dans les oreilles; Haut-parleurs; Amplificateurs; Caméras; Caméras vidéos; Appareils, instruments et logiciels pour l’enregistrement, le stockage, le traitement et le montage d’images et de contenu vidéo; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Écouteurs pour consoles de jeux vidéo de consommation à utiliser avec un écran ou un moniteur d’affichage externe; Écouteurs pour consoles de jeux vidéo de consommation à utiliser avec un écran ou un moniteur d’affichage externe; Claviers pour consoles de jeux vidéo de consommation à utiliser avec un écran ou un moniteur d’affichage externe; Logiciels téléchargeables à partir de l’internet et de terminaux informatiques mobiles; Logiciels non téléchargeables pour ordinateurs, terminaux informatiques mobiles, consoles de jeux, dispositifs électroniques et téléphones mobiles; Sacs et étuis conçus ou adaptés pour contenir n’importe lequel des produits précités; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités. Classe 16 : Produits de l’imprimerie; Livres; Papeterie; Marqueurs imprimés pour applications logicielles; Emballages; Étiquettes; Brochures; Manuels d’instruction imprimés. Classe 28 : Jeux, jouets, puzzles; Cibles électroniques; Appareils de jeux; Appareils de jeux destinés à être utilisés avec des récepteurs de télévision et/ou des moniteurs; Jeux portatifs électroniques; Appareils de jeux [autres que ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision]; Mallettes de protection spécialement adaptées aux jeux vidéo portables autres que ceux conçus 15

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pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d’affichage externe; Jeux; Commandes pour consoles de jeu; Contrôleurs de jeux pour consoles de jeux vidéo de consommation à utiliser avec un écran ou un moniteur d’affichage externe; jeux éducatifs interactifs conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision et/ou des moniteurs; Sacs et étuis conçus ou adaptés pour contenir n’importe lequel des produits précités; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Classe 41 : Services de jeux; Divertissements en ligne; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’internet; Fourniture de jeux informatiques et vidéo et de programmes de jeux informatiques et vidéo par le biais d’une base de données informatique ou par Internet; Services de jeux fournis en ligne sur un réseau informatique; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Fourniture d’informations en ligne en matière de jeux informatiques; Fourniture de fichiers musicaux téléchargeables par le biais de l’internet; Services de jeux sur l’internet [non téléchargeables]; Organisation de jeux; Services d’éducation et de divertissement; Édition de jeux; Fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); Fourniture de produits audio et/ou vidéo préenregistrés, informations dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, et commentaires connexes, options interactives et articles, par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communications électroniques; Services d’information, rapports imprimés et services d’information en ligne dans le domaine des vidéos, du divertissement et des jeux informatiques; Organisation en ligne de jeux informatiques, jeux vidéo, événements audio et vidéo; Télévision, radio et diffusion en ligne; Fourniture de contenu audio, contenu vidéo, illustrations graphiques, textes et autres contenus multimédias dans les domaines des jeux informatiques et vidéo, des événements récréatifs et sportifs par le biais de réseaux de communications; Fourniture d’informations éducatives dans les domaines des jeux informatiques et vidéo et du divertissement par le biais de réseaux de communications. »

67. Le demandeur fait valoir que la « renommée de la marque PS4 s’appuie sur le succès rencontré par l’ensemble des consoles PlayStation commercialisées par Sony depuis 1994 [..], cette donnée venant renforcer son pouvoir distinctif. Avant même l’annonce de sa sortie par Sony, la PS4 jouissait d’une renommée importante et était au cœur des spéculations des consommateurs » dans le secteur des « consoles, jeux-vidéos et logiciels afférents ».

68. A cet égard, le demandeur soutient que la renommée de la marque PS4 dépasse le principe de spécialité et qu’en conséquence, la renommée doit être reconnue pour tous les produits et services qu’elle désigne en classe 9, 16 28 et 41, « c’est-à-dire des produits et services liés aux nouvelles technologies et au développement, la production et l’utilisation de jeux vidéos ».

69. Le demandeur précise que « le jour de son lancement [le 29 novembre 2013], des files d’attentes de plusieurs centaines de personnes se formaient devant les points de vente » et que « plus spécifiquement, dans les mois suivant son lancement, les chiffres de vente réalisés dans le monde battaient des records. En moins de deux mois, ce sont 5 millions de PS4 qui sont vendues à travers le monde rencontrant à chaque lancement régional le même succès ». Le demandeur ajoute que « dès janvier 2014, du fait des nombreuses précommandes, la PS4 était en rupture de stock auprès des vendeurs français ».

70. A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, le demandeur a notamment fourni les documents suivants :

— Pièce 42 : Article challenges.fr du 18 février 2014 : « Sony a vendu 5,3 millions de PS4 malgré les ruptures de stock. Le contrat est rempli pour Sony avant même le lancement de la Playstation 4 sur le marché japonais ce samedi 22 février, la console de salon de dernière génération a dépassé l’objectif fixé, selon des chiffres publiés, mardi 18 février. En vendant plus de 5,3 millions d’exemplaires de sa machine dans le monde, le géant japonais de l’électronique grand public fait mieux que les 5 millions prévus pour la fin de l’exercice fiscal, en mars prochain » ;

— Pièce 48 : Article Le monde du 20 février 2013 : « PS4 : dans la guerre des consoles, Sony prépare la bataille du salon … Comme le laissaient entendre des fuites, avant la soirée de 16

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présentation à New York, la machine qui n’a pas été montrée, sera fondée sur un processeur à huit cœurs. Sony a aussi fait la démonstration de fonctions sociales. La PS4 promet ainsi une intégration poussée aux réseaux sociaux … La sortie de la nouvelle console est prévue pour les fêtes de fin d’année 2013 mais Sony n’a pas précisé quels seraient les premiers pays services ni le prix de la machine… … » ;

— Pièce 49 : Article lemonde.fr du 11 juin 2013 : « Playstation 4 : Sony à l’offensive dans la bataille du salon. Sony a présenté lundi à Los Angeles sa nouvelle console, la Playstation 4, qui combine vidéo, musique, télévision et jeux… La PS4 sera lancée de concert avec des offres spéciales sur le service de vidéo et de musique Sony Unlimited, renforçant la vocation de centre de divertissement familial de la console qui conserve par ailleurs son attrait pour les joueurs les plus endurcis. Sony continuera cependant de commercialiser des contenus pour la PS3. » ;

— Pièce 50 : Article gameblog.fr du 29 novembre 2013 : « PS4, des milliers de joueurs devant le Sony Store de Paris… Comme vous le savez sans doute, la PS4 sort aujourd’hui en France. Si la demande de joueurs semble être forte, les stocks sont quant à eux réduits. La semaine dernière, Sony France annonçait mettre à disposition pas moins de 800 packs PS4 sans précommande au Sony Store de Paris… Nous sommes allés sur place pour vous montrer l’important attroupement devant la boutique. » ;

— Pièce 52 : extrait www.gentside.com du 13 janvier 2014 : « PS4 : rupture de stock pour la Playstation 4 jusqu’en mars/avril. La Playstation 4 détient probablement le record de la console la plus difficile à obtenir depuis son lancement en novembre. A l’origine disponible uniquement pour les personnes ayant pré-commandé la machine bien avant sa sortie, elle a été fournie au compte-gouttes auprès des revendeurs français. … La nouvelle génération de consoles aura connu un succès qui nous a confirmé que le marché du jeu vidéo est plus que jamais porteur. Avec plus de 4,2 millions d’exemplaires écoulés depuis sa sortie, la console de Sony a pris de l’avance sur Microsoft et ses 3 millions de Xbox One vendues.» ;

71. Les articles de journaux et extraits du site internet fournis témoignent du succès indéniable de la marque PS4 pour désigner des consoles de jeux, jeux-vidéos et logiciels y afférents et de son degré élevé de connaissance sur le marché pertinent au jour du dépôt de la marque contestée, le 7 mai 2014, du fait de l’engouement immédiat pour la marque et des records de vente atteints rapidement.

72. Il ressort en effet des pièces précitées que la marque PS4 jouit d’une grande renommée auprès du grand public, non joueur, joueur occasionnel ou joueur passionné, les publications produites relevant tant de journaux nationaux généraux que de journaux, sites internet et blogs spécialisés dans les nouvelles technologies, les jeux électroniques, les médias ou le divertissement.

73. Si les pièces produites par le demandeur ne démontrent pas la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure PS4 n°012075354 pour l’ensemble des produits et services pour lesquels la renommée est revendiquée, elles permettent en revanche d’établir qu’elle jouit d’une grande renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et notamment en France, pour les produits et services suivants :

« Classe 9 : Ordinateurs, leurs périphériques; Matériel informatique; Logiciels; Applications logicielles téléchargeables; Logiciels de jeux d´ordinateurs; Logiciels de jeux vidéo; Logiciels de suivi de mouvements; Cartouches de jeux informatiques; Dispositifs électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages; Lecteurs de musique numériques; Lecteurs MP3; Appareils de télécommunications; Appareils, instruments, logiciels et supports pour l’enregistrement, la reproduction, l’acheminement, l’organisation, le stockage, le traitement, l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, le chiffrement, la lecture, la 17

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manipulation, le téléchargement, le téléchargement vers le serveur, la lecture en transit, la transmission, la diffusion, la réception, la récupération et la reproduction de musique, son, images, textes, signaux, logiciels, informations, données et/ou codes; Musique, sons, sonneries, images, jeux, textes, signaux, logiciels, informations, données et codes fournis par des réseaux de télécommunications, en ligne et/ou par le biais de l’internet et de la toile mondiale; Logiciels pour la réalisation et la coordination de communications en temps réel et différées entre utilisateurs d’ordinateurs partageant des informations et des données audio/vidéo via des réseaux de communication électroniques; Publications électroniques téléchargeables; Manuels d’instruction sous format électronique; Économiseurs d’écran; Papiers de tenture; Images photographiques numériques; Enregistrements sonores et/ou vidéo; Enregistrements sonores et/ou vidéo numériques téléchargeables; Supports de données; Supports de données magnétiques et/ou optiques; Cartes de mémoire; Casques à écouteurs; Écouteurs stéréophoniques; Écouteurs à placer dans les oreilles; Haut-parleurs; Amplificateurs; Caméras; Caméras vidéos; Appareils, instruments et logiciels pour l’enregistrement, le stockage, le traitement et le montage d’images et de contenu vidéo; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Écouteurs pour consoles de jeux vidéo de consommation à utiliser avec un écran ou un moniteur d’affichage externe; Écouteurs pour consoles de jeux vidéo de consommation à utiliser avec un écran ou un moniteur d’affichage externe; Claviers pour consoles de jeux vidéo de consommation à utiliser avec un écran ou un moniteur d’affichage externe; Logiciels téléchargeables à partir de l’internet et de terminaux informatiques mobiles; Logiciels non téléchargeables pour ordinateurs, terminaux informatiques mobiles, consoles de jeux, dispositifs électroniques et téléphones mobiles; Sacs et étuis conçus ou adaptés pour contenir n’importe lequel des produits précités; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités. Classe 28 : Jeux; Cibles électroniques; Appareils de jeux; Appareils de jeux destinés à être utilisés avec des récepteurs de télévision et/ou des moniteurs; Jeux portatifs électroniques; Appareils de jeux [autres que ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision]; Mallettes de protection spécialement adaptées aux jeux vidéo portables autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur d’affichage externe; Jeux; Commandes pour consoles de jeu; Contrôleurs de jeux pour consoles de jeux vidéo de consommation à utiliser avec un écran ou un moniteur d’affichage externe; jeux éducatifs interactifs conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision et/ou des moniteurs; Sacs et étuis conçus ou adaptés pour contenir n’importe lequel des produits précités; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Classe 41 : Services de jeux; Divertissements en ligne; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’internet; Fourniture de jeux informatiques et vidéo et de programmes de jeux informatiques et vidéo par le biais d’une base de données informatique ou par Internet; Services de jeux fournis en ligne sur un réseau informatique; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Fourniture d’informations en ligne en matière de jeux informatiques; Fourniture de fichiers musicaux téléchargeables par le biais de l’internet; Services de jeux sur l’internet [non téléchargeables]; Organisation de jeux; Services de divertissement; Édition de jeux; Fourniture de produits audio et/ou vidéo préenregistrés, informations dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, et commentaires connexes, options interactives et articles, par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communications électroniques; Services d’information, rapports imprimés et services d’information en ligne dans le domaine des vidéos, du divertissement et des jeux informatiques; Organisation en ligne de jeux informatiques, jeux vidéo, événements audio et vidéo; Télévision, radio et diffusion en ligne; Fourniture de contenu audio, contenu vidéo, illustrations graphiques, textes et autres contenus multimédias dans les domaines des jeux informatiques et vidéo, des événements récréatifs et sportifs par le biais de réseaux de communications; Fourniture d’informations éducatives dans les domaines des jeux informatiques et vidéo et du divertissement par le biais de réseaux de communications. »

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ii. Sur la comparaison des signes en cause 74. La marque contestée porte sur le signe alphanumérique reproduit ci-dessous :

75. La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique reproduit ci-dessous :

PS4

L’impression d’ensemble produite par les signes

76. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que les signes portent tous deux sur un unique élément alphanumérique

77. Ces signes ont en commun une même construction fondée sur l’association de la séquence d’attaque PS à un chiffre (respectivement 4 et 5).

78. Les signes présentent ainsi une même longueur, un rythme identique en trois temps, ainsi qu’une physionomie et des sonorités proches.

79. Intellectuellement, les signes évoquent tous deux les lettres PS suivies d’un chiffre.

80. Ainsi, malgré les différences existant entre les chiffres 4 et 5, ces deux signes présentent une structure commune générant une impression d’ensemble très proche.

81. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Les éléments distinctifs et dominants des signes

82. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants n’est pas de nature à remettre en cause les similitudes entre les signes dès lors que les ressemblances précédemment relevées résultent d’éléments dont il n’est pas contesté qu’ils sont arbitraires au regard des produits et services en présence et qui représentent la majeure partie des deux signes.

83. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

iii. Sur les liens entre les signes dans l’esprit du public 84. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s’établira dans l’esprit du public concerné.

85. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de 19

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caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

86. En l’espèce, il ressort des paragraphes 76 à 83 que les signes en présence ont des ressemblances d’ensemble, et notamment des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles.

87. Par ailleurs, la demande en nullité fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union Européenne antérieure PS4 n°012075354 porte sur tous les produits et services visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :

«Classe 9 : Appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; tablettes électroniques, ordiphones (Smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; batteries électriques ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

Classe 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ; Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ».

88. Comme il l’a été précédemment établi au paragraphe 73, la marque antérieure bénéficie d’une grande renommée dans le domaine des nouvelles technologies et du divertissement et plus particulièrement dans le domaine des consoles de jeux et des jeux vidéos.

89. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre les deux signes du fait des similitudes de la marque contestée avec la marque antérieure en relation avec les produits et services suivants de la marque contestée :

— Les « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques, ordiphones (Smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; batteries électriques ; lunettes 3D ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables », qui constituent des produits informatiques, électroniques ou multimédia, étroitement liés aux produits et services pour lesquels la marque antérieure est renommée en ce qu’ils 20

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ont la même nature et « ont trait aux nouvelles technologies » ainsi que le souligne le demandeur ;

— Les « Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de table ; trottinettes (jouets) ; raquettes ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) » qui, comme le relève le demandeur, « poursuivent les mêmes visées ludiques » que les produits et services pour lesquels la marque antérieure PS4 est renommée.

— Les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; production et location de films cinématographiques ; organisation de concours (divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent » qui ont vocation à divertir tout comme les services de jeux pour lesquels le demandeur « occupe un place de premier plan au travers de ses consoles de jeux PS4 et de l’univers qui y est associé. ».

90. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les «  Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques, ordiphones (Smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; batteries électriques ; lunettes 3D ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de table ; trottinettes (jouets) ; raquettes ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; production et location de films cinématographiques ; organisation de concours (divertissement) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent  », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure.

91. Il en va différemment pour les produits et services suivants de la marque contestée, qui diffèrent grandement des consoles de jeux et jeux vidéos de la marque antérieure, appartiennent à différents secteurs économiques et ciblent des consommateurs spécifiques aux besoins différents et pour lesquels aucun lien particulier ne peut être établi :

— Les « Appareils et instruments nautiques, géodésiques, de pesage, et d’enseignement ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » qui n’ont pas de rapport avec les produits informatiques et électroniques pour lesquels la marque antérieure bénéficie d’une renommée.
- Les « décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; tables, queues ou billes de billard ; patins à glace ou à roulettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) » qui regroupent des articles de décoration de Noël et des équipements de sport qui n’ont pas pour vocation de divertir le public et n’ont pas de rapport avec les produits et services pour lesquels la marque antérieure est renommée.
- Les services d’« Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes 21

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vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » qui ne sont pas liés à l’industrie du jeu et n’ont pas vocation à divertir le public.

92. Par conséquent, bien que les signes soient similaires et la marque antérieure intrinsèquement distinctive, et que celle-ci bénéficie d’un degré élevé de connaissance sur le marché pertinent, l’intensité de sa renommée n’apparait pas telle que la marque contestée puisse évoquer la marque antérieure dans l’esprit du consommateur concerné compte tenu des grandes différences entre les produits et services précités au paragraphe 91 et les produits et services pour lesquels la renommée de la marque antérieure PS4 a été démontrée. iv. Sur la démonstration de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure 93. L’existence d’un lien entre les marques, tel que retenu au paragraphe 90, ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008).

94. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer.

95. En l’espèce, le demandeur soutient que les motivations du titulaire de la marque contestée tiennent uniquement à faire obstacle à l’activité du demandeur et que son comportement est parasitaire.

96. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

97. Les pièces produites par le demandeur montrent que la marque PS4 a effectué d’importants investissements dans la promotion et la technologie aux fins de compter parmi les principaux acteurs sur le marché des consoles de jeux et des jeux vidéo et plus généralement sur le marché des jeux et du divertissement informatique.

98. Par conséquent, en l’espèce, il existe un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit, compte tenu des similitudes des signes en cause et des relations existantes entre les produits et services de la marque contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée telles qu’indiquées au paragraphe iii) ci-dessus.

99. Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des produits et services retenus au paragraphe 90 portant le signe contesté, réduisant la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait au titulaire de la marque contestée de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Ces produits et services pourraient bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure renommée, du seul fait qu’ils sont désignés par un signe proche de la marque antérieure renommée.

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v. Sur l’usage sans juste motif de la marque contestée

100. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif.

101. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer que le titulaire n’a aucun juste motif pour utiliser la marque contestée.

C- Sur l’abus du droit d’agir invoqué par le titulaire de la marque contestée

102. Le titulaire de la marque contestée affirme être « scandalisé de constater qu’une multinationale peut arriver à briser des projets d’une personne comme la mienne à coups de fausses déclarations et puissent abuser de leur « pouvoir » commercial pour arriver à leur fin ».

103. Toutefois, rien dans les éléments produits ou exposés par le titulaire de la marque contestée ne permet de caractériser un abus de la part du demandeur d’utiliser la faculté qui lui était ouverte par l’article L. 716-2 du code de la propriété intellectuelle de présenter une demande en nullité devant l’Institut.

D- Conclusion

104. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée totalement nulle pour les produits et services visés à l’enregistrement en ce que :

- elle a été déposée de mauvaise foi par son titulaire, en sorte qu’elle doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services visés (point 49)
- l’atteinte à la renommée de la marque antérieure PS n° 011071131 n’est pas démontrée (point 65)
- elle porte atteinte à la renommée de la marque antérieure PS4 n°012075354 pour les produits et services visés au point 90.

E- Sur la répartition des frais

105. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

106. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours ». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ».

107. Il indique en outre, dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

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108. En l’espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante en application de l’article L.716-1-1 du code précité.

109. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des produits et services attaqués par le demandeur.

110. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le demandeur, représenté par un mandataire, a présenté des observations en réplique à la réponse du titulaire de la marque contestée. Le titulaire de la marque contestée, personne physique, non représenté par un mandataire, a présenté trois observations en réponse à la demande en nullité, et sa mauvaise foi a été caractérisée.

111. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL 20-0044 est justifiée.

Article 2 : La marque n°14 4 089 290 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services désignés dans son enregistrement.

Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de Monsieur X au titre des frais exposés.

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