NL 20-0062 Le 03/03/2021 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1^er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 14 août 2020, la société par actions simplifiée PIERRE ET CERAMIQUE D’AIX (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL20-0062 contre la marque semi-figurative n° 19 / 4571490 déposée le 29 juillet 2019, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée GROUPE VEGA est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2020-05 du 31 janvier 2020.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2. La demande en nullité porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 19 : Matériaux à bâtir non métalliques; panneaux pour la construction non métalliques; revêtements [construction] non métalliques; revêtement de parois et de murs non métalliques [construction]; enduits [matériaux de construction]; ciments; sable [à l’exception du sable pour fonderie]; pierre artificielle; mortier pour la construction ; revêtements muraux à base de sable, de ciment ou de chaux imitant l’aspect de la pierre ; Mortier de chaux ; enduits texturés [matériaux à base de ciment] ; revêtements texturés pour murs non métalliques » « Classe 37 : Services de construction et d’entretien de façades ; information en matière de construction; Services de décoration de façades et de murs par projection d’enduit ; Travaux d’enduit [peinture] ; Application de revêtements pour bâtiment ; services de conseils liés à des projets de revêtement » « Classe 40 : Gravure et taillage des joints dans l’épaisseur d’enduit ; Information en matière de traitement de matériaux » « Classe 42 : « Services de décoration intérieure et extérieure ; services de conseils en matière de décoration intérieure et extérieure ».

3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants : « Le signe ne peut constituer une marque » et « Le signe est dépourvu de caractère distinctif ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés au mandataire ayant procédé au dit dépôt.

6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 26 août 2020, reçu le 1^er septembre 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse le 19 octobre 2020, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier du 6 novembre 2020, reçu le 17 novembre 2020.

8. Aucune observation complémentaire n’ayant été présentée à l’Institut par le demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 17 décembre 2020.

Prétentions du demandeur

9. Dans son exposé des moyens, le demandeur a notamment :

— fait valoir que le que signe contesté doit être considéré comme un signe verbal, le seul élément graphique qui y figure ne présentant aucune originalité ;

— fait valoir que le signe contesté est constitué d’un néologisme composé de termes dont la combinaison est comprise du consommateur pertinent et transmis plusieurs documents en annexe à l’appui de son argumentation ; la marque contestée revêt un caractère descriptif dans la mesure où ledit consommateur établira un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services visés par l’enregistrement ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- cité un refus récent de l’Institut d’enregistrer une marque qui serait très proche de la marque contestée en raison de son caractère descriptif et générique, et ce pour des produits relevant de la même classe que les produits visés par la marque contestée ;

— sollicité que l’ensemble des frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée conformément aux dispositions de l’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle. Prétentions du titulaire de la marque contestée

10. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a notamment :

— fait valoir que la marque contestée ne doit pas être considérée comme un signe exclusivement verbal du fait de la présence de la représentation stylisée de la lettre majuscule D dans un style calligraphié et dans une couleur particulière ; cet élément graphique, de par sa dimension, sa couleur dorée, sa typographie et son placement en attaque du signe, crée un contraste avec le terme « DECOPIERRE » rédigé en capitales noires et épaisses et constitue un élément arbitraire au sein de la marque contestée, et par conséquent distinctif ;

— affirmé que le demandeur n’a pas démontré en quoi le signe pris dans son ensemble permettait d’établir un lien suffisamment direct et concret avec les produits et services enregistrés ;

— souligné qu’il dispose de droits sur des marques enregistrées comprenant le signe contesté ou constituées du « D » stylisé du signe contesté ;

— fait valoir que les précédents cités par le demandeur portent sur des marques strictement verbales et constituent donc des espèces différentes ;

— sollicité que ses frais soient pris en charge par le demandeur.

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable

11. Le demandeur fonde sa demande sur les articles L.711-1 et L.711-2 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du code de la propriété intellectuelle, dans leur version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.

12. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 29 juillet 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.

13. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1^er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.

14. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

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15. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. ». 16. Enfin, l’article L.711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (…) ».

17. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

B- Sur le fond 18. En l’espèce, l’enregistrement contesté porte sur le signe semi-figuratif ci-dessous reproduit :

19. Cet enregistrement désigne les produits et services suivants :

« Classe 19 : Matériaux à bâtir non métalliques; panneaux pour la construction non métalliques; revêtements [construction] non métalliques; revêtement de parois et de murs non métalliques [construction]; enduits [matériaux de construction]; ciments; sable [à l’exception du sable pour fonderie]; pierre artificielle; mortier pour la construction ; revêtements muraux à base de sable, de ciment ou de chaux imitant l’aspect de la pierre ; Mortier de chaux ; enduits texturés [matériaux à base de ciment] ; revêtements texturés pour murs non métalliques » « Classe 37 : Services de construction et d’entretien de façades ; information en matière de construction; Services de décoration de façades et de murs par projection d’enduit ; Travaux d’enduit [peinture] ; Application de revêtements pour bâtiment ; services de conseils liés à des projets de revêtement » « Classe 40 : Gravure et taillage des joints dans l’épaisseur d’enduit ; Information en matière de traitement de matériaux » « Classe 42 : « Services de décoration intérieure et extérieure ; services de conseils en matière de décoration intérieure et extérieure ».

Sur l’aptitude du signe à constituer une marque

20. Dans le cadre de la procédure en nullité, les « parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions », ainsi qu’il ressort de l’article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle.

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21. En l’espèce, le récapitulatif de la demande en nullité indique en rubrique 8 qu’elle est notamment fondée sur le motif absolu suivant : « Le signe ne peut constituer une marque ».

22. Force est toutefois de constater qu’aucune argumentation n’a été apportée par le demandeur quant à la capacité de la marque contestée à constituer une marque. Seuls des arguments relatifs au caractère descriptif et non distinctif du signe pour désigner les produits et services ont été développés. Or, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer au demandeur dans son argumentation.

23. Par conséquent, ce motif de nullité est rejeté.

Sur le caractère distinctif de la marque contestée

24. Il ressort des dispositions susvisées, que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.

25. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du libellé rappelé au point 19, les produits et services enregistrés sont liés à la construction et à la décoration.

26. Par conséquent, si le demandeur n’a pas défini le public pertinent, il convient de retenir qu’il est incarné par un public composé à la fois du grand public et de professionnels, tout particulier étant susceptible de se procurer des matériaux de construction afin de réaliser lui-même des travaux ou de faire appel aux services de prestataires dans le domaine de la construction et de la décoration. Le public pertinent est donc en l’espèce composé de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

27. Il convient également de rappeler qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives.

28. En l’espèce, la marque contestée est constituée d’un élément figuratif représentant la lettre stylisée D en majuscule, et de l’élément verbal « DECOPIERRE » présenté dans une police de caractères de base. 29. Le demandeur soutient que l’expression « DECOPIERRE » revêt un caractère descriptif. A cet égard, il souligne à juste titre que l’élément verbal « DECOPIERRE » est un néologisme composé du terme « DECO », abréviation usuelle du terme « décoration » servant à désigner « Chacun des éléments qui décore quelque chose, un lieu » (Pièce n° 2 du demandeur, dictionnaire Larousse), accolé au terme « PIERRE » servant à désigner « Toute roche naturelle employée dans la construction » (Pièce n° 3 du demandeur, dictionnaire Larousse).

30. Ce néologisme, composé de la combinaison de deux termes couramment employés dans le langage français, sera donc compris du public pertinent comme désignant une décoration à base de pierre ou de la pierre destinée à la décoration, et sera susceptible d’être perçu comme décrivant une caractéristique des produits et services de la marque contestée, à savoir leur nature ou leur objet.

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31. Cependant, une marque comprenant des termes purement descriptifs ou non distinctifs peut être acceptée à l’enregistrement si elle est composée d’un ou plusieurs autres éléments figuratifs qui la rendent distinctive dans son ensemble. Ces éléments figuratifs doivent alors avoir un caractère distinctif en tant que tels et ne pas être de nature superficielle (CJUE, 15 septembre 2015, arrêt C-37/03 P, BioID, points 72 et 74.

32. Il appartient ainsi à l’Institut de déterminer si l’élément figuratif du signe contesté présente un caractère distinctif en tant que tel et n’est pas superficiel.

33. A cet égard, si le demandeur soutient que cet élément graphique « ne présente aucune originalité », le titulaire de la marque contestée souligne à juste titre que l’originalité n’est pas une condition de protection du droit des marques.

34. Il convient en outre de constater que la lettre majuscule D est présentée sous une forme stylisée semblable à une signature manuscrite personnalisée, de couleur « or » qui se distingue des lettres noires standard de l’élément verbal « DECOPIERRE », devant lequel elle est positionnée, séparée par un point et dans une taille plus importante.

35. Le public est ainsi incité à porter son attention sur cet élément calligraphié stylisé prédominant, de par sa position, sa dimension et sa présentation.

36. Par conséquent, cet élément susceptible de créer une impression durable de la marque ne peut être qualifié de superficiel ou de simplement ornemental, mais présente un caractère suffisamment arbitraire en tant que tel, d’autant plus qu’il n’a pas de signification particulière et n’est pas usuel dans les secteurs de la construction et de la décoration. Le signe pris dans son ensemble, donne ainsi une impression générale suffisamment éloignée du message descriptif transmis par l’élément verbal.

37. Le fait que certaines marques citées par le demandeur n’aient pas été acceptées à l’enregistrement par l’Institut n’est pas de nature à faire obstacle à ce constat. Outre que l’Institut n’est pas tenu par un précédent et une procédure en cours portant sur des espèces distinctes, ces marques sont, comme le relève le titulaire de la marque contestée, des marques strictement verbales, contrairement à la marque contestée dotée d’un élément figuratif. L’argumentation du demandeur à cet égard, tenant à la violation du principe d’égalité devant la loi, ne pourra dès lors qu’être écartée.

38. Par conséquent, le signe semi-figuratif « D. DECOPIERRE » présente un caractère distinctif dans son ensemble au regard des produits et services visés à l’enregistrement en sorte qu’il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée

C- Sur la répartition des frais 39. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

40. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

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41. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que l’enregistrement de sa marque n’a pas été modifié par la décision de nullité.

42. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté à des observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises était représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande.

43. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du demandeur, partie perdante à la présente procédure, la somme de 550 euros au titre des frais exposés (« 300 euros « au titre de la phase écrite » ainsi que 250 euros « au titre des frais de représentation »).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL20-0062 concernant la marque n° 19 / 4571490 est rejetée.

Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société PIERRE ET CERAMIQUE D’AIX au titre des frais exposés.

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