NL 20-0048 Le 20/05/2021 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1^er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 06 juillet 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle CHANGE BY FIDSO (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL20-0048 contre la marque n° 3687305 déposée le 28 octobre 2009, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 2010-13 du 02/04/2010, et a été régulièrement renouvelé

La société anonyme de droit Luxembourgeois GOLD WEB EUROPE est devenue titulaire de la marque contestée, par suite d’une transmission de propriété inscrite sous le n° 569232 le 07/02/2012 (BOPI 2012-10).

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2. La demande en nullité porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; Monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles »

3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif », « Le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels », « Le signe est composé d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courrier simple et électronique au mandataire ayant procédé au dépôt.

6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 21 juillet 2020, reçu le 23 juillet 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produite toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse le 18 septembre 2020, lesquelles ont été transmises au demandeur le 29 septembre 2020, reçues le 01 octobre 2020.

8. Le demandeur a présenté de nouvelles observations le 28 octobre 2020, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée le 06 novembre 2020, reçues le 12 novembre 2020.

9. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses secondes observations le 27 novembre 2020, lesquelles ont été transmises au demandeur le 17 décembre 2020, reçues le 21 décembre 2020.

10. Le demandeur a présenté ses dernières observations le 13 janvier 2021, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée le 22 janvier 2021, reçues le 26 janvier 2021.

11. Le titulaire a présenté ses troisièmes et dernières observations en réponse le 19 février 2021, transmises au demandeur le 02 mars 2021, reçues le 04 mars 2021.

Prétentions du demandeur

12. Dans son exposé des moyens, le demander a notamment :

— Souligné que depuis l’Antiquité, le terme « Comptoir » est un terme régulièrement employé en lien avec des activités de commerce. Ce terme est aujourd’hui défini dans le dictionnaire comme « une longue table, surface plane, où les commerçants exposent leurs marchandises, servent les clients, se font payer » et que de ce fait, les termes « comptoir » et « or » étaient connus et couramment utilisés pour désigner une activité d’achat et de revente d’or antérieurement au dépôt comme en témoigneraient les différentes pièces et décisions de justice apportées ;

— Requis la nullité de la marque pour les produits de la classe 14 et a demandé à ce que les frais engagés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

13. Dans ses observations, le demandeur a notamment :

— Indiqué en réponse au titulaire de la marque contestée, qui soulève l’incompétence de l’Institut qu’il ressort des articles L716-5 et R716-21 du Code de la propriété intellectuelle que le tribunal de commerce n’est pas compétent pour statuer sur les questions relatives aux marques en sorte qu’il n’avait d’autre choix que de présenter sa demande en nullité devant l’Institut.

— Relevé que dans la décision de la Cour d’appel de Nancy, du 25 novembre 2013, se prononçant sur la nullité de la marque contestée, les parties étaient différentes de celles à la présente procédure, de sorte que le titulaire de la marque contestée ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée ;

— Réitéré ses arguments tout en soutenant qu’au vue des éléments apportés, la preuve selon laquelle les termes composant la marque contestée étaient utilisés au moment du dépôt est apportée ;

— Relevé qu’en considérant que la marque contestée n’est pas la désignation usuelle des produits de la classe 14, le titulaire de la marque contesté fait abstraction de la présence du terme « or » qui se rapporte à ces produits ;

— Argué que le grand nombre d’occurrences relevé d’enseignes ou de marques utilisant les termes de la marque contestée révèle le caractère banal de ceux-ci ;

— Souligné que le titulaire de la marque contestée ne rapporterait pas la preuve que seules quelques enseignes se partageaient le marché de l’achat et de la vente d’or, et que par ailleurs la présence de l’article « Le » ne confère pas systématiquement de caractère distinctif à la marque ;

— Conclu que la marque contestée est purement descriptive de l’activité de son titulaire et ne présente aucun caractère distinctif ;

— Argué que si le titulaire de la marque contestée invoque, à titre subsidiaire, que sa marque aurait acquis un caractère distinctif par l’usage il n’en apporte pas la preuve.

14. Dans ses dernières observations, le demandeur a notamment :

— Réitéré ses arguments concernant la incompétence l’Institut ;

— Réitéré ses arguments concernant l’autorité de la chose jugée et affirmé que l’argument tiré de l’absence d’identité des parties était imparable ;

— Argué que le tableau de synthèse réalisé par le titulaire de la marque contestée l’a été avec la plus grande mauvaise foi et qu’il est abusif de présenter la marque contestée comme simplement évocatrice ;

— Soulevé que la marque « OR EXPERTISE » (n°4444734, enregistrée le 10/04/2018) citée par le titulaire de la marque contestée est en réalité « OR EXPERTISE BY FIDSO », ce qui en fait une marque distinctive ;

— Affirmé que le titulaire de la marque contestée ne rapporte pas la preuve que celle-ci a acquis un caractère distinctif par l’usage pas plus qu’il ne rapporte la preuve qu’il est effectivement leader sur le marché français de l’achat-vente d’or. Il indique notamment que certains opérateurs de ce marché comptent plus de 100 agences, à l’instar Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

notamment du réseau OR EN CASH, ce qui est loin d’être le cas du titulaire de la marque contestée.

A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants :

— Pièce 1 : Page Infogreffe COMPTOIR DE L’OR
- Pièce 2 : Extrait base marques INPI « Le Comptoir National de l’Or »
- Pièce 3 : Extrait du livre « Les lombards, citoyens d’Europe et d’Occident »
- Pièce 4 : Extrait Littré
- Pièce 5 : Extraits base marques INPI
- Pièce 6 : Extraits Infogreffe
- Pièce 7 : Extrait base marques INPI
- Pièce 8 : Résultats de recherche base marques INPI
- Pièce 9 : Résultat de recherche Infogreffe
- Pièce 10 : Fiche d’orientation Dalloz – autorité de la chose jugée (procédure civile) – septembre 2020
- Pièce 11 : Extrait de l’ouvrage « Procédure civile », Nicolas Cayrol, Editions DALLOZ, Collection Cours, Septembre 2020, page 449 à 474
- Pièce 12 : Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 08/04/2009, RG n° 07/15826 (cité par le titulaire de la marque contestée)
- Pièce 13 : Arrêt de la Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 27/02/2018, RG n° 16/14398
- Pièce 14 : Cass. com. 06/12/2016, n° 15-19.048
- Pièce 15 : Arrêt de la Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 15/01/2019, n° 17/16677
- Pièce 16 : Capture d’écran recherche Google « AC FRANCHISE »
- Pièce 17 : Extrait internet recherches sites « OR EN CASH »

Prétentions du titulaire de la marque contestée 15. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a notamment :

— Informé l’Institut que La société le COMPTOIR DE L’OR a assigné le 18 juillet 2019 le demandeur devant le Tribunal de commerce lui reprochant notamment plusieurs manquements à ses obligations contractuelle et lui réclamant des dommages et intérêts. Il affirme que le demandeur aurait introduit la présente demande en nullité afin de faire obstacle au paiement de la redevance réclamée et demande à ce que l’Institut se déclare incompétent au regard de l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, les deux actions présentant un lien de connexité ;

— Relevé qu’une décision de la Cour d’appel de Nancy du 25 novembre 2013 s’est déjà prononcée sur la nullité de la marque contestée et que cette décision a autorité de la chose jugée, raison pour laquelle il appartient à l’Institut de rejeter la présente demande en nullité ;

— Rappelé qu’il est de jurisprudence constante que la validité de la marque s’apprécie globalement. Or l’expression « Comptoir de l’Or » ne constituerait en aucun cas la désignation usuelle des produits de la classe 14. L’INSEE définit en effet les « activités de commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie » comme portant sur la « vente au détail d’ouvrages d’orfèvrerie et de joaillerie », or cette définition ne contient pas les termes « comptoir » et « or » ;

— Soulevé que la présence d’un terme se rapportant aux produits de la classe 14 n’est pas de nature à priver la marque de son caractère distinctif ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- Argué que la marque contestée est seulement évocatrice. Il existe en effet pas moins de 878 marques composées du terme « banque » pour désigner des services de la classe 36 et 118 marques composées du terme « comptoir » pour des services de la classe 35. En outre, la marque « OR EXPERTISE » a été enregistrée le 10 avril 2018 alors que cette marque présenterait, si l’on suit la logique du demandeur, un caractère descriptif ;

— Soutenu que la marque contestée est intrinsèquement distinctive. Il existerait en effet un écart perceptible entre la formulation du syntagme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie courante pour désigner les produits de la classe 14 de sorte que, le seul fait que d’autres opérateurs utilisent les termes de l’expression ne suffit pas à rendre la marque contestée descriptive ;

— Fait observer que le caractère distinctif s’apprécie par rapport aux classes et produits couverts par la marque et que le demandeur ne démontrerait pas qu’à la date du dépôt de la marque, les termes composant l’expression étaient utilisés de manière fréquente par les commerces spécialisés dans l’achat et la vente d’or ;

— Soutenu que la présence de l’article défini conférerait à la marque un caractère distinctif ainsi qu’a pu déjà le reconnaitre la jurisprudence ;

— Demandé, à titre subsidiaire que soit reconnu le fait que la marque contestée ait acquis un caractère distinctif de par l’usage qui en a été fait. Il soutient à cet effet que la marque est utilisée par l’ensemble des membres du réseau (comportant une soixantaine de boutiques en France) et des partenaires, que plusieurs articles de presses et vidéos lui sont consacrés, que cette marque est apposée sur l’ensemble les factures, scellés, publicités et produits commercialisés et qu’en outre, la marque s’est rapprochée en 2013 d’une agence institutionnelle ;

— Demandé à ce que l’Institut rejette la demande en nullité et mette à la charge du demandeur les frais exposés.

16. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée a notamment :

— Réitéré ses argument concernant l’incompétence de l’Institut à statuer sur la demande en nullité soutenant que le demandeur avait déposé le 18 septembre 2020 une demande de sursis à statuer devant le Tribunal de commerce, l’avertissant d’une demande en nullité avait été déposée de devant l’Institut. Il soutient également que la demande en nullité des contrats fondée sur la prétendue nullité de la marque contestée aurait dû être formulée devant le Tribunal judiciaire et que le demandeur ne peut se prévaloir du non-respect des règles de compétences pour soutenir, alors que le contentieux au fond est actuellement pendant devant le Tribunal de commerce, que l’exclusivité prévue au bénéfice du Tribunal déjà saisi au fond ne peut s’appliquer ;

— Soutenu que la décision de la Cour d’appel de Nancy précitée ayant le même objet et la même cause, il serait incohérent et contraire au principe de sécurité juridique de juger qu’en 2020 la marque n’est pas pourvue d’un caractère distinctif alors qu’il en a été jugé autrement en 2013 ;

— Maintenu qu’en l’espèce, la marque contestée n’était pas la désignation habituelle des produits de la classe 14 ;

— Rappelé qu’il appartient au demandeur non pas de démontrer le caractère évocateur de l’expression mais le fait que l’expression correspond à l’appellation générique et usuelle des produits de la classe 14 ;

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— Soutenu que le fait que le terme « comptoir » puisse aujourd’hui être fréquemment utilisé ne rend pas pour autant la marque descriptive, ce terme n’apparaissant pas, notamment, dans les textes légaux consacrés à l’achat et la vente d’or ;

— Relevé, à l’appui de sa demande subsidiaire, que la marque contestée n’est pas, contrairement aux assertions du demandeur, une marque parmi tant d’autres, celle-ci étant la marque du plus important réseau d’achat vente d’or en France.

17. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée a notamment :

— Réitéré ses arguments quant au fait que l’Institut ne serait pas compétent pour se prononcer sur la présente demande en nullité ;

— Réitéré ses arguments quant au fait que l’Institut devait rejeter la demande en nullité, laquelle se heurterait aux principes de la force de chose jugée et de l’autorité de la chose jugée. L’article 1179 du Code civil distingue en effet la nullité relative de la nullité absolue, nullité dans laquelle « la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général » et non d’intérêt privé. La décision de la Cour d’appel de Nancy doit donc être respectée ;

— Relevé, en réponse aux arguments du demandeur sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, que le fait que certains opérateurs aient un plus grand d’agence que lui ne remet pas en cause son positionnement sur le marché, sa notoriété étant également issue de la place qu’il occupe sur Internet notamment par le biais de son site marchand. En outre, contrairement à ses concurrents, le réseau ne dilue pas la portée identificatrice de sa marque qui est utilisée sur la majorité de ses produits.

A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants :

— Pièce 1 : Assignation du 18/07/2019
- Pièce 2 : Conclusion d’incident du 18/09/2020
- Pièce 3 : Arrêt du 28/11/2013
- Pièce 4 : Interview de M. X, président de CHANGE BY FIDSO
- Pièce 5 : Extrait de la notice « Le Comptoir National de l’Or »
- Pièce 6 : Liste des articles les plus récents relatifs aux activités du réseau er illustrés par la Marque
- Pièce 7 : Cour d’appel de Paris, 4^e chambre section b, 02/07/2004 Cour d’appel de Rennes, 3^e Chambre commerciale, 11/09/2020, RG nº 15/07260 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2^e Chambre, 21/06/2018, RG nº 15/19529
- Pièce 8 : Copies d’écrans recherche « le comptoir national de l’or »
- Pièce 9 : Copies d’écrans recherche « comptoir national de l’or »
- Pièce 10 : Conclusions du 16/10/2020

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II.- DECISION

A- Sur la compétence de l’Institut

18. L’article L.716-5 I 1° du Code de la propriété intellectuelle confère à l’Institut compétence pour traiter : « Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ; ».

19. Cet article dispose que sont en revanche exclusivement compétents les tribunaux judiciaires : « Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ».

20. L’article R.716-5 du code précité précise qu’est : « déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2 ».

21. Il ressort de ces dispositions que l’Institut est compétent pour statuer sur la demande en nullité d’une marque, « sauf lorsqu’une telle demande est connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal (…) » (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, JORF du 14 novembre 2019).

22. La notion de connexité peut être définie comme suit : « Il y a connexité lorsque plusieurs demandes non identiques sont unies par des liens suffisamment étroits pour justifier qu’elles soient traitées ensemble » (site juridique de référence Dalloz.fr accessible en ligne).

23. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée relève que la société COMPTOIR NATIONAL DE L’OR a assigné le 18 juillet 2019 le demandeur devant le Tribunal de commerce de Paris (pièce 1) lui reprochant notamment plusieurs manquements à ses obligations contractuelles. Il prétend que le demandeur aurait introduit la présente demande en nullité afin de faire obstacle au paiement des redevances qui lui sont réclamées, raison pour laquelle les demandes introduites devant le Tribunal de commerce et l’Institut seraient connexes. Il fait valoir que le demandeur a déposé le 18 septembre 2020 une demande de sursis à statuer auprès du Tribunal de commerce au prétexte que le jugement dépendrait de la décision devant être rendue par l’Institut (pièce 2).

24. Le demandeur observe en réponse qu’il ressort des articles L.716-5 et R.716-21 du Code de la propriété intellectuelle que seuls les tribunaux judiciaires ont compétence pour statuer sur les questions relatives aux marques. Ainsi, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, dans la mesure où une procédure au fond était déjà en cours devant le Tribunal de commerce de Paris, la demande en nullité de marque devait être impérativement formée devant l’Institut.

25. Il convient d’observer, qu’au regard des dispositions précitées, le partage de compétence en matière de droit des marques s’opère entre les tribunaux judiciaires et l’Institut, de sorte que le Tribunal de commerce ne saurait être compétent pour statuer sur la validité d’une marque.

26. A cet égard, il ne ressort ni des arguments des parties ni des conclusions remises au Tribunal de commerce (pièces 1, 2 et 10) que l’incompétence du tribunal de commerce ait été soulevée au profit du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques, ni que le tribunal judiciaire n’ait été saisi à ces fins. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

27. En outre, il ressort des pièces produites que le litige porté devant le Tribunal de commerce porte sur la violation d’obligations contractuelles (violation d’une obligation de non concurrence, manquement à une obligation de paiement de redevance et rupture brutal des relations commerciales). Or, si le titulaire de la marque contestée prétend dans ses observations qu’il y aurait un lien entre la violation des obligations contractuelles et la marque contestée, il ne produit aucun élément à l’appui de ses prétentions. Au contraire, celui-ci affirme dans ses conclusions en réponse à incident devant le Tribunal de commerce du 16 octobre 2020 (pièces 10, pages 16 et 17), sous le titre « Sur l’absence de lien entre nullité de la marque et nullité des contrats de concession » qu’ :

« En l’espèce, la concession visée à l’article 2 des Contrats, porte sur l’Enseigne et non sur la Marque. (…) Le concessionnaire bénéficie du droit exclusif d’apposer sur sa devanture l’Enseigne qui atteste de son appartenance au réseau Comptoir National de l’Or. La nullité de la Marque ne porterait ainsi en aucun cas atteinte à ce droit, le concessionnaire pouvant continuer à reproduire l’Enseigne commune aux membres du réseau, quelle que soit la décision de l’INPI. (…) En tout hypothèse, le tribunal constatera que les contrats portent sur le droit exclusif d’exploiter un magasin sous une Enseigne, telle que décrite à l’Annexe 4 desdits contrats et attestant de l’appartenance au réseau Comptoir Nation de l’Or. Quelle que soit la décision de l’INPI relative à la Marque, l’objet du Contrat ne sera par conséquent pas remis en cause ». 28. Par conséquent, la présente demande en nullité relève de la compétence de l’Institut National de la Propriété Industrielle et non de celle du Tribunal de commerce. B- Sur l’autorité de la chose jugée 29. Le titulaire de la marque contestée a soulevé l’irrecevabilité de la présente demande en nullité, tirée de l’autorité de la chose jugée. Il cite à cet effet une décision de la Cour d’appel de Nancy, du 25 novembre 2013 (pièce 3, CA Nancy RG n°12/02125), dans laquelle une demande en nullité formée à l’encontre de la marque contestée a été rejetée.

30. Le demandeur rappelle qu’il ressort des articles 1355 du Code civil et R.716-13 du Code de la propriété industrielle que les conditions de l’autorité de la chose jugée sont strictes et cumulatives et qu’en l’espèce, il n’y a pas identité de partie. En effet, dans la décision de la Cour d’appel de Nancy, l’appelant était M. Y.

31. L’article R.716-13 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « La demande en nullité ou déchéance d’une marque est irrecevable lorsqu’une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l’Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que cette décision n’est plus susceptible de recours ».

32. A donc autorité de la chose jugée toute décision définitive rendue par une autorité compétente qui présente avec le litige en cours une identité d’objet, de cause et de parties, ces conditions étant, comme le soulève le demandeur, cumulatives.

33. En l’espèce, force est de constater que si la décision de la Cour d’appel de Nancy porte sur la même marque et qu’elle est fondée sur un même motif, elle n’a, en revanche, pas été rendue entre les mêmes parties, l’action en nullité portée devant la Cour d’appel de Nancy ayant été formée par M. Y, tiers à la présente demande en nullité.

34. A cet égard, le titulaire de la marque contestée tente d’écarter l’incidence de l’absence d’identité des parties, en opérant une distinction entre nullité absolue (lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général) et nullité relative. Toutefois, cette distinction ne concerne pas la question de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision, ni celle des effets de la nullité. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

35. En effet, il est constant que l’autorité de la chose attachée à une décision est par nature relative et sa portée limitée, du fait que doit être réalisée une triple identité de parties, de cause et d’objet (En ce sens CA Paris, 24/06/2005, réf. INPI : M20050252).

36. En outre, il convient de relever que seule une décision d’annulation d’une marque présente un caractère absolu (article L.716-2-2 alinéa 1^er CPI) et qu’en l’espèce la décision de la Cour d’appel de Nancy, en ce qu’elle rejette la demande en nullité, n’entraine aucune modification des droits attachés à la marque contestée dont la situation juridique demeure inchangée.

37. En conséquence la demande du titulaire de la marque contestée visant à déclarer la présente demande irrecevable est rejetée.

C- Sur le droit applicable

38. Le demandeur fonde sa demande sur l’article L711-2 2°, 3° et 4° du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.

39. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 28 octobre 2009, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.

40. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1^er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.

41. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4».

42. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. ».

43. Enfin, l’article L.711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (…)

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ».

44. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

D- Sur le fond 45. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

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46. Cette marque désigne notamment les produits suivants :

« Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; Monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ».

 Sur le caractère distinctif de l’enregistrement contesté

47. Il ressort des dispositions susvisées, que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.

48. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du libellé rappelé au point 46, les produits enregistrés et visés par la présente demande en nullité sont des produits de bijouterie, d’horlogerie et d’orfèvrerie.

49. Par conséquent, si le demandeur n’a pas défini le public pertinent, il convient de retenir qu’il est incarné par un public composé aussi bien de particuliers que de professionnels. Le public pertinent est donc en l’espèce composé de consommateurs raisonnablement normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

50. Il convient également de rappeler qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives.

51. Il appartient ainsi à l’institut de déterminer si la simple combinaison des termes « LE », « COMPTOIR », « NATIONAL », « DE » et « L’OR », constitutifs de la marque contestée, permet de créer dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble qui s’écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C-363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40).

52. A cet égard, le demandeur soutient que le consommateur pertinent était en mesure, au moment de l’enregistrement de la marque contestée, d’appréhender l’expression « LE COMPTOIR NATIONAL DE L’OR » comme désignant « un lieu où l’on fait de l’achat et de la vente d’or ».

En témoignerait l’histoire même du terme « comptoir » qui depuis l’Antiquité est utilisé en lien avec des activités de commerce (Pièce 3 et observations du demandeur reproduisant divers extraits d’ouvrages, de journaux et affiches datés de la période comprise entre 1704 et 1920), ainsi que les utilisations faites de ce terme, que ce soit à titre de marque ou comme enseigne en lien avec la vente et l’achat de métaux précieux (pièces 5 et 6 ) mais également tout domaine confondu (pièces 7,8 et 9, ainsi que pages 32 à 37 de ses observations).

Il constate également que la définition contemporaine du terme « comptoir », « Longue table, surface plane, où les commerçants exposent leurs marchandises, servent les clients, se font payer » (pièce 4 : extrait dictionnaire Le Nouveau Petit Littré de 2019) et ses synonymes, « bureau, succursale, établissement, magasin, agence, banque, table », présentent un lien avec le commerce ou la finance, raison pour laquelle ce terme serait tant utilisé dans le commerce.

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53. Le titulaire de la marque contestée considère qu’elle est distinctive dans la mesure où « les éléments qui la composent sont présentés d’une façon qui distingue l’ensemble obtenu des modalités habituelles de désignations des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles dans le langage courant », et que le demandeur ne démontrerait pas qu’au moment de son dépôt, les termes de la marque contestée étaient utilisés de manière fréquente par les commerces spécialisés dans l’achat et la vente d’or.

54. Il ressort de la définition susvisée du terme COMPTOIR (pièce 4 précitée), ainsi que des différents éléments apportés par le demandeur que le terme « comptoir » était compris du public pertinent au jour du dépôt de la marque contestée, soit le 28 octobre 2009, comme désignant un lieu de commerce (notamment observations du demandeur reproduisant divers extraits d’ouvrages, de journaux et affiches datés de la période comprise entre 1704 et 1920 ; pièces 5, 6, 8 et 9 recensant de manière non exhaustive les marques enregistrées et sociétés immatriculées comportant le terme « Comptoir » et protégeant ou exerçant une activité de commerce avant la date de dépôt de la marque contestée), et en particulier celui de l’achat et de la revente d’or (extrait de sites internet en pages 18 à 20 des observations du demandeur, notamment celui du « Comptoir Central de l’Or » sur lequel on peut lire « Professionnel de l’Or depuis 1986. Comptoir Central de l’Or est le spécialiste du rachat d’Or… » ou celui du « Comptoir Parisien de l’Or » sur lequel on peut voir qu’il s’agit de « professionnel de l’Or depuis 1987 » auquel on peut faire confiance pour « la vente et le rachat de métaux précieux »).

55. Par ailleurs, le terme « NATIONAL », dont la compréhension par le public pertinent au jour du dépôt n’est pas remise en cause, est compris comme désignant ce qui relève du territoire national, ce qui est situé sur ledit territoire.

56. Ces termes « COMPTOIR », « NATIONAL » et « OR, associés aux articles « LE », « DE » et « L’ » pour s’intégrer dans une construction grammaticale usuelle, conservent leur sens et cette combinaison ne pouvait être comprise par le public pertinent que comme la désignation d’un lieu, sur le territoire national, où se déroule le commerce en lien avec l’or.

57. A cet égard, le simple ajout de l’article défini « LE » n’est pas de nature, contrairement à ce que tente de soutenir le titulaire de la marque contestée, à conférer à l’expression le caractère distinctif nécessaire, celui-ci introduisant une expression dont la juxtaposition des termes ne présentent pas de caractère distinctif. En sorte que l’expression constitutive de la marque contestée ne présente pas d’écart perceptible avec la simple somme des éléments qui composent la marque et qui sont eux-mêmes non distinctifs et descriptifs.

58. En relation avec les produits visés au point 46 susceptibles de contenir ou d’être associés à l’or, le public pertinent ne pouvait percevoir le signe « LE COMPTOIR NATIONAL DE L’OR » pris dans son ensemble que comme l’indication du lieu de vente des produits précités, et non comme celle de l’origine commerciale de ces produits.

59. Aussi, loin de constituer une marque uniquement évocatrice comme le soutient son titulaire, la marque contestée présente un lien direct et concret avec les produits précités puisqu’elle est susceptible de désigner le lieu dans lequel sont achetés ou vendus ces produits comme l’ont notamment retenu la Cour de cassation, la Cour d’appel et Tribunal de Grande Instance dans les décisions citées par le demandeur et portant sur les marques « La Maison du Café », « Bar à pain » et « Bar à chignon » (Cass. com., 15/12/1998 ; CA Bordeaux, 02/10/2014 ; TGI Paris, 28/04/2017).

60. Le signe « LE COMPTOIR NATIONAL DE L’OR » n’est donc pas apte à garantir sa fonction d’indication d’origine à l’égard de ces produits, celui-ci n’étant pas susceptible de les distinguer de ceux d’une autre provenance.

61. Par conséquent, le signe « LE COMPTOIR NATIONAL DE L’OR » est dépourvu de caractère distinctif pour les produits listés au point 46, en ce qu’il peut servir à en désigner une caractéristique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

 Sur la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits, dans le langage courant ou professionnel

62. Il est établi que la désignation nécessaire d’un produit s’entend de tout signe qui dans la vie courante ou professionnelle est la désignation indispensable du produit ou du service. La désignation générique d’un produit est considérée, quant à elle, comme tout signe désignant la catégorie ou le genre du produit ou du service. Enfin, la désignation usuelle d’un produit se définit comme tout signe communément utilisé pour désigner l’objet ou le service.

63. En outre, il est constant que cette appréciation doit se faire au regard des produits et services revendiqués par la marque, de sorte qu’il appartenait au demandeur de démontrer que l’expression « LE COMPTOIR DE L’OR » était la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits cités au paragraphe 46 et ce, au jour du dépôt de la marque contestée, le 28 octobre 2009.

64. Le demandeur indique que la marque contestée serait composée d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant et fournit des captures d’écran et pièces visant à démontrer la grande diversité des d’opérateurs utilisant le terme « comptoir » en association avec le terme OR pour en déduire que le signe serait couramment utilisé pour désigner des produits.

65. Le titulaire de la marque contestée soutient que la marque « LE COMPTOIR NATIONAL DE L’OR » ne constitue en aucun cas la désignation usuelle des produits de la classe 14, se référant à la nomenclature de l’INSEE ne faisant pas mention des termes « comptoir » et « or » pour désigner l’activité des entreprises spécialisées dans le « commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie ».

66. En l’espèce, si les pièces permettent d’établir que le syntagme « COMPTOIR NATIONAL DE L’OR » était compris du public pertinent au moment du dépôt comme désignant un lieu où se déroule le commerce de l’or (captures d’écran et pièces 5, 6, 8 et 9 du demandeur) et par extension les services liés à ce commerce, elles ne démontrent toutefois pas que ce signe pris dans son ensemble était utilisé communément pour désigner les produits visés au libellé.

67. Par conséquent, le demandeur n’établit pas qu’au jour du dépôt de la marque contestée, le signe « LE COMPTOIR NATIONAL DE L’OR » était la désignation usuelle des produits cités au paragraphe 46.

68. Ce motif de nullité de la marque contesté est dès lors rejeté.

 Sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage 69. Il ressort de l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle qu’est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

70. L’article L.711-2 dispose quant à lui que le : « Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ».

71. Ainsi, une marque qui ne bénéficie pas d’un caractère distinctif intrinsèque peut néanmoins acquérir ce caractère par l’usage qui en est fait.

72. Il ressort d’une jurisprudence constante que la preuve d’une telle acquisition peut être rapportée par tout moyen et qu’elle doit notamment permettre de déterminer la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’important des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir et la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (CJCE, 04/05/1999, C-109/97 Windsurfing Chiemsee. CA Paris, 27/02/2018, n° 16/14398).

73. Partant, le caractère distinctif acquis pas l’usage devra être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, à la perception présumée du consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause (TUE, 28/09/2010, T-378/07, pt. 33).

74. En l’espèce, il convient de considérer que le public pertinent est ici constitué de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. (point 49).

75. Pour apprécier l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, il convient de se placer au jour de la demande en nullité, de sorte que le titulaire de la marque contestée doit apporter la preuve de l’acquisition du caractère distinctif à cette date à savoir en l’espèce le 28 octobre 2009.

Sur la part de marché détenue par la marque, l’intensité et l’étendue géographique de son usage 76. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée soutient appartenir à un réseau composé d’une soixantaine d’agences situées sur l’ensemble du territoire, qui serait que la marque contestée le plus important réseau d’achat vente d’or en France. Ce réseau tient sa notoriété de sa forte présence sur internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au travers de son site marchand.

La marque contestée serait bien associée au réseau, les résultats trouvés sur le moteur de recherche Google en réponse à la recherche effectuée pour « Le Comptoir National de l’Or » étant en lien avec ledit réseau (pièce 8). En outre, de nombreux articles et vidéos mentionnent « Le Comptoir National de l’Or », et sa marque figure sur toutes ses enseignes, sur la documentation du réseau, son site internet, sur les réseaux sociaux et son application.

Ainsi, le fait que d’autres opérateurs de ce marché détiennent plus d’agences sur le territoire français ne permettrait pas de remettre en cause le positionnement global du réseau.

77. Le demandeur soutient quant à lui que le titulaire de la marque contestée ne démontrerait pas en quoi celui-ci serait aujourd’hui la « marque leader en France de l’achat-vente d’or aux particuliers » alors que certains réseaux concurrents comptent plus de 100 agences en France, ce qui n’est pas le cas du titulaire de la marque contestée (pièce 17) et que les éléments apportés seraient insuffisants pour attester de l’intensité de l’usage de la marque contestée.

78. En l’espèce, il convient d’observer que le titulaire de la marque contestée possède une soixantaine d’agences sur le territoire français. Il détient en effet des boutiques dans toute la France et notamment à Toulouse, Bordeaux et Bayonne, pour les agences ouvertes par le demandeur lui-même ou encore à Paris (pages 14 et15 des observations du titulaire de la marque contestée), dans le Loiret, dans la Sarthe, à Orléans, à Dinan, à Rennes et Montpellier (pièce 6).

79. Comme le démontre en outre le titulaire de la marque contestée, sa marque est systématiquement utilisée :

— sur les enseignes des agences de son réseau (photos pages 14 et 15 des observations du titulaire de la marque contestée) ;

— sur l’ensemble de la documentation du réseau et notamment sur les scellés (lien Youtube en page 16 et photo en page 17 des observations du titulaire de la marque contestée) ;

— sur les produits commercialisés par le réseau et en particulier des lingotins (page 17 des observations du titulaire de la marque contestée) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- sur les réseaux sociaux Youtube, Twitter, Linkedin et Facebook (pages 18 et 19 des observations du titulaire de la marque contestée) ;

— sur l’application pour téléphone portable développée (page 20 des observations du titulaire de la marque contestée).

80. Il ressort également des pièces versées par le titulaire de la marque contestée, que le « Comptoir National de l’Or » est également cité comme référent concernant les questions d’achat vente d’or (article de Le Monde daté du 26/05/2020 : « ‘’L’or a joué son rôle d’assurance de premier recours : son cours progresse en cas de perturbations économiques, financières ou géopolitiques’’, commente Laurent Schwartz, directeur du Comptoir national de l’or. » (pièce 6) ; article de Mieux Vivre Votre Argent du 12/05/2020 : « En quête de liquidité et de sécurité, les particuliers ont profité de cette période de confinement pour concrétiser leur demande auprès des comptoirs de vente et d’achat d’or physique, comme nous l’explique Laurent Schwartz, Président du Comptoir National de l’Or. » (pièce 6)).

81. Ces divers éléments, pris dans leur globalité, permettent d’attester d’un usage intense du signe « COMPTOIR NATIONAL DE L’OR » en lien avec divers produits commercialisés par le réseau (lingotins, monnaie notamment) sur une partie significative du territoire français, le titulaire de la marque contestée ayant une soixantaine de franchises arborant la marque contestée et étant très actif dans les médias et sur les réseaux sociaux.

82. Le « Comptoir National de l’Or » apparait également comme un référent dans le domaine de l’achat et de la revente de l’or, ainsi qu’en témoignent les divers articles (pièce 6), interventions télévisées (page 16 des observations du titulaire de la marque), et sa présence sur internet (pièce 8 précitée et pages 18 et 19 des observations du titulaire de la marque contestée) en sorte qu’il apparait comme un acteur majeur sur ledit marché.

Sur la durée de l’usage et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour promouvoir sa marque

83. Le titulaire soutient que la marque contestée, qui a été déposée en 2009, a toujours été utilisée depuis, celle-ci ayant notamment fait l’objet de deux transmissions de propriété en 2010 et 2012 ainsi que de deux concessions de licence en 2012 et 2017. Le demandeur qui était concessionnaire au sein du réseau entre 2010 et 2018 n’a en outre jamais remis en cause la validité de la marque. Enfin, il indique avoir depuis 2013 rejoint des agences institutionnelles et fournit la capture d’écran du site Wellcom afin de le démontrer (page 21 des observations du titulaire de la marque contestée).

84. Selon le demandeur, le fait qu’il ait été concessionnaire pendant plusieurs années et que la marque soit reproduite sur les enseignes ne permet pas d’attester d’un usage intense et de longue durée, pas plus que le fait que cette marque ait fait l’objet de concession de licence.

85. Force est de constater que le titulaire de la marque contestée est souvent cité comme référent (cf paragraphe 80 et pièce 6), attestant d’un usage ancien et reconnu et ce d’autant plus que l’opérateur économique exerçant sous ce nom existe depuis 1976 (notamment pages 14 et 15 des observations du titulaire de la marque contestée). L’usage effectif de la marque depuis 2009 n’est d’ailleurs pas remis en cause par le demandeur qui l’a lui-même utilisée sur la période 2012-2017.

86. Le titulaire de la marque contestée multiplie en outre les interventions médiatiques visant à faire connaitre sa marque (cf paragraphes 80 et 82 et pièce 6), est également présent sur les réseaux sociaux (pages 18 et 19 des observations du titulaire de la marque contestée) et est très bien référencé sur les moteurs de recherches (pièce 8). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

87. L’ensemble de ces éléments ainsi combinés permettent de constater un usage ancien et constant de la marque contestée, et l’importance des investissements engagés par le titulaire de la marque contestée afin de faire connaître sa marque auprès du public pertinent.

Sur la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée

88. Il ressort d’une appréciation globale que le titulaire de la marque contestée a démontré un usage intense et de longue durée, faisant de lui un acteur important du marché de l’achat et de la vente d’or en France.

89. Les éléments apportés par le titulaire de la marque contestée permettant de démontrer que la marque est apposée sur des lingotins et frappée sur des pièces de monnaie (page 17 des observations du titulaire de la marque contestée).

90. Par conséquent, la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits suivants : « métaux précieux et leurs alliages ; Monnaies »

 Conclusion 91. Il ressort de ce qui précède, qu’il convient de prononcer la nullité partielle de la marque contestée en ce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif pour les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ». E- Sur la répartition des frais

92. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

93. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] a) Le titulaire de la maque contestée dans le cas om il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevé ; b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

94. En l’espèce, le demandeur et le titulaire de la marque contestée ont tous deux présenté une demande de prise en charge des frais exposés.

95. Il doit cependant être considéré qu’aucun des deux n’est partie gagnante. En effet, il n’est pas fait droit à la demande du demandeur pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité, et l’irrecevabilité soulevée par le titulaire de la marque contestée a été rejetée et l’enregistrement de sa marque modifié.

96. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL 20-0048 est partiellement justifiée. Article 2 : L’enregistrement de la marque n°09/3687305 est déclaré nul pour les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles »

Article 3 : Les demandes de répartition des frais sont rejetées.

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