R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

NL 20-0093 Le 30/06/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.

Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 17 novembre 2020, la société par actions simplifiée CAP NUTRITION (le demandeur) a formé une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL 20-0093 contre la marque verbale n°20/4640634 déposée le 20 avril 2020 ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur X est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2020-46 du 13 novembre 2020.

2. La demande en nul ité est formée à l’encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 5 : Compléments nutritionnels et alimentaires à usage humain; Préparations nutritionnelles et diététiques à usage humain; Substances diététiques pour humains à usage médical ; Boissons diététiques pour humains à usage médical; Vitamines et préparations de vitamines; produits pharmaceutiques et médicaments à usage humain ; Classe 29 : Aliments à base de viande, poisson, fruits et/ou légumes enrichis en vitamines, protéines et minéraux ; Aliments nutritionnels à base de viande, poisson, fruits et/ou légumes ; extraits de fruits et légumes frais et transformés à usage alimentaire ; extraits de baies transformées (fruits) ; gelées de fruits et légumes ; gelées alimentaires ; en-cas à base de fruits ; Classe 30 : confiseries ; arômes pour aliments et boissons ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; pâtes de fruits ; barres énergétiques; confiseries à base de fruits ;

Classe 32 : boissons sans alcool ; jus de fruits ; sirops [boissons] ; boissons à base de fruits ; boissons contenant des vitamines ;

Classe 44 : services d’informations sur la diététique, la nutrition et les compléments alimentaires ; services thérapeutiques ; conseils médicaux concernant le bien-être personnel [santé] ; services de médecine alternative ».

3. Le demandeur invoque trois motifs relatifs de nul ité et se fonde sur les atteintes suivantes :

— une atteinte à sa dénomination antérieure CAP NUTRITION, immatriculée le 1^er juin 2004 au registre du commerce et des sociétés de Paris ;

— une atteinte au nom de domaine antérieur capnutrition.fr, dont la réservation a été renouvelée à compter du 14 mars 2020 ;

— une atteinte au nom de domaine antérieur capnutrition.com, dont la réservation a été renouvelée à compter du 10 mars 2020.

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4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité. Le demandeur fait notamment valoir un risque de confusion entre la marque contestée et ses droits antérieurs, résultant de l’identité et/ou de la similarité des produits désignés/exploités et de la similitude entre les signes.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé au dit dépôt.

6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intel ectuel e au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 5 janvier 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le BOPI 21/07 du 19 février 2021sous forme d’un avis relatif à l’opposition, la nul ité et la déchéance.

8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 19 avril 2021.

9. La notification de fin de phase d’instruction a été reçue par le demandeur en date du 26 avril 2021. Toutefois, la notification adressée au titulaire de la marque contestée a été réexpédiée à l’Institut par la Poste, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». El e a donc été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le BOPI 21/25 du 25 juin 2021 sous forme d’un avis relatif à l’opposition, la nul ité et la déchéance.

II.- DECISION A- Sur le droit applicable 10. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intel ectuel e dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

11. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; […] ».

12. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 3

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B- Sur le fond

13. En l’espèce, la demande en nul ité de la marque verbale CP NUTRITION est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure CAP NUTRITION ainsi que sur l’existence d’un risque de confusion avec les noms de domaine antérieurs capnutrition.fr et capnutrition.com.

14. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

15. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.

16. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination ainsi qu’au regard des activités effectivement exercées sous les noms de domaine et de leur portée non seulement locale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 1- Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale antérieure CAP NUTRITION et la marque contestée 17. Le demandeur fait valoir qu’il exerce sous la dénomination sociale CAP NUTRITION, les activités suivantes : le développement et la commercialisation de compléments alimentaires.

18. A cet effet, il a produit les documents suivants :

— Annexe 1 Kbis de la société CAP NUTRITION : il s’agit de l’extrait d’immatriculation de la dénomination sociale CAP NUTRITION que le demandeur indique fournir pour démontrer que son objet social est « Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (4729Z) » ;

— Annexe 4 Extraits du site internet de la Demanderesse : il s’agit d’un extrait du site www.toutelanutrition.com daté du 21 octobre 2020, lequel propose à la vente des compléments nutritionnels et dispense des conseils en matière de nutrition et d’exercices physiques. Ce site se présente comme le « spécialiste du complément alimentaire et de la nutrition sportive pour la performance, le bien-être et la minceur depuis 2004 ». Comme le souligne le demandeur dans son exposé des moyens, les conditions générales de vente indiquent que la société CAP NUTRITION est le gérant du site toutelanutrition.com. L’article 7 des conditions générales de vente précise les modalités de livraison des produits commandés sur ce site, en particulier pour la France. Le demandeur met également en exergue un extrait de ce document relatif à la présentation de l’activité de ce site.

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19. Il convient tout d’abord de rappeler que la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque indique en son article 4 I., 1°, d) que le demandeur fournit notamment au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée d’une demande en nul ité fondée sur l’atteinte à une dénomination ou raison sociale « […] les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ».

20. Dans son article 4 II., la décision précitée précise que « les indications et pièces requises au présent article sont appréciées globalement. L’Institut vérifie que les pièces fournies ne sont pas manifestement dénuées de pertinence ».

21. Il est en outre de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour cel es énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juil et 2012, n°08-12.010).

22. La marque contestée a été déposée le 20 avril 2020. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées ci-dessus avant cette date.

23. En l’espèce, et en application des dispositions précitées, il apparait que si les documents présentés par le demandeur ne sont pas manifestement dépourvus de toute pertinence, ils ne sont en revanche pas suffisants pour justifier d’une exploitation effective de la dénomination sociale CAP NUTRITION pour les activités revendiquées.

24. En effet, l’annexe 1 ne permet pas de démontrer une exploitation du droit antérieur invoqué, mais permet simplement de justifier de son existence.

25. En outre, l’annexe 4 relative au site Internet www.toutelanutrition.com proposant à la vente des compléments nutritionnels et dispensant des conseils en matière de nutrition, indique notamment dans les conditions générales de vente (page 13) que le vendeur et gérant de ce site Internet est la société demanderesse CAP NUTRITION. El e est toutefois datée postérieurement au dépôt de la marque litigieuse de sorte qu’el e ne peut à el e seule démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale CAP NUTRITION pour les activités invoquées au jour du dépôt de la marque litigieuse.

26. Ces annexes 1 et 4 ne sont en outre corroborées par aucun autre document de nature à démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale CAP NUTRITION.

27. Il en résulte que le demandeur n’a pas démontré qu’il exploitait effectivement la dénomination sociale CAP NUTRITION pour les activités de développement et de commercialisation de compléments alimentaires invoquées au jour du dépôt de la marque contestée soit le 20 avril 2020.

28. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et la dénomination sociale antérieure, le demandeur n’ayant pas démontré que sa dénomination sociale antérieure était effectivement exploitée pour les activités invoquées au jour du dépôt de la marque contestée.

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29. En conséquence, la demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure CAP NUTRITION est rejetée.

2- Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre les noms de domaine antérieurs capnutrition.fr, capnutrition.com et la marque contestée 30. Le demandeur fait valoir que ses noms de domaine antérieurs capnutrition.fr et capnutrition.com sont exploités pour les activités suivantes : développement et commercialisation de compléments alimentaires.

31. Il produit à cet effet les mêmes documents que ceux présentés au paragraphe 18, à savoir l’annexe 1 Kbis de la société CAP NUTRITION et l’annexe 4 Extraits du site internet de la Demanderesse. Il ajoute, dans son exposé des moyens, qu’il « est spécialisée dans le développement et la commercialisation de compléments alimentaires commercialisés en ligne à travers son site internet accessible notamment depuis les noms de domaine suivants : - <capnutrition.com> réservé le 10 mars 2006 ;

- <capnutrition.fr> réservé le 14 mars 2006 ».

32. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3^e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juil et 2013, n°12/15747).

33. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P).

34. La marque contestée a été déposée le 20 avril 2020. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des noms de domaine invoqués pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date.

35. Si l’annexe 4 tel e que décrite supra permet de constater que le site Internet www.toutelanutrition.com propose à la vente des compléments nutritionnels et dispense des conseils en matière de sport et de nutrition, aucun document ne démontre que les noms de domaine capnutrition.fr et capnutrition.com permettent d’accéder à ce site Internet.

36. Ces annexes, qui ne sont accompagnées d’aucun autre document, ne permettent donc pas de démontrer une exploitation effective des noms de domaines invoqués pour les activités revendiquées.

37. Ainsi, le demandeur n’ayant pas démontré qu’il exploitait effectivement les noms de domaine antérieurs capnutrition.fr et capnutrition.com pour des activités de développement et la commercialisation de compléments alimentaires au jour du dépôt de la marque contestée soit le 20 avril 2020, la connaissance de ces noms de domaine invoqués sur le territoire national ne saurait, en conséquence, être davantage établie.

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38. Il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et les noms de domaine antérieurs capnutrition.fr et capnutrition.com, le demandeur n’ayant pas démontré que ces noms de domaine étaient effectivement exploités pour les activités revendiquées au jour du dépôt de la marque contestée et bénéficiaient d’une connaissance sur le territoire national.

39. En conséquence, les demandes en nullité respectivement fondées sur les noms de domaine antérieurs capnutrition.fr et capnutrition.com sont rejetées. C- Conclusion

40. En conséquence, il n’a pas été démontré par le demandeur que ses droits antérieurs invoqués étaient effectivement exploités au jour du dépôt de la marque litigieuse de sorte que :

— le motif de nul ité fondé sur la dénomination sociale est rejeté (point 29) ;

— les motifs de nul ité respectivement fondés sur les noms de domaine capnutrition.fr et capnutrition.com sont rejetés (point 39).

41. La présente demande en nullité doit donc être totalement rejetée.

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article unique : La demande en nul ité NL20-0093 concernant la marque n° 20/4640634 est rejetée.

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