NL 22-0119 Le 20/02/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 17 juin 2022, la société à responsabilité limitée DIETANAT (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0119 contre la marque française n° 16 / 4279894 déposée le 14 juin 2016, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société de droit suisse SAE GROUP DN. CH AG, SOCIETE ANONYME (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2016- 48 du 2 décembre 2016. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre la totalité des produits désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Classe 5 : Aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes. Tous ces produits étant diététiques ; produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». 3. Le demandeur a invoqué deux motifs relatifs de nullité, à savoir :

- L’atteinte à la dénomination sociale DIETANAT immatriculée au greffe du Tribunal de Commerce de Aix–en-Provence le 15 juin 2010 sous le n° 523451474, en raison de l’existence d’un risque de confusion ;

- L’atteinte au nom de domaine dietanat.com réservé le 12 février 2010, en raison de l’existence d’un risque de confusion. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le demandeur par courrier recommandé du 30 juin 2022, reçu le 6 juillet 2022, que sa demande encourait l’irrecevabilité, aucun élément ne permettant d’établir l’identité du titulaire du nom de domaine susvisé. Cette notification l’invitait à compléter les pièces manquantes ou à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 6. En parallèle, l’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi qu’aux mandataires étant intervenus dans les différentes procédures liées à cette marque. 7. En réponse à la notification d’irrecevabilité de sa demande, le demandeur a, dans le délai imparti, communiqué des documents ainsi que des observations complémentaires permettant à l’Institut de lever l’irrecevabilité, par courrier en date du 22 aout 2022. 8. La demande en nullité, accompagnée de la notification d’irrecevabilité, de la régularisation du demandeur ainsi que du courrier levant l’irrecevabilité, a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de son rattachement, par courrier recommandé en date du 22 août 2022 reçu le 24 août 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 9. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auquel le demandeur n’a pas répondu.

10 . Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 28 février 2023. Prétentions du demandeur 11. D ans son exposé des moyens, le demandeur :

- Indique que sa demande est recevable, dès lors que ce n’est qu’au mois d’août 2017 qu’il a eu connaissance de la marque contestée par la réception d’un courrier de ses mandataires et que le délai de forclusion par tolérance de cinq ans n’est donc pas écoulé ;

- Invoque une atteinte à sa dénomination sociale antérieure DIETANAT et relève :  Une activité effective depuis au moins le 15 juin 2010 notamment grâce à son site internet « dietanat.com » et sa page Facebook ;  Une identité et une similarité des produits de la marque contestée et des activités réellement exploitées sous cette dénomination sociale.  Une similarité des signes en cause qui ont en commun des séquences DIET et NAT dont il résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.

- Invoque une atteinte à son nom de domaine antérieur DIETANAT.COM et relève :  Une exploitation effective depuis au moins le 12 février 2010 grâce à son site internet « dietanat.com » et à une page Facebook existant depuis 2014 dont la portée n’est pas seulement locale.  Une identité et une similarité des produits de la marque contestée et des activités réellement exploitées sous ce nom de domaine.  Une similarité des signes en cause qui ont en commun des séquences DIET et NAT dont il résulte un risque de confusion dans l’esprit du public. A l’appui de son argumentation, il fournit des pièces qui seront listées ultérieurement. Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée :

- Invoque l’antériorité des signes DIETI NATURA lui appartenant faisant l’objet d’usages intensifs depuis 1999 ainsi que l’antériorité de la grande renommée de la marque contestée ;

- Relève la mauvaise foi et les agissements parasitaires du demandeur qui tente de tirer profit de la notoriété de la marque contestée ; il évoque un conflit antérieur entre eux et une opposition actuellement en cours devant l’INPI ;

- Indique que le demandeur avait nécessairement connaissance de l’usage de la marque contestée depuis plus de cinq ans au jour où il a formé la présente demande en nullité, de sorte que cette dernière est forclose et introduite de mauvaise foi ;

- Ajoute qu’il ne conteste pas le risque de confusion existant entre ces signes, « puisque c’est justement sur la base de ces constats que nous avons adressé des mises en demeure à la société adverse » et que « ce sont les signes postérieurs DIETANAT qui constituent l’imitation des marques antérieures DIETI NATURA ». Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée fait référence à des Annexes 1 à 13. Toutefois aucune pièce jointe n’accompagnait ses observations qui ont été transmises à l’INPI le dernier jour de son délai d’observations. II.- DECISION A. S ur la recevabilité de la demande en nullité 1. Sur l’antériorité des droits du titulaire de la marque contestée 13. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée fait valoir des droits antérieurs lui appartenant, indique que la marque contestée fait l’objet d’une exploitation intensive et continue depuis 1999 et que la protection de ses actifs immatériels remonte à 2006. Il fait ainsi référence à son portefeuille de marques et à des usages intensifs en particulier grâce à un nom de domaine « dieti-natura.com » qu’il aurait réservé depuis le 31 janvier 2006 et exploité ainsi qu’à une marque française DIETI NATURE qu’il aurait déposée le 13 juillet 2012 et renouvelée. Il cite à cet effet des Annexes 3 et 10. Il ajoute que la marque contestée bénéficie d’une grande renommée, est en position de leader dans la vente en ligne de produits diététiques, de compléments alimentaires et de produits bien- être, grâce à ses investissements substantiels, fait l’objet d’une exploitation intense et que ce succès serait relayé dans la presse spécialisée. I l demande à l’Institut de « c onstater et de c onsacrer la renommée de la marque contestée ». Il cite à cet effet des Annexes 11, 12 et 13. 14. En l’espèce, la demande en nullité formée par la société DIETANAT est uniquement fondée sur la dénomination sociale éponyme et sur le nom de domaine « dietanat.com » et vise exclusivement la marque contestée DIETI NATURA n° 16 / 4279894. 15. Ainsi les arguments du titulaire de la marque contestée relatifs aux autres droits antérieurs appartenant au demandeur ou visant les autres droits lui appartenant – outre qu’ils ne sont corroborés par aucun justificatif (aucune des pièces citées dans ses observations n’ayant été versées à la procédure) – sont en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de la présente procédure, laquelle doit s’apprécier uniquement au regard des deux seuls droits antérieurs invoqués et à leur antériorité par rapport à la marque contestée. A cet égard, il convient de rappeler ainsi qu’a pu le faire la jurisprudence, que « Le dépôt d’une marque identique à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une enseigne porte atteinte aux droits antérieurs d’une société sur ses éléments d’identification quand bien même le déposant aurait, avant même la société, fait usage de ce signe à titre de nom commercial ou d’enseigne, cette circonstance ne lui conférant aucune priorité quant à un dépôt en tant que marque ». (Cass com. 20 février 2007, n°05-16.963, TGI Nanterre 1ère ch., 28 février 2013, n°11/07075).

En outre, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur la renommée et l’usage intensif de la marque contestée mais d’apprécier si cette marque porte atteinte aux droits antérieurs invoqués par le demandeur. 16. Ainsi, force est de constater que la dénomination sociale DIETANAT a été immatriculée au greffe du Tribunal de Commerce de Aix En Provence le 15 juin 2010 et que le nom de domaine « dietanat.com » a été réservé le 12 février 2010, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée DIETI NATURA n° 16 / 4279894 le 14 juin 2016. 17. En conséquence, les droits invoqués par le demandeur dans la présente demande sont bien antérieurs à la marque contestée.

2. Sur la mauvaise foi du demandeur 18. Le titulaire de la marque contestée relève la mauvaise foi du demandeur qui se placerait indûment dans son sillage et tenterait de tirer profit de la notoriété de la marque DIETI NATURA Il indique à cet égard avoir constaté en 2017 l’usage d’un signe litigieux, à savoir la marque française « DIETANAT Toute une vie au naturel La nature a réponse à tout » n° 3713095 appartenant au demandeur et lui avoir à cette occasion adressé un courrier de mise en demeure lui demandant de renoncer à cette dernière, de procéder à la modification de sa dénomination sociale DIETANAT, de procéder à la radiation du nom de domaine « dietanat.com » et de cesser tout usage du signe DIETANAT. Courrier auquel le demandeur a répondu en refusant de procéder aux modifications souhaitées. Il cite à cet effet des Annexes 4 et 5. Il n’a engagé par la suite aucune action à l’encontre du demandeur, ayant constaté que la marque susvisée du demandeur n’avait pas été renouvelée en 2020. Il cite à cet effet une Annexe 5. Mais « à la suite de confusions faites par sa clientèle », le titulaire de la marque contestée a adressé au demandeur une seconde mise en demeure en 2021 et cite à cet effet une Annexe 6. Le demandeur y a répondu en formulant la présente demande en nullité contre la marque contestée. Un mois après la réception de cette mise en demeure, le demandeur a déposé devant l’INPI une demande d’enregistrement de marque n° 4860353 portant sur le signe DIETANAT, à laquelle le titulaire de la marque contestée s’est opposé en invoquant une marque de l’Union Européenne antérieure DIETI NATURA n° 017074791. La procédure d’opposition est actuellement en cours. Il cite à cet effet des annexes 7 et 8. Le titulaire de la marque contestée relève que ce dépôt vient « éclairer sur le positionnement parasitaire de la partie adverse et ses agissements de mauvaise foi » et en déduit que le demandeur « tente, par des manœuvres dilatoires, de fragiliser » sa position au détriment de « l’antériorité patente » de ses signes distinctifs, « en introduisant une demande en nullité en toute mauvaise foi » qui « n’est qu’un moyen de détourner » l’attention de l’INPI « dans le cadre d’un litige plus vaste ». 19. Il convient de préciser que le droit de présenter une demande en nullité est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur. 20. En l’espèce, il convient de rappeler que la présente procédure en nullité n’a pas pour objet de se prononcer sur la mauvaise foi d’un dépôt de marque effectué par le demandeur, mais sur l’atteinte susceptible d’être portée par la marque contestée aux deux droits antérieurs invoqués à savoir la dénomination sociale DIETANAT et le nom de domaine « dietanat.com » du demandeur, sur le fondement du risque de confusion. 21. Par ailleurs, rien dans les éléments exposés par le titulaire de la marque contestée ne permet de caractériser un abus de la part du demandeur d’utiliser la faculté qui lui était ouverte par l’article L. 716-2 du code de la propriété intellectuelle de présenter une demande en nullité devant l’Institut, aucune annexe citée par le titulaire de la marque contestée dans ses observations en réponse n’ayant au demeurant été produite.

A cet égard, le simple fait pour le demandeur d’invoquer les droits antérieurs susvisés dans le cadre de la demande en nullité ne saurait suffire à caractériser une intention de nuire ou une faute ayant fait dégénérer en abus le droit du demandeur d’agir en nullité. 22. En conséquence, le moyen d’irrecevabilité soulevé par le titulaire de la marque contestée doit être rejeté. 3. Sur la forclusion par tolérance 23. L’article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi ». 24. La jurisprudence a pu déterminer les conditions faisant courir le délai de forclusion, à savoir notamment l’enregistrement de la marque postérieure, l’usage de la marque postérieure par son titulaire et la connaissance par le titulaire de la marque antérieure à la fois de l’enregistrement et de l’usage de la marque postérieure (CJUE, 22 septembre 2011, C-482/09 ; Cass. com. 28 mars 2006, n° 05-11.686). 25. Le titulaire de la marque contestée soutient que le demandeur a toléré l’usage de la marque contestée pendant plus de cinq ans et qu’il en avait nécessairement connaissance. Il fait ainsi référence à un échange de courriers qui seraient antérieurs à la mise en demeure de 2017 et cite à cet effet une Annexe 4. Il ajoute que les « sociétés en cause sont des sociétés concurrentes dans un secteur de niche très particulier », utilisent le même media de vente sur Internet à l’exclusion de toute boutique physique et disposent des mêmes médias publicitaires à savoir les revues spécialisées dans le bien-être et la santé. Il cite à cet effet des Annexes 9 et 12. 26. Le demandeur soutient quant à lui, dans son exposé des moyens, que ce n’est qu’au mois d’août 2017 qu’il a eu connaissance de la marque contestée par la réception d’un courrier des conseils de son titulaire et en déduit que le délai de forclusion par tolérance de cinq ans n’est donc pas écoulé au jour de la demande, qu’il a formée le 17 juin 2022. Il joint la pièce n° 2 « courrier des conseils de DIETINATUR du 4 août 2017 ». 27. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée DIETI NATURA n° 16/4279894, déposée le 14 juin 2016, a été publié au BOPI 2016-48 du 2 décembre 2016. La demande en nullité a été formée par le demandeur le 17 juin 2022. La marque contestée avait donc été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en nullité. 28. Le fait que les parties agissent dans le même secteur d’activité, que le titulaire indique disposer de nombreux signes distinctifs antérieurs et notamment du nom de domaine « dieti-natura.com » depuis 2006, ainsi que d’une certaine renommée dans ce secteur n’est pas suffisant pour en déduire la connaissance par le demandeur de l’usage de la marque contestée, qui doit être démontrée par le titulaire de la marque contestée.

En effet, en l’absence de pièces jointes à l’appui de l’argumentation du titulaire de la marque contestée, ce dernier échoue à démontrer que le demandeur a eu connaissance pendant cinq années consécutives de l’enregistrement et de l’usage de la marque contestée et qu’il a toléré cet usage en connaissance de cause. 29. Par ailleurs, l’argumentation du titulaire de la marque contestée relative au courrier qu’il a adressé au demandeur en date du 4 août 2017, dont un extrait a été produit par le demandeur en pièce 2, ne permet pas à elle seule, de déduire cette connaissance dès lors que le contenu du courrier n’est pas fourni et qu’aucune référence à la marque contestée n’y est faite. En tout état de cause, à supposer que ce document permette d’établir que le demandeur avait connaissance de l’usage de la marque contestée à tout le moins le 4 août 2017, il n’est pas établi qu’il en ait toléré l’usage pendant cinq années consécutives au jour où la demande en nullité formée, le 17 juin 2022, dès lors que ce délai n’était pas encore expiré. 30. En conséquence, les éléments fournis n’étant pas suffisants pour démontrer la connaissance de l’usage de la marque contestée par le demandeur, la demande en nullité ne saurait être déclarée irrecevable au sens de l’article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle. B. S ur les motifs relatifs de nullité 1. S ur le droit applicable 31. Le demandeur fonde sa demande en nullité sur les articles L716-2, L716-2-1 et L711-3 3° et 4° dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. 32. Il invoque à cet égard l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée DIETI NATURA et la dénomination sociale DIETANAT et le nom de domaine DIETANAT.COM. 33. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 14 juin 2016, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. En conséquence, la disponibilité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque. 34. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4». 35. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 36. Par ailleurs, en application de ce même article L. 711-4, qui établit une liste non exhaustive des droits antérieurs, et conformément à la jurisprudence (notamment CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque portant atteinte à un nom de domaine antérieur en raison d’un risque de confusion. 37. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. S ur le fond 38. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec, d’une part, la dénomination sociale antérieure DIETANAT et, d’autre part, le nom de domaine antérieur « dietanat.com ». 39. Le risque de confusion, au sens des dispositions précitées, s’entend du risque pour le public de croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 40. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 41. A cet égard, le risque de confusion doit être examiné, concernant la dénomination sociale, au regard des activités effectivement exercées sous celle-ci, et, concernant le nom de domaine, au regard des activités effectivement exercées sous ce dernier et de sa connaissance sur le territoire national, et ce tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. a. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale antérieure DIETANAT et la marque contestée DIETI NATURA 42. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts, et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). 43. Le demandeur indique être titulaire de la dénomination sociale DIETANAT immatriculée au greffe du Tribunal de Commerce de Aix En Provence le 15 juin 2010 sous le n° 523451474 et fait valoir qu’il l’exploite de façon continue depuis l’origine pour les activités suivantes : « vente en ligne, vente en ligne de produits spécialisés, vente de compléments alimentaires » et la commercialisation sous le signe DIETANAT de « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». 44. La marque contestée ayant été déposée le 14 juin 2016, il appartient donc au demandeur de justifier de l’exploitation effective de sa dénomination sociale pour les activités invoquées ci- dessus avant le 14 juin 2016. 45. A cet effet, il produit les documents suivants nommés ainsi :

- Pièce n° 3 pages web entre 2010 et 2022 du site <dietanat.com>

- Pièce n° 4 page Facebook compte DIETANAT - Pièce n° 5 site e-commerce DIETANAT / AMAZON 46. Parmi ces documents, seuls ceux relevant de la période pertinente, c’est-à-dire antérieurs au 14 juin 2016, sont à prendre en considération, à savoir la pièce n° 3 et les quatre recommandations figurant en page 6 et 7 de la pièce n° 4. En effet, il y a lieu d’écarter l’extrait du site internet DIETANAT faisant référence à la Covid- 2019 et à l’année 2022 (pièce n°5) ainsi que les extraits des pages Facebook, du site internet cocote.com et Ktalogue bio (pièce n°4, pages 1-5, extrait de la Page Facebook non daté, mais mentionnant des avis, recommandations et commentaires en 2019, pages 8-9 extrait du site internet Cocote.com proposant à la vente des produits bio revêtus de la marque DIETANAT pour l’année 2022 et pages 11-12 extrait de la plateforme KTALOGUE BIO de 2022 qui référence les sites internet de produits bio et mentionne le site de vente en ligne de compléments alimentaires bio DIETANAT® ) comme postérieurs au dépôt de la marque contestée. 47. En outre, si les documents antérieurs au dépôt de la marque contestée cités au point 45 portent sur une activité de vente de divers produits à base de plantes et de compléments alimentaires bio, ils ne sont corroborés par aucun autre élément démontrant la commercialisation effective de ces produits et la réalisation de cette prestation, tels que des factures, des articles de presse, des catalogues ou des courriers. 48. Il en résulte que le demandeur n’a pas démontré qu’il exploitait effectivement la dénomination sociale DIETANAT pour les activités de revendiquées, au jour du dépôt de la marque contestée soit le 14 juin 2016. 49. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et la dénomination sociale antérieure, le demandeur n’ayant pas démontré que sa dénomination sociale antérieure était effectivement exploitée pour les activités invoquées au jour du dépôt de la marque contestée. 50. Ainsi, la demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure DIETANAT est rejetée. b. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine antérieur DIETANAT.COM et la marque contestée DIETI NATURA 51. Le demandeur indique être titulaire du nom de domaine DIETANAT.COM réservé le 12 février 2010, et fait valoir qu’il exerce son activité depuis cette date à partir du site internet <dietanat.com> ainsi que cela ressort de « la page web présentant la société DIETANAT spécialiste des Teintures mères bio, des Extraits plantes fraiches bio, des macérats de plante bio certifiés par ECOCERT France et labellisé AB et les produits sous ce même signe ». Il indique que l’exploitation de ce site est continue depuis l’origine et qu’il « convient de relever que dans ce secteur de niche la page Facebook compte près de 3000 abonnés et le site internet environ 5000 visites mensuelles ». Il en déduit que compte tenu de cet usage continu et de son exploitation, il convient de prendre en considération l’activité suivante : « vente en ligne, vente en ligne de produits spécialisés, vente de compléments alimentaires » et commercialisation sous le signe DIETANAT de « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour

bébés ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». 52. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747). 53. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P). 54. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine et de sa portée non seulement locale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 55. La marque contestée a été déposée le 14 juin 2016. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du nom de domaine invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. 56. Il produit à cet effet les mêmes pièces que celles présentées au point 45, auxquelles il ajoute les pièces suivantes :

- Pièce n° 6 : fiche WHOIS relative au nom de domaine dietanat.com
- Pièce n° 7 : Pages web du domaine <dietanat.com> au 17 juin 2002 57. Ainsi qu’il a été relevé aux points 46 et 47, les pièces n°3, n°4 et n°5 fournies ne permettent pas d’établir l’exploitation réelle en cause, dès lors qu’elles sont postérieures au dépôt de la marque contestée ou ne sont corroborées par aucun autre document permettant de prouver l’accomplissement effectif des prestations proposées. Il en va de même des pièces n°6 et n°7, la première permettant uniquement d’établir l’existence du nom de domaine dietanat.com et la seconde n’étant pas datée, de sorte qu’elle ne permet pas davantage d’établir une exploitation réelle et effective du nom de domaine pour les activités revendiquées à l’appui de la demande. 58. En outre, aucun élément ne permet d’attester de la portée non seulement locale des activités mentionnées au jour du dépôt de la marque contestée. 59. En effet, le demandeur indique dans son exposé des moyens que l’exploitation de ce site est continue depuis l’origine et qu’il « convient de relever que dans ce secteur de niche la page Facebook compte près de 3000 abonnés et le site internet environ 5000 visites mensuelles ». Toutefois, la pièce 4 relative à la page Facebook Dietanat si elle n’est pas datée précisément, fait toutefois référence à des avis, recommandations et commentaires d’abonnés entre 2014 et 2019, de sorte que c’est à cette dernière date que le nombre de 2 800 abonnés se réfère, c’est-à-dire postérieurement au jour du dépôt de la marque contestée le 14 juin 2016.

En outre, aucun document ne permet d’attester que le site internet fait l’objet de 5000 visites mensuelles. 60. Ainsi, l’ensemble des documents fournis ainsi que l’argumentation du demandeur ne sont corroborés par aucune pièce permettant notamment d’appréhender les activités réellement proposées ainsi que la fréquentation et la visibilité du site Internet susvisé. 61. En conséquence, le demandeur n’ayant pas démontré qu’il exploitait effectivement le nom de domaine antérieur dietanat.com pour les activités revendiquées au point 51 au jour du dépôt de la marque contestée, la connaissance de ce nom de domaine invoqué sur le territoire national ne saurait, en conséquence, être davantage établie. 62. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et le nom de domaine dietanat.com. 63. En conséquence, la demande en nullité fondée sur le nom de domaine antérieur dietanat.com est rejetée. c. Conclusion 64. En conséquence, la demande en nullité doit être rejetée en ce que :

- le motif de nullité de la marque contestée sur le fondement de l’atteinte à la dénomination sociale antérieure est rejeté (point 50),
- le motif de nullité de la marque contestée fondée sur l’atteinte au nom de domaine antérieur est rejeté (point 63). PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : La demande en nullité NL22-0119 est rejetée.