NL22-0123 20/04/2023 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714- 1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 28 juin 2022, Madame R L (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0123 contre la marque n° 21/4766583 déposée le 14 mai 2021, ci- dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Madame V K D est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-35 du 3 septembre2021.

2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 5 : aliments pour bébés ;

Classe 16 : livres ; brochures ;

Classe 30 : pâtisseries ; biscuits ».

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3. Le demandeur a invoqué :

— Un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte à la marque antérieure TI PO PEYI n° 19/4610178 déposée le 26 décembre 2019 dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2020-37 en date du 11 septembre 2020 ;

— Un motif absolu de nullité à savoir : « La marque a été déposée de mauvaise foi ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt et par courriel.

6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 22 juillet 2022, reçu le 27 juillet 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté un jeu d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.

8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 27 janvier 2023.

Prétentions du demandeur

9. Dans son exposé des moyens, le demandeur :

Sur le motif relatif

Il indique que les produits en présence sont identiques ou similaires et qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes.

Sur le motif absolu

Il soutient que le titulaire de la marque contestée a agi de mauvaise foi lorsqu’il a déposé la marque contestée TI CHEF PEYI dans la mesure où la marque antérieure TI PO PEYI a « dès son enregistrement, bénéficié d’une large couverture médiatique dans la presse régionale guadeloupéenne ».

Il fait valoir que :

— les parties se sont rencontrés le 26 octobre 2020 et que le titulaire de la marque contestée a proposé une collaboration au demandeur afin de pouvoir utiliser la marque TI PO PEYI.

— cette collaboration n’a pas été finalisée et que le titulaire de la marque contestée a communiqué sur son nouveau projet en indiquant sur les réseaux sociaux « Bienvenue sur la page Ti Chef Péyi (anciennement Tipo péyi) » souhaitant ainsi « profiter de l’exploitation médiatique » dont le demandeur bénéficiait.

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Il produit également des pièces lesquelles seront listées et analysées ci-dessous point 21.

Le demandeur sollicite la prise en charge de ses frais par le titulaire de la marque contestée à hauteur de 1100€.

10. Dans ses uniques observations, le demandeur :

— réitère ses arguments en ce qui concerne la comparaison des produits et des signes en cause.

— indique en ce qui concerne la mauvaise foi, que le titulaire de la marque contestée reconnaît avoir enregistré la marque contestée par dépit et en tout état de cause avec une intention délibérée l’égard du demandeur en invoquant la marque TI POTS PAYS déposée le 21 janvier 2011 « qui n’a pas été exploitée et n’a pas fait l’objet d’un renouvellement ».

— conteste l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel la marque « TI PO PEYI aurait été créée par des lycéens, accompagnés par son père, en 2010-2011 dans le cadre de la création d’une mini-entreprise ». Ainsi le titulaire de la marque contestée montrerait son attachement à la marque antérieure invoquée l’ayant conduit à entrer en contact avec le demandeur.

— indique que l’échec des négociations a donc poussé le titulaire de la marque contestée à déposer la marque TI CHEF PAYI afin de maintenir « un lien dans l’esprit du public avec la dénomination TI PO PEYI et non de créer une marque originale ».

Prétentions du titulaire de la marque contestée

11. Dans ses uniques observations, le titulaire de la marque contestée :

— Conteste la comparaison des produits et indique que les produits vendus par le demandeur sont des « petits pots frais » donc « obligatoirement réfrigérés » alors que les siens « sont sur le segment des produits stérilisés ».

- Invoque des arguments en ce qui concerne la comparaison des signes et indique qu’en « l’espèce, l’utilisation du vocable CHEF est lié à la renommée de M. J K , chef culinaire, qui faut- il une fois de plus le rappeler est à l’origine de la marque TI POTS PAYS en 2011 ».

- en ce qui concerne le motif absolu de mauvaise foi, il considère que c’est le demandeur qui est de mauvaise foi dans la mesure où il a déposé la marque TI PO PEYI « quand bien même il existait des archives parlant du projet TI PO PAYS initié par M. J K J ».

Il invoque à cet égard les pièces suivantes :

Pièce n° 2 : une communication non datée du Rectorat de la Guadeloupe qui indique notamment que « les mini entrepreneurs de TI PO PEYI récompensés »

Pièce n° 3 : un extrait non daté du blog TIPO PEYI qui indique que « Cette mini-entreprise a été créée par 10élèves du lycée Faustin Fleret dans le cadre du concours « entreprendre en lycée ». Celle-ci a pour but de fabriquer et commercialiser des petits pots pour bébé à base de produits locaux du terroir ».

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Pièce n° 4 : un extrait non daté du site internet du Lycée Faustin Fléret concernant le projet « TI PO PEYI ».

Pièce n° 5 : un article de France Antilles du 30 janvier 2022 qui fait référence à la commercialisation des petits pots pour bébé « Ti chef péyi » Pièce n° 8 : une capture d’écran de source inconnue relative à une manifestation qui aura lieu le 8 mars 2019 et qui s’intitule « TI CHEF PEYI – ALSH ART CULINAIRE ».
- Indique que l’utilisation de la marque TI CHEF PEYI résulte d’un accord avec « l’association Sykrié Loisirs et formations pour l’utilisation de leur marque Ti Chef Péyi ».

- Indique que la marque TI CHEF PEYI a été utilisée avant novembre 2019 et que le demandeur a fait œuvre de communication massive en se présentant comme le fondateur de la marque contestée ce qui est « faux ».

Le titulaire de la marque contestée sollicite la prise en charge de ses frais par le demandeur à hauteur de 1975€.

II.- DECISION

A- Sur le motif absolu de nullité

1. Sur le droit applicable

12. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

13. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ».

14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond

15. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, § 73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

16. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, § 75).

17. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).

18. Il est également admis par la jurisprudence que peut être qualifié de mauvaise foi le dépôt d’une marque effectué en connaissance de l’usage d’un signe identique antérieur bénéficiant d’une renommée et motivé par l’intention de profiter de sa renommée (même résiduelle) ou de sa force d’attraction (TUE, 8 mai 2014, SIMCA, T-327/12 ; TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T- 795/17).

19. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

20. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.

21. A cet égard, le demandeur fournit à l’appui de sa démonstration notamment les pièces suivantes :

Pièce n°1 : une revue de presse concernant la marque Ti Po Péyi datée d’entre 2019 et 2021. Nous pouvons notamment lire les articles suivants :

o Un article du 9 mars 2020 extrait du site internet www.black-in.com et intitulé « TI PO PEYI » ? Le 1er guide de diversification alimentaire de R L » ;

o Un article du 2 novembre 2020 du site internet www.la1ere.francetvinfo.fr et intitulé « TIPO Péyi veut résoudre les défis de l’alimentation des très jeunes enfants » ;

o Un article du 6 janvier 2021 extrait du site internet www.guadeloupe.franceantilles.fr et intitulé « Rachel et ses « TI PO PEYI » » ;

o Un article du 3 mars 2021 extrait du site internet www.ewag.fr et intitulé « TI PO PEYI sains et locaux pour bébés locavores, un projet à soutenir ».

Pièces n° 2, 3 et 4 : des emails datés respectivement du 30 octobre, 3 novembre et 4 décembre 2020 qui concernent la rencontre qui a eu lieu entre les parties ainsi que des échanges relatifs au partenariat qui devait avoir lieu entre elles. Pièce n° 5 : la proposition de partenariat entre le demandeur et le titulaire de la marque contestée et Monsieur J K « sur le lancement des produits bébé avec nos produits locaux » du 30 octobre 2020.

Dans ce document, il est indiqué que Madame V K et Madame R L « se sont rencontrées le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

lundi 26 octobre 2020 au Spot Coworking à Jarry afin de voir les synergies et visions commune sur le projet de lancement des produits bébé made in Guadeloupe ».

En outre, au terme de cette proposition de partenariat, il est indiqué les droits relevant de ce partenariat à savoir : « utilisation de la marque TI PO PEYI sur nos supports : site internet, flyers, réseaux sociaux et tous autres supports de communication du groupe ».

Pièce n° 6 : des conversations Whatsapp entre les parties datées d’entre le 3 mars 2021 et le 19 mars 2021 qui concernent des pistes de réflexions sur le projet de partenariat entre les parties autour de la marque TI PO PEYI.

22. A titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne suffit pas en soi à démontrer une mauvaise foi, elle peut constituer un critère à prendre en compte.

23. En l’espèce, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit :

et que le demandeur invoque l’usage antérieur de la marque enregistrée ci-dessous reproduite :

.

 Connaissance de l’usage antérieur du signe TI PO PEYI

24. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 14 mai 2021. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe TI PO PEYI invoqué par le demandeur.

25. A cet effet, le demandeur indique que le titulaire de la marque contestée avait nécessairement eu connaissance de cet usage antérieur car :

- Le signe « TI PO PEYI » a, dès son enregistrement, bénéficié d’une large couverture médiatique dans la presse régionale guadeloupéenne ». Ce qui est démontré au travers de la pièce n°1 qui concerne une revue de presse datant d’entre 2019 et 2021.

— Le titulaire de la marque contestée et le demandeur se sont rencontrés le 26 octobre 2020 pour mettre en place un partenariat autour de l’utilisation de la marque TI PO PEYI détenue par le demandeur (Pièces n° 2, 3, 4, 5 et 6) (supra point 21).

26. Il apparaît dès lors que le titulaire de marque contestée avait nécessairement connaissance, au jour du dépôt de la marque litigieuse, de l’usage par le demandeur de la marque TI PO PEYI dans le cadre du projet de partenariat qui devait se mettre en place entre les parties.

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 Intention frauduleuse 27. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts d’un tiers.

28. En l’espèce, le demandeur se contente d’indiquer que la collaboration entre le titulaire de la marque contestée et le demandeur n’a pas été finalisée et que le titulaire de la marque contestée a communiqué sur son nouveau projet en indiquant sur les réseaux sociaux « Bienvenue sur la page Ti Chef Péyi (anciennement Tipo péyi) » souhaitant ainsi « profiter de l’exploitation médiatique » dont le demandeur bénéficiait.

29. Le titulaire de la marque contestée, quant à lui, indique que c’est le demandeur qui est de mauvaise foi dans la mesure il a déposé la marque TI PO PEYI « quand bien même il existait des archives parlant du projet TI PO PAYS initié par M. J K ».

Il fournit notamment la pièce n° 5 qui est un article du journal France-ANTILLES GUADELOUPE daté du 30 janvier 2022 faisant référence à la commercialisation des petits pots pour bébé « Ti chef péyi » qui sont « « la suite du projet mené en 2011 par les jeunes entrepreneurs du lycée Faustin Fléret qui avait remporté le concours Entreprendre au lycée en 2011 avec les produits Ti po péyi. ». Il est indiqué que les élèves « avaient avec l’aide de J K, le cuisinier de renom, créé la mini-entreprise Ti po Péyi », et le titulaire de la marque contestée apparait dans la liste des personnes relevant de « L’équipe de « Ti chef péyi ».

30. Il convient au préalable de rappeler que la simple connaissance de l’usage antérieur d’un signe n’apparait pas à elle seule de nature à démontrer une intention malhonnête.

En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » (CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).

31. En l’espèce, les parties opèrent toutes deux dans un secteur proche, à savoir la fabrication et la commercialisation d’aliments pour bébés.

32. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le titulaire de la marque attaquée et le demandeur se sont rapprochés dans le but de mettre en place un partenariat autour de la marque TI PO PEYI, il apparaît toutefois qu’aucun élément objectif n’a été apporté par le demandeur pour démontrer que le titulaire de la marque attaquée a déposé le signe TI CHEF PEYI en tant que marque pour se placer dans le sillage du demandeur.

En effet, le demandeur se contente d’affirmer que le titulaire de la marque contestée a voulu « profiter de l’exploitation médiatique » dont bénéficiait la marque TI PO PEYI et qu’il a déposé la marque contestée afin de maintenir « un lien dans l’esprit du public avec la dénomination TI PO PEYI et non de créer une marque originale ».

A cet égard, le demandeur ne démontre toutefois pas que la gamme de produits désignée sous la marque TI PO PEYI bénéficierait d’un succès tel qu’il serait permis d’en déduire l’intention du titulaire de la marque contestée d’en tirer indûment profit.

33. Au contraire, il ressort des documents fournis par le titulaire de la marque contestée, en particulier les pièces 3 et 5, que le dépôt de la marque contestée s’inscrit davantage dans une volonté de poursuite de l’activité du projet démarré en 2011, et non dans une intention de nuire au demandeur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

34. Ainsi, les éléments transmis par le demandeur ne sont pas suffisants à démontrer l’intention du titulaire de la marque contestée de profiter indument de la renommée du demandeur et ne permettent pas de caractériser sa mauvaise foi au moment du dépôt.

35. En conséquence, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n’ayant pas été démontrée, la demande en nullité est rejetée.

B. Sur le motif relatif de nullité 1. Sur le droit applicable

36. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

37. A cet égard, l’article L.711-3 I, 1° du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ».

38. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond 39. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale contestée n° 21/4766583 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure française n°4610178.

40. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

41. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

a) Sur les produits

42. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

43. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « aliments pour bébés ; livres ; brochures ; pâtisseries ; biscuits ».

44. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « aliments pour bébés ; livres ».

45. Les « aliments pour bébés ; livres ; brochures » de la marque contestée apparaissent identiques ou similaires à l’évidence aux produits invoqués de la marque antérieure.

46. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel les produits vendus par le demandeur seraient des « petits pots frais » donc « obligatoirement réfrigérés » alors que les siens « sont sur le segment des produits stérilisés ». En effet, la comparaison des produits, dans le cadre de la procédure en nullité, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions réelles ou supposées d’exploitation.

47. En revanche, les « pâtisseries ; biscuits » de la marque contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « aliments pour bébés » de la marque antérieure qui désignent des denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons.

En outre, les produits précités de la marque antérieure sont distribués en pharmacie ou dans les rayons spécialisés des grands magasins, alors que ceux de la marque contestée sont commercialisés dans les simples magasins de produits alimentaires.

Ces produits ne sont pas similaires. b) Sur les signes

48. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

49. La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

50. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

51. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

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 L’impression d’ensemble produite par les signes

52. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que les marques en présence sont constituées de trois termes.

53. Visuellement, phonétiquement et conceptuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant les termes créoles TI en attaque et PEYI en terminaison, à un terme placé au centre, évocateur dans le domaine des produits alimentaires à savoir CHEF pour la marque contestée (référence à un chef cuisinier) et PO pour la marque antérieure (susceptible d’évoquer es petits pots alimentaires pour bébés).

54. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel la marque contestée « l’utilisation du vocable CHEF est lié à la renommée de M. J K , chef culinaire, qui faut-il une fois de plus le rappeler est à l’origine de la marque TI POTS PAYS en 2011 ».

En effet, l’utilisation du terme CHEF dans le domaine culinaire étant à ce point répandu, que la seule présence de ce terme au sein de la demande contestée n’est pas suffisante pour permettre au consommateur d’identifier directement Monsieur J K

55. Ainsi, compte tenu de la construction commune précitée et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées qui en résultent, les signes présentent une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques.

 Les éléments distinctifs et dominants des signes

56. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués d’ensembles verbaux perçus dans leur ensemble, et dont la distinctivité des éléments communs n’est pas discutée.

3. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce

57. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.

58. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits en cause.

59. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public des produits en cause est incarné par le grand public doté d’un degré d’attention normal.

60. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.

61. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, constituée de l’ensemble verbal TI PO PEYI, n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal.

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4. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

62. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

63. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause visés au point 45, des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles résultant d’une même construction commune entre les signes, et du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des marques en présence à l’égard de ces produits

64. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits visés au paragraphe 47. En effet, si un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits en cause, lequel fait défaut en l’espèce.

65. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits cités au point 45.

C- Conclusion

66. En conséquence, la demande en nullité doit être déclarée :

- rejetée sur le fondement du dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi (point 35),

— partiellement justifiée sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale antérieure n°4610178 concernant les produits cités au point 45 (point 65),

D- Sur la répartition des frais

67. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

68. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

69. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais de procédure et de représentation, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans sa demande.

70. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sollicité la prise en charge des frais exposés pour sa défense. En effet, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait partiellement droit à la demande en nullité pour certains des produits visés.

71. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de répartition des frais exposés formulées par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL22-0123 est partiellement justifiée.

Article 2 : La marque n° 21/4766583 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « aliments pour bébé ; livres ; brochures ».

Article 3 : Les demandes de répartition des frais sont rejetées.

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