NL 22-0152 Le 04/07/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-2, L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 5 septembre 2022, la société par actions simplifiée S.F.C. JARDIBRIC (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 22-0152 contre la marque n°21 / 4801511, déposée le 20 septembre 2021, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque dont Monsieur C T est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-16 du 22 avril 2022. 2. La demande en nullité a été formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; verre de construction ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; bois de construction ; bois façonnés ; Classe 44 : Jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». 3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité, à savoir :

- une atteinte à la marque de l’Union européenne antérieure n°012724654, déposée le 25 mars 2014 et enregistrée le 12 août 2014 et portant sur le signe ci-dessous reproduit :

- une atteinte à la dénomination sociale antérieure S.F.C. JARDIBRIC. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par email. 6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée à la suite de son rattachement au dossier électronique, par courrier recommandé en date du 21 octobre 2022, reçu 2

le 25 octobre 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois dans les délais impartis. 8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 24 avril 2023. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens versé à l’appui de cette demande en nullité, le demandeur :  Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure invoquée et la marque contestée  Soutient que les produits et services en présence sont identiques et similaires  Soutient qu’il existe des similitudes des signes entre les signes d’un point de vue visuel, phonétique et intellectuel et qu’il en résulte un risque de confusion  Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale antérieure invoquée et la marque de renommée  Présente et évoque l’exploitation effective de la dénomination sociale antérieure  Compare les activités et les produits et services en présence pour conclure à un risque de confusion  Compare les signes en présence  Sollicite de l’Institut qu’il mette à la charge du titulaire de la marque contestée une somme correspondant au frais exposés au titre de la présente procédure 10. Dans ses premières et dernières observations, le demandeur :  Répond aux arguments du titulaire de la marque contestée, notamment sur la recevabilité de la présente procédure en nullité, sur l’inanité de l’exploitation de la marque antérieure dans l’appréciation de la similarité des produits en cause, sur la prétendue forclusion par tolérance  Réitère ses arguments sur la comparaison des signes en cause Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. D ans ses premières observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée : 3

 Invoque l’irrecevabilité de la demande en nullité en invoquant l’autorité de la chose jugée ;  Conteste l’exploitation effective de la marque antérieure, considérant que le demandeur « ne fournit aucune des preuves attestant que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage… a défaut, l’action sera déclarée irrecevable » et demande à l’INPI de prononcer la déchéance de la marque antérieure pour certains produits  Invoque le principe de forclusion par tolérance  Répond au demandeur sur la comparaison des produits et services  Répond au demandeur sur la comparaison des signes  Demande une répartition des frais engagés au titre de la présente procédure 12. D ans ses deuxièmes et dernières observations en réponse à la demande en nullité observations, le titulaire de la marque contestée :  Réitère et développe ses arguments sur l’irrecevabilité de la demande en nullité et sur la similarité des produits et des signes en cause  Indique qu’il « a formé la requête à la demanderesse de fournier les preuves d’un usage sérieux », cite l’article L.712-5 1 du code de la propriété intellectuelle, et considère que « la partie adverse n’ayant pas rapporté les preuves d’un usage pour les produits relevant de la marque contestée, il sera demandé l’irrecevabilité de la procédure en nullité faute de pouvoir prouver un usage sérieux ». II.- DECISION A- S ur la recevabilité de la demande en nullité  Sur l’autorité de la chose jugée 13. Le titulaire de la marque contestée a soulevé l’irrecevabilité de la présente demande en nullité, tirée de l’autorité de la chose jugée, le demandeur ayant formé initialement une opposition à l’encontre de la marque contestée, laquelle n’a pas abouti. Il ajoute que si par extraordinaire l’INPI devait déclarer la demande en nullité recevable, il lui est demandé de ne pas retenir la pluralité des motifs invoqués, la dénomination sociale n’ayant pas été mentionnée dans la demande initiale. 14. Le demandeur considère, quant à lui, que les droits invoqués dans le cadre de la présente procédure en nullité sont différents de ceux de la procédure d’opposition. 15. L’article R.716-13 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « La demande en nullité ou déchéance d’une marque est irrecevable lorsqu’une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par 4

l’Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que cette décision n’est plus susceptible de recours ». 16. A donc autorité de la chose jugée toute décision définitive rendue par une autorité compétente qui présente avec le litige en cours une identité d’objet, de cause et de parties, ces conditions étant cumulatives. 17. En l’espère, l’INPI a rendu le 1er avril 2022, une décision d’irrecevabilité de l’opposition OP21-5358 formée par la société SFC JARDIBRIC à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque JARDIBLOC n° 21 / 4801511 déposée par le titulaire de la marque contestée dans la présente procédure. Cette décision n’est plus susceptible de recours. 18. Toutefois, force est de constater que les procédures d’opposition à enregistrement d’une marque et de nullité n’ont pas le même objet, la première visant au rejet d’une demande d’enregistrement de marque, alors que la seconde a pour objet la nullité d’une marque déjà enregistrée. 19. Ces procédures n’ayant pas le même objet et étant totalement indépendantes, le demandeur est par ailleurs libre d’invoquer des droits antérieurs qui ne l’avaient pas été dans la procédure d’opposition. 20. En conséquence la demande du titulaire de la marque contestée visant à déclarer la présente demande en nullité irrecevable est rejetée.  Sur la forclusion par tolérance 21. Le titulaire de la marque affirme que le demandeur est forclos par tolérance en ce qu’il ne pouvait pas ignorer l’existence de la marque postérieure JARDIBLOC. 22. L’article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi ». 23. La jurisprudence a pu déterminer les conditions faisant courir le délai de forclusion, en indiquant que « Les conditions nécessaires pour faire courir ce délai de forclusion, qu’il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de celle-ci a près son enregistrement »(CJUE, 22 septembre 2011, C-482/09 question préjudicielle ; considérant 62 ; Cass. com. 28 mars 2006, n° 05-11.686). 24. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée déposée le 20 septembre 2021, a été publié au BOPI 2022-16 du 22 avril 2022. La demande en nullité a été formée par le demandeur le 5 septembre 2022. 5

25. La marque contestée a donc été enregistrée, comme le relève à juste titre le demandeur, depuis moins de cinq ans à la date de dépôt de la demande en nullité de sorte que le demandeur ne peut pas être déclaré forclos à agir. Etant au demeurant observé que le titulaire de la marque contestée se contente de procéder par voie d’affirmation, sans fournir le moindre élément de nature à établir la connaissance de l’usage de la marque contestée par le demandeur. 26. Dès lors, la demande en nullité ne saurait être déclarée irrecevable au sens de l’article L.716-2-8 du code de la propriété intellectuelle. 6

 Sur la requête en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure 27. Aux termes de l’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle, « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. 2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». 28. Par ailleurs, l’article R. 716-3 alinéa 2 du code précité dispose que « Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. (…) ». 29. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée évoque l’usage sérieux de la marque antérieure, cite l’article L714-5 du code précité relatif à l’usage sérieux de la marque, tout en et ajoutant ensuite que « la requérante ne fournit aucune des preuves attestant que la marque antérieure invoquée a acquis un caractère distinctif par l’usage jusqu’au jour du dépôt de la marque contestée. A défaut l’action sera déclarée irrecevable ». Dans ses secondes dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée fait référence à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, et précise que « La partie adverse n’ayant pas rapportée les preuves d’un usage pour les produits relevant de la marque contestée, il sera demandé irrecevabilité de la procédure en nullité faute de pouvoir prouver un usage sérieux ». 30. Dans ses uniques observations en réponse au titulaire, le demandeur estime qu’« Est totalement hors de propos, l’exigence selon laquelle le demandeur devrait prouver qu’il exploite les produits de la marque dont l’enregistrement est contesté ». 31. En l’espèce, au vu des éléments précités, tant les premières observations que les dernières du titulaire de la marque contestée – en ce qu’elles évoquent l’article relatif à la procédure 7

d’opposition (L.712-5-1 précité), font référence à l’absence d’usage sérieux et d’une quelconque exploitation pour les produits de la marque contestée, et invoquent sans distinction l’usage sérieux et l’acquisition du caractère distinctif par l’usage – apparaissent très confuses, en sorte que tant le demandeur que l’INPI ne sont en mesure d’identifier avec suffisamment de précision la portée de cette « requête », tant sur les produits de la marque antérieure visés, que sur les périodes pertinentes invoquées. 32. En conséquence, les observations du titulaire de la marque contestée ne peuvent donc être considérées comme contenant une « requête » en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure, au sens de l’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle.  Sur la demande en déchéance de la marque antérieure 33. Le titulaire de la marque contestée sollicite de l’Institut qu’il prononce la déchéance de la marque antérieure invoquée. 34. Toutefois, il ressort des articles L.716-1, L.716-3 et L.716-5 du code de la propriété intellectuelle que seules les actions en déchéance exercées à titre principal peuvent être formées devant l’Institut, celles-ci devant être faites « sous forme électronique sur le site Internet de l’INPI via le portail électronique dédié » en application de l’article 1er de la décision n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. 35. En revanche, aucune des dispositions relatives à la procédure de nullité et de déchéance devant l’Institut ne prévoient la possibilité pour le titulaire de la marque contestée de former, à titre de moyen de défense dans le cadre d’une procédure de nullité, une demande reconventionnelle en déchéance devant l’Institut. 36. Ainsi, force est de constater que la demande formulée par le titulaire de la marque contestée n’a pas été formée selon les conditions et formalités prescrites par le code de la propriété intellectuelle. 37. En conséquence, la demande reconventionnelle en déchéance de la marque antérieure est rejetée. B- S ur le droit applicable 38. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 39. A cet égard, l’article L.711-3, I, 1° du même code dispose notamment qu’est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; 8

3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 40. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. C- Sur le fond 1. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n°012724654 41. En l’espèce, la demande en nullité de la marque française n°21 / 4801511 est notamment fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure JARDIBRIC n°012724654. 42. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 43. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a) Sur les produits et services 44. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 45. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services désignés par la marque contestée, à savoir : « Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; verre de construction ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; bois de construction ; bois façonnés ; Jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». 46. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Tuyaux d’arrosage ; tuyaux poreux pour arrosage ; lignes goutte-à-goutte pour l’irrigation ; tubes d’arrosage non métalliques ; Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques (construction) ; tuyaux rigides en polypropylène pour l’approvisionnement en eau potable ainsi que pour systèmes de chauffage et de climatisation ; conduites d’eau et goulottes pour la distribution de l’eau et l’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie ; conduites d’écoulement et d’irrigation en matières plastiques ; gouttières non métalliques ; crochets, descentes et profilés non métalliques pour gouttières ; couvercles non métalliques de regard ; caniveaux non métalliques ; grilles non métalliques ; siphons d’évacuation non métalliques ; géotextiles ; textiles non tissés en fibres synthétiques pour le secteur du bâtiment ; matériaux de construction non métalliques pour la protection des murs de 9

soubassement et de fondation et pour la stabilisation et le drainage des sols; feutre pour la construction ; dalles non métalliques pour gazon ; règles non métalliques pour coulage de béton ; grillages avertisseurs en matières plastiques relatifs aux ouvrages enterrés ; Instruments d’arrosage ; pulvérisateurs pour tuyaux d’arrosage ; pistolets pour tuyaux d’arrosage ; lances pour tuyaux d’arrosage ; gicleurs de tuyaux d’arrosage ; goutteurs ; arroseurs ; arrosoirs ». 47. Ainsi que le fait valoir le demandeur, les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; verre de construction ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés ; Jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » de la marque contestée sont pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 48. En revanche, les « objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre » de la marque contestée qui recouvrent des objets artistiques à finalité décorative, n’appartiennent pas à la même catégorie générale que les « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques (construction) ; tuyaux rigides en polypropylène pour l’approvisionnement en eau potable ainsi que pour systèmes de chauffage et de climatisation ; conduites d’eau et goulottes pour la distribution de l’eau et l’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie ; conduites d’écoulement et d’irrigation en matières plastiques ; gouttières non métalliques ; crochets, descentes et profilés non métalliques pour gouttières ; couvercles non métalliques de regard ; caniveaux non métalliques ; grilles non métalliques ; siphons d’évacuation non métalliques ; géotextiles ; textiles non tissés en fibres synthétiques pour le secteur du bâtiment ; matériaux de construction non métalliques pour la protection des murs de soubassement et de fondation et pour la stabilisation et le drainage des sols; feutre pour la construction ; dalles non métalliques pour gazon ; règles non métalliques pour coulage de béton ; grillages avertisseurs en matières plastiques relatifs aux ouvrages enterrés » de la marque antérieure qui recouvrent des matériaux et revêtements à vocation utilitaire. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. Ils ne présentent, par ailleurs, pas non plus les mêmes nature, fonction et destination. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (décorateurs et antiquaires pour les premiers, grossistes en matériaux de construction et magasins consacrés à l’habitat pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de produits similaires. b) Sur les signes 49. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 10

50. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : 51. Le demandeur soutient que les signes en cause sont similaires. 52. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 53. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 54. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal, d’éléments graphiques et de couleurs. 55. Ces signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun une dénomination reposant sur l’association de l’élément d’attaque JARDI suivi d’un élément de quatre lettres commençant par la lettre B et terminant par la lettre C, et susceptible d’évoquer la construction. 56. Les différences tenant à leur troisième séquence (LO pour le signe contesté / RI pour la marque antérieure) ne sont pas de nature à occulter les ressemblances entre les dénominations dès lors qu’elles portent sur des lettres en milieu de signe, et présente une physionomie globale similaire. Si les signes se distinguent également par la présentation particulière de la marque antérieure (marque figurative en couleurs et comportant un élément figuratif représentant un espadon), alors que le signe contesté est purement verbal, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 58 à 61). 57. Ainsi, les signes en cause présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes. 11

 Les éléments distinctifs et dominants des signes 58. Les dénominations JARDIBLOC et JARDIBRIC en cause ont en commun la séquence JARDI. 59. Si cette séquence JARDI apparait faiblement attractive au regard de certains des produits en présence, en ce qu’elle évoque la notion de JARDINAGE, elle se trouve associée aux éléments BRIC et BLOC qui présentent la même évocation d’un matériau de construction. 60. Par ailleurs, la présence d’une calligraphie particulière, d’une couleur et d’un élément figuratif n’altère pas le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme JARDIBRIC de la marque antérieure. 61. Ainsi, l’association commune en début et fin des signes en présence, suscitant des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles générant des ressemblances d’ensemble, n’apparait pas remise en cause par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c) Autres facteurs pertinents  Le public pertinent 62. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 63. En l’espèce, il y a lieu de considérer que les produits et services des marques en cause s’adressent tant au grand public qu’à un public de professionnel, dotés d’un degré d’attention normal à élevé.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 64. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 65. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, constituée de l’association des séquences JARDI et BRIC, présentée en couleurs et avec un élément figuratif, doit être considéré comme normal. 12

d) Appréciation globale du risque de confusion 66. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 67. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services cités au point 47, des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes entre les signes, qui n’apparaissent pas remises en cause par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 68. Le fait que certains des services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 69. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits visés au point 48. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services en cause, lequel fait défaut en l’espèce 70. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits visés au point 47. 2. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale S.F.C. JARDIBRIC 71. En l’espèce, la demande en nullité de la marque française n°21 / 4801511 est notamment fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure S.F.C. JARDIBRIC. 72. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 73. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits ou services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du droit antérieur invoqué et le public pertinent. 74. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 75. A cet égard, il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). 13

a) Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale S.F.C. JARDIBRIC pour les activités invoquées 76. En l’espèce, le demandeur fait valoir qu’il exerce, sous la dénomination sociale antérieure S.F.C. JARDIBRIC, les activités suivantes : « activités de conception et de commercialisation d’articles et de matériels d’arrosage, de jardinerie, de construction, sanitaires et d’évacuation des eaux usées ou pluviales ». 77. La marque contestée ayant été déposée le 20 septembre 2021, il appartient donc au demandeur de justifier de l’exploitation effective de sa dénomination sociale pour des activités précitées avant cette date. 14

78. A cet effet, le demandeur a produit notamment les documents suivants dénommés par lui ainsi :

- Présentation de la société S.F.C. JARDIBRIC 2019
- Document commercial intitulé « LE « PLUS » DE JARDIBRIC » 2017
- Catalogues Arrosage et Sani-Bati 2015
- Catalogues Arrosage et Sani-Bati 2016
- Catalogues Arrosage et Sani-Bati 2017
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- Arrosage de surface édité le 14 mai 2020 79. Au regard de l’argumentation du demandeur et de la documentation fournie et en particulier des différents catalogues, il apparaît que la dénomination sociale S.F.C. JARDIBRIC était exploitée antérieurement au dépôt de la marque contestée le 20 septembre 2021, pour les activités suivantes : « activités de conception et de commercialisation d’articles et de matériels d’arrosage, de jardinerie, de construction, sanitaires et d’évacuation des eaux usées ou pluviales ». 80. Ainsi, le demandeur propose effectivement des « activités de conception et de commercialisation d’articles et de matériels d’arrosage, de jardinerie, de construction, sanitaires et d’évacuation des eaux usées ou pluviales ». b) Sur l’existence d’un risque de confusion  Sur la comparaison des produits et services 81. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 82. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la marque contestée à savoir : « Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; verre de construction ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; bois de construction ; bois façonnés ; Jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». 83. La dénomination sociale invoquée par le demandeur fait l’objet d’une exploitation effective pour les activités suivantes : « activités de conception et de commercialisation d’articles et de matériels d’arrosage, de jardinerie, de construction, sanitaires et d’évacuation des eaux usées ou pluviales » (voir point 80). 84. Ainsi, force est de constater que les « Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; 15

verre de construction ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés ; Jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » de la marque contestée sont identiques ou similaires aux activités effectivement exploitées sous la dénomination sociale invoquée. 85. En revanche, les « objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis (voir point 48) ne présentent pas les mêmes nature, fonction / objet, et destination que les activités effectivement exploitées sous la dénomination sociale invoquée. En effet, ces produits et activités, relevant de domaines de compétences bien distincts, ne répondent pas aux mêmes besoins, ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (décorateurs et antiquaires pour les premiers, grossistes en matériaux de construction et magasins consacrés à l’habitat et au jardinage pour les seconds). Ainsi, ces produits et activités n’apparaissent pas similaires.  Sur les signes 86. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 87. La dénomination sociale antérieure invoquée par le demandeur porte sur le signe verbal : S.F.C. JARDIBRIC. 88. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 89. Il y a lieu également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services et activités en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 90. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la marque contestée est composée d’une dénomination unique, et la dénomination antérieure d’un terme et d’un sigle de trois lettres. 91. Si les signes ont en commun la séquence JARDI associé à un élément de quatre lettres dont la première est la lettre B et la dernière C, ils présentent par ailleurs d’importantes différences d’ensemble. 92. E n effet, visuellement , ces signes diffèrent par leur structure et longueur du fait de la présence du sigle S.F.C. positionné en attaque de la dénomination sociale antérieure. 16

93. P honétiquement , ces signes se distinguent par leur rythme, la marque contestée se prononçant en trois temps alors que la dénomination sociale se prononce en six temps, ainsi que par leur sonorités d’attaque [ja] / [s] et médianes [lo] / [ri]. 94. Par conséquent, les signes en présence présentent de faibles similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 95. Les dénominations JARDIBLOC et JARDIBRIC en cause ont en commun la séquence JARDI. Si cette séquence JARDI apparait faiblement attractive au regard de certains des produits en présence, en ce qu’elle évoque la notion de JARDINAGE, elle se trouve associée aux éléments BRIC et BLOC qui présentent la même évocation d’un matériau de construction. Ainsi, l’association commune en début et fin des signes en présence, suscite des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles générant des ressemblances d’ensemble 96. Toutefois, au sein de la dénomination sociale antérieure le sigle d’attaque S.F.C. apparait au moins d’égale importance que la dénomination JARDIBRIC, contrairement à ce que soutient le demandeur, dès lors qu’il n’est pas établi que cet élément présente un lien direct et concret avec les produits et services des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise, pas plus qu’il ne constitue un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. 97. Par conséquent, les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles faibles entre les signes ne sont pas compensées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, en sorte que les signes présentent une impression d’ensemble distincte.  Les autres facteurs pertinents  Le public pertinent 98. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 99. En l’espèce, il y a lieu de considérer que les produits et services des marques en cause s’adressent tant au grand public qu’à un public de professionnel, dotés d’un degré d’attention normal à élevé.  Le caractère distinctif de la dénomination sociale 17

100. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. 101. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la dénomination sociale, prise dans son ensemble, doit être considéré comme normal.  Sur l’appréciation globale du risque de confusion 102. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 103. En l’espèce, il a été établi que les signes en présence présentent une impression d’ensemble distincte. La dénomination sociale antérieure dispose par ailleurs d’un caractère distinctif normal. 104. Par conséquent, le risque de confusion dans l’esprit du public n’est pas établi, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services et activités en cause. 105. En conséquence, il convient de rejeter ce motif. D- Conclusion 106. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle :

- en ce qu’il existe un risque de confusion avec la marque antérieure n°012724654 pour les produits visés au point 47 (point 70) ;

- Rejetée sur le fondement d’une atteinte à la dénomination sociale S.F.C. JARDIBRIC (point 105). E- Sur la répartition des frais 107. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L.716-1-1 précité, prévoit dans son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». 18

Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 108. En l’espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés. 108. Toutefois, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que l’enregistrement de la marque contestée a été modifié. 109. Il en va de même du demandeur dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande. 110. En conséquence, il convient de rejeter les demandes de prise en charge des frais. 19

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0090 concernant la marque n°21 / 4801511 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 21/4801511 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; verre de construction ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés ; Jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». Article 3 : Les demandes de prise en charge des frais sont rejetées.

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