NL 22-0160 Le 11/07/2023 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 13 septembre 2022, la société à responsabilité de droit belge STEELS CONSTRUCTIONS (le demandeur), a présenté une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL22-0160 contre la marque verbale n° 21 / 4787395 déposée le 22 juil et 2021, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société par action simplifiée KRISMAR est devenue titulaire (le titulaire de la marque contestée) par transmission totale de propriété n°854602 du 8 avril 2022, a été publié au BOPI 2021-52 du 31 décembre 2021. Le titulaire et déposant originel de la marque contestée était Monsieur P O .

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2. La demande en nul ité porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 12 : Véhicules; appareils de locomotion terrestres; carrosseries; châssis de véhicules; véhicules électriques; caravanes ».

3. Le demandeur invoque le motif absolu suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée dans la demande en nul ité, ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés au mandataire ayant procédé à l’inscription de la transmission totale de propriété de la marque contestée.

6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 21 septembre 2022, reçu le 23 septembre 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception, délai qui a continué à courir à l’égard du nouveau mandataire s’étant rattaché le 28 septembre 2022.

7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.

8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 5 mai 2023.

Prétentions du demandeur

9. Dans son exposé des moyens, le demandeur indique notamment :

— qu’il exerce, sous les signes KR (signe reprenant les deux premières lettres de KRISMAR) et KRISMAR (HORSE TRUCKS), l’activité d’importation et de distribution exclusive d’une gamme de véhicules, principalement des camions pour chevaux fabriqués par sa société sœur KRISMAR NV ;

— que le 18 octobre 2016, il a rencontré le titulaire originel de la marque contestée en vue d’une col aboration commerciale dans le cadre de la distribution de la gamme de véhicules Krismar en France ; lors de ces échanges, il est expressément et clairement reconnu entre les parties que les signes « KR » et « KRISMAR » lui appartiennent (Pièce n° 21, notamment les pages 4, 5 et 6) ;

— que lors de la conclusion du contrat de distribution entre le demandeur et la SARL PGO TRUCKS, dont le titulaire originel de la marque contestée est l’un des trois associés, le 28 novembre 2016, il est expressément précisé que le demandeur est l’importateur/distributeur de la gamme de véhicules commercialisés sous la dénomination commerciale « Krismar Horse Trucks » (Pièce n° 24, préambule) ;

— qu’en septembre 2021, la SARL PGO TRUCKS va résilier le contrat sans préavis, de sorte qu’il est contraint d’engager une procédure judiciaire afin d’obtenir le paiement des factures échues et qu’il apprend, dans le cadre de cette procédure, que Monsieur P O le titulaire originel de la marque contestée a, à son insu et contre toute attente, déposé la marque contestée ;

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— qu’il ressort de la chronologie des faits tel e qu’exposée ci-dessus que le titulaire de la marque contestée avait, au moment du dépôt de la marque contestée, parfaitement connaissance de l’usage du signe KRISMAR par la demandeur depuis une date bien antérieure au dépôt de la marque contestée le 22 juil et 2021 ;

— que si une erreur sur l’étendue de ses droits aurait éventuel ement pu être commise par la société PGO (en dépit toutefois de la parfaite clarté du contrat liant les parties), en revanche la démarche personnel e d’un des associés est manifestement frauduleuse, cette intention frauduleuse trouvant ensuite une application concrète dans les mises en demeure adressées par le titulaire de la marque contestée en février 2022 aux partenaires français du demandeur (Pièce n°41) ;

— que le dépôt de la marque contestée, qui porte sur un signe identique à ceux exploités antérieurement par le demandeur (signes KRISMAR – KRISMAR HORSE TRUCKS et KR) et désigne des produits en classe 12 qui relèvent de ses activités, a été effectué à son insu avec l’intention de s’approprier de façon il égitime un signe exploité par lui et le priver de l’usage du signe nécessaire à son activité en France à l’expiration du contrat, en ouvrant au titulaire de la marque contestée la possibilité de lui opposer la propriété de la marque obtenue de mauvaise foi ;

— qu’il est significatif que la titulaire ait déposé la marque contestée le 22 juil et 2021, soit immédiatement après l’envoi le 20 juil et 2021 d’un courrier destiné à rappeler à la société PGO TRUCKS les règles de bonnes pratiques contractuel es et contenant un rappel des impayés (Pièces n°30, 31 et 32) ;

— que le titulaire de la marque contestée n’a jamais apposé la marque KRISMAR ou KR sur des produits tels que visés dans son dépôt ; au contraire, c’est le demandeur qui appose les autocol ants avec les signes « KRISMAR » et « KR » (Pièce n°21) ;

— qu’il sol icite que l’ensemble des frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.

10. Dans ses premières observations, le demandeur indique notamment :

— que les photographies contenues dans sa pièce n°14 (pages 3 et 4) prouvent l’utilisation des signes KR, KRISMAR et KRISMAR (HORSE TRUCKS) dans le cadre des activités en France en 2014 et 2015 décrites en pièces n°7 à 17 et qu’il n’est pas contestable que ces signes seront à partir de 2016 exploités par le demandeur, dans le cadre de son activité de commercialisation et distribution des véhicules KRISMAR en Europe et en France (pièces n°18 à 20, pièce n°21, pièce n°22 dans laquel e la société PGO le reconnait expressément, pièce n°23 et pièce n°24) ;

— que le fait que le concessionnaire ait pu choisir la couleur de certains éléments d’un véhicule (pièce n°21) ne remet pas en cause le fait incontestable que les signes KR et KRISMAR étaient expressément revendiqués et exploités par le demandeur ; d’ail eurs, le titulaire de la marque contestée n’a pas revendiqué de couleur(s) lors du dépôt de cel e-ci en juil et 2021 (ni dans ses autres dépôts).

11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur indique notamment :

— avoir déjà produit des pièces justifiant de l’usage antérieur du signe contesté et que cet usage ressort également des factures d’intervention et de commissions sur vente que lui a adressées la société PGO TRUCKS (CONCEPT PGO) sur lesquel es le concessionnaire mentionne, dès les premières factures de février 2017, qu’il est « concessionnaire exclusif France KRISMAR HORSE TRUCKS » (pièce n°49) ;

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— que les termes du contrat de distribution (notamment Préambule, articles 1, 5, 6-1 et 6- 2, 10 à 12) signé le 28 novembre 2016 entre le demandeur et la société PGO TRUCKS ainsi que les courriers échangés entre les parties avant (pièces n°21et 22) et après la conclusion du contrat excluaient que le titulaire originel de la marque contestée (un des trois associés de la société PGO TRUCKS) puisse être autorisé à « valablement déposer » la marque KRISMAR à quelque période que ce soit et évidemment encore moins en juil et 2021 (étant donné la détérioration des relations expliquée précédemment) ;

— qu’il ressort de la décision de l’EUIPO citée par le titulaire de la marque contestée que l’examen de l’opposition s’est arrêté en raison du motif purement formel de la production de preuves considérées par l’Office comme non appropriées selon lui pour documenter de façon adéquate le fondement juridique de l’opposition au sens de l’article 8§4 RMUE, et nul ement parce que le demandeur n’aurait pas justifié des droits sur le signe KRISMAR qu’il invoquait dans le cadre de l’opposition ; il précise avoir a exercé le 9 janvier 2023 un recours contre la décision.

A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants :

Avec l’exposé des moyens : Pièce 1. Fiche Banque Carrefour des entreprises belge (BCE) de la SA KRISMAR NV Pièce 2. Fiche Banque Carrefour des entreprises belge (BCE) de la SARL STEELS CONSTRUCTIONS Pièce 3. Fiche du Registre des bénéficiaires effectifs (UBO) de la société STEELS CONSTRUCTIONS (avec traduction) Pièce 4. Fiche du Registre belge des bénéficiaires effectifs (UBO) de la société KRISMAR NV (avec traduction) Pièce 5. Extrait Kbis de la SARL PGO TRUCKS (nom commercial CONCEPT PGO) Pièce 6. Statuts de la SARL PGO TRUCKS Pièce 7. Évènement Jump Bost de Tours avril 2014 : Mail du 24 avril 2014 de INTERTRUCKS (avec facture) Pièce 8. Salon Equita de Lyon : Mails de septembre 2014 de INTERTRUCKS Pièce 9. Salon Equita de Lyon : Mail du 25 septembre 2014 de INTERTRUCKS Pièce 10. Évènement Haras de Bory octobre 2014 : Facture INTERTRUCKS Pièce 11. Contrat de vente d’un véhicule KRISMAR entre KRISMAR et l’Écurie FOURTIER (châssis WMA21SZZ0EW193647) Pièce 12. Document d’immatriculation du véhicule vendu (châssis n°WMA21SZZ0EW193647) Pièce 13. Facture du 20 mars 2015 (mensualité de paiement du prix d’achat du châssis n°WMA21SZZ0EW193647) Pièce 14. Mail du 7 mai 2015 de INTERTRUCKS (avec pièces et photographies jointes) Pièce 15. Évènement Jumping de Chantil y 2015 : mail de Equitrans du 22 juin 2015 avec pièces jointes) Pièce 16. Évènement Jumping La Capelle 2015 : mail du 15 juin 2015 (avec facture) Pièce 17. Évènements Association hippique strazeeloise septembre-novembre 2015 : mails d’août 2015 (avec facture) Pièce 18. Facture du 04/08/16 du prestataire internet à STEELS CONSTRUCTIONS (site internet www.krismarhorsetrucks.com) (avec traduction) Pièce 19. Facture du prestataire internet adressée à STEELS CONSTRUCTIONS du 10/08/16 (avec traduction) Pièce 20. Facture du prestataire internet adressée à STEELS CONSTRUCTIONS du 16/09/16 (avec traduction) Pièce 21. Mail de Concept PGO du 20 octobre 2016 (avec photographies et mails joints) Pièce 22. Mail de Concept PGO du 14 novembre 2016 (avec traduction) Pièce 23. Capture d’écran du site Krismarhorsetrucks.eu/fr Pièce 24. Contrat du 28 novembre 2016 entre STEELS CONSTRUCTIONS ET PGO TRUCKS (avec traduction) Pièce 25. Page contact du site de la société PGO TRUCKS (www.conceptpgo.fr) Pièce 26. Notice INPI de la marque française KRISMAR France n°4610697 Pièce 27. Mail du 13 janvier 2021 de E. V. L. (STEELS CONSTRUCTIONSKRISMAR) à PGO TRUCKS (avec traduction) Pièce 28. 1. Rappel de factures du 3 mai 2021 (avec traduction) Pièce 28.2. Rappel du 25 mai 2021 adressé à M. P O (avec traduction) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Pièce 28.3. Rappel du 14 juin 2021 adressé à Monsieur P O (avec traduction) Pièce 28.4. Rappel du 28 juin 2021 (avec traduction) Pièce 28.5. Echanges du 13 juil et 2021 entre PGO TRUCKS (CONCEPT PGO) et E. V. L. (STEELS CONSTRUCTIONS) (avec traduction) Pièce 29. Mail du 20 juil et 2021 de E. V. L. (STEELS CONSTRUCTIONS) aux associés de PGO TRUCKS (avec pièce jointe et traduction) Pièce 30. Mail en réponse du 21 juil et 2021 de PGO à STEELS CONSTRUCTIONS (avec traduction) Pièce 31. Rappel du 22 juil et 2021 à PGO (avec traduction) Pièce 32. Notice INPI de la marque française KRISMAR n°4787395 et notice INPI de la marque française KR n°4794288 déposées par M. P O Pièce 33. Notice INPI de la marque européenne semi-figurative KR n°018524747 et de la marque verbale européenne KRISMAR n°018524743 déposées par la société STEELS CONSTRUCTIONS Pièce 34. Notice EUIPO de la marque KRISMAR n°018524743 déposée par la société STEELS CONSTRUCTIONS Pièce 35. Notice INPI de la marque française KR n°4794288 déposée par M. P O (actualisée au 23 août 2022) Pièce 36. Notice INPI de la marque verbale européenne n°018553724 déposée par M. P O Pièce 37. Capture du site société.com juil et 2021 (établissement PGO TRUCKS) Pièce 38. Fiche SIRENE de la SAS KRISMAR au 15 mars 2022 et actes de constitution (dont statuts) Pièce 39. Fiche du Registre français des bénéficiaires effectifs de la SAS KRISMAR Pièce 40. Fiche Infogreffe de M PG O. (recherche par dirigeant) Pièce 41. Mises en demeure adressées par Monsieur P O aux concessionnaires français de STEELS CONSTRUCTIONS en février 2022 Pièce 42. Réponse de la société STEELS CONSTRUCTIONS du 23 février 2022 Pièce 43. Changement de siège social de la société PGO TRUCKS (Procès-verbal du 16 février 2022) Pièce 44. 1. BOPI n°22/19 du 13 mai 2022, VOL II, inscriptions n°854 602 (marque KRISMAR n°21 4 787 395, marque KRISMAR France n°19 4 610 697 et marque KR n°21 4 794 288) Pièce 44.2. Notice INPI de la marque française KRISMAR FRANCE n°4610697 (actualisée au 23 août 2022) Pièce 44.3. Notice INPI de la marque française KR n°4794288 (actualisée au 23 août 2022) Pièce 44.4. Notice INPI de la marque française KRISMAR n°4787395 (actualisée au 23 août 2022) Pièce 45. Jugement du Tribunal de l’entreprise de GENT, division BRUGGE, du 21 juin 2022 avec certificat article 53 du Règlement Bruxelles I bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (traductions assermentées) Pièce 46. Décisions de M. le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (n°21- 0075 du 04 novembre 2021, NOBZ FILMS, n°20-0021 du 12 mars 2021, Patrimoine24, n°21-0071 du 28 octobre 2021, BRASSERIE DU MONT BLANC)

Dans ses premières observations : Pièce n°47 : mise en demeure du 21 septembre 2022 adressée à la société REMORQUES VANS UTILITAIRES par la SASU KRISMAR – Pièce n°48 : assignation signifiée à la société REMORQUES VANS UTILITAIRES le 27 octobre 2022

Dans ses secondes et dernières observations : Pièce n°49 : factures adressées par la société PGO TRUCKS (CONCEPT PGO) à la société STEELS CONSTRUCTIONS (février 2017- mai 2021) – Pièce n°50 : justificatif du recours exercé le 9 janvier 2023 contre la décision la décision d’opposition de l’EUIPO du 9 novembre 2022 et du dépôt du mémoire avec annexes le 7 mars 2023 (extraction de la base marques de l’EUIPO : marque KRISMAR 018553724)

Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée indique notamment :

— que le contrat de coopération conclu avec le demandeur le 28 novembre 2016, confiant à la société PGO TRUCKS dirigée par Monsieur P O le développement, la promotion et la vente de camions de chevaux sous le signe KRISMAR en France, a été initialement conclu pour une période de 3 ans et que les parties ont poursuivi leur relation contractuel e après l’expiration de cette période ; après un durcissement unilatéral des relations commerciales Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

par le demandeur en juil et 2021, la société PGO TRUCKS a pris acte de la résiliation de l’accord ;

— qu’il s’avère en réalité que la société PGO TRUCKS était un véritable partenaire, participant à la création des signes apposés sur les véhicules (pièce adverse n° 21) et que Monsieur P O qui a participé au développement du signe KRISMAR en France, a donc déposé la marque contestée KRISMAR le 22 juil et 2021 ;

— que contrairement à ce qu’affirme le demandeur, celui-ci n’était pas actif sur le territoire français sous les signes « KR », « KRISMAR » et « KRISMAR (HORSE TRUCKS) » avant la conclusion du contrat avec la société PGO TRUCKS en novembre 2016 et que le dépôt de la marque contestée par le titulaire originel est donc parfaitement valable ; en tout état de cause, le demandeur ne justifie pas de la titularité des signes « KR » et « KRISMAR (HORSE TRUCKS) » qu’il revendique et/ ou de l’usage antérieur du signe contesté ;

— qu’il sol icite que les frais exposés soient mis à la charge du demandeur.

13. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée indique notamment :

— que contrairement à ce qu’affirme le demandeur, ses pièces n° 7 à 17 ne justifient d’aucune utilisation des signes KR, KRISMAR et KRISMAR (HORSE TRUCKS) dans le cadre d’activités en France en 2014 et 2015 ;

— que le demandeur ne parvient pas à justifier de la titularité des signes précités ou de l’usage antérieur du signe contesté ; pour preuve, la division d’opposition de l’EUIPO a récemment rendu une décision de rejet sur l’opposition du demandeur à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 18 553 724 « KRISMAR » de la société KRISMAR, considérant que l’opposant ne justifie pas des droits qu’il al ègue (Annexe 3).

14. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée indique notamment :

— que le dépôt de la marque contestée n’a pas été dissimulé au demandeur et qu’aucune procédure d’opposition et de nul ité de cette marque n’a été déposée par celui-ci avant la rupture de ses relations commerciales avec la société PGO TRUCKS ;

— que la division d’opposition de l’EUIPO a considéré que l’opposant ne justifiait pas des droits qu’il al ègue et que cette décision est transposable au cas d’espèce, le demandeur ne parvenant pas à justifier de ses droits sur le signe KRISMAR ; de plus, le recours formé à l’encontre de cette décision est sans conséquence.

A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants :

Dans ses premières observations : Annexe 1 : Extrait BOPI n° 2020-04 Annexe 2 : Extrait Pappers de la société KRISMAR Dans ses deuxièmes observations : Annexe 3 : Décision rendue par la division d’opposition de l’EUIPO (N° B 3 160 325) et sa traduction

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable

15. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intel ectuel e dans sa version applicable au jour du dépôt de la marque contestée, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

16. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ».

17. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

B- Sur le fond 18. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal KRISMAR n° 21 /478735 et a été enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; carrosseries; châssis de véhicules; véhicules électriques; caravanes ». 19. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C-371/18, §73. CJUE, 27 juin 2013, MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES, C-320/12), et pour laquel e il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

20. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).

21. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).

22. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’al ègue.

23. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

 Identité ou similitude des signes

24. A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’identité ou la similarité des signes ne suffit pas en soi à démontrer une mauvaise foi, el e peut s’avérer importante pour l’apprécier.

25. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

26. Le demandeur invoque l’usage antérieur des « signes KR (signe reprenant les deux premières lettres de KRISMAR) et KRISMAR (HORSE TRUCKS) », pour « l’activité d’importation et de distribution exclusive d’une gamme de véhicules, principalement des camions pour chevaux » (exposé des moyens, page 3).

27. Il produit à ce titre un contrat de représentation commerciale pour la France signé le 28 novembre 2016, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée le 22 juil et 2021, avec la société PGO TRUCKS (dénommée « le concessionnaire »), dans le Préambule et les articles 5 et 6-2 duquel il est notamment indiqué que :

« STEELS CONTRUCTIONS est l’importateur/le distributeur de la gamme de véhicules, intervenant sous le nom commercial « Krismar Horse Trucks ».

Le concessionnaire a demandé à STEELS CONSTRUCTIONS de lui confier une concession pour la promotion et la vente des véhicules Krismar Horse Trucks en France, ce que STEELS CONSTRUCTIONS a accepté ».

« STEELS CONSTRUCTIONS fournit les éléments suivants : (…) un panneau KRISMAR à utiliser dans le cadre de la publicité / ou à des foires (en consigne) ».

« Tous les camions KRISMAR sont construit conformément à la législation européenne et disposent d’un numéro Européen WVTA ».

28. A cet égard, il y a lieu de relever que le signe contesté KRISMAR enregistré pour désigner des « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; carrosseries; châssis de véhicules; véhicules électriques; caravanes » présente de fortes similitudes avec le signe KRISMAR HORSE TRUCKS dont l’usage antérieur est revendiqué par le demandeur pour des véhicules, dans la mesure où il reprend l’élément distinctif et dominant KRISMAR de ce signe, les termes HORSES TRUCKS ne faisant que désigner la nature des véhicules concernés. Il convient également de noter que le demandeur utilise également la forme abrégée KRISMAR qui est identique à la marque contestée.

29. Par conséquent, force est de constater que la marque contestée présente des similitudes avec le signe KRISMAR HORSES TRUCKS utilisé par le demandeur et est identique à la forme abrégée de ce signe, à savoir KRISMAR, également utilisée par le demandeur.

 Connaissance de l’usage antérieur du signe du demandeur 30. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 22 juil et 2021. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe KRISMAR HORSES TRUCKS par le demandeur.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

31. Le demandeur soutient que tel était le cas dans la mesure où dès le 18 octobre 2016, les dirigeants de la société demanderesse rencontraient Monsieur P O le titulaire originel de la marque contestée, en vue d’une col aboration commerciale dans le cadre de la distribution de la gamme de véhicules Krismar en France.

En outre, il est expressément précisé dans le contrat de distribution en France entre le demandeur et la SARL PGO TRUCKS du titulaire originel de la marque contestée, daté du 28 novembre 2016, que le demandeur est le distributeur d’une gamme de véhicules commercialisés sous la dénomination commerciale « Krismar Horse Trucks ».

A cet égard, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :

- Pièce 5. Extrait Kbis de la SARL PGO TRUCKS (nom commercial CONCEPT PGO)
- Pièce 6 : Statuts de la SARL PGO TRUCKS du 2 novembre 2012
- Pièce 21. Mail de Concept PGO du 20 octobre 2016 (avec photographies et mails joints)
- Pièce 24. Contrat du 28 novembre 2016 entre STEELS CONSTRUCTIONS ET PGO TRUCKS (avec traduction)
- Pièce 27. Mail du 13 janvier 2021 de Monsieur E. V. L. (STEELS CONSTRUCTIONSKRISMAR) à PGO TRUCKS (avec traduction)
- Pièce 43. Changement de siège social de la société PGO TRUCKS (Procès-verbal du 16 février 2022)
- Pièce n°49 : factures adressées par la société PGO TRUCKS (CONCEPT PGO) à la société STEELS CONSTRUCTIONS (février 2017- mai 2021)

32. En l’espèce, il y a lieu de constater que le demandeur et la société PGO TRUCKS (dénommée « le concessionnaire ») ont signé le 28 novembre 2016 un contrat de représentation commerciale pour la France (pièce 24 susvisée) stipulant notamment :

— Dans son préambule, que : « STEELS CONTRUCTIONS est l’importateur/le distributeur de la gamme de véhicules, intervenant sous le nom commercial "Krismar Horse Trucks". Le concessionnaire a demandé à STEELS CONSTRUCTIONS de lui confier une concession pour la promotion et la vente des véhicules Krismar Horse Trucks en France, ce que STEELS CONSTRUCTIONS a accepté ».

— Dans son article 4, que : « La concession est valable pour une durée de (3) ans à compter de la date de la signature du présent contrat et prend fin de plein droit après trente-six (36) mois à compter de la date de la signature, à moins que les parties exercent leur droit de résilier le contrat de manière anticipée. Si les parties poursuivent la concession après l’expiration du délai, elle est réputée avoir été renouvelée pour la même période ».

— Dans son article 5 consacré à la publicité, que : « STEELS CONSTRUCTIONS fournit les éléments suivants : (…)
- un panneau KRISMAR à utiliser dans le cadre de la publicité / ou à des foires (en consigne) ».

— Dans son article 6-2 consacré aux nouveaux camions/camionnettes, que : « (…) Tous les camions KRISMAR sont construit conformément à la législation européenne et disposent d’un numéro Européen WVTA ».

33. Le titulaire originel de la marque contestée, Monsieur P O est l’un des trois associés de la société PGO TRUCKS, et ce depuis sa constitution en 2012 (cf. pièces 6 et 43 datées de 2012 et 2022 relatives à ladite société dans lesquel es il apparait en tant qu’associé).

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

34. En outre, il a participé aux échanges préalables à la conclusion du contrat de représentation commerciale précité, pour preuve les mails datés du 19 et 20 octobre 2016 (cf. pièce 21 susvisée) entre d’une part Monsieur S.O. et Monsieur P O deux des trois associés de la société PGO TRUCKS (cf. pièce 6) dont l’adresse correspond au nom commercial de ladite société (cf pièce 5), et d’autre part Monsieur D. de B. dont la signature comprend les infos suivantes : correspondant à l’adresse du site Internet du demandeur (cf pièce 24, article 1er) et au nom commercial sous lequel ce dernier importe et distribue la gamme de véhicules fabriqués par sa société sœur KRISMAR NV. conceptgo@free.fr

Dans ces mails, le représentant du demandeur indique notamment : « Je travaille à la réalisation du contrat comme discuté. Vous le recevrez dans quelques jours. Comme nous voulons vous fournir au plus vite votre van 2 chevaux, nous en avons déjà un en production que nous allons peindre en noir ».

35. Le titulaire originel de la marque contestée a également reçu un mail relatif à des véhicules neufs de la part de Monsieur E. V. L., « Office manager » dont l’adresse mail est « els@steelsconstructions.be », comportant le logo « KRISMAR HORSES TRUCKS » au niveau de la signature, et ce le 13 janvier 2021, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée (cf. pièce 27 susvisée).

36. Par conséquent, au jour du dépôt de la marque contestée, le 22 juil et 2021, le titulaire de la marque contestée, qui était alors Monsieur PG O., ne pouvait ignorer l’usage antérieur en France du signe KRISMAR HORSES TRUCKS et de sa forme abrégée KRISMAR par le demandeur pour des véhicules dans la mesure où cet usage s’exerçait par le biais de sa propre société PGO STRUCKS pour le compte du demandeur en tant que concessionnaire exclusif en France (cf. pièce 49 comportant 30 factures de la société PGO TRUCKS adressées au demandeur, datées de 2017, 2018, 2019 et 2020, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée, portant notamment sur des commissions de vente, et comportant le logo suivant : ).

A cet égard, le titulaire de la marque contestée reconnait lui-même dans ses premières observations transmises le 18 novembre 2022 (page 3) que : « (…) le 28 novembre 2016, la société PGO TRUCKS, dirigée par Monsieur PG O., a conclu un contrat de coopération avec la société STEELS CONSTRUCTIONS, confiant à la société PGO TRUCKS le développement, la promotion et la vente de camions de chevaux sous le signe KRISMAR en France. L’accord a été initialement conclu pour une période de 3 ans. Après l’expiration de cette période, la société PGO TRUCKS et la société STEELS CONSTRUCTIONS ont poursuivi leur relation contractuel e ».

37. L’argumentation du titulaire de la marque contestée selon laquel e le demandeur ne parvient pas à justifier de l’usage antérieur du signe contesté, pour preuve le rejet de son opposition à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 18 553 724 « KRISMAR » du titulaire de la marque contestée par l’EUIPO qui a considéré que l’opposant ne justifie pas des droits qu’il al ègue, ne peut être qu’écartée, dans la mesure où il s’agit :

- d’une procédure devant un office indépendant,
- d’une procédure toujours en cours, le demandeur en l’espèce ayant fait appel (cf. sa pièce 50),
- d’une procédure portant sur un motif différent de celui invoqué en l’espèce, s’agissant d’un motif relatif de nul ité sur le fondement d’un nom commercial et non d’un motif absolu de mauvaise foi.

En tout état de cause, il convient de noter que l’EUIPO a prononcé le rejet de l’opposition au motif que l’opposant (le demandeur en l’espèce), qui invoquait l’usage antérieur du nom Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

commercial KRISMAR en France et en Belgique, n’a pas justifié du droit français et du droit belge applicables, conformément aux exigences de l’article 8 paragraphe 4 du Règlement sur les Marques Européennes, de sorte que, contrairement à ce qu’indique le titulaire de la marque contestée, la division d’opposition n’a pas eu à se prononcer sur l’usage dans la vie des affaires du nom commercial KRISMAR invoqué par le demandeur en l’espèce antérieurement au dépôt de la marque de l’Union Européenne contestée (cf. décision figurant dans l’Annexe 3 fournie par le titulaire de la marque contestée, page 7).

38. Il résulte de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée, le 22 juillet 2021, de l’usage antérieur par le demandeur du signe KRISMAR HORSES TRUCKS très proche du signe contesté KRISMAR, et de sa forme abrégée KRISMAR, identique au signe contesté, pour des véhicules pour chevaux, et ce même si le demandeur n’avait à cette date déposé aucune marque associée à ces signes.

 L‘intention du titulaire de la marque contestée

39. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver il égitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.

40. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).

41. Le demandeur soutient que « Si une erreur sur l’étendue de ses droits aurait éventuel ement pu être commise par la société PGO (en dépit toutefois de la parfaite clarté du contrat liant les parties), en revanche la démarche personnel e d’un des associés est manifestement frauduleuse ». Cette intention frauduleuse trouvera ensuite une application concrète dans les mises en demeure adressées par Monsieur PG O. en février 2022 aux partenaires français du demandeur (cf. pièce 41 du demandeur).

Il ajoute que le dépôt de la marque contestée a été effectué à son insu avec l’intention de s’approprier de façon il égitime le signe exploité par lui et le priver de l’usage du signe nécessaire à son activité en France à l’expiration du contrat de distribution en France, en ouvrant au titulaire de la marque contestée la possibilité de lui opposer la propriété de la marque obtenue de mauvaise foi.

42. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui avoir participé au développement du signe contesté et l’avoir valablement déposé. Le dépôt n’a pas été dissimilé au demandeur et aucune procédure d’opposition et de nul ité de la marque contestée n’a été déposée par le demandeur avant la rupture de ses relations commerciales avec la société PGO TRUCKS.

43. En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que le contrat de distribution conclu le 28 novembre 2016, soit antérieurement au dépôt de la marque contestée, entre le demandeur et la société PGO TRUCKS dont le titulaire originel de la marque contestée est l’un des associés, ne contient aucune clause autorisant expressément la société PGO TRUCKS à déposer à titre de marque le signe KRISMAR HORSES TRUCKS sous lequel il commercialise des véhicules pour chevaux en France pour le compte du demandeur, ou sa forme abrégée KRISMAR.

A cet égard, l’article 5 dudit contrat liste ce que le concessionnaire est autorisé à faire pour promouvoir les véhicules qu’il distribue en France et force est de constater que le dépôt de marque n’en fait pas partie. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il est même précisé dans cet article que le concessionnaire n’est pas en charge de la gestion du site Internet destiné au public français et doit envoyer les informations nécessaires au demandeur pour que ce dernier les mette en ligne (« STEELS CONSTRUCTIONS fournit les éléments suivants : (…) un site web www.krismarhorsetrucks.fr, lequel sera maintenu et actualisé par STEELS CONSTRUCTIONS. Si le concessionnaire souhaite promouvoir certains véhicules, il devra envoyer les informations nécessaires à STEELS CONSTRUCTIONS, qui mettra ces informations en ligne (…) ».

44. Il convient, en second lieu, de relever que dans ses dernières observations transmises le 28 avril 2023 (page 2), le titulaire de la marque contestée indique que « Ce dépôt n’a pas été dissimulé à la société STEELS CONSTRUCTIONS (…)°» sans toutefois fournir de pièce à l’appui de cette affirmation (tel qu’un courrier au demandeur antérieur au dépôt de la marque contestée).

45. Il convient enfin de relever que la marque contestée a été déposée le 22 juil et 2021, soit juste après et de façon concomitante à des échanges de mails entre le demandeur et des personnes de la société PGO TRUCKS, dont Monsieur PG O. qui a effectué le dépôt, concernant des impayés d’un montant de 1.300.000 euros (cf. pièce 30 du demandeur datée du 21 juil et 2021 et pièce 31 du demandeur datée du 22 juil et 2021), et donc dans un contexte de tension entre les deux parties. Le titulaire de la marque contestée reconnait d’ail eurs lui-même qu’ « Après un durcissement unilatéral des relations commerciales par la société STEELS CONSTRUCTIONS en juil et 2021, la société PGO TRUCKS a pris acte de la résiliation de l’accord » (cf. ses premières observations transmise le 18 novembre 2022, page 3).

46. En outre, le dépôt contesté porte sur un signe très proche ou identique à ceux exploités par le demandeur (supra points 24 à 29) et désigne des « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; carrosseries; châssis de véhicules; véhicules électriques; caravanes », lesquels relèvent du même domaine d’activité que celui dans lequel exerce le demandeur.

47. Il ressort des éléments objectifs développés ci-dessus et du contexte contractuel conflictuel existant entre les parties au moment du dépôt de la marque contestée, que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur en le privant par anticipation du signe dont il est susceptible d’avoir vocation à faire usage dans le cadre de son activité, compte tenu de l’expiration du contrat de distribution en France les liant qui semblait imminente, établissant son intention de porter atteinte d’une manière non conforme aux usages honnêtes de la concurrence, aux intérêts du demandeur et à son devoir de loyauté envers ce dernier qui était son partenaire commercial.

48. Le titulaire de la marque contestée fait valoir sa participation au développement du signe contesté pour démontrer qu’il l’a valablement déposé.

Toutefois, le fait qu’il ait pu choisir la couleur de certains éléments des véhicules qu’il était chargé de distribuer en France (cf. pièce n°21 du demandeur) ne saurait remettre en cause le fait qu’il a exploité le signe KRISMAR HORSES TRUCKS et sa forme abrégée KRISMAR en France pour le compte du demandeur, en tant que concessionnaire exclusif (cf. pièces 24 et 49 précitées), de sorte que le dépôt de la marque contestée KRISMAR sans autorisation expresse du demandeur constitue un agissement non conforme aux usages honnêtes de la concurrence comme précédemment relevé (supra point 47).

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

49. Enfin, il ressort également du fait que le titulaire de la marque contestée a, dès le 18 février 2022, effectué des mises en demeure auprès d’autres partenaires français du demandeur concernant l’utilisation du signe KRISMAR en France pour des camions (cf. pièce 41 du demandeur), combiné avec les éléments développés ci-dessus, que le titulaire de la marque contestée a bien effectué le dépôt de la marque contestée dans l’intention de priver le demandeur d’un signe nécessaire à son activité en France.

50. Il convient dès lors de considérer que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est caractérisée.

51. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits désignés dans son enregistrement.

C. Sur la répartition des frais 52. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

53. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

54. En l’espèce, les deux parties ont présenté des demandes de prise en charge des frais exposés. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la nul ité est prononcée pour l’ensemble des produits visés.

55. Par ail eurs, la procédure d’instruction a donné lieu au nombre maximum d’échanges entre les parties. Le demandeur a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande et aux observations en réponse aux observations du titulaire de la marque contestée. Le titulaire de la marque contestée a quant à lui présenté des observations en réponse à la demande en nul ité et des observations en réponse aux observations du demandeur.

56. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure portant sur un motif de mauvaise foi, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article un : La demande en nul ité NL 22-0160 est justifiée.

Article deux : La marque n° 21/4787395 est déclarée nul e pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement.

Article trois : La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société KRISMAR au titre des frais exposés.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI