OP24-0921 23/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R C a déposé le 19 décembre 2023 la demande d’enregistrement n° 5015595 portant sur le signe figuratif . Le 12 mars 2024, la société de droit belge THE SMILEY COMPANY SPRL a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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— la marque figurative de l’Union européenne , déposée le 11 avril 1997, enregistrée sous le n° 013315361 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque figurative de l’Union européenne , déposée le 11 avril 1997, enregistrée sous le n° 013315197 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 013315361 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur le fondement de cette marque antérieure, l’opposition est formée à l’encontre des services suivants désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « services de conception d’art graphique ».

3 L a présente marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Conception de produits graphiques, Contrôle de qualité, Dessin industriel, Conception dans le domaine de la mode, Agence de stylisme (esthétique industrielle) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous en couleurs : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les deux signes sont constitués d’un élément figuratif, représenté sur un fond en couleur s’agissant du signe contesté.

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Les signes ont en commun un élément figuratif constitué d’une représentation très simple d’un visage souriant de forme circulaire et sans couleur, dans lequel deux ovales représentent des yeux et où une ligne courbée vers l’avant aux extrémités arrondies représente un sourire. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence d’un tel visage souriant ne saurait créer à elle-seule une similarité suffisante entre les signes. En effet, comme l’a indiqué l’EUIPO dans une décision d’opposition du 5 décembre 2023 (KALA HEMP STUDIOS), « ce type d’image communément appelé « smiley face » et très proche des différents types d’icônes utilisés pour représenter l’emoji du smiley dans les communications électroniques … est considérée comme un symbole banal et internationalement reconnu qui évoque le contentement et le bonheur ». Appliquée aux services, cette image « sera perçue comme étant principalement laudative, suggérant aux consommateurs qu’acheter et porter/utiliser ces produits les fera se sentir heureux et merveilleux. Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est faible » [06/04/2016, R-449/2015 5, Smile WITH GUYLOND (MARQUE FIG.)/SMILEY et al., § 37]. Cet élément est donc faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il sera perçu comme étant principalement laudatif, comme véhiculant un message positif. Or, en présence de marques composées d’éléments peu ou pas distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les différences existant entre les signes. A cet égard, les signes en cause se distinguent par la présence d’un troisième œil au niveau du front du visage, celle d’un second cercle gribouillé et d’un troisième entourant le second, ces éléments étant inscrits dans une vignette rectangulaire et l’ensemble étant de couleur orange. Toutes ces caractéristiques confèrent au signe contesté une physionomie différente de celle de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif de leur élément commun (un visage souriant simplifié), et de leurs caractéristiques respectives, les deux signes présentent des différences prépondérantes. En particulier, le consommateur n’est pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. Cette analyse est conforme à la jurisprudence européenne qui a, par exemple, écarté tout risque de confusion entre la marque antérieure et le signe: (décision d’opposition susvisée),

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ainsi qu’entre la marque antérieure et le signe (décision de chambre de recours de l’EUIPO du 6 avril 2016, R 449/2015-5). De même, en matière d’examen de validité, ont été rejetées par l’EUIPO pour défaut de caractère distinctif les marques suivantes :

- la demande d’enregistrement n°1773599 pour les services des classes 35, 36, 37, 43, 44 et 45
- la demande d’enregistrement n°018226487 pour les produits des classes 9 et10. La société opposante argue que « [la] marque antérieure bénéficie également d’un degré élevé de distinctivité en raison de [sa] connaissance accrue auprès du public pertinent, notamment dans le domaine du design » et apporte plusieurs pièces à l’appui de cette allégation. Toutefois, ces pièces qui portent sur l’apposition de la marque antérieure dans un journal français en 1972 (Pièce n° 6), sur l’importance des licences concédées par la société opposante sur la marque antérieure « à des acteurs européens » (Pièce n° 7), sur des œuvres graphiques créées dans le cadre d’une collaboration pour la création des agendas et des carnets de notes (Pièce n° 8) ainsi que sur des « styles guides » proposés à des fabricants de vêtements et accessoires (Pièces n° 9, 10, 11 et 12), ne suffisent pas à prouver que la marque antérieure a été utilisée en France, pour les services susvisés, dans une mesure telle qu’elle bénéficie désormais d’un caractère distinctif accru. Enfin, sont sans incidence les décisions d’opposition invoquées par la société opposante dès lors que d’une part, l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, et que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient s’appliquer à la présente espèce d’autre part. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les services sont identiques, cette identité est néanmoins insuffisante pour permettre de compenser les différences existant entre les signes. En l’espèce, en raison des différences entre les deux signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité des produits en cause.

6 B . Sur le fondement de la marque n° 013315197 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur le fondement de cette marque antérieure, l’opposition est formée à l’encontre des services suivants désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « authentification d’œuvres d’art ». La présente marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « aquarelles (peintures), gravures, œuvres d’art lithographiques, illustrations graphiques, représentations graphiques, lithographies, tableaux (images), encadrés ou non, impressions (gravures) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure est parfaitement identique à celle mentionnée au point A à savoir :

Pour les raisons précédemment exposées au point A, il convient de constater que les deux signes présentent des différences prépondérantes. Les pièces transmises par la société opposante ne sont pas davantage de nature à prouver que la présente marque antérieure a été utilisée en France, pour les services susvisés, dans une mesure telle qu’elle bénéficie désormais d’un caractère distinctif accru. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

7 L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison des différences entre les deux signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré la similarité des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.