NL 24-0118 Le 24 février 2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714- 1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 26 juin 2024, la société BUNGE GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, société de droit turc (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la

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référence NL24-0118 contre la marque n° 23/5 004 808, déposée le 9 novembre 2023 et portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit : L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société MADRINHAS, société par actions simplifiée, (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 2024-09 du 1er mars 2024. 2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : Classe 29 : Huile d’olive à usage alimentaire 3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité et se fonde sur une atteinte aux droits antérieurs suivants : - Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne MADRA n°011989423 déposée le 17 juillet 2013, - Sur l’existence d’un risque de confusion avec l’enregistrement international MADRA n°1095273 déposé le 17 mars 2011 et désignant la France. Le demandeur est devenu titulaire de ces deux marques antérieures par suite de transmission de propriété. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel et par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 2 septembre 2024, reçu le 5 septembre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations et produit des pièces dans le délai qui lui était imparti. 8. Les observations du titulaire de la marque contestée ont été notifiées au demandeur qui a consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 7 novembre 2024 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire, le cas échéant, toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Elle précisait en outre : « J’attire votre attention sur le fait que ces observations sont susceptibles de contenir des demandes de preuves d’exploitation (usage sérieux, acquisition de distinctivité, renommée…) de la marque sur laquelle est fondée votre demande et qu’il vous appartient d’en apprécier la portée ».

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9. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 9 décembre 2024 (les 7 et 8 décembre tombant un samedi et un dimanche).

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Prétentions du demandeur 10. Dans son exposé des moyens versé à l’appui de cette demande en nullité, le demandeur fait notamment valoir l’identité, à tout le moins la similarité des produits en présence et les similitudes entre les signes. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, sur le fondement des dispositions de l’article L 716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle le titulaire de la marque contestée « demande à la société requérante de produire des preuves de l’usage sérieux des deux marques antérieures invoquées à l’appui de la demande en nullité, sur le territoire français, au cours des cinq années, précédant la date de dépôt de la marque contestée », et ce à peine d’irrecevabilité. Dans l’hypothèse où le demandeur prouverait l’usage sérieux des deux marques antérieures sur le territoire français, il a présenté des arguments visant à écarter l’existence d’un risque de confusion entre les marques en présence. Enfin, le titulaire de marque contestée demande à l’Institut de condamner le demandeur à la prise en charge des frais exposés, soit 600 euros au titre des frais de procédure écrite et 500 euros au titre des frais de représentation. II.- DECISION A- S ur la recevabilité de la demande et sur l’usage sérieux des marques antérieures invoquées 12. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée « demande à la société requérante de produire des preuves de l’usage sérieux des deux marques antérieures invoquées à l’appui de la demande en nullité, sur le territoire français, au cours des cinq années, précédant la date de dépôt de la marque contestée ». 13. L’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’ « Est irrecevable : 2° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

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b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ». 14. En outre, l’article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l’application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est : […] 2° Pour les marques internationales n’ayant pas fait l’objet d’une notification d’irrégularité fondée sur le 2° de l’article R. 712-11 ou d’une opposition, celle de l’expiration du délai prévu à l’article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l’expiration

du

délai

pour

former

opposition ; […] ». L’article R.717-4 du code précité, dans son deuxième alinéa, prévoit ainsi que : « Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d’irrégularité, conformément à l’article R. 712-11 (2°), court à compter de la notification à l’Institut national de la propriété industrielle de l’extension à la France de l’enregistrement international ». Par ailleurs, selon l’article R.717-5 du code précité : « Le délai pour former opposition, conformément à l’article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La gazette par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. […] ». 15. Aux termes de l’article L.714-5 du code précité, « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 16. En outre, l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 dispose que « si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’UE n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’UE est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage». 17. Enfin, la notification des observations du titulaire de la marque contestée adressée au demandeur en date du 29 avril indiquait : « J’attire votre attention sur le fait que ces observations sont susceptibles de contenir des demandes de preuves d’exploitation (usage sérieux, acquisition de distinctivité, renommée…) de la marque sur laquelle est fondée votre demande et qu’il vous appartient d’en apprécier la portée ». 18. En l’espèce, la demande en nullité a été présentée par le demandeur le 26 juin 2024. La marque contestée a été déposée le 9 novembre 2023.

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19. La marque de l’Union européenne MADRA n°011989423 a été enregistrée le 6 janvier 2014, enregistrement qui a fait l’objet d’une publication dans le Bulletin 2014/004 du 9 janvier 2014. L’enregistrement international contesté désignant notamment la France a été notifié aux offices nationaux concernés dont l’Institut, le 10 novembre 2011. Aucune notification de refus provisoire ni d’opposition n’ayant été communiquée par l’Institut pour la partie française à l’expiration du délai de 4 mois soit le 10 mars 2012, la marque contestée est réputée enregistrée pour la France à cette date. 20. Par conséquent, les marques antérieures invoquées ont été enregistrées depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la marque contestée. 21. Le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de ses marques au cours de la période de cinq ans précédant la date du dépôt de la marque contestée, soit du 9 novembre 2018 au 9 novembre 2023 inclus, pour l’ensemble des produits invoqués à l’appui de la demande en nullité. 22. En l’absence de toute réponse du demandeur dans le délai imparti, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits invoqués, ni aucune indication de justes motifs de non-usage. 23. Par conséquent, la demande en nullité doit être déclarée irrecevable au sens de l’article L.716-2-3 2° du code de la propriété intellectuelle. B. S ur le fond 24. Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande en nullité, il n’y a pas lieu de statuer sur l’atteinte aux marques antérieures invoquées par la marque contestée. C. S ur la répartition des frais 27. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 28. L’arrêté du 4 décembre 2020 pris pour l’application de la disposition susvisée prévoit, en son article 2.II. qu’ « au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée ». 29. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée a sollicité la prise en charge des frais par la partie adverse à hauteur de 1100 euros 30. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il a soulevé dans ses observations.

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31. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté un jeu d’observation en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire, a quant à lui exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande. 32. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur (partie perdante), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros) PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0118 est déclarée irrecevable. Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société BUNGE GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, au titre des frais exposés.