NL 24-0191 Le 25/03/2025 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 2 octobre 2024, la société de droit suisse DEMAG IP HOLDINGS GMBH (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0191 contre la marque figurative n° 23/5001236 déposée le 25 octobre 2023, ci-dessous reproduite :

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL24-0191

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur P P est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2024-30 du 26 juillet 2024.

2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 7 : manipulateurs industriels (machines); robots industriels ».

3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque de l’Union Européenne antérieure n° 003987088, déposée le 10 août 2004, enregistrée le 22 novembre 2005, régulièrement renouvelée, et portant sur le signe verbal DEMAG.

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque figurative contestée et la marque européenne antérieure DEMAG, arguant de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes en cause du fait de la reprise à l’identique, par la marque contestée, de la séquence DEMA.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité, ainsi que le mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée, et les a invités à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.

6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 21 novembre 2024, reçu 27 novembre 2024.

7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 27 janvier 2025.

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable

8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

9. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […]

b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ».

10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

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NL24-0191 B- Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion

11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne DEMAG n°003987088.

12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

1- Sur les produits

14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « manipulateurs industriels (machines); robots industriels ».

16. La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants, invoqués par le demandeur: « appareils mécaniques et instruments mécaniques pour le levage et l’abaissement de charges ».

17. Les produits de la marque contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoqués, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.

A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens.

2- Sur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :

Cette marque a été enregistrée en couleurs.

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NL24-0191 19. La marque antérieure porte sur le signe verbal DEMAG.

20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

 L’impression d’ensemble produite par les signes

22. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de divers éléments verbaux, encadrés, sur la droite desquels se trouve la représentation d’une lame de scie circulaire, et de couleurs.

La marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.

23. Visuellement, les éléments DEMA de la marque contestée et DEMAG de la marque antérieure ont en commun la séquence DEMA-, ce qui leur confère une physionomie d’ensemble très proche.

24. Phonétiquement, ces éléments possèdent une prononciation en deux temps et des sonorités successives très proches : [dema] / [demag].

25. Conceptuellement, ces éléments ne revêtent aucune évocation particulière, en sorte qu’il ne peut en être tiré aucun élément de nature à les rapprocher ou les différencier.

26. Le simple ajout de la lettre G en position finale de la marque antérieure n’est pas de nature à faire perdre ces ressembles d’ensemble dès lors que ces éléments restent dominés par la séquence commune DEMA-.

En outre, si les signes diffèrent également par l’ajout des éléments verbaux MACHINES ET OUTILLAGES BOIS ET ALUMINIUM AFFUTAGE OUTILS DE COUPE et la présentation stylisée susmentionnée au sein de la marque contestée, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence conduit à tempérer ces différences (infra points 28 à 31).

27. Les signes en présence présentent donc des similitudes sur les plans visuels et phonétiques.

 Les éléments distinctifs et dominants des signes

28. Les signes en présence ont en commun un terme très proche, à savoir DEMA pour la marque contestée, et DEMAG pour la marque antérieure.

29. Ces termes apparaissent distinctifs au regard des produits en présence.

30. En outre, le terme DEMA apparait dominant au sein de la marque contestée.

En effet, les éléments verbaux MACHINES ET OUTILLAGES BOIS ET ALUMINIUM AFFUTAGE OUTILS DE COUPE apparaissent descriptif de la nature des produits en cause et ne saurait donc retenir l’attention du consommateur.

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NL24-0191 Egalement, les éléments figuratifs et graphiques, et couleurs, présents au sein de la marque contestée, n’ont qu’une fonction décorative et n’affectent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément DEMA.

31. Le public est donc incité à porter son attention sur l’élément d’attaque DEMA de la marque contestée, très proche de l’élément verbal DEMAG constitutif de la marque antérieure.

32. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

3- Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce  Le public pertinent 33. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

34. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les produits en cause pouvant s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels dont le degré d’attention est plus élevé.

 Le caractère distinctif de la marque antérieure

35. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

36. Ce caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal.

4- Sur l’appréciation globale du risque de confusion

37. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

38. En l’espèce, compte tenu de la similarité des produits en cause, des ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion entre les marques en présence.

En outre, le fait que les produits en cause puisse faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public pertinent n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion.

39. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés par la présente demande en nullité. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL24-0191 PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL24-0191 est justifiée.

Article 2 : La marque n° 23/5001236 est déclarée partiellement nulle pour les produits visés par la demande en nullité, à savoir : « Classe 7 : manipulateurs industriels (machines); robots industriels ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI