TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE ORDONNANCE D’INCIDENT DU 2 Octobre 2018 1^re Chambre Cab1 N°: RG 17/09228 – N° P D 3-W-B7B-T5YJ Nous, F A , Vice-Présidente chargée de la mise en état de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Madame K , greffier dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Société YETI C L, S.A.R.L. de droit américain et du Delaware agissant poursuite et diligences de son représentant légal Bryan Barksdale, Secretary and General Counsel, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 7601 S P – AUSTIN – TEXAS – 78735 – USA représentée par M^e E D , avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant M^e A M , avocat au barreau de Paris DEFENDERESSE Société YETIGEL INTERNATIONAL, S.A. immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 350 564 878, agissant poursuite et diligences de son PDG, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 220 Rue des Quatre Gendarmes d’Ouvéa
- ZI Courtine – 84000 AVIGNON représentée par M^e C B , avocat au barreau de MARSEILLE, Avocat postulant Ayant pour avocat plaidant, M^e C A J , avocat au barreau de Paris A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le : 2 octobre 2018 Ordonnance signée par A F, Vice-Président et par K L, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPO

SÉ D U LITIGE La société YETI COOLERS LLC est une société américaine spécialisée dans la fabrication de matériels et d’accessoires d’activités d’extérieur destinés aux explorateurs, randonneurs et amateurs de grands espaces. Elle commercialise ses produits depuis le 17 mai 2012 sous la marque YETI. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le 16 février 1996, la société SSG a déposé une marque verbale internationale YETI enregistrée sous le n° 650 381 dans les classes de produits et services 25 et 28. La marque a fait l’objet d’un transfert à la société YETI COOLERS LLC le 25 octobre 2004. Le 2 mars 2010, R S a déposé une marque verbale européenne YETI dans la classe de produits 21. La marque, enregistrée le 24 août 2010, a été transférée à la société YETI COOLERS LLC le 5 juin 2012. Ayant découvert que la société YETIGEL INTERNATIONAL avait obtenu le 12 avril 2013, l’enregistrement à l’INPI d’une marque verbale YETI sous le n° 12 3 90043 dans les classes de produits et services 1 à 45 (sous réserve de certaines limitations concernant les classes 29, 11, 12, 37, 39 et 42), la société YETI COOLERS LLC a, par exploit en date du 23 août 2017, fait assigner cel e-ci devant le tribunal de grande instance de Marseil e en annulation de marque. En défense, par des conclusions du 6 février 2018, la société YETIGEL INTERNATIONAL a sollicité, reconventionnellement, l’annulation de la marque de l’Union Européenne YETI n° 008920167. ****** Par conclusions d’incident en date du 17 mai 2018, la société YETI COOLERS LLC a saisi le juge de la mise en état d’un incident de compétence concernant les demandes reconventionnelles de la société YETIGEL INTERNATIONAL aux fins de nul ité et de déchéance de la marque de l’Union Européenne YETI n° 008920167. L’incident a été plaidé devant le juge de la mise en état le 4 septembre 2018 et à l’issue des débats, la décision a été mise délibéré au 2 octobre 2018, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue. ****** Dans ses dernières conclusions sur incident, signifiées par le RPVA le 29 août 2018, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société YETI COOLERS LLC demande au juge de la mise en état de :

- la recevoir en son exception et la dire bien fondée ;

- dire que le tribunal de grande instance de Marseille est incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles formulées par YETIGEL INTERNATIONAL en nul ité ou déchéance de la marque de l’Union Européenne YETI n° 008920167, marque verbale déposée le 2 mars 2010 et enregistrée le 24 août 2010 en classe 21 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— la renvoyer à mieux se pourvoir pour ses demandes reconventionnelles devant le tribunal de grande instance de Paris ;

- dire que l’exception d’incompétence soulevée par la société YETIGEL par des conclusions du 27 juil et 2018, est tardive et irrecevable ;

- subsidiairement, dire l’exception mal fondée, et en débouter la société YETIGEL ;

- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : Sur l’exception d’incompétence soulevée par ses soins, que l’article R 211-7 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intel ectuelle; que l’article 124 du règlement UE 2017/1001 applicable depuis le 1^er octobre 2017 attribue compétence exclusive aux tribunaux de marques de l’Union Européenne pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou nullité de la marque de l’Union Européenne visées à l’article 128 ; Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société YETIGEL INTERNATIONAL, que cel e-ci ayant conclu au fond le 6 février 2018 est irrecevable à soulever, par des conclusions du 27 juillet 2018, une exception d’incompétence et qu’en tout état de cause, cette exception est mal fondée si on considère qu’el e n’invoque la marque communautaire que pour fonder une action en annulation d’une marque française, ce qui légitime pleinement la compétence du tribunal de grande instance de Marseil e pour statuer. Dans ses conclusions sur incident du 27 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société YETIGEL INTERNATIONAL demande au juge de la mise en état de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- constater que la faute al éguée par la société YETI COOLERS à l’encontre de la société YETIGEL INTERNATIONAL consiste en une atteinte alléguée à une marqué de l’Union Européenne ;

- dire que le tribunal de grande instance de Marseille est matériel ement incompétent pour connaître de la demande au profit du tribunal de grande instance de Paris et par conséquent transmettre le dossier à ce dernier ;

- condamner la société YETI COOLERS à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, el e fait valoir que les articles L 717-4, R 717-11 du code de la propriété intel ectuel e et l’article R 211-7 du code de l’organisation judiciaire attribuent compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour connaître des actions en contrefaçon des marques de l’Union Européenne mais que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

l’article 92 du règlement CE 40/94 (devenu article 124 du règlement UE 2017/1001) donne également compétence exclusive aux tribunaux des marques de l’Union européenne pour statuer sur les actions en contrefaçon et qu’en l’espèce, c’est bien d’une atteinte à sa marque que se plaint la société YETI COOLERS et que cette compétence, exclusive et d’ordre public, s’applique à toute action relevant du droit de la propriété intel ectuel e. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. En l’espèce, la société YETI COOLERS INC soulève une exception d’incompétence concernant les demandes reconventionnelles formulées par la société YETIGEL INTERNATIONAL. Cette dernière soulève également une exception d’incompétence concernant, cette fois, la demande principale formulée par la société YETI COOLERS LLC. Il convient, en conséquence, de statuer successivement sur ces exceptions. Sur l’exception d’incompétence concernant les demandes reconventionnelles aux fins d’annulation ou de déchéance de la marque de l’Union Européenne YETI n ° 008920167 En application de l’article R 211-7 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance compétent pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris. L’article 124 du règlement UE 2017/1001 du Parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive pour toutes les demandes reconventionnel es en déchéance ou en nullité de la marque communautaire. Il résulte de ces textes que le caractère reconventionnel d’une demande en annulation de marque communautaire ne suffit pas pour justifier de rattacher le litige à la demande principale, même si celle- ci est fondée sur une marque communautaire. Le Parlement européen a ainsi expressément envisagé le cas d’une action principale relevant de la compétence d’une juridiction nationale, en décidant que si le défendeur formulait une demande Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

tendant à l’annulation de la marque communautaire, celle-ci relèverait de la compétence des tribunaux des marques communautaires. En l’espèce, le tribunal des marques communautaires en FRANCE est, en application du texte précité, le tribunal de grande instance de Paris. Dans ces conditions, le tribunal de grande instance de Marseil e est incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles formulées par la société YETIGEL INTERNATIONAL en annulation ou déchéance de la marque de l’Union Européenne YETI n° 008920167. Il convient en conséquence, de renvoyer l’examen de ces demandes devant le tribunal de grande instance de Paris. Sur l’exception d’incompétence concernant les demandes principales en contrefaçon La société YETIGEL INTERNATIONAL demande au juge de la mise en état de dire le tribunal de grande instance de Marseille incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société YETI COOLERS INC. La société YETI COOLERS conclut à l’irrecevabilité de cette exception et subsidiairement à son rejet. Il résulte de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. En l’espèce, la société YETIGEL INTERNATIONAL soulève une exception d’incompétence à l’encontre des demandes principales formulées par la société YETI COOLERS LLC au motif que celles-ci consacrent des demandes en contrefaçon d’une marque communautaire, relevant comme telles, du tribunal des marques communautaires. Cette exception d’incompétence a été soulevée pour la première fois dans des conclusions en date du 27 juillet 2018. Or, la société YETIGEL INTERNATIONAL a déposé, le 6 février 2018, des conclusions en défense au fond. En regard des dispositions précitées de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence est donc tardive car soulevée après que la société défenderesse se soit défendue au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

fond. En conséquence, l’exception est irrecevable et il importe peu que la règle invoquée au soutien de celle-ci soit d’ordre public puisque les dispositions précitées prévoient expressément que la règle de l’irrecevabilité s’applique également en ce cas. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur le bien fondé de cette exception manifestement irrecevable. ****** Succombant, la société YETIGEL INTERNATIONAL sera condamnée aux dépens de l’incident. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’incident de compétence a contraint la société YETI COOLERS à des frais de procédure et aucun motif tiré de l’équité ne justifie de dispenser la société YETIGEL INTERNATIONAL, qui succombe sur incident, de prendre en charge les frais que son adversaire a été contraint d’engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence el e sera condamnée à lui payer au titre des frais irrépétibles une somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort Déclare le tribunal de grande instance de Marseille incompétent pour statuer sur les demandes en annulation ou déchéance de la marque de l’Union Européenne YETI n° 008920167; Renvoie les parties, pour l’examen de ces demandes, devant le tribunal de grande instance de Paris ; Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société YETIGEL INTERNATIONAL à Rencontre des demandes formulées par la société YETI COOLERS INC; Condamne la société YETIGEL INTERNATIONAL aux dépens de l’incident ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Condamne la société YETIGEL INTERNATIONAL à payer à la société YETI COOLERS INC une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie la cause devant le juge de la mise en état à l’audience sans présence physique des avocats du 6 novembre 2018 à 9 heures pour les conclusions au fond de M^e B dans les intérêts de la société YETIGEL INTERNATIONAL. AINSI JUGE ET PRONONCÉ PAR LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DU CABINET 1 DE LA 1^re CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 2 OCTOBRE 2018 LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI