T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■
N° RG : 10/52523 BF/N° :1 Assignation du : 02 Mars 2010 (footnote: 1)	ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mai 2010 par I J, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de G H, Greffier.

DEMANDERESSES

Madame D-E F

La Derre

[…]

S.A.S F RH

[…]

[…]

représentées par M^e Guillaume MARCHAIS, avocat au barreau de PARIS – L.280

DEFENDERESSES

S.A.R.L. HOME SUD SERVICE

[…]

[…]

représentée par M^e Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE – 2, […]

Société JPLGJ

[…]

[…]

représentée par M^e Guillaume MARTIN, avocat au barreau de DIJON – 21, […]

DÉBATS

A l’audience du 15 Avril 2010 présidée par I J, Juge, tenue publiquement,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société par actions simplifiée F RH expose qu’elle exploite un site internet dénommé “ILIDOR SITTERS”, accessible à l’adresse www.ilidor.com et sur lequel elle propose des services de gardiennage de maisons assurés par des non professionnels, généralement des retraités.

Elle a ainsi procédé le 02 mai 2006 à l’enregistrement du nom de domaine “ilidor.com”.

Madame D-E F, qui dirige la société F RH, est quant à elle titulaire de la marque verbale “ILIDOR” déposée le 08 janvier 2007 et enregistrée sous le numéro 3473688 pour désigner des services des classes 39, 43 et 44, et notamment les services de “mise en relation de propriétaires de maisons ou d’appartements avec des tiers (généralement mais non exclusivement des retraités ou des seniors) venant occuper le domicile des propriétaires en l’absence de ces derniers à savoir organisation et réservation de séjours ; organisation de séjours gratuit à des personnes (généralement mais non exclusivement des retraités ou des seniors) venant occuper bénévolement le domicile des propriétaires qui s’en absentent.”.

Toutes deux ajoutent que leur principal concurrent est constitué par le réseau d’agences HOMESITTING, et au sein de celui-ci, par la société à responsabilité limitée JPLGJ en charge de l’activité pour les régions Ile de France, Bourgogne, Centre, Haute-Normandie, Champagne et Franche-Comté, et par la société à responsabilité limitée HOME SUD SERVICE en charge des régions PACA, Corse, Aquitaine, Poitou-Charente, des départements d’outre-mer et de l’Italie et de l’Espagne.

Indiquant avoir récemment constaté que la société HOME SUD SERVICE avait procédé le 02 avril 2008 à la réservation du nom de domaine “ilidor.fr”, lequel redirigerait l’internaute vers le site accessible à l’adresse www.homesitting.fr exploité par Monsieur X Y, gérant de la société JPLGJ, la société F RH et Madame D-E F ont, après l’établissement le 12 février 2010 d’un procès-verbal de constat sur internet et selon actes d’huissier en date des 04 et 05 mars 2010, fait assigner en référé les sociétés HOME SUD SERVICE et JPLGJ aux fins d’obtenir une mesure d’interdiction sous astreinte, le transfert du nom de domaine “ilidor.fr” et le paiement de dommages-intérêts provisionnels ainsi que d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs conclusions déposées le 15 avril 2010, la société F RH et Madame D-E F demandent au juge des référés, au visa notamment de l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, de :

— faire interdiction aux sociétés HOME SUD SERVICE et JPLGJ d’utiliser la marque “ILIDOR” ou tout autre signe similaire et ce à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque ou nom de domaine, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,

— enjoindre à l’AFNIC et à l’unité d’enregistrement compétente de procéder au gel des opérations de suppression sur le nom de domaine “ilidor.fr” et de le réactiver afin que celui-ci puisse être transféré à Madame D-E F,

— enjoindre à la société HOME SUD SERVICE, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de solliciter auprès de l’AFNIC et de l’unité d’enregistrement compétente le transfert du nom de domaine “ilidor.fr” en faveur de Madame D-E F,

— se réserver la liquidation des astreintes précitées,

— condamner in solidum les sociétés HOME SUD SERVICE et JPLGJ à payer par provision à Madame D-E F et la société F RH la somme de 30.000 euros,

— condamner solidairement les sociétés HOME SUD SERVICE et JPLGJ à verser à la société F RH et à Madame D-E F la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner les sociétés HOME SUD SERVICE et JPLGJ aux entiers dépens,

— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, et ce nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.

Dans ses écritures adressées par télécopie le 12 avril 2010, la société JPLGJ soulève l’irrecevabilité de l’action de la société F RH et, contestant tant la matérialité des actes de contrefaçon allégués que la réalité du préjudice prétendument subi, conclut en tout état de cause au débouté de la société F RH et de Madame D-E F de l’intégralité de leurs prétentions. Faisant par ailleurs valoir que la société F RH a obtenu le référencement de son site www.ilidor.com en réservant les mots-clés “www.homesitting.fr”, “homesitting.fr” ou encore “homesitting”, qui constituent ses propres signes distinctifs, et qu’elle a ainsi commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, elle sollicite reconventionnellement, outre la suppression sous astreinte de ce référencement illicite, paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que, en toutes hypothèses, de celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées le 15 avril 2010, la société HOME SUD SERVICE, arguant de l’absence de qualité à agir de la société F RH et de l’absence d’individualisation des demandes, entend voir à titre principal déclarer irrecevables les demanderesses en leur action. A titre subsidiaire, se prévalant de l’absence de préjudice et faisant valoir qu’elle a effectué les diligences nécessaires auprès de son hébergeur pour abandonner le nom de domaine incriminé, elle conclut au débouté de ces dernières de l’ensemble de leurs demandes. Faisant enfin valoir que la société F RH fait usage du nom de domaine “homesitting.fr” pour son référencement sur internet, elle sollicite reconventionnellement, et au bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé d’une mesure d’interdiction sous astreinte ainsi que l’allocation de la somme de 22.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels et de celle de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les conseils des parties ont été entendus à l’audience du 15 avril 2010 et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2010.

Les parties n’ont pas donné une suite favorable à la mesure de médiation judiciaire proposée par le juge des référés à l’issue des plaidoiries.

Suivant notes en délibéré en date du 30 avril 2010, le conseil des demanderesses et celui de la société HOME SUD SERVICE ont, à la demande du Président, confirmé que le transfert du nom de domaine “ilidor.fr” avait été effectué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— Sur la recevabilité à agir

* Sur la recevabilité à agir de la société F RH

Attendu que pour contester la recevabilité à agir de la société F RH, les sociétés HOME SUD SERVICE et JPLGJ invoquent les dispositions de l’article L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux termes desquelles “l’action en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.” ;

Que la société JPLGJ estime d’abord qu’en application de ce texte, le licencié non exclusif n’a pas qualité pour agir en contrefaçon, mais peut seulement intervenir dans une instance en contrefaçon en réparation du préjudice subi du fait des agissements contrefaisants qui constituent à son égard des actes de concurrence déloyale, et qu’il n’est donc pas recevable à agir sur le fondement de l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui réserve la possibilité de saisir en référé la juridiction compétente à “toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon” ;

Qu’une telle interprétation ne saurait cependant être retenue, le licencié pouvant, y compris dans le cadre d’une action en référé engagée sur le fondement de l’article L.716-6, intervenir comme c’est le cas en l’espèce aux côtés du titulaire de la marque, l’article L.716-5 précité ne faisant nulle distinction entre action au fond et action en référé ;

Que les sociétés HOME SUD SERVICE et JPLGJ soutiennent par ailleurs et en tout état de cause que la société F RH ne justifie pas de sa qualité de licencié, aucun contrat de licence qui soit opposable aux tiers n’étant versé aux débats ;

Que la société F RH oppose que l’article L.714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle lui permet d’intervenir dans l’instance en contrefaçon même en l’absence d’inscription sur le Registre National des Marques du contrat de licence ;

Que cependant, si le licencié non exclusif peut en effet en vertu des ces dispositions obtenir réparation du préjudice qui lui est propre quand bien même la licence n’a pas été régulièrement inscrite, il lui appartient néanmoins de justifier des droits d’exploitation qu’elle prétend détenir et dès lors de produire aux débats, sinon le contrat de licence conclu avec Madame D-E F, tout élément permettant de rapporter la preuve de son existence ;

Qu’en l’absence de tels éléments, la société F RH ne pourra qu’être déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes.

* Sur la recevabilité à agir de Madame D-E F

Attendu que la société HOME SUD SERVICE conteste en outre la recevabilité à agir de Madame D-E F au motif que les demandes formulées par la société F RH et Madame D-E F ne seraient ni individualisées, ni individualisables, mais globales et forfaitaires, et que l’irrecevabilité à agir de la société F RH entraînerait donc l’irrecevabilité à agir de Madame D-E F ;

Que cependant, outre que la mesure d’interdiction sollicitée est parfaitement déterminée et dès lors recevable comme émanant nécessairement de Madame D-E F en sa qualité de titulaire de la marque “ILIDOR”, il apparaît dans les motifs des écritures des demanderesses que le montant des dommages-intérêts réclamés est censé réparer d’une part l’atteinte – ou le “ternissement” selon les termes employés en page 9 des écritures – portée à la marque, et d’autre part le détournement de clientèle subi, le premier chef de préjudice étant nécessairement subi par Madame D-E F tandis que le second ne peut manifestement être invoqué que par la société F RH ;

Qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir soulevée de ce chef.

— Sur la demande d’interdiction

Attendu qu’aux termes de l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,“toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les

services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.” ;

Attendu qu’il a été précédemment exposé que Madame D-E F est titulaire de la marque verbale “ILIDOR” n° 3473688 pour désigner notamment en classe 39 les services de “mise en relation de propriétaires de maisons ou d’appartements avec des tiers (généralement mais non exclusivement des retraités ou des seniors) venant occuper le domicile des propriétaires en l’absence de ces derniers à savoir organisation et réservation de séjours ; organisation de séjours gratuit à des personnes (généralement mais non exclusivement des retraités ou des seniors) venant occuper bénévolement le domicile des propriétaires qui s’en absentent.” ;

Que contrairement à ce que prétend la société JPLGJ, il est suffisamment établi par le procès-verbal de constat dressé le 12 février 2010 par Maître Z A, Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, que la société HOME SUD SERVICE a procédé le 02 avril 2008 à la réservation du nom de domaine “ilidor.fr” et que ce nom de domaine redirige l’internaute vers le site accessible à l’adresse www.homesitting.fr dont les défenderesses revendiquent l’une et l’autre l’exploitation dans leurs écritures, la société HOME SUD SERVICE précisant même qu’il s’agit de “la vitrine commerciale des différentes agences HOMESITTING” ;

Or attendu que l’article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prohibe, sauf autorisation du propriétaire, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public ;

Qu’il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné ;

Qu’en l’espèce, et si la société JPLGJ soutient à bon droit que la simple réservation d’un nom de domaine est insuffisante à caractériser un acte de contrefaçon, il apparaît que le nom de domaine incriminé “ilidor.fr”, qui ne se distingue de la marque première que par l’ajout de l’extension technique “.fr”, dépourvue de caractère distinctif, permet à l’internaute d’accéder au site internet www.homesitting.fr qui propose des services de “gardiennage de maison durant l’absence du propriétaire” identiques ou à tout le moins similaires aux services visés dans l’enregistrement de la marque “ILIDOR” et ci-dessus rappelés ;

Que la forte similitude entre les signes alliée à l’identité ou la similarité des services en cause est de nature à entraîner un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ;

Qu’il est ainsi vraisemblablement porté atteinte aux droits que Madame D-E F justifie détenir sur la marque française verbale “ILIDOR” n° 3 473 688, sans que la société JPLGJ puisse pour contester le bien fondé de la demande arguer de son ignorance des faits, la bonne foi, à la supposer établie, étant inopérante en matière civile ;

Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la mesure d’interdiction provisoire sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision, ce en tant que de besoin, le transfert du nom de domaine étant intervenu en cours de délibéré mais les faits s’étant poursuivis postérieurement à la délivrance de l’assignation.

— Sur la demande de provision

Attendu que l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle permet “également” à la juridiction saisie en référé ou sur requête d’ “accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.” ;

Qu’il a été précédemment indiqué que Madame D-E F peut valablement solliciter la réparation du préjudice résultant de l’atteinte au caractère distinctif et à l’image de la marque “ILIDOR” dont elle est titulaire, un tel préjudice étant contrairement à ce que prétend la société JPLGJ certain, direct et personnel et son existence n’étant pas sérieusement contestable compte tenu de la vraisemblance de l’atteinte ci-dessus caractérisée ;

Que les actes de concurrence déloyale par ailleurs allégués à titre reconventionnel – et qui seront ci-après examinés – ne sauraient faire disparaître le préjudice ainsi subi dès lors que de tels actes sont le cas échéant imputables uniquement à la société F RH, qui n’est pas titulaire de la marque et qui d’ailleurs a pour d’autres motifs été déclarée irrecevable en son action ;

Qu’il sera en conséquence alloué à Madame D-E F la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels.

— Sur la demande de transfert du nom de domaine “ilidor.fr”

Attendu qu’il convient de constater que la demande formée à ce titre est devenue sans objet, la société HOME SUD SERVICE ayant en cours de délibéré procédé aux démarches nécessaires en vue d’effectuer ce transfert au profit de Madame D-E F, lequel a été rendu effectif le 30 avril 2010.

— Sur les demandes reconventionnelles

Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile, “Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;

Qu’en l’espèce, les sociétés HOME SUD SERVICE et JPLGJ, se fondant sur les constatations effectuées par Maître B C, Huissier de Justice à ANTIBES (06), dans son procès-verbal en date du 29 mars 2010, font valoir que la société F RH aurait, en vue d’assurer son référencement sur internet, procéder à la réservation par le biais du service AdWords de GOOGLE des mots-clés “www.homesitting.fr”, “homesitting.fr” et “homesitting” et qu’elle aurait ainsi commis des actes de concurrence déloyale à leur encontre ;

Qu’elles sollicitent en conséquence, en application des dispositions susvisées, le prononcé d’une mesure d’interdiction sous astreinte ainsi que le paiement de dommages-intérêts provisionnels ;

Que la société F RH ne saurait prétendre que de telles demandes ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et seraient dès lors irrecevables en vertu de l’article 70 du Code de procédure civile, les faits incriminés concernant les mêmes parties dans le cadre de leurs mêmes activités ;

Que toutefois les pièces qu’elle verse aux débats établissent que les termes “homesitting” ou “home-sitting” sont couramment utilisés dans le domaine considéré pour désigner des services de gardiennage de maison ;

Qu’elle fait dès lors à bon droit valoir qu’il ne peut lui être reproché de faire usage de ces termes usuels sur internet à titre de mots-clés, les sociétés HOME SUD SERVICE et JPLGJ ne pouvant prétendre, en dehors de tout droit de propriété intellectuelle, bénéficier sur eux d’un monopole et priver ainsi leurs concurrents du droit de les utiliser ;

Qu’elle produit par ailleurs un état récapitulatif des mots-clés qu’elle a réservés émanant du service AdWords de GOOGLE, lequel ne fait nullement apparaître les mots-clés “www.homesitting.fr” et “homesitting.fr” notamment incriminés par les défenderesses, mais seulement les termes “home-sitting” ou “homesitting” ;

Que dans ces conditions, le caractère manifestement illicite du trouble allégué n’est pas suffisamment établi et la demande en provision se heurte quant à elle à l’existence d’une contestation sérieuse ;

Qu’il n’y a pas donc lieu à référé de ces chefs de demandes.

— Sur les autres demandes

Attendu qu’il convient de condamner les sociétés HOME SUD SERVICE et JPLGJ, parties perdantes, aux dépens ;

Qu’en outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser à Madame D-E F, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros ;

Qu’elles ne sauraient dès lors elles-mêmes prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement ;

Attendu qu’il convient de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

— DÉCLARONS la société F RH irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;

— DÉCLARONS Madame D-E F recevable en son action ;

— DISONS qu’en procédant à la réservation du nom de domaine “ilidor.fr” et en faisant usage de ce nom de domaine pour rediriger les internautes vers le site accessible à l’adresse www.homesitting.fr, les sociétés HOME SUD SERVICE et JPLGJ ont vraisemblablement porté atteinte aux droits de Madame D-E F sur la marque verbale “ILIDOR” n° 3473688 ;

En conséquence,

— INTERDISONS, en tant que de besoin, aux sociétés HOME SUD SERVICE et JPLGJ de poursuivre de tels agissements, ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance ;

— Nous RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte ;

— CONDAMNONS in solidum les sociétés HOME SUD SERVICE et JPLGJ à payer à Madame D-E F la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à la marque dont elle est titulaire ;

— CONSTATONS que la demande de transfert du nom de domaine “ilidor.fr” au profit de Madame D-E F est devenue sans objet ;

— DÉCLARONS recevables les demandes reconventionnelles formées par les sociétés HOME SUD SERVICE et JPLGJ, mais DISONS n’y avoir lieu à référé de ce chef ;

— CONDAMNONS in solidum les sociétés HOME SUD SERVICE et JPLGJ à payer à Madame D-E F la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNONS in solidum les sociétés HOME SUD SERVICE et JPLGJ aux dépens ;

— RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 14 mai 2010

Le Greffier, Le Président,

G H I J

FOOTNOTES

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Copies exécutoires

délivrées le: