TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 22 Mars 2011

3^e chambre 1^re section N° RG : 10/00222

DEMANDERESSE Société SOFTAIRLAND SARL Rue Léonard de Vinci ZAC les Portes de l’Oise 60230 CHAMBLY représentée par M^e Antoine GAUTIER SAUVAGNAC – SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010

DEFENDERESSE Société CYBERGUN S.A. ZI les Bordes […] 91070 BONDOUFLE représentée par M^e Séverine GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J150

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS A l’audience du 25 Janvier 2011 tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société SOFTAIRLAND immatriculée le 6 octobre 2005 a pour activité le commerce de gros et de détail en produits de air soft. Elle commande ses produits qui sont des répliques d’armes factices auprès de fabricants et distributeurs, et notamment de la société CYBERGUN immatriculée le 30 novembre 1993 et anciennement dénommée LES TROIS PYLONES, qui a pour activité la prestation de services, négoce et transformation des produits et matières pour le loisir et le modélisme. La société CYBERGUN est titulaire de la marque verbale française « AIR SOFT GUN » n°93484864 déposée le 21 septembre 1993 et renouvel ée le 15 septembre 2003 pour désigner des « munitions et projectiles, jouets » en classes 28 et 13.

Le 3 novembre 2009, les agents des douanes de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) ont saisi, dans les entrepôts de la société SOFTAIRLAND, 1089 répliques d’armes factices au motif qu’elles constituaient la contrefaçon de marques appartenant à la société CYBERGUN et notamment de la marque « AIR SOFT GUN » n°93484864. La DNRED a informé la société SOFTAIRLAND le 8 décembre 2009 de la restitution de 552 produits puis le 19 janvier 2010 de la main levée de l’ensemble des marchandises saisies. Un procès verbal de constat du 4 février 2010 fait état de la remise des marchandises à la société SOFTAIRLAND. C’est dans ces conditions que par acte du 8 décembre 2009, la société SOFTAIRLAND a fait assigner la société CYBERGUN en déchéance de ses droits sur la marque « AIR SOFT GUN » n°93484864 pour dégéné rescence. Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2010, la société SOFTAIRLAND demande au tribunal sous bénéfice de l’exécution provisoire de prononcer la déchéance de la marque verbale française « AIR SOFT GUN » n°93484864 déposée le 21 septembre 1993 par la société CYBERGUN pour dégénérescence, de débouter la société CYBERGUN de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que la marque verbale « AIR SOFT GUN » est devenue la désignation usuelle des répliques d’armes factices à feu dans le commerce et n’est plus apte à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant de la société CYBERGUN qui par sa passivité a laissé s’installer dans l’esprit du public une confusion.

Elle relève que le comportement de la société CYBERGUN tend à bloquer le marché par le dépôt de marques usuelles et que certaines pièces de la société CYBERGUN sont irrecevables car les pièces n°11 à 18 et n°20 et 21 ne sont pas datées, les pièces n°11, 13 et 14 sont rédigées en langues espa gnole ou italienne alors que la preuve du défaut de dégénérescence de la marque doit être apportée en France et les pièces n°12 et 20 ne font pas état de l’utilisa tion de l’expression air soft gun. Dans ses dernières conclusions notifiées par le barreau le 15 octobre 2010, la société CYBERGUN demande au Tribunal de débouter la société SOFTAIRLAND de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elle soutient avoir activement participé à la défense de ses droits sur la marque « AIR SOFT GUN » en agissant depuis plus de 10 ans avec la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, en lançant des actions judiciaires et en utilisant les termes « AIR SOFT GUN » associés au ® indiquant aux tiers et à tout utilisateur qu’il s’agit d’une marque déposée de sorte qu’aucune dégénérescence de la marque n’est caractérisée. Elle relève que son portefeuille de marques n’est nullement constitué de signes usuels et qu’il est totalement indifférent que les pièces 11 à 18, 20 et 21 ne soient

pas datées dès lors qu’il ne s’agit pas d’une action en déchéance pour défaut d’exploitation où la notion de date est essentielle. Elle relève que la pièce 12 est datée par rapport au décret mentionné sur l’emballage, que les pièces 11,12 et 13 correspondent à l’emballage complet du pistolet SIG SAUER P 230 (pièce 25) dont le fichier est daté de 2003 (pièce 26), que la pièce 14 correspond à l’emballage complet du pistolet SIG SAUER SP 2340 (pièce 27) dont le fichier est daté de 2006 (pièce 28), que la pièce 15 fait mention de l’adresse à Grigny alors que la société a déménagé à Bondoufle en août 2000 (pièce 30), que la pièce 16 porte les logos Cybergun et 3P si bien qu’elle date du moment de l’entrée en bourse, fin 99-2000, et du changement de nom (pièce 29), que la pièce 17 porte le logo 3P et date de l’année 99 (pièce 29), que la pièce 20 porte encore les deux logos si bien qu’elle date des années 2000-2001 (pièce 29) et que la pièce 21 est datée électroniquement tout en haut de sa page 1.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2011.

EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait : a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ". En l’espèce, la société CYBERGUN est titulaire de la marque verbale française « AIR SOFT GUN » n°93484864 déposée le 21 septembre 1 993 et renouvelée le 15 septembre 2003 pour désigner des « munitions et projectiles, jouets »en classes 13 et 28.

II ressort des extraits de magazines de l’année 2009, de catalogues de l’année 2009, des extraits des sites internet dont wikipédia, indom, infogreffe et google au mois de novembre 2009 produits au débat que l’expression « AIR SOFT GUN » est largement utilisée et est devenue la désignation usuelle dans le commerce des répliques fidèles d’armes à feu qui projettent par gaz ou air comprimé des billes en plastiques de 6 ou 8 mm. La société CYBERGUN ne justifie d’aucun avertissement aux éditeurs de ces sites internet, magazines et catalogues présentant l’expression « AIR SOFT GUN » de façon générique, ni s’être opposée aux enregistrements des dénominations sociales et noms de domaines comportant cette expression ou les termes « AIR SOFT ». La société LES TROIS PYLONES indiquait d’ailleurs dans sa lettre d’information n°9 des mois de février/mars/avril 1995, soit postérieurement au dépôt de la marque litigieuse le 21 septembre 1993 qu’il s’agit d’un « terme générique qui définit une réplique d’arme réelle en plastique et/ou métal pouvant tirer par principe de compression d’un gaz (air ou autre) un petit projectile sphérique de 6 millimètres de diamètre ». Dans ses catalogues 2008/2009, 2009/2010, et sur ses supports promotionnels parus dans des magazines ou sur des sites internet en 2009, la société CYBERGUN utilise l’expression « AIR SOFT GUN » sans préciser qu’il s’agit d’une marque et dans des conditions laissant penser au consommateur qu’elle constitue la désignation usuelle des répliques d’armes réelles.

La société CYBERGUN produit au débat des pièces desquelles il ressort que l’expression « AIR SOFT GUN » est utilisée avec le signe ® dans un historique extrait du site internet http://mediaplan.ovh.net/cybergun/corporate/fr/ au 29 mars 2010, soit postérieurement à la présente instance, sur un emballage de pistolet dont la date de création n’est pas établie de manière indiscutable, ainsi que sur quatre supports promotionnels, deux articles de presse et une notice d’utilisation. Ces utilisations ponctuelles, alors que la marque a été déposée le 21 septembre 1993 et qu’il ressort des éléments examinés ci-dessus que l’expression « AIR SOFT GUN » est utilisée pour désigner de façon usuelle des répliques fidèles d’armes à feu qui projettent par gaz ou air comprimé des billes en plastiques de 6 ou 8 mm, ne sauraient être considérées comme significatives. La simple production des demandes d’intervention auprès des douanes depuis près de dix ans, sans justification de l’introduction d’actions à l’encontre de présumés contrefacteurs autres qu’un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 17 décembre 2001 et un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 31 mai 2000 avec pour partie civile la société 3 PYLONES, est également insuffisante pour justifier d’une action de la société CYBERGUN visant à la défense de ses droits sur la marque « AIR SOFT GUN » n°93484864.

II ressort de l’ensemble de ces éléments que l’expression « AIR SOFT GUN » est devenue, du fait de l’inaction de la société CYBERGUN, la désignation usuelle dans le commerce des répliques factices d’armes à feu projettant des billes en plastiques de 6 ou 8 mm, et utilisées notamment à des fins ludiques, c’est à dire des munitions, projectiles et jouets visés dans l’enregistrement de la marque n°93484864. Il convient donc de prononcer la déchéance des droits de la société CYBERGUN sur la marque verbale française « AIR SOFT GUN » n°934848 64 déposée le 21 septembre 1993 et renouvelée le 15 septembre 2003 pour désigner des « munitions et projectiles, jouets » en classes 28 et 13. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société CYBERGUN, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à la société SOFTAIRLAND la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Prononce la déchéance des droits de la société CYBERGUN sur la marque verbale française « AIR SOFT GUN » n°93484864 déposée le 21 s eptembre 1993 et renouvelée le 15 septembre 2003 pour désigner des "munitions et projectiles, jouets

"en classes 28 et 13 en application des dispositions de l’article L.714-6 a) du Code de la propriété intellectuelle, Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente, Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société CYBERGUN à payer à la société SOFTAIRLAND la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société CYBERGUN aux entiers dépens.