TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3^e chambre 4^e section

N°RG: 10/17029 JUGEMENT rendu le 10 Novembre 2011

DEMANDERESSE

Société L’OREAL […] représentée par M^e Denis MONEGIER DU SORBIER de l’AARPI HOYNG MONEGIER. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. LISSFACTOR […]

Madame H M

Madame T M

représentés par M^e Marie FABREGAT. avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1001

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS A l’audience du 21 Septembre 2011 tenue publiquement

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE La société L’OREAL est une société de renommée internationale, spécialisée dans les produits cosmétiques et les produits de beauté. La société LISSFACTOR est une société exerçant une activité de commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté dont les gérantes sont Mesdames H M et T M. La société LISSFACTOR et Mesdames M sont copropriétaires de deux marques verbales françaises :

- LISSAGE PERMANENT JAPONAIS n° 063453718 déposée le 28 septembre 2006.

- LISSAGE JAPONAIS N° 073536491 déposée le 9 novembre 2007.

Ces marques concernent une nouvelle technique de défrisage de cheveux qui aurait été mise au point par la société LISSFACTOR et Mesdames M à partir d’une technique préexistante inventée par une styliste japonaise, Madame Yuko Y. Au mois de juillet 2010, la société LISSFACTOR a appris que la société L’OREAL faisait usage de la dénomination «lissage Japonais» et des termes «Services de lissage japonais» au sein de ses plaquettes publicitaires et de la version française de son site internet afin de présenter son nouveau produit de défrisage longue durée dénommé «X-TENSO MOISTURIST». Le 16 juillet 2010, la société LISSFACTOR a adressé à la société L’OREAL une lettre de réclamation, invoquant ses deux marques : LISSAGE PERMANENT JAPONAIS et LISSAGE JAPONAIS, pour lui interdire toute utilisation ou référence à la technique du lissage japonais. Les 5 et 6 octobre 2010, la société LISSFACTOR faisait dresser un procès-verbal de constat d’huissier sur le site Internet de la société L’OREAL. C’est dans ces circonstances que, le 29 novembre 2010, la société L’OREAL a fait assigner les défenderesses devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu’il soit mis fin à l’appropriation illicite de l’expression «lissage japonais» ou du moins à l’usage abusif qui en était fait par les défenderesses. A la suite de cette assignation, les demanderesses ont adressé des lettres de mise en demeure en invoquant leurs marques LISSAGE PERMANENT JAPONAIS et/ou LISSAGE JAPONAIS à des salons de coiffure partenaires de la société L’OREAL.

Par ses dernières conclusions du 15 septembre 2011. la sociétés demanderesse sollicite:

- la nullité des deux marques sur le fondement des articles L711-2 et L714-3 du Code de la propriété intellectuelle, en raison de l’absence de caractère distinctif des marques et du caractère frauduleux de leur dépôt.

-à titre subsidiaire, la déchéance des droits des défenderesses sur ces deux marques pour dégénérescence sur le fondement de l’article L714-6 du Code de la propriété intellectuelle.

-de constater l’absence de contrefaçon des deux marques en cause.

-la condamnation in solidum les défenderesses à la somme de 250 000 euros de dommages et intérêts en raison du dépôt frauduleux des marques.

-la condamnation de la société LISSFACTQR à la somme de 150 000 euros au titre de la concurrence déloyale,
-le paiement de la somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre des mesures d’interdiction et de publication. La demanderesse fait valoir :

-que les marques sont nulles pour défaut de caractère distinctif, l’expression « lissage japonais » étant la désignation générique et descriptive d’une technique japonaise antérieure importée du Japon et des Etats-Unis.

Elle fait notamment valoir qu’au moment du dépôt celle expression était d’usage courant par les professionnels et le public et il s’agirait d’une simple traduction d’un mot d’anglais courant. Ces termes ne décriraient que la qualité des services en cause à savoir un lissage de cheveux suivant une technique japonaise, l’adjectif « permanent » venant préciser un des traits spécifiques de ce type de lissage, à savoir qu’il dure dans le temps.

-la nullité des marques pour dépôt frauduleux : Elle soutient qu’en procédant au dépôt des marques LISSAGE PERMANENT JAPONAIS et LISSAGE JAPONAIS, les défenderesses auraient cherché à s’arroger des droits privatifs sur une expression commune, les marques incriminées étant le nom usuel et descriptif de la technique du lissage japonais. Elle dénonce un usage détourné du droit des marques et de sa finalité.

-à titre subsidiaire, la déchéance pour dégénérescence de ces marques : Les marques incriminées seraient aujourd’hui la désignation usuelle dans le domaine de la coiffure de la technique d’origine japonaise permettant de lisser les cheveux de manière permanente. Elle fait valoir que les défenderesses elles-mêmes utilisent les marques comme désignation usuelle des produits ou service tout comme les professionnels et le public.

-par ailleurs, elle fait valoir que l’utilisation de l’expression lissage japonais n’est que l’indication relative à l’espèce et à la qualité de la technique de lissage proposée dans la vie des affaires et qu’elle n’utilise celte expression que dans son sens courant.

En outre, la société L’OREAL estime que les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale en envoyant des lettres de mise en demeure aux salons de coiffure partenaires et en les menaçant d’une action en contrefaçon alors que les marques qu’elles invoquaient faisaient l’objet d’une action en nullité. Ces lettres auraient eu pour conséquences de détourner les professionnels des produits L’OREAL et il en résulterait une atteinte à l’image et à la réputation de cette société. Enfin, elle conteste tout fait de dénigrement et elle fait valoir son droit d’informer ses partenaires de la procédure en cours. Dans leurs dernières conclusions du 14 septembre 2011, les défenderesses demandent de :

-rejeter l’ensemble des demandes de la société L’OREAL.

-constater la contrefaçon et l’usage illicite de leurs marques,
-condamner la société L’OREAL à la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à leur marque et pour le préjudice commercial subi au titre de la contrefaçon, outre les sommes de 80.000 euros pour concurrence déloyale et de 35 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à des mesures d’interdiction et de publication du jugement. Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses font notamment valoir que la société LISSFACTOR est à l’origine d’une nouvelle technique de défrisage qui lui est propre et que le choix de sa dénomination est arbitraire, le terme usuel utilisé dans

ce domaine étant « défrisage » et non « lissage », en ajoutant que les cheveux des asiatiques étant connus pour être naturellement raides, l’association des termes « lissage » et « japonais » n’aurait rien d’une désignation nécessaire et usuelle. D’autre part, les défenderesses rejettent l’allégation d’un dépôt frauduleux en faisant valoir qu’au jour du dépôt, aucun opérateur ne faisait usage de ces dénominations en France. Par ailleurs, elles contestent la déchéance pour dégénérescence des marques en indiquant qu’elles ont été actives dans la défense de leurs droits contre tous les usages illicites dont elles ont eu connaissance, notamment par l’envoi de nombreuses lettres de mise en demeure à divers professionnels de la coiffure. Elles estiment que la société demanderesse a commis des actes de contrefaçon en utilisant les marques déposées sur ses plaquettes publicitaires et sur son site internet, par reproduction à l’identique et par imitation, conformément aux dispositions des articles L713-2 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle. En outre, la société LISSFACTOR ne s’estime pas responsable d’actes de concurrence déloyale en faisant valoir le caractère proportionné et légitime des mises en demeure qu’elle a adressé à divers salons de coiffure pour assurer la protection de ses marques. Enfin, elle incrimine, à titre reconventionnel, le dénigrement à son égard commis par la société L’OREAL qui aurait envoyé un courriel au salon Jordan Victoria le 16 mai 2011 faisant état de la procédure en cours de manière partiale en la présentant comme une concurrente déloyale. MOTIFS Sur la nullité des marques pour défaut de caractère distinctif II est constant que la société Lissfactor, immatriculée le 23 août 2005 pour exercer une activité de commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté, est copropriétaire avec Mesdames H et T M de:

-la marque française verbale « lissage permanent japonais », déposée le 28 septembre 2006 sous le n° 063453718, pour désigner notamment des « huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux… masques de beauté » (classe 3) et des « soins d’hygiène et de beauté pour être humains… salons de beauté… salons de coiffure » (classe 44).

-la marque française verbale « LISSAGE JAPONAIS », déposée le 9 novembre 2007 sous le n° 073536491 pour désigner les mêmes produi ts et services. Il est également constant que la société L’Oréal a mis au point à l’intention des professionnels de la coiffure une gamme de lissages des cheveux sous les marques X-TENSO Moisturist comprenant notamment un lissage japonais et qu’elle diffuse une plaquette publicitaire pour promouvoir son nouveau lissage, le lissage brésilien, qui mentionne également la technique de lissage japonais qu’elle propose.

La société L’Oréal fait de même usage de la dénomination « lissage japonais » et des termes « services de lissage japonais » sur son site internet www.lorealprofessionnel.com afin de présenter sa nouvelle gamme de produits de lissage longue durée précitée. Aux termes de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service. La société L’Oréal fait valoir que l’expression « lissage japonais » est la désignation nécessaire d’une technique connue depuis 1995 au Japon permettant de parvenir à un lissage des cheveux permanent, notamment sous le nom de « Yuko System », du nom de sa créatrice, M^me Yuko Y, puis aux Etats-Unis, dans les années 2000, sous le nom précité ou celui de « Japanese hair straightening », avant de parvenir en France « vers 2005 » sous le nom de « Yuko System, Japanese hair straightening » ou « lissage japonais ». A cet égard, elle verse notamment aux débats :

— un article publié en anglais le 10 décembre 2004 qui décrit la méthode appelée Japanese Hair Straightening, antérieur au dépôt des deux marques revendiquées.

-un article en anglais du 10 juillet 2009, postérieur aux dépôt des deux marques, qui précise que la technique est originaire du Japon et qui détaille deux types de lissage japonais proposés sous les marques YUKO et LISCIO, ce dernier ayant été développé en 1996 après la technique de lissage Yuko.

-un article en anglais qui décrit la technique « Japanese Permanent Hair Straghtening » en indiquant que son pays d’origine est le Japon et qu’elle a été conçue par la styliste Yuko Y au début des années 1990.

-un article du Times du 27 août 2002 qui fait référence à une « méthode de lissage des cheveux originaire du Japon, récemment développée ».

-un extrait d’un forum sur le site www.beaute-test.com du 2 juillet 2006 « Qui a testé le lissage Japonais ». Il en résulte que les techniques de lissage japonais étaient connues avant le dépôt des marques litigieuses, dont la technique de lissage innovante dont se prévalent les défenderesses, ce que ces dernières ne contestent d’ailleurs pas en rappelant que la seule question qui se pose en l’espèce est de savoir « si la société Lissfactor pouvait valablement désigner son service de défrisage par les dénominations »lissage japonais « ou »lissage permanent japonais« qu’elle a déposées à titre de marque ». Il apparaît en effet établi que la dénomination « lissage japonais » ne désigne pas une seule technique de défrisage des cheveux mais plusieurs techniques qui étaient en concurrence sur le marché avant le dépôt des marques litigieuses.

Quoiqu’il en soit, force est de constater que les expressions « lissage japonais permanent Yuko », « lissage japonais Yuko », « lissage permanent japonais » ou « lissage japonais » étaient, dans le langage professionnel, à la date du dépôt des deux marques en cause, déjà usuelles pour désigner les techniques de lissage en cause, que l’on traduise le mot anglais « straightening » par lissage ou par défrisage, étant observé que les fabricants de fers à lisser le traduisent bien par le mot lissage. La société L’Oréal souligne ajuste titre que la société Lissfactor elle-même utilisait dans ses rapports avec ses clients les termes « lissage japonais » comme le nom de la technique de lissage permanent qu’elle avait mis au point avant le dépôt des marques susvisées ainsi qu’il ressort de ses emails des mois de janvier à mars 2006 versés aux débats. Par ailleurs, il est évident que les expressions « lissage permanent japonais » et « lissage japonais », s’agissant d’identifier à la fois des produits cosmétiques et une méthode originaire du Japon destinés au lissage permanent des cheveux, sont strictement nécessaires pour désigner de tels produits et services, le fait qu’elles comportent l’indication d’une provenance géographique ne suffisant pas à leur donner un caractère arbitraire de nature à rendre ces dénominations distinctives puisque cette provenance est notoire, étant ajouté que le mot lissage lui-même est un terme commun dans le domaine de la coiffure. En outre, l’adjonction du terme « permanent » dans l’expression « lissage permanent japonais » ne fait que renforcer le caractère descriptif de la dénomination dont s’agit puisqu’il désigne une qualité du produit ou du service, la technique en cause permettant d’obtenir un résultat qui dure dans le temps par opposition à un « brushing ». Par conséquent, il convient de prononcer la nullité des marques françaises « lissage permanent japonais » n° 063453718 et « LISSAGE JAPONA IS » n°073536491 en ce qu’elles désignent les produits et services susvisés, par application de l’article L. 714- 3 du code de la propriété intellectuelle. En revanche, la société L’Oréal sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts en raison du dépôt des marques incriminées faute de justifier de son préjudice à ce titre. Sur la concurrence déloyale La société L’Oréal fait valoir qu’en multipliant les lettres de mise en demeure auprès des salons de coiffure partenaires et en les menaçant d’une action en contrefaçon, la société Lissfactor a commis des actes de concurrence déloyale qui lui sont préjudiciables. Cependant, il résulte de la teneur de ces lettres qu’elles ne visaient qu’à rappeler aux tiers l’existence des marques dont les défenderesses étaient titulaires et à leur demander l’interruption de tout usage de ces marques sans leur autorisation préalable, ce qui était légitime et n’avait d’ailleurs ni pour objet ni pour effet d’empêcher la commercialisation des produits concurrents « X- TENSO Moisturist », étant ajouté que les défenderesses ont pu se méprendre de bonne foi sur la validité de leurs marques précitées.

Il convient, par conséquent, de débouter la société L’Oréal de sa demande à ce titre. Elle sera également déboutée de ses demandes d’interdiction de toute mesure d’intimidation sous astreinte et de publication du jugement qui n’apparaissent pas nécessaire au regard des circonstances de l’espèce. L’équité commande l’allocation à la société L’Oréal de la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de la décision il n’y as pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Sur la demande reconventionnelle La société Lissfactor a formé une demande reconventionnelle en concurrence déloyale par dénigrement à rencontre de la société L’Oréa l en raison d’un email adressé par cette dernière le 16 mai 2011 à l’un de ses partenaires, le salon de coiffure Jordan Victoria. Force est cependant de constater que les termes de ce mail, qui s’inscrivent dans le cadre du litige opposant les parties et qui a pour objet d’informer un des partenaires de la société L’Oréal destinataire de la lettre de mise en demeure susvisée de la demande de nullité des marques qui sont précisément invoquées par la société Lissfactor au soutien de ses prétentions, restent dans les bornes de la bienséance autorisée en matière commerciale et ne présentent pas de caractère fautif.

La société Lissfactor sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef. Il convient également de la débouter de ses demandes en contrefaçon de marque et aux fins de publication du jugement qui n’ont plus d’objet. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité des marques françaises « lissage permanent japonais » n° 063453718 et « LISSAGE JAPONAIS » n° 073536491 pour défaut de caractère distinctif en ce qu’elles désignent :

-"huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pours les cheveux ; masques de beauté" (classe 3)
-"soins d’hygiène et de beauté pour être humains ; salons de beauté : salons de coiffure" (classe 44). Dit que la décision judiciaire sera inscrite au registre des marques par la partie la plus diligente une fois la décision devenue définitive Déboute la société L’Oréal du surplus de ses demandes.

Condamne in solidum la société Lissfactor et Mesdames H M et T M à payer à la société L’Oréal la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute la société Lissfactor de sa demande en concurrence déloyale par dénigrement. Déboute la société Lissfactor et Mesdames M du surplus de leurs demandes. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne in solidum la société Lissfaclor et Mesdames M aux dépens de l’instance dont distraction au profit de M^e Denis M par application de l’article 699 du code de procédure civile.