TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 décembre 2016

3^e chambre 1^re section N° RG : 15/14098

Assignation du 29 septembre 2015

DEMANDERESSE S.A.S. KAVIARI […] 75004 PARIS représentée par Maître Franck BEAUDOIN de la SELARL FB JURIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #E1641

DEFENDERESSE S.A.S. DERMWAY PARIS […] 75008 PARIS représentée par Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELEURL CABINET M-P E, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R266

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Aurélie J. Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier

DEBATS À l’audience du 25 octobre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 décembre 2016.

ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

La société KAVIARI, qui exerce une activité de transformation, de préparation et de commercialisation de caviar et de produits de la mer, indique exploiter son activité sous différentes marques « KAVIARI », « K » et « En-K de caviar » ainsi que d’autres marques comportant la lettre K dont les marques suivantes:

— La marque verbale « KAVIARI » déposée comme marque de l’union européenne le 9 mai 2012 et enregistrée sous le numéro 10869634 pour désigner des produits alimentaires relevant des classes 29. 30 et 31. ; déposée comme marque française le 4 juillet 2001, renouvelée en 2011 et enregistrée sous le numéro 3109507 pour désigner des produits alimentaires relevant des mêmes classes:

— La marque semi-figurative française « K » déposée comme marque française le 22 novembre 2011 et enregistrée sous le numéro 3876075 pour désigner des produits alimentaires relevant des classes 29. 30 et 31: déposée comme marque de l’union européenne le 7 mai 2012 sous priorité de la marque précédente et enregistrée sous le numéro 10861573 pour désigner des produits alimentaires relevant des mêmes classes.

— Différentes marques, verbales ou semi-figuratives. « En K de caviar » « en K d’amour » « en K d’amuse bouche » « en K de frisson », -en K de plaisir«   »en K bar«   »KAVIARI PARIS«   »caviar box by Kaviari« déposées selon les cas comme marques françaises ou de l’union européenne, entre le 24 septembre 2010 et le 23 juillet 2015 toujours pour désigner des produits alimentaires relevant des classes 29. 30 et 31, à l’exception de la marque semi-figurative française »en K Bar« n°4100656 déposée également en classe 33 pour des boissons et 43 pour des services de restauration. La société DERMWAY PARIS a pour activité la conception et la commercialisation de produits d’hygiène ou de beauté. Reprochant à celle-ci le dépôt à titre de marque et l’usage des signes »KAVIAARI« . »K KARL«   »K« et » K BY K" pour désigner des produits cosmétiques à base de caviar, la société KAVIARI a. par acte d’huissier en date du 29 septembre 2015 fait assigner la société DERMWAY PARIS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et nullité de marque. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société KAVIARI demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.716-14. L.7I6-7-I. L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 8 de la directive 2004/48/CL du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 et des articles 1 1. 132. 133. 134. 138. 139. 142. 770 du code de procédure civile, de :

- Ordonner à la société Dermway Paris de communiquer à la société Kaviari des états détaillés certifiés par un commissaire aux comptes établissant le nombre total de produits sous marques « Kaviaari », « K by Kaviaari », « Kaviaar Kare ». « K » et « K BY K » qui ont été i) fabriqués (y compris ceux qui sont encore détenus en stock et ceux qui auraient été donnés ou détruits) et ii) vendus, depuis le début de la production jusqu’au 30 septembre 2016 ou à la une date postérieure la plus proche de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

- Ordonner à la société Dermway Paris de communiquer à la société Kaviari le nom et les coordonnées de tout fabricant de ces produits

ainsi que de tout prestataire, fournisseur, distributeur, détaillant, agent ou de toute personne impliquée d’une quelconque manière dans la conception, la fabrication, la distribution, la promotion ou la vente de ses produits, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

- Ordonner à la société Dermway Paris de communiquer à la société Kaviari les comptes annuels détaillés (bilan, compte de résultat et annexes) de la société Dermway Paris, certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable indépendant, pour chacun de ses exercices sociaux clôturés, c’est-à-dire depuis son premier exercice social jusqu’à son dernier exercice social clôturé (ou subsidiairement jusqu’au 31 décembre 2014).

- Prendre acte de ce que la société Dermway Paris de a finalement communiqué le 16 septembre 2016 à la société Kaviari le document PDF évoqué dans sa pièce n° 39 produite le 26 mai 2016 à 18h35,
- Prendre acte de ce que la société Dermway Paris a finalement communiqué le 16 septembre 2016 à la société Kaviari sa pièce n° 25 complète dans un format lisible, En réponse, dans ses dernières écritures d’incident notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société DERMWAY PARIS demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, de :

-Déclarer irrecevables les demandes de la société KAVIARI tendant à voir ordonner, au visa des articles 11, 132,133,134, 138, 139, 142 et 770 du code de procédure civile, la communication d’informations en matière d’atteinte à des droits de marque, À titre subsidiaire,
-Déclarer non fondées et rejeter les demandes de communications de pièces présentées par la société KAVIARI à son encontre, En tout état de cause,
- Prendre acte de ce que la pièce DERMWAY N° 25 a été communiquée en original à la société KAVIARI et la pièce DERMWAY N° 39 à savoir la copie de l’échange de courriels du 19 mars 2015 entre la société DERMWAY et le site showroomprivé.fr accompagné de l’annexe au courriel de la société DERMWAY a été également communiquée à la demanderesse,

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’ordonnance sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « pris acte » de certains éléments ne constituent pas des

prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Fondant ses demandes à la fois sur les articles 11. 132. 133. 134. 138. 139, 142. 770 du code de procédure civile et L716-7-1 et L.716-7-1 A du code de la propriété intellectuelle, la société KAVIARI indique qu’elle est en droit d’obtenir communication des éléments chiffrés lui permettant de déterminer notamment le volume des ventes de produits contrefaisants, et ce afin de pourvoir évaluer son préjudice conformément aux règles posées par l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle. Soulignant que sa demande, formulée à la fois sur les règles générales issues du code de procédure civile et sur les règles spéciales édictées par les articles L. 716-7-1 A et E.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle est parfaitement recevable, elle indique qu’elle justifie de la titularité des marques qu’elle invoque ainsi que de l’exploitation par la société DERMWAY PARIS des signes « K » el 'K by K« contrefaisants, notamment sur différents sites marchands. Elle ajoute qu’aucun commencement de preuve »par écrit« (sic) de la contrefaçon alléguée n’est requis par l’article L.716-7-1 qui peut être mis en œuvre avant même que soit constatée la matérialité de la contrefaçon. Elle souligne qu’au demeurant l’utilisation, pour désigner des produits cosmétiques composés de caviar des signes »KAVIAARI" ou « K » qui sont identiques ou similaires à sa marque « KAVIARI » désignant notamment du caviar, est de nature à entraîner la confusion dans l’esprit du public. Elle ajoute qu’aucun empêchement légitime ne s’oppose à la communication des informations demandées et que sa demande de communication des comptes sociaux de la défenderesse est légitime et proportionnée. En réponse, la société DERMWAY PARIS soutient que les demandes de communication sont irrecevables en ce qu’elles ne sont pas formulées au visa des textes spéciaux du code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon de marque. Elle ajoute que les demandes de la société KAVIARI ne sont ni justifiées ni proportionnées, dès lors que la demanderesse ne justifie pas de la titularité des droits de marque qu’elle invoque, que la validité de ces marques est en question au regard de leur caractère déceptif et descriptif, qu’il n’est pas justifié de l’exploitation par la société DERMWAY des marques « K » et « K by K » et qu’en toutes hypothèses ces signes sont utilisés pour des produits cosmétiques, soit des produits différents de ceux visés par les marques invoquées. El c ajoute que la demande subsidiaire de la société KAVIARI pour atteinte à sa marque renommée KAVIARI n’est pas plus fondée, la renommée n’étant pas démontrée. Sur ce L’article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle dispose « Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous

astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. ». L’article L 716-7-1 A du même code ajoute que « la juridiction peut ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L.332-1 ». De plus, aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a la possibilité d’ordonner au défendeur la production forcée d’informations et éléments. Dans ses dernières conclusions d’incident, la société KAV1ARI formule ses demandes de communication de pièces au visa tant des règles générales du code de procédure civile que des textes spéciaux du code de la propriété intellectuelle susvisés de sorte que le moyen de la société DERM WAY tiré de l’irrecevabilité des demandes de ce chef n’est plus pertinent. S’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la recevabilité des demandes au fond et sur la matérialité de la contrefaçon reprochée, ce dernier doit cependant évaluer le caractère sérieux ou non des contestations émises afin d’apprécier dans quelle mesure il peut faire droit aux demandes de production de pièces formées au regard du principe de proportionnalité et afin de respecter les droits de la défense.

En l’espèce, au soutien de ses demandes au fond, la société KAVIARI reproche à la société DERMWAY des actes de contrefaçon de sa marque verbale française « KAVIARI » 3109507 exclusivement déposée pour désigner des produits alimentaires relevant des classes 29, 30 et 31 ainsi que des actes de contrefaçon de ses autres marques françaises ou de l’union européenne, verbales ou semi-figuratives « K », « en K de caviar » et autres signes comportant la lettre K, qui visent toutes uniquement des produits alimentaires relevant des classes susvisées. Or l’existence des actes de contrefaçon est sérieusement contestée par la société DERMWAY PARIS qui fait notamment valoir que les signes litigieux « Kaviaari », K by Kaviaari », « Kaviaar Kare », « K » et « K BY K » sont exclusivement utilisés pour désigner des produits cosmétiques, soit des produits non similaires à ceux visés par les marques invoquées dont elle conteste également la renommée.

Il est donc prématuré à ce stade de la procédure et disproportionné au regard des atteintes alléguées de faire droit aux demandes de la société KAVIARI tendant à la communication d’informations relatives au volume de ventes des produits cosmétiques de la société DERMWAY PARIS, à l’identification de ses réseaux de commercialisation ainsi qu’à ses comptes annuels détaillés, la production de ces informations pouvant le cas échéant être ordonnée par le juge du fond une fois qu’il aura statué sur l’existence de la contrefaçon alléguée, et s’il l’estime utile pour évaluer le préjudice. La société KAVIARI, qui succombe à l’incident, en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, dans les formes de l’article 776 du code de procédure civile,
- Rejetons les demandes en communication d’informations de la société KAVIARI envers la société DERMWAY PARIS.

— Disons que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 7 mars 2017 à 11 h pour clôture, les éventuelles dernières conclusions en demande devant être signifiées avant le IS janvier 2017 (date relais) et les dernières conclusions en défense devant être signifiées avant le 23 février 201 7 (date relais). les plaidoiries étant maintenues au I8 avril 2017.il 15 heures durée lh30

— Condamnons la société KAVIARI aux entiers dépens de l’incident.