TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 janvier 2012

N°RG: 11/59046

par Marie-Christine C, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Géraldine DRAI, Greffier.

DEMANDERESSE Société ELECTRA BICYCLE COMPANY LLC […] A, Vista CA 92081 ETATS-UNIS D’AMERIQUE représentée par M^e Simon CHRISTIAËN, avocat au barreau de PARIS – #J0010 et M^e Jérémy C, avocat au barreau de PARIS – J010

DEFENDERESSE S.A.R.L. R+ ZAC de la Croix des Marais 26600 LA ROCHE DE GLUN représentée par M^e LAGARDE, avocat au barreau de PARIS D.127

DEBATS A l’audience du 14 Décembre 2011, tenue publiquement, présidée par Marie- Christine C, Vice Présidente, assistée de Isabelle PIRES, Greffier,

FAITS ET PROCEDURE. La société de droit américain Electra Bicycle Company LLC développe une activité de vente de bicyclettes citadines haut de gamme de style rétro depuis 1993. Elle est titulaire de la marque verbale internationale désignant la France «Electra Bicycle Company» n° 657 549 déposée le 24 avril 199 6 pour les produits et services notamment de la classe 12 "bicyclettes, pièces et éléments de bicyclettes, d’un nom de domaine electrabike.com et de droits d’auteur sur la charte graphique du site internet accessible à cette adresse. La société R+ est une société française créée en 2003 qui s’est spécialisée dans la distribution de bicyclettes et qui a commercialisé jusqu’en décembre 2010 les bicyclettes Electra. Elle est titulaire du nom de domaine electrabike.fr. La société Electra Bicycle Company a à compter de 2002 commercialisé ses bicyclettes en Europe par l’intermédiaire de la société néerlandaise Blomson Luernational ; la société R+ s’approvisionnait auprès de cette dernière. Elle a été autorisée selon les dires de la société Electra Bicycle Company à reproduire la marque et la charte graphique du site internet de la demanderesse sur son site electrabike.fr.

Les relations se sont dégradées selon la société Electra Bicycle Company en raison d’impayés, selon la défenderesse en raison des difficultés rencontrées avec la qualité de certaines bicyclettes et le refus de la société Electra Bicycle Company de les reprendre. En avril 2009, la société Electra Bicycle Company a créé la société Electra Bicycle Gmbh Company pour assurer la distribution de ses produits en Europe au lieu et place de la société Blomson International. Le 26 novembre 2010, la société Electra Bicycle Company a mis en demeure la société R+ de payer l’intégralité de son arriéré. Le 8 décembre 2010, la société R+ a indiqué que son chiffre d’affaires ne lui permettait pas de payer cette somme. La société Electra Bicycle Company a alors résilié le contrat de distribution liant les deux parties, avec effet immédiat, par e-mail et télécopie du 10 décembre 2010. La société Electra Bicycle Company a ensuite confié la distribution de ses bicyclettes à la société TRIBE SPORT GROUP à compter de mars 2011. Par acte du 15 avril 2011, la société R+ a assigné la société Electra Bicycle GmbH et la société TRIBE SPORT GROUP devant le tribunal de commerce de Fréjus pour violation de son droit de distribution exclusif.

Au cours de l’année 2011, la société Electra Bicycle Company dit avoir découvert que la société R+ commercialisait sur son site electrabike.fr des bicyclettes d’une marque concurrente dénommée « United Cruiser » dans le même style que les siennes et dans la même gamme de prix. Le 22 juin 2011, un procès-verbal de constat du site internet electrabike.fr était dressé. Le 27 juillet 2011, ils ont demandé à la société R+ de cesser sous 48 heures de se présenter comme la société Electra France, d’utiliser le nom de domaine electrabike.fr, de reproduire l’élément distinctif ELECTRA sur le site internet electrabike.fr, de reproduire les éléments originaux,de la charte graphique de ses sites internet, d’user du nom de domaine electrabike.fr pour vendre des bicyclettes united cruiser. Le même jour, une autre mise en demeure adressée aux dirigeants de la société UNITED CRUISER, qui sont les mêmes que ceux de la société R+, leur demandait de cesser de vendre deux bicyclettes dénommées Tiki Mood et Open Ladies qui seraient des copies serviles de deux de leurs modèles. Par courrier du 8 août 2011, le conseil de la société R+ a indiqué que ses clients avaient cessé d’utiliser la dénomination Electra France et R Plus Electra France, d’utiliser la marque Electra Bicycle France et d’utiliser la charte graphique Electra LLc. En revanche, elle a refusé de cesser d’utiliser le nom de domaine electrabike.fr.

C’est dans ces conditions que la société Electra Bicycle Company a assigné la société R+ au fond devant le tribunal de grande instance de Paris. Par acte du 14 octobre 2011, la société Electra Bicycle Company a fait assigner la société R+ en référé aux fins de :

- interdire à la société R+ d’utiliser le nom de domaine electrabike.fr pour permettre l’accès à un site internet faisant la promotion ou offrant à la vente des produits et services identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque "Electra Bicycle Company sous 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour passé ce délai.

- interdire à la société R+ d’utiliser le vocable ELECTRA dans son enseigne sous 8 jours compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour passé ce délai.

- condamner la société R+ à payer à la société Electra Bicycle Company la somme de 25.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts.

- ordonner à la société R+ la communication à la société Electra Bicycle Company à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour passé ce délai, en cas de manquement à cette obligation de : *Pensemble des documents comptables relatifs à l’exercice comptable en cours et au précédent exercice, *les 5 derniers relevés de l’ensemble des comptes ouverts auprès d’établissements de crédits dont dispose la société R+, * la liste exhaustive de tous les actifs qu’elle détenait au 1^er juillet 2011, au 31 août 2011 et au jour de la signification de la décision.

- autoriser la société Electra Bicycle Company à faire pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 100.000 euros sur les comptes ouverts dans les livres d’établissements de crédit au nom de la société R+.

- dire qu’il sera référé en cas de difficulté.

- condamner la société R+ à payer une somme de 5.000 euros à la société Electra Bicycle Company sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la société R+ aux dépens. A l’audience, la société R+ a sollicité du juge des référés de :

- déclarer irrecevable au visa de l’article 122 du Code de procédure civile la société Electra Bicycle Company en son action. Subsidiairement,
- déclarer nulle l’assignation à elle délivrée au visa de l’article 117 du Code de procédure civile,
- dire que l’action en référé comme l’action au fond ont été introduites plus de 3 ans après le dépôt du nom de domaine et déclarer en conséquence prescrite’ l’action au visa de l’article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle.

- débouter la société Electra Bicycle Company de ses demandes.

- la condamner à payer à la société’ R+ la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société demanderesse a porté sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 10.000 euros. Elle a été autorisée à produire au débat les documents attestant de la forme de la société et de la qualité de son représentant légal ce qu’elle a fait par courrier du 23 décembre 2011 reçu au greffe le 2 janvier 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir et la nullité de l’assignation : La fin de non recevoir soulevée par la société R+ est tirée du défaut de qualité et de droit d’agir au motif que la demanderesse qui aurait été rachetée par un fonds de pension serait une personne morale non identifiée. Le société Electra Bicycle Company a versé au débat établissant qu’elle est inscrite dans l’état du Dèlaware depuis le 4 avril 2007 ; que le représentant de la société est Stanley C. Hess II selon un procès-verbal du conseil d’administration qui s’est tenue le 6 décembre 2010. En conséquence et sans qu’il soit nécessaire de qualifier la fin de non recevoir ou la nullité de l’assignation qui était en tout de cause une nullité de forme qui nécessite là démonstration d’un grief subi par la partie qui l’invoque, il convient de constater que les irrégularités soulevées ont été couvertes de sorte que tant la fin de non recevoir que la nullité de l’assignation sont sans objet.

Sur la vraisemblance des atteintes à la marque "Electra Bicycle Company : L’article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon… Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu 'il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ". Il ressort du procès-verbal de constat et des dires de la société R+ elle-même que celle-ci continue d’utiliser le nom de domaine electrabike.fr. La société R+ prétend ne commettre aucune atteinte à la marque de la société Electra Bicycle Company au motif que cette marque n’est pas constituée du seul signe ELECTRA, que ce signe seul est antériorisé par le nom d’une célèbre moto HARLEY D. Elle ajoute que la demande de la société Electra Bicycle Company est prescrite faute d’avoir été intentée dans les 3 ans du dépôt du nom de domaine et du fait de la tolérance de l’usage de ce signe par la société Electra Bicycle Company pendant ce temps. Le juge des référés doit donc statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation de sorte d’empêcher l’utilisation de la voie des référés pour

obtenir des mesures graves d’interdiction qui fausseraient le jeu de la libre concurrence et de faire la balance entre les intérêts qui s’opposent de façon à faire respecter un équilibre entre les droits des parties, c’est-à-dire entre la gravité du dommage imminent et son éventuelle réparation et la gravité de la mesure d’interdiction sollicitée. Il convient d’une part de constater que la forclusion par tolérance suppose que celle- ci a duré 5 ans et non 3 ans et que la contrefaçon étant un délit continu, le point de départ de la prescription n’est calculé qu’à compter de la fin de l’usage. En l’espèce, la société R+ continue d’exploiter le nom de domaine electrabike.fr, de sorte que la prescription de l’alinéa 1 de l’article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ne peut valablement être invoquée. Le dépôt de ce nom de domaine a été fait avec l’accord de la société Electra Bicycle Company pendant le temps des relations contractuelles ; la société R+ ne peut tirer argument de ce que la société Electra Bicycle Company a toléré cet usage, puisque non seulement elle l’a toléré mais elle Fa autorisé pendant le temps de leurs relations commerciales.

La société R+ ne peut contester que l’usage du nom de domaine electrabike.fr était lié à la distribution en France des bicyclettes commercialisées par la société Electra Bicycle Company. Elle ne conteste pas davantage que la société Electra Bicycle Company est titulaire de nom de domaine electrabike.com de sorte qu’elle détient des droits sur cette dénomination. Enfin, aucun élément n’étant versé au débat devant le juge des référés sur la charte graphique, il ne peut être dit qui en est l’auteur et même si cette charte est protégeable au titre du droit d’auteur. Ainsi la contestation formée par la société R+ n’est pas sérieuse. Pour ce qui est du signe distinctif ELECTRA, s’il est vrai qu’il n’est qu’une partie de la marque « Electra Bicycle Company », il n’en demeure pas moins qu’il en est le seul élément distinctif et il importe peu que d’autres sociétés qui ne sont pas dans la cause et qui seraient seules susceptibles d’en contester l’usage à la société Electra Bicycle Company, l’aient adopté comme marque. L’usage du nom de domaine electrabike.fr fait nécessairement référence à la marque « Electra Bicycle Company » de la société Electra Bicycle Company et il était lié à l’existence d’un contrat de distribution dont il appartiendra au tribunal de commerce de Fréjus de dire s’il était exclusif ou non et s’il a été exécuté régulièrement de part et d’autre. La société R+ ne contestant pas ne plus être le distributeur des bicyclettes de la société Electra Bicycle Company et reconnaissant distribuer d’autres produits sous le nom UNITED CRUISER ne peut utiliser ce nom de domaine faisant référence à la marque de la société Electra Bicycle Company pour faire la promotion d’autres bicyclettes, qui sont manifestement des produits identiques à ceux désignés à

l’enregistrement de la marque, sauf à créer une confusion dans l’esprit du public qui est constitué des mêmes consommateurs, les produits étant de même style et dans la même gamme de prix. En conséquence, l’atteinte à la marque étant vraisemblable, il sera fait droit à la demande d’interdiction d’utiliser le nom de domaine electrabike.fr par la société R+ et d’utiliser le terme ELECTRA dans son enseigne. Pour ce qui est des dommages et intérêts, la société Electra Bicycle Company ne démontre pas subir le moindre préjudice du fait du maintien de ce site internet de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de provision. Pour ce qui est des pièces dont il est demandé communication, il apparaît que la liste des documents comptables sollicités est par trop générale sans lien avec le préjudice subi, et n’est pas faite dans le but de connaître le préjudice subi mais d’obtenir des documents comptables auxquels la société Electra Bicycle Company n’aurait pas accès dans le cadre d’autres procédures, que la demande de saisie conservatoire est sans fondement et en tous les cas disproportionnée à ce stade de la procédure et au égard à l’ensemble du litige opposant les deux parties.

Sur les autres demandes : Les conditions sont réunies pour allouer à la société Electra Bicycle Company la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Rejetons la fin de non recevoir et la demande de nullité de l’assignation formée par la société R+ ; Interdisons à la société R+ d’utiliser le nom de domaine electrabike.fr pour permettre l’accès à un site internet faisant la promotion ou offrant à la vente des produits et services identiques ou similaires à ceux visés dans F enregistrement de la marque « Electra Bicycle Company » et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour passé ce délai, qui courra pendant une période de 6 mois ; Interdisons à la société R+ d’utiliser le vocable ELECTRA dans son enseigne, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour passé ce délai qui courra pendant 6 mois ; Nous réservons la liquidation des astreintes ; Déboutons la société Electra Bicycle Company de sa demande de provision sur dommages et intérêts, de sa demande de production de documents et d’autorisation de saisie conservatoire ;

Condamnons la société R+ à payer à la société Electra Bicycle Company la somme de 3.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Condamnons la société R+ aux dépens de la présente instance.