DEMANDERESSE

Société CACHE-CACHE

ZAC de la Moinerie

[…]

[…]

représentée par Maître Régis CARRAL de la SELARL HOCHE SOCIETE D AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats vestiaire #K0061

DÉFENDEUR

Monsieur Z X

[…]

[…]

représenté par Maître Julien CANLORBE de l’AARPI MERIDIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint

Françoise BARUTEL, Vice-Présidente

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente

assisté de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 21 Septembre 2017 tenue en audience publique devant François ANCEL, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

[…]

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

La société CACHE-CACHE se présente comme une société française spécialisée dans le commerce de vêtements, chaussures et accessoires ayant ouvert sa première boutique à l’enseigne éponyme en 1985 et commercialisant ses produits sous la marque « Cache cache » dans plus de 1000 points de vente, dont près de la moitié sont situés en France.

Elle est propriétaire d’un portefeuille de marques parmi lesquelles :

— la marque verbale française « Cache Cache » enregistrée le 20 avril 2007 sous le n°3 496 157 pour désigner divers produits et services relevant des classes 3, 9, 14, 18, 24, 25, 35, 41, 42 et 45 ;

— la marque semi-figurative de l’Union européenne « Cache Cache » enregistrée le 29 octobre 2008 sous le n°8979957 pour désigner divers produits et services relevant des classes 3, 9, 14, 18, 24, 25, 35, 41 et 42.

Elle est également titulaire de plusieurs noms de domaine et notamment cachecache.fr et cache-cache.com.

Monsieur Z X se présente comme un ingénieur informaticien, ayant déposé le 8 décembre 2010, et ce pour le compte de son frère vigneron, la marque française « Cache Cache » enregistrée le sous le n°3 788 864, publiée le 31 décembre 2010, pour désigner des produits relevant des classes 31, 32 et 33, et notamment « bières » et « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques».

Prétendant que le dépôt de marque réalisé par Monsieur Z X qui vise notamment des produits alcooliques pour lesquels la publicité est strictement encadrée lui cause un préjudice, ayant mis en demeure Monsieur X en date du 23 février 2011 de procéder au retrait de sa marque, ayant formulé des observations auprès de l’INPI en application de l’article L. 712-3 du code de la propriété intellectuelle, et ayant constaté après de nombreux échanges l’impossibilité de parvenir à un accord, la société CACHE-CACHE a assigné par exploit du 12 septembre 2014 Monsieur Z X devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins d’annulation partielle de la marque « Cache Cache » n°3 788 864 pour les produits sus-visés et d’interdiction de commercialisation.

Par ordonnance du 19 mars 2015, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Nanterre, constatant que l’action en justice exercée par la société CACHE-CACHE vise à faire sanctionner l’atteinte portée notamment à sa marque communautaire, a déclaré le Tribunal de grande instance de Nanterre incompétent au profit de Tribunal de grande instance de Paris.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2017, la société CACHE-CACHE, au visa des articles L. 714-3 et L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, L. 3323-2, L. 3323-3 et L. 3323-4 du Code de la santé publique, de la Directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008, et du Règlement n° 207/2009/CE, demande en ces termes au tribunal de :

— DECLARER recevable et bien fondée la société CACHE-CACHE en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; y faire droit ;

— DEBOUTER Monsieur Z X de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société CACHE-CACHE ;

— DIRE ET JUGER que l’enregistrement de la marque « Cache Cache » n°10 3 788 864 porte atteinte aux droits antérieurs dont dispose la société CACHE-CACHE sur sa marque française « Cache Cache » n°07 3 496 157 et sa marque communautaire « Cache Cache » n°006371991, sur le fondement de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Et en conséquence,

— DECLARER nul l’enregistrement de la marque « Cache Cache » n°10 3 788 864, déposée par Monsieur Z X, pour désigner les produits suivants : « bières » et « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques », relevant des classes 32 et 33, en application de l’article L. 714-3 du Code dela propriété intellectuelle ;

— ORDONNER à Monsieur Z X de remettre à la société CACHE-CACHE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard prenant effet à compter de la signification de la présente décision, les documents comptables justifiant de la quantité de boissons alcooliques fabriquées ou commercialisées sous la dénomination « Cache Cache »;

— INTERDIRE à Monsieur Z X de commercialiser, directement ou indirectement, des boissons alcooliques sous la dénomination « Cache Cache », sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision;

— DIRE que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre National des Marques par la partie la plus diligente ;

— CONDAMNER Monsieur Z X au paiement du montant de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 de Code de procédure civile ;

— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution préalable de garantie ;

— CONDAMNER Monsieur Z X aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mai 2017, Monsieur Z X, au visa des articles L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, L. 3323-2, L. 3323-3 et L. 3323-4 du Code de la santé publique, 1382 (désormais 1240) du Code civil, 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 du Parlement européen et du Conseil harmonisant les législations nationales en matière de marques et du Règlement 207/2009/CE du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (dans sa version applicable aux faits de l’espèce), demande en ces termes au tribunal de :

DEBOUTER la société CACHE-CACHE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

SAISIR la Cour de justice de l’Union européenne et surseoir à statuer en attendant la réponse de cette juridiction à la question préjudicielle suivante :

— L’article 4 de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 du Parlement Européen et du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques doit-il être interprété en ce sens qu’un Etat membre peut prévoir qu’une marque désignant des produits d’alcool ou de tabac doit être refusée à l’enregistrement ou déclarée nulle en raison du fait que les dispositions de sa législation nationale restreignant la publicité indirecte en faveur de l’alcool ou du tabac risqueraient de priver le titulaire d’une marque antérieure de la possibilité d’utiliser librement cette marque antérieure sur le territoire de cet Etat membre?

— L’article 5 de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 du Parlement Européen et du Conseil rapprochant les législations des Etats membres sur les marques doit-il être interprété en ce sens qu’un Etat membre peut prévoir que l’usage d’une marque désignant des produits d’alcool ou de tabac doit être interdit en raison du fait que les dispositions de sa législation nationale restreignant la publicité indirecte en faveur de l’alcool ou du tabac risqueraient de priver le titulaire d’une marque antérieure de la possibilité d’utiliser librement cette marque antérieure sur le territoire de cet Etat membre

— L’article 9 du Règlement n° 207/2009/CE du Conseil sur la marque communautaire (dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce) autorise-t-il un tribunal des marques de l’Union européenne à prononcer une mesure d’interdiction de l’usage d’une marque nationale désignant des produits d’alcool ou de tabac en raison du fait que les dispositions de sa législation nationale restreignant la publicité indirecte en faveur de l’alcool ou du tabac risqueraient de priver le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure de la possibilité d’utiliser librement sa marque de l’Union européenne sur le territoire de cet Etat membre

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société CACHE-CACHE à payer à Monsieur Z X la somme de dix mille euros (10.000 €) pour procédure abusive ;

CONDAMNER la société CACHE-CACHE à payer à Monsieur Z X la somme de quinze mille cinq cent euros (15.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CACHE-CACHE aux entiers dépens de l’instance ;

ORDONNER l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation de la marque « Cache Cache » n°3 788 864

La société CACHE CACHE fait valoir que la marque « Cache Cache » n° 3 788 864 de Monsieur X désigne les bières et boissons alcooliques, et qu’en conséquence en poursuivant la promotion et l’exploitation de ses marques antérieures identiques « Cache cache » elle s’expose à être sanctionnée pour propagande ou publicité en faveur d’une boisson alcoolique sur le fondement de l’article L. 3323-3 du code de la santé publique.

Elle ajoute que le simple dépôt d’une marque identique ou similaire à une marque antérieure pour désigner des boissons alcooliques est de nature à paralyser l’usage de la marque antérieure par son titulaire, et qu’en conséquence un tel dépôt peut faire l’objet d’une annulation en application des articles L. 714-3 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, et qu’en l’espèce la marque de Monsieur Z X constitue une marque de barrage faisant obstacle à sa libre exploitation et à son usage paisible de ses marques antérieures.

En réponse aux moyens de la partie adverse, elle soutient qu’elle ne bénéfice pas de la dérogation prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 3323-3 du Code de la santé publique car cette dérogation concerne seulement le cas d’un produit mis sur le marché avant le 1^er janvier 1990, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car seule son enseigne et sa dénomination sociale sont utilisées depuis 1985 alors que ses marques n’ont été enregistrées qu’en 2007 et 2008.

Elle prétend qu’elle n’a pas à démontrer que l’infraction est ou pourrait être constituée, qu’au surplus la marque de Monsieur Z X est effectivement exploitée pour désigner du vin mousseux, et qu’en conséquence la marque n°3 788 864 contrevient aux dispositions de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle en ce qu’elle porte atteinte à ses droits antérieurs, et qu’il convient donc de l’annuler, les Etats membres pouvant appliquer des motifs de refus, de nullité ou d’interdiction de marques autres que ceux énumérés par la directive 2008/95/CE.

Monsieur X oppose que la société CACHE-CACHE ne saurait être reconnue coupable du délit de publicité prohibée du fait de l’usage de la dénomination « Cache Cache » en ce qu’elle bénéficie de la dérogation énoncée à l’article L. 3323-3 du code de la propriété intellectuelle de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prétendre exposée à un risque de condamnation.

Il prétend que la publicité indirecte est réservée aux cas dans lesquels la marque en cause «rappelle» au consommateur un produit alcoolique, que cela suppose que soit caractérisée l’existence d’un rapprochement effectif, dans l’esprit du consommateur, entre deux marques dont les conditions d’exploitation respectives peuvent amener le consommateur à établir un lien entre l’une et l’autre, que cela doit donc reposer sur une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce tenant compte des conditions d’exploitation respectives des marques en présence, et qu’en l’espèce la société CACHE-CACHE ne caractérise pas en quoi le dépôt qu’il a effectué de la marque « cache cache » porterait atteinte à ses droits sur ses marques antérieures, outre qu’il n’est pas démontré en quoi la prétendue atteinte serait imputable à Monsieur X dans la mesure où il n’exploite pas personnellement la marque, les boissons étant commercialisées par son frère.

Monsieur X soutient que l’interprétation de la société CACHE-CACHE est contraire au principe d’interprétation stricte de la loi pénale, mais aussi au principe de spécialité du droit des marques, le droit résultant de l’enregistrement n’ayant pas vocation à protéger son titulaire contre l’adoption d’un signe identique ou similaire pour des produits différents de ceux pour lesquels la protection est accordée. Il ajoute que l’interprétation de la demanderesse est aussi contraire aux dispositions de la directive 2008/95/CE et du règlement 207/2009/CE en ce qu’aucun des motifs de refus visés par l’article 4 de la directive n’a vocation à sanctionner les conséquences d’une entrave éventuelle portée à l’utilisation de la marque antérieure pour des raisons de santé publique, et qu’en conséquence elle aboutirait à créer une différence de régime injustifiée entre la protection accordée aux marques nationales et aux marques de l’Union européenne, une telle distorsion étant contraire à l’objectif d’alignement de la protection.

Sur ce,

Il sera rappelé que dans un souci de lutte contre l’alcoolisme, la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Évin, est venue restreindre la liberté de communication en faveur des boissons alcooliques, en l’encadrant et en l’assortissant de sanctions pénales.

Ainsi l’article L. 3323-2 du Code de la santé publique comporte une liste exclusive de supports sur lesquels sont autorisées « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites ».

En outre, l’article L. 3323-3 du code de la santé publique définit la « propagande ou publicité indirecte » en faveur d’une boisson alcoolique, soumise aux restrictions prévues à l’article L. 3323-2 susvisé, comme « la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique ».

L’alinéa 2 du même article précise que « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d’un produit autre qu’une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1^er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique ».

En outre, en application de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment :

a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, pour la protection de la propriété industrielle ;

(…) ».

Enfin, en application de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, « Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L.711-4.

(…) ».

Il résulte de l’article L. 3323-3 du code de la santé publique que la publicité en faveur de produits différents des boissons alcooliques qui utilisent une marque qui « rappelle » une boisson alcoolique constitue une publicité indirecte, soumise à restriction en application de l’article L. 3323-2 du même code.

Si le simple dépôt d’une marque pour désigner des boissons alcooliques portant sur un signe identique ou similaire à une marque antérieure peut être de nature à créer une entrave au libre usage de la marque antérieure par son titulaire, il convient cependant, sous peine d’étendre les restrictions prévues par le législateur en matière de publicité indirecte de boissons alcooliques et de porter une atteinte injustifiée aux règles régissant la validité des marques et au principe de spécialité, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce, tenant compte notamment des publics visés, des conditions d’exploitation et de la notoriété respectives des marques, afin de caractériser au cas d’espèce l’existence d’un lien dans l’esprit du consommateur entre les deux marques, et donc l’usage de la marque susceptible d’être qualifié de publicité indirecte pour boissons alcooliques comme « rappelant » une boisson alcoolique, qui caractérise une entrave à l’exploitation de la marque revendiquée et justifie en conséquence la demande d’annulation et d’interdiction d’exploiter la marque incriminée.

En l’espèce, tout d’abord, Monsieur Z X ne peut prétendre que la publicité de la société CACHE-CACHE pour des produits de la marque « cache cache » échapperait nécessairement à la prohibition des articles L. 3323-2 et L.3323-3 du code de la santé publique, alors que les marques « cache cache » sous laquelle cette dernière commercialise ses produits ont été déposées en 2007 et 2008, soit postérieurement au 1^er janvier 1990 prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 3323-3 susvisé, outre en tout état de cause que la société CACHE-CACHE met sur le marché chaque année de nouveaux produits entraînant de nouvelles publicités de sorte que la dérogation prévue à l’alinéa 2 ne trouve pas à s’appliquer.

En revanche, la société CACHE-CACHE ne démontre pas le lien existant dans l’esprit du consommateur entre ses marques « cache cache » et celle déposée par Monsieur Z X, pour des boissons alcooliques, et échoue donc à prouver en quoi l’exploitation de ses marques « cache cache » pour des vêtements et accessoires pour femmes dans ses boutiques éponymes et sur internet via ses sites cachecache.fr et cachecache.com pourrait être considérée comme une publicité indirecte en faveur de boissons alcoolisées, alors que le terme « cache-cache » est un nom commun usuel, expression du langage courant, pour désigner un jeu d’enfant, que la société CACHE-CACHE ne démontre pas une notoriété particulière de sa marque exclusivement exploitée pour des vêtements et accessoires pour femmes, qui aurait pour conséquence que toute autre marque « cache cache » portant sur des « boissons alcooliques » serait nécessairement comprise comme rappelant la marque « cache cache » exploitée pour des vêtements et accessoires, outre qu’il n’est pas contesté que la marque « cache cache » incriminée dont est titulaire Monsieur Z X, est exploitée de façon confidentielle sur un site intitulé « le spectre du vin » dont la communication relative au terroir d’origine du viticulteur et à sa passion pour la vigne ne présente aucun lien avec l’univers de la mode féminine présent dans les publicités de la société demanderesse.

Ces éléments ne permettent pas d’établir le lien qui serait fait par le consommateur entre les marques « cache cache » revendiquées et la marque « cache cache » incriminée désignant des « boissons alccoliques », de sorte que les publicités réalisées par la société CACHE-CACHE autour de ses marques éponymes ne peuvent être considérées comme rappelant une boisson alcoolique sujettes aux restrictions des publicités indirectes en faveur des boissons alcooliques, et qu’en conséquence le dépôt et l’exploitation de la marque « cache cache » n°3 788 864 enregistrée pour des boissons alcooliques n’est pas susceptible d’entraver l’usage par la société CACHE-CACHE de ses marques, de sorte que ses demandes d’annulation et d’interdiction d’exploiter de ce chef, et l’ensemble de ses demandes subséquentes seront rejetées.

Les demandes de questions préjudicielles formulées à titre subsidiaire ne seront donc pas examinées.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

Monsieur X soutient qu’il y a exercice abusif du droit d’ester en justice par la société Cache-Cache qui s’est comportée avec une indéniable légèreté, en intentant cette action trois ans et demi après son premier courrier de mise en demeure, et ce à l’encontre, non pas d’une entreprise concurrente et professionnelle, mais d’un simple particulier, dans le but d’étendre son monopole d’exploitation sur son signe, préoccupation éloignée de la lutte contre l’alcoolisme.

Il ajoute que les mesures sollicitées d’interdiction d’exploiter et d’injonction de communiquer des documents alors qu’il n’est pas l’exploitant de la marque sont en outre excessives et traduiqsent une volonté d’intimidation. Il demande en conséquence l’allocation d’une indemnité de 10.000 euros.

La société CACHE-CACHE oppose que l’abus d’un droit suppose une utilisation dévoyée et préjudiciable de ce droit, et que Monsieur X ne rapporte aucunement la preuve de l’abus dont elle aurait fait preuve en initiant la présente procédure fondée sur la défense légitime de ses droits.

Sur ce,

L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.

Monsieur Z X sera débouté de sa demande à ce titre, faute pour lui de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société CACHE-CACHE, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la société CACHE-CACHE, partie perdante, aux dépens de l’instance.

Il convient en outre de la condamner à verser à Monsieur Z X, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 15.500 euros.

Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE la société CACHE-CACHE de l’ensemble de ses demandes;

DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société CACHE-CACHE à payer à Monsieur Z X la somme de 15.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CACHE-CACHE aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 03 Novembre 2017

Le Greffier Le Président

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le: