TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°23/447 DU 21 Décembre 2023

Enrôlement : N° RG 19/13047 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XAJS

AFFAIRE : S.A.R.L. MIDI ET DEMI( la SCP BBLM)

C/ S.A.S. BRASSERIE DU CASTELLET (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Octobre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président

JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente

BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente, juge rapporteur

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Madame [B] [G]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]

S.A.R.L. MIDI ET DEMI, au capital de 30.000 euros, immatriculée au RCS d’AUBAGNE sous le numéro 450 133 137, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 1]

représentées toutes deux par Maître Myriam ANGELIER de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE,

CONTRE

DEFENDERESSE

S.A.S. BRASSERIE DU CASTELLET, au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 828 908 673, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Charles de HAAS, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE :

La société MIDI ET DEMI exerce depuis 2003 une activité de fabrication de bières artisanales dans les Bouches du Rhône.

Elle distribue ainsi les bières « LA CAGOLE », dont le code couleurs est jaune et noir.

Dans le cadre de son activité, et afin de faire la promotion de son entreprise dans le respect des dispositions de la loi Evin, elle propose en parallèle, sous un signe différent, des sodas et boissons gazeuses.

Madame [B] [G] est titulaire de la marque française verbale « FADA COLA » n°3319571, déposée le 21 octobre 2004, enregistrée le 25 mars 2005 et dument renouvelée, notamment en classes 32, 33 et 43, pour désigner les produits et services suivants :

Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcools [dans la classe 32]. Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs). Vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques [dans la classe 33] ; services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs, services hôteliers, réservation de logements temporaires [dans la classe 43] ».

Madame [B] [G] a signé un contrat de licence d’exploitation exclusive de la marque « FADA COLA » le 30 juillet 2018 avec la société MIDI ET DEMI

La société BRASSERIE DU CASTELLET est quant à elle titulaire des enregistrements

en France des marques

nO 4461940, enregistrée le 15 juin 2018, et « FADA » no 4382988, enregistrée le 17 août 2017, notamment en classes 32 et 33 pour désigner notamment les produits suivants :

Classe 32 : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool».

C’est dans ces circonstances que la société BRASSERIE DU CASTELLET a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 18 novembre 2018 de cesser l’usage des marques nO 4461940, et no 4382988.

Le 12 mars 2019, la société BRASSERIE DU CASTELLET a accepté de renoncer à ses marques mais seulement pour les produits suivants : eaux minérales, eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirop pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas, apértifs sans alcools.

Suivant exploit en date du 15 novembre 2019, la société MIDI ET DEMI a assigné la société BRASSERIE DU CASTELLET devant le tribunal de céans aux fins de :

— CONSTATER que la BRASSERIE DU CASTELLET a adopté un signe “FADA” quasi-identique au signe “FADA COLA” exploité depuis 2014 par la société MIDI ET DEMI dans des conditions susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du public, pour des produits similaires à ceux visés par la marque “FADA COLA” n°3319571 ;

— DIRE ET JUGER que la société BRASSERIE DU CASTELLET s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque “FADA COLA” n°3319571 par l’enregistrement des marques FADA n° 4461940 et FADA n°4382988 en classe 32 ;

— DIRE ET JUGER que la société BRASSERIE DU CASTELLET s’est rendue coupable d”actes fautifs de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société MIDI ET DEMI, en raison de l’usage des signes “FADA” et

et la reprise d’un code couleurs identique à celui qui est caractéristique des activités de la société MIDI ET DEMI ;

En conséquence,

— CONDAMNER la société BRASSERIE DU CASTELLET au paiement de la somme de 50.000 Euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de marque ;

— CONDAMNER la société BRASSERIE DU CASTELLET au paiement de la somme de 30.000 Euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale ;

— INTERDIRE à la BRASSERIE DU CASTELLET de faire usage du signe « FADA », sous quelle que forme que ce soit, pour commercialiser des bières ;

— CONDAMNER la société BRASSERIE DU CASTELLET au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNER la société BRASSERIE DU CASTELLET aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Angelier.

Cette assignation a été suivie d’une invitation faite à Madame [B] [G], par la société BRASSERIE DU CASTELLET, d’avoir à justifier de l’usage sérieux de sa marque antérieure.

S’estimant insuffisamment informée, la société BRASSERIE DU CASTELLET a alors formé, devant le Directeur général de l’INPI, une demande en déchéance totale des droits de Madame [B] [G] attachés à l’enregistrement en France de la marque «FADA COLA» n°3319571 pour défaut d’usage sérieux, par application de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle. L’INPI a considéré cette action en déchéance comme irrecevable du fait de sa connexité avec la présente instance par projet de décision notifiée le 11 mai 2020.

Par assignation en date du 17 juin 2020, la société BRASSERIE DU CASTELLET a opposé à Madame [G] la déchéance de la marque « FADA COLA » n°3319571 pour l’ensemble des produits visés à l’acte d’enregistrement en classe 32.

L’INPI a confirmé son projet de décision par décision notifiée le 10 juillet 2020.

Cette instance en déchéance formée contre Madame [B] [G] a été jointe à la présente instance en contrefaçon initiée par la société MIDI ET DEMI par ordonnance du juge chargé de la mise en état en date du 08 mars 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 janvier 2023, la société MIDI ET DEMI et Madame [B] [G] réitèrent les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance en date du 15 novembre 2019.

Elles font valoir que la reprise du terme « FADA » et d’un logo jaune et noir pour des bières crée un risque de confusion avec les activités de MIDI ET DEMI ; que les signes « FADA COLA » et « FADA » sont quasi-identiques ; que le terme «FADA » associé par le public aux sodas qu’elle commercialise est repris à l’ identique ; que le consommateur d’attention moyenne n’ est pas mis en mesure de distinguer l’origine des produits distribués sous les signes en cause ; que les sodas exploités sous le signe «FADA COLA » et les bières « FADA » risquent de se voir attribuer la même origine ; que les produits « FADA COLA » sont quasi-systématiquement proposés en même temps que les bières « LA CAGOLE », laquelle est caractérisée par des codes visuels très reconnaissables, marqués de jaune et de noir ; que ces codes visuels sont repris par le logo désignant également des bières ; que le fait que les bières « FADA » et « LA CAGOLE » soient principalement commercialisées dans un même territoire géographique (la région Sud), aggrave le risque de confusion entre les deux marques.

Elle indique qu’à la suite de la mise en demeure qu’elle lui a adressée, la BRASSERIE DU CASTELLET a procédé au retrait en classe 32 des eaux, jus de fruits, sirops, limonades et sodas, mais maintient que les bières désignées par les signes « FADA » et soutenant ainsi qu’ils ne peuvent créer aucune confusion avec les sodas FADA COLAS.

La société MIDI ET DEMI maintient cependant que la société BRASSERIE DU CASTELLET se rend coupable d’agissements litigieux du fait de la reprise du terme «FADA » pour la commercialisation de bières, boissons similaires aux sodas, associée à un logo jaune et noir ; que l’ exploitation d’un signe quasi-identique « FADA » pour des bières dans des conditions susceptibles de les rattacher à ses propres activités crée une confusion ; que la commercialisation par MIDI ET DEMI de sodas sous le signe «FADA COLA » risque de constituer une publicité indirecte pour les bières « FADA" alors que la loi Evin no 91-32 du 10 janvier 1991 prohibe tout acte de promotion des boissons alcooliques ; que compte tenu du caractère indiscutablement descriptif du terme «COLA», l’élément distinctif et dominant de la marque FADA COLA est l’élément «FADA» ; que dès lors, l’élément «FADA» est distinctif pour désigner les produits visés à son enregistrement et que sa reprise non autorisée constitue un acte de contrefaçon.

Elles indiquent concernant la marque que même s’il s’agit d’un signe figuratif,

l’élément verbal d’un tel signe a un impact plus fort sur le consommateur d’attention moyenne que l’élément figuratif qui ne constitue qu’un simple logo, le public ne se livrant pas à une analyse des signes.

Elles soutiennent que la société MIDI ET DEMI subit un préjudice certain du fait de la contrefaçon dont se rend coupable la société BRASSERIE DU CASTELLET eu égard aux importants investissements en moyens financiers et humains qu’elle a mis en oeuvre pour développer l’exploitation de sa marque verbale « FADA COLA » n0 3319571, notamment dans la région de [Localité 5] ainsi les bières « LA CAGOLE » qui connaissent un grand succès tant auprès des professionnels que des consommateurs, et ont acquis une notoriété certaine dans la région Sud, notamment grâce au logo noir et jaune très reconnaissable.

Qu’à cet égard, ses efforts ont été récompensés, puisque les boissons distribuées sous la marque « FADA COLA » connaissent un grand succès ; que la reprise de l’élément distinctif de la marque qu’elle exploite est nécessairement source d’un préjudice économique et moral. Elle ajoute que son préjudice est aussi consécutif aux actes de concurrence déloyale en créant un risque de confusion entre les produits distribués entre les deux sociétés ; qu’elle voit ses investissements réalisés s’agissant des signes « FADA » et « LA CAGOLE », et notamment ses efforts publicitaires et de communication détournés par la société BRASSERIE DU CASTELLET.

En réplique aux conclusions de la société BRASSERIE DU CASTELLET, elles indiquent que sa demande en contrefaçon n’est pas irrecevable ; que le nouvel article L.716-4-5 du code de la propriété intellectuelle issu de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, transposant la directive n° 2015/2436/UE du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques en vertu duquel est irrecevable l’action en contrefaçon lorsque le titulaire de la marque ne prouve pas l’usage sérieux de celle-ci – ou le juste motif de non-usage – dans les cinq années qui ont précédé la demande en contrefaçon et le dépôt de la marque postérieure, n’est en l’espèce pas applicable.

Elles soutiennent en effet que l’ordonnance du 13 novembre 2019 n’a pu entrer en vigueur avant l’entrée en vigueur du décret pris pour son application ; que le décret d’application n°2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services publié le 10 décembre 2019 est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 11 décembre 2019, alors qu’elle a introduit son action le 15 novembre 2019, soit avant l’entrée en vigueur du décret d’application susvisé ; que cette fin de non recevoir doit dès lors être rejetée.

Elle soutient de plus que la société BRASSERIE DU CASTELLET ne peut se fonder sur l’invocabilité d’exclusion pour opposer la fin de non recevoir qu’elle invoque ; qu’une telle exception permettrait d’invoquer les dispositions d’une directive européenne dont le délai de transposition aurait expiré afin d’exclure l’application d’une norme de droit interne qui serait contraire aux objectifs de cette directive ou à son contenu ; que si les articles 17 et 18 de la directive européenne rappellent le principe établi selon lequel le demandeur en contrefaçon doit prouver l’usage de sa marque et qu’à défaut, le défendeur est toujours en droit de lui opposer le non-usage de sa marque, en revanche, de telles dispositions ne sont absolument pas en contradiction avec les dispositions nationales applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 13 novembre 2019 ; que l’ordonnance du 13 novembre 2019 va plus loin en consacrant une irrecevabilité à agir faute de prouver l’usage de la marque opposée dans les 5 ans précédant la demande en contrefaçon et du dépôt de la marque postérieure. Elle ajoute qu’en tout état de cause seules les dispositions des directives qui comportent des obligations claires, complètes, précises et inconditionnelles, ne laissant pas de place à l’appréciation discrétionnaire des Etats membres bénéficient d’un effet direct permettant de les invoquer, avant leur transposition, devant le juge national, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant des dispositions de l’articles L.716-4-5 résultant de l’ordonnance du 13 novembre 2019.

Elles font valoir que la marque « FADA COLA » n°3319571 a été enregistrée le 21 octobre 2004 et qu’elle est donc soumise à obligation d’usage depuis le 21 octobre 2009; que depuis cette date, elle a été régulièrement exploitée ; que la période pertinente à prendre en compte pour apprécier l’exploitation faite de cette marque est comprise dans les cinq ans précédant la demande en déchéance introduite le 17 juin 2020 ; qu’au dècès, dans le courant de l’année 2011, de Monsieur [G] alors titulaire de la marque, son épouse à qui la marque a été transmise, l’exploite régulièrement ; que l’exploitation des sodas a fait l’objet d’une reprise d’exploitation dès 2012, puis s’est intensifiée à compter de 2018 ; que par contrat en date du 30 juillet 2018, Madame [G], titulaire de la marque « FADA COLA » a conclu un contrat de licence exclusive au bénéfice de la société MIDI ET DEMI portant sur la marque FADA COLA ; que la marque « FADA COLA » fait l’objet d’un usage sérieux depuis 2005 et pendant la période de référence, à savoir entre le 17 juin 2015 et le 17 juin 2020, compte tenu de la reprise d’activité et bénéficie pour l’heure, d’un rayonnement essentiellement local, les chiffres d’exploitation étant cohérents eu égard à ce contexte.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2022, la société BRASSERIE DU CASTELLET demande au tribunal de :

— PRONONCER, pour défaut d’usage sérieux, la déchéance partielle des droits de Madame [B] [G] sur sa marque française enregistrée le 25 mars 2005 sous le n°3319571 pour les « bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruits et apéritifs sans alcools » et ce, à compter du 26 mars 2010 ;

— PRONONCER, pour défaut d’usage sérieux, la déchéance partielle des droits de Madame [B] [G] sur sa marque française enregistrée le 25 mars 2005 sous le n°3319571 pour les « sodas » et ce, à compter du 13 juin 2020.

— REQUERIR le Greffier afin de faire inscrire la décision via l’INPI et, à défaut, autoriser la société BRASSERIE DU CASTELLET à faire procéder à ladite inscription.

— En toutes hypothèses, DIRE irrecevable la société MIDI ET DEMI en sa demande en contrefaçon de marque par application de l’article L.716-4-5 du CPI, l’en débouter ;

— Subsidiairement, DIRE mal fondée la société MIDI ET DEMI en sa demande en contrafaçon de marque et l’en débouter ;

— la DIRE irrecevable en sa demande de nullité des enregistrements de marque N°4 382 988 et 4 461 940 ;

— la DIRE mal fondée en sa demande en concurrence déloyale et parasitaire ;

— CONDAMNER conjointement et solidairement la société MIDI ET DEMI et Madame [G] à lui payer la somme de 30 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les deux sociétés ne sont concurrentes que sur le marché de la bière régionale, mais que leurs positions respectives sont incomparables ; que la société MIDI ET DEMI commercialise une bière sous la marque LA CAGOLE qu’elle prétend faussement fabriquer elle-même alors que la récente bière qu’elle fabrique, est de fabrication locale et a nécessité des investissements importants de 12 millions d’euros en équipements de brassage, fermentation et embouteillage ainsi que l’emploi de 17 personnes.

Elle soutient que la demande en contrafaçon est irrecevable en application de l’article L.716-4-5 du CPI en vertu duquel la marque antérieure n’est réputée digne de protection que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé dans les cinq années précédant le dépôt de la marque seconde, sauf justes motifs justifiant le défaut d’usage ; qu’aucun usage sérieux de la marque FADA COLA n’est justifié pour les deux périodes de référence ici en cause du 17 août 2012 au 17 août 2017, d’une part et du 15 juin 2013 au 15 juin 2018, d’autre part.

Elle soutient qu’en application de la règle d’invocabilité d’exclusion, la société MIDI ET DEMI est irrecevable en sa demande en contrefaçon de la marque FADA COLA au motif que l’article 18.1 de la directive (UE) 2015/2436 dispose que le titulaire d’une marque antérieure (comme FADA COLA en l’espèce) ne peut interdire l’usage d’une marque nationale enregistrée postérieurement ( en l’espèce) à défaut de pouvoir en obtenir la nullité ; qu’il résulte de la combinaison des articles 18.1 et 46 de la directive européenne que toute demande en nullité d’une marque seconde est rejetée si le titulaire de la marque antérieure ne fournit pas les preuves d’usage « (…) durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque (seconde) ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage" ; que ces dispositions devaient être transposées en droit français au plus tard le 14 janvier 2019 ; que l’invocabilité d’exclusion permet précisément d’invoquer les dispositions d’une directive européenne dont le délai de transposition a expiré afin d’exclure l’application d’une norme de droit interne contraire aux objectifs de cette directive ; qu’à défaut de justifier l’usage sérieux de sa marque dans les deux périodes requises par l’article L.716-4-5 nouveau du CPI, l’action en contrefaçon de la société MIDI ET DEMI est irrecevable.

Elle soutient qu’en application de l’article L.714-5 alinéa1er du CPI, la société MIDI ET DEMI encourt la déchéance de ses droits ; qu’aucune preuve du moindre usage n’a été produite pour la quasi totalité des produits visés, soit pour les « bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades ; nectars de fruits ; apéritifs sans alcools ».

Pour tous ces produits, la déchéance est donc demandée pour produire ses effets 5 ans après l’enregistrement de la marque (le 25 mars 2005), soit à partir du 26 mars 2010.

Elle soutient que pour les sodas, et uniquement pour les sodas, quelques preuves d’usage ont bien été communiquées mais la plupart sont largement antérieures à la date du 12 juin 2015 (bien plus de 5 ans avant l’introduction de la demande par assignation du 17 juin 2020) ; que dans les cinq années précédant l’introduction de la demande, le chiffre d’affaire réalisé sous la marque est dérisoire (moins de 1.000 euros) pour moins de 500 bouteilles et un fût vendus pendant ces cinq années ; que pour les sodas, il est demandé au Tribunal de prononcer la déchéance à compter du 12 juin 2020 (soit à l’expiration des cinq années précédant l’introduction de la demande).

Elle fait valoir, s’agissant de la contrefaçon de marque, qu’il ne peut y avoir contrefaçon lorsque la déchéance est prononcée ; que toutefois, dans l’hypothèse où la marque FADA COLA serait néanmoins conservée pour les seuls sodas, il n’existe aucune similarité entre les sodas et les bières qui contiennent de l’alcool ; que la comparaison des produits doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par

l’usage de la marque contestée ; qu’ en l’espèce la marque utilisée désigne uniquement des « bières » alcoolisées et non les bières sans alcool ; que les sodas n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les boissons alcooliques ; que par ailleurs ils ne proviennent pas des mêmes fabricants (brasseries pour les bières et industries agro-alimentaires pour les autres) ; qu’il n’existe en outre aucune similarité entre les signes.

Elle indique en effet qu’ il existe des différences notables entre les signes avec d’un côté une marque verbale composé de deux termes écrits en lettres bâtons et de l’autre une marque semi figurative comprenant un terme unique, une typographie bien particulière, des lettres non alignées délimitées de jaune, et l’adjonction d’un poulpe jaune largement distinctif avec de longs tentacules ondulants sur le dessus présentant ainsi la bière FADA comme une boisson provençale alcoolisée conviviale et décalée :

FADA COLA /

Elle indique par ailleurs qu’il n’existe pas moins de 53 marques enregistrées constituées par ou incorporant le terme FADA, dont plus d’une quinzaine pour des produits alimentaires, boissons et services de restauration ; que dès lors, le grief de contrefaçon ne peut être retenu ; que la demande en concurrence déloyale et parasitaire ne peut davantage être retenue à défaut de risque de confusion, les marchés des sodas d’une part et des bières, d’autre part n’étant pas concurrentiel, l’un de ces produits ne pouvant nullement se substituer à l’autre ; que la position de la société MIDI ET DEMI est quasiment inexistante sur le marché avec la marque FADA COLA ; qu’il ne peut en outre lui être reproché des codes couleurs similaires à ceux de LA CAGOLE alors que ce code couleurs est très largement employé par la concurrence (au moins par 37 bières concurrentes dont plusieurs d’entre elles sont notoires comme GUINESS, LEFFE ou KRONENBOURG) ; que le parasitisme n’est pas démontré en l’état des investissements inexistants relatifs à la marque FADA COLA et à son exploitation confidentielle ; que les bières FADA associent une typographie bien particulière, des lettres non alignées délimitées de jaune, l’adjonction d’un poulpe jaune largement distinctif avec de longs tentacules ondulants et d’un chapeau présentant ainsi la bière FADA comme une boisson provençale conviviale et décalée, éléments qui ne figurent nullement sur les quelques sodas vendus par MIDI ET DEMI, qui associent la dénomination FADA COLA à plusieurs personnages burlesques devant un pont marseillais.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 octobre 2023.

MOTIFS :

I – SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE DE LA MARQUE FADA COLA:

A/ Sur les règles de droit applicables :

L’article 18.1 de la directive européenne N°2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et relatif au droit d’intervention du titulaire d’une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon dispose que :

« 1. Lors d’une procédure en contrefaçon, le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage d’une marque enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n’aurait pas été déclarée nulle en vertu de l’article 8, de l’article 9, paragraphe 1 ou 2, ou de l’article 46, paragraphe 3 ».

L’article 19 de la directive relatif à l’absence d’usage sérieux comme motif de déchéance dispose que :

« 1. Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

2. Nul ne peut faire valoir que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, entre l’expiration de la période de cinq ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux.

3. Le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans le délai de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée."

En l’espèce, la demande présentée par la société BRASSERIE DU CASTELLET n’est pas une action en nullité mais une action en déchéance, et n’est donc pas visée par les dispositions de l’article 46 de la directive européenne qui concerne le non-usage comme moyen de défense dans une procédure en nullité, d’une part.

D’autre part, l’article 54 relatif à la transposition de la directive européenne dispose que:

« 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 3 à 6, 8 à 14, 16, 17,18, 22 à 39, 41, 43, 44 et 46 à 50 au plus tard le 14 janvier 2019. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 45 au plus tard le 14 janvier 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. »

Dès lors, les articles 18.1, 19 et l’article 45 relatif à la procédure de déchéance ne sont pas concernés par l’obligation de transposer la directive européenne au plus tard le 14 janvier 2019.

En conséquence, demeure applicable à la date de l’assignation en déchéance de marque délivrée le 17 juin 2020 les dispositions de l''article L.714-14-5 ancien du Code de la propriété intellectuelle, en vertu desquelles :

« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans (…) L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au 1er alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. »

B/ Sur leurs conséquences :

Il résulte de l’examen de l’ensemble des factures, et du relevé de ventes (pièce N°10bis de la société MIDI ET DEMI) que si les ventes de sodas sous la marque FADA COLA ont été ininterrompues jusqu’au décès de Monsieur [G] en 2011, en revanche, il n’y a eu aucun usage sérieux de la marque FADA COLA sur la période postérieure et plus précisément sur la période du 06 février 2014 au 02 juillet 2019, étant observé que 60 canettes ont été vendues le 06 février 2014 et que 6 canettes seulement ont été vendues en 2018, cette faible quantité n’étant pas de nature à interrompre le délai de prescription quinquennale.

L’usage sérieux de la marque FADA COLA n’a repris qu’à compter du 02 juillet 2019.

La société MIDI ET DEMI à qui incombe la charge de la preuve d’un usage sérieux de sa marque, ne démontre pas l’usage ininterrompu de sa marque FADA COLA durant les 5 ans qui ont précédé l’assignation en déchéance délivrée le 17 juin 2020 par la société BRASSERIE DU CASTELLET, faisant suite à la saisine de l’INPI en déchéance en date du 07 avril 2020.

En conséquence, la déchéance de la marque FADA COLA est encourue au 06 février 2019 et sera prononcée.

En l’état de la déchéance de la marque FADA COLA, les demandes de la société MIDI ET DEMI sont sans objet.

II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:

La société MIDI ET DEMI qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société BRASSERIE DU CASTELLET la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

PRONONCE la déchéance de la marque FADA COLA N°3319571 déposée le 21 octobre 2004 pour défaut d’usage sérieux à la date du 06 février 2009 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;

CONDAMNE la société MIDI ET DEMI à payer à la société BRASSERIE DU CASTELLET la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MIDI ET DEMI aux entiers dépens.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 Décembre 2023

LE GREFFIERLE PRESIDENT