211507 MINUTE N° 27 Octobre 2021 N° RG 18/02169 – N° Portalis DBZE-W-B7C-GZJÚ JUGEMENT DU

DOSSIER N° S.A.R.L. VALDEIS C/ Société Y

AFFAIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 7

; hi

JUGEMENT

Extrait des minutes du greffe COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT :

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure M. Z A, Juge

Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER :

M. William PIERRON, Greffier

PARTIES:

DEMANDERESSE La S.A.R.L. VALDEIS enregistrée sous le numéro SIREN 518 439 807 au RCS de CHALON SUR SAONE dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Maître Bruno CARBONNIER de la SCP LE STANC CARBONNIER, représentée par avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, M^e Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat

postulant, vestiaire : 80

DEFENDERESSE La Société Y enregistrée sous le numéro SIRET 818 535 528 au RCS DE DIJON dont le siège social est sis […]

DIJON, représentée par son Président M. B X,

Maître Patrice VOILQUE de la SCP VOILQUE, avocats au barreau de représentée par

NANCY, avocats postulant, vestiaire : 57 Maître Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

le 28/10/2021 Copie+grosse+retour dossier: M^e Anne-laure MARTIN-SERF

Copie+retour dossier : M^e Patrice VOILQUE

:

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La société à responsabilité limitée VALDEIS, immatriculée le 15 janvier 2010, exerce une activité de courtage et de conseil dans l’environnement ainsi qu’une activité de valorisation et de traitement des déchets industriels. Elle a installé son siège social dans la commune de

Dracy-le-Fort, dans le département de Saône-et-Loire et possède, dans le même département, un autre établissement dans la commune de Chalon-sur-Saône.

La SARL VALDEIS est titulaire de la marque verbale française « VALDEIS » déposée le 15 septembre 2015 et enregistrée sous le numéro 4209840 pour divers produits et services des classes 40, 41, 42 et 45 de la classification dite de Nice. La marque a fait l’objet d’un retrait partiel en 2016, limitant les produits et services protégés aux éléments suivants :

- de la classe n° 40 : traitement des déchets industriels [transformation]; valorisation des déchets industriels; traitement des métaux industriels ; décontamination de déchets industriels dangereux; informations en matière de traitement de déchets industriels ; recyclage d’ordures et de déchets industriels; recyclage de déchets industriels métalliques, en verre, en carton, en papier, en bois ou en matières plastiques; tri de déchets industriels [transformation]; élimination et destruction de déchets industriels selon des procédés chimiques, physiques et/ou biologiques pour le compte de tiers; valorisation de déchets industriels ; de la classe n° 41 : organisation et conduite de conférences, colloques, congrès exclusivement dans le domaine de l’environnement ou de la collecte, de la sélection, de la destruction et du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets industriels; formation ayant trait exclusivement à l’environnement ou à la collecte, la sélection, la destruction, le tri, le recyclage, la valorisation des déchets industriels ;

- de la classe n° 42: audits dans les domaines de la collecte, de la sélection, de la destruction, du trí, du recyclage et de la valorisation des déchets industriels; étude de projets techniques dans les domaines de la collecte, de la sélection, de la destruction, du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets industriels; expertises [travaux d’ingénieurs] dans les domaines de la collecte, de la sélection, de la destruction, du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets industriels; ingénierie dans les domaines de la collecte, de la sélection, de la destruction, du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets industriels ; recherches en matière de protection de l’environnement en lien avec les déchets industriels ;

- de la classe n° 45 conseils en réglementation dans les domaines de la collecte, de la sélection, de la destruction, du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets industriels ; conseils juridiques dans les domaines de la collecte, de la sélection, de la destruction, du tri, du recyclage et de la valorisation des déchets industriels.

M. B X a créé en janvier 2013 son entreprise en nom personnel et sous le nom « Y » afin de développer une activité de conseil, négoce et de courtage en valorisation de déchets ainsi que d’un ensemble de prestations de services connexes, notamment le démantèlement, la dépollution de sites industriels. M. X a réservé le nom de domaine < Y.fr » auprès de la société NET WEB SERVICES le 25 janvier 2013.

Par courrier du 27 mai 2013, la Société VALDEIS a adressé une mise en demeure à M. X lui demandant de cesser immédiatement et sans délai l’utilisation du nom « Y ». Ce courrier est cependant resté sans réponse.

Après avoir cessé son activité et fermé son établissement au mois de janvier 2016, M. X a créé le 23 février 2016 la société par action simplifiée « Y » en s’associant avec M^me C D. Cette nouvelle société, enregistrée au RCS de Dijon sous le numéro 818 535 528, dont le siège social se situe à Asnières-Les-Dijon (21380) en Côte d’Or, exerce son activité dans le domaine du traitement et de la valorisation des déchets.

Par courrier du 23 février 2017, la société VALDEIS a de nouveau mis en demeure la société

Y de cesser l’exploitation du signe « Y ». Cette dernière lui a toutefois répondu qu’elle ne considérait pas que sa dénomination était de nature à causer un risque de confusion auprès du public et des clients et que sa demande était infondée.

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Dans ces dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2019, la société VALDEIS soutient en premier lieu que la société Y se livre à des agissements déloyaux et parasitaires. La demanderesse note l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes découlant d’une similitude évidente, seule la lettre « O» distinguant les deux dénominations. La société VALDEIS précise que cette ressemblance phonétique, visuelle et intellectuelle vise de toute évidence à provoquer la confusion dans l’esprit de la clientèle. Elle rappelle également que ce risque est renforcé par la relation concurrentielle directe et la proximité géographique des deux sociétés établies au sein de la région Bourgogne-Franche Compté. La société VALDEIS ajoute enfin qu’en adoptant une dénomination sociale et un nom de domaine similaires, la société Y s’est placée dans le sillage de la société

VALDEIS, profitant ainsi de sa notoriété et de ses efforts.

La société VALDEIS soutient en second lieu que la société Y contrefait sa marque déposée. La demanderesse note que la société Y propose des services identiques à ceux de la marque VALDEIS correspondant aux classes 40, 41 42 et 45 de la classification de Nice. L’imitation de la marque VALDEIS est par ailleurs observée quant à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des deux signes. Le seul rajout de la lettre « O» au centre du mot VALDEIS ne suffit pas à atténuer une impression d’ensemble fortement similaire.

Dans ces dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2020, la société

Y considère qu’il n’existe aucun risque de confusion aux yeux des consommateurs notamment en raison du secteur d’activité spécifique dans lequel exercent les deux sociétés.

La défenderesse précise qu’elle propose des activités et services connexes qui la distinguent de la société VALDEIS, elle intervient ainsi sur un marché plus global que la seule valorisation des déchets et propose une multitude de services tels que le démantèlement ou la dépollution de sites industriels. La défenderesse rappelle également que l’essentiel de sa clientèle se situe en Franche-Compté, en Alsace et en Lorraine, à l’inverse de celle de la société VALDEIS qui se situe principalement en Bourgogne.

Concernant la contrefaçon de marque, la société Y rappelle que son nom reflète des termes destinés à identifier la nature spécifique de l’activité (VALOrisation des DEchets Industriels Spéciaux) dont l’utilisation est habituelle dans le secteur. La défenderesse relève ainsi de nombreux noms de iétés appartenant au même secteur d’activité et possédant des noms similaires : VALDIS, VALDI, VALMAT, VALODI. Le logo de la société et son nom

< Y » ne permettent pas de conclure à une contrefaçon de la marque VALDEIS tant les différences phonétiques et visuelles sont notables.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 21 janvier 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2020 qui s’est déroulée en visioconférence. Le président a indiqué à l’audience que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le

17 septembre 2020. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à prononcer la nullité de la marque VALDEIS

Aux termes de l’article L. 712- du code de la propriété intellectuelle, Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.

La demande reconventionnelle tendant à prononcer la nullité pour fraude de la marque VALDEIS sera écartée, dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve d’une intention frauduleuse, le dépôt à titre de marque de sa dénomination sociale par la SARL VALDEIS étant parfaitement légitime pour renforcer la protection de celle-ci.

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L’article 713-2 2° du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. Ce risque de confusion est créé par l’impression d’ensemble produite par les signes constituant l’imitation.

Les marques VALDEIS et le nom Y sont similaires et ne diffèrent que par la lettre O figurant au milieu de la seconde dénomination.

Si elle apparaît fondée sur la combinaison de préfixes laissant deviner des services de valorisation de déchets, la dénomination VALDEIS n’est, en elle-même, pas banale, ne désigne pas dans le secteur concerné un produit ou service courant, ne permet pas de manière évidente de déterminer l’activité de valorisation des déchets industriels et spéciaux et présente un caractère distinctif incontestable.

À cet égard, l’existence d’appellations similaires telles que VALDIS, VALDI, VALMAT ou encore VALODI ne prive pas la dénomination VALDEIS de son caractère distinctif.

Les noms VALDEIS et Y apparaissent extrêmement proches graphiquement et phonétiquement, de sorte qu’ils peuvent être confondus par des consommateurs des services considérés, et ce d’autant plus que les parties exercent leur activité de manière concurrente dans un secteur géographique partiellement commun.

Le risque de confusion étant avéré, la contrefaçon de marque par imitation est caractérisée, tant dans la dénomination sociale que dans l’usage du nom de domaine Y.fr.

Sur la réparation du préjudice

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : les

..

conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; le préjudice moral causé à cette dernière ; les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation

d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Le juge peut en outre ordonner la cession des activités contrefaisantes, au besoin sous astreinte, et imposer des mesures de publicité en application des dispositions de l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle.

La SARL VALDEIS se contente de procéder par voie d’affirmation pour estimer le préjudice subi à la somme de 30 000 €. Compte tenu du chiffre d’affaires réalisé par la SARL VALDEIS en région Bourgogne Franche-Comté, il lui sera alloué une somme forfaitaire de 3 000 € en réparation de son préjudice.

Par ailleurs, la SAS Y sera condamnée à changer de dénomination sociale dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, et à supprimer le nom de domaine Y.fr dans le même délai et avec une astreinte identique.

Une mesure de publicité de la présente décision sera ordonnée à titre complémentaire.

Il est traditionnellement admis que le cumul d’une action en contrefaçon et en concurrence déloyale suppose la preuve de faits et d’un préjudice distincts de ceux résultant de l’acte de contrefaçon.

En l’occurrence, la demanderesse n’établit pas en quoi des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts justifieraient de prononcer une sanction spécifique à ce titre. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

Compte tenu de ce qui précède, la SAS Y sera déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Y succombe et sera condamnée aux dépens.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS Y sera condamnée à payer à la SARL VALDEIS une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi..

En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,..

DIT que l’utilisation de la dénomination Y par la SAS Y constitue une contrefaçon par imitation de la marque verbale française VALDEIS dont la SARL VALDEIS est titulaire,

CONDAMNE la SAS Y à payer à la SARL VALDEIS la somme de trois mille euros (3 000 €) en réparation de la contrefaçon de la marque verbale française VALDEIS,

ORDONNE à la SAS Y de changer de dénomination sociale de manière à éviter tout risque de confusion avec la marque verbale française VALDEIS et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de deux cents euros (200 €) par jour de retard,

5

ORDONNE la publication sous forme de communiqué de l’extrait suivant du présent jugement aux frais de la SAS Y dans deux publications de presse professionnelle choisies par la SARL VALDEIS, dans la limite de deux mille euros (2 000 €) par insertion :

< Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a dit que la SAS Y avait commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque VALDEIS et a condamné la SAS Y à indemniser le préjudice subi par la SARL VALDEIS et à cesser l’usage de cette marque dans sa dénomination sociale et dans son nom de domaine. »

DÉBOUTE la SAS Y de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la SAS Y à payer à la SARL VALDEIS la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SARL VALDEIS de ses autres demandes,

CONDAMNE la SAS Y aux dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

^LE ^GREFFIERP LE PRESIDENT

^L JUDIC Pour genis mastifthe senforme A

N

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Le Crailier,

54000

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE Mando al Ordonne: A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exéculion. Aux Procureurs Généraux et aux

Procurmurs de la Répblique prés los Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A lous Commanplants el Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils on seront légalement requis. L ^JUDICIAIRE

A

Le Greffier, N

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Y 5400

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