COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 19 MARS 2013

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 12/01565

Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2008 (RG : 08/00417) par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE, suivant déclaration de saisine en date du 16 mars 2012, suite à un arrêt de la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation du 13 décembre 2011 (N°1256 F-D) cassant l’arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour d’Appel de POITIERS du 5 octobre 2010 (RG : 08/02739)

DEMANDEUR : Christian Jean Yvon O représenté par la SCP CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Florent L, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSE : SARL I.COCHAIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] – 17120 CHENAC ST SEURIN D’UZET représentée par Maître Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de la SCP WETZEL & GOYARD, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 08 janvier 2013 en audience publique, devant la Cour composée de : Brigitte ROUSSEL, président, Jean-Claude SABRON, conseiller, Thierry LIPPMANN, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Annick B

ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

LES DONNEES DU LITIGE

M. Christian O a acquis le 14 avril 1993 de M. Max B la marque « Liberfree Troussepinette » qui avait été enregistrée le 29 janvier 1988 pour désigner dans les produits de la classe 33 des boissons alcooliques (à l’exception des bières), des cidres, digestifs, vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques.

Il a ultérieurement déposé le 22 novembre 2007 une marque semi- figurative « troussepinette-apéritif aux fruits ».

Ces marques sont exploitées sous licence par la société MAISON MOURAS.

A la suite d’une action engagée par M. B une ordonnance de référé du 28 janvier 1991 avait interdit à une société concurrente, la société I COCHAIN, d’utiliser le terme « Troussepinette » pour utiliser ses produits.

La société I COCHAIN ayant repris l’utilisation de ce terme en modifiant seulement l’orthographe par la suppression d’un des deux T de Troussepinette, M. O lui a adressé par lettre recommandée avec AR du 29 janvier 2008 une nouvelle mise en demeure.

Sur la base d’un constat d’huissier établi le 27 février 2008, il a par acte du 3 avril 2008 fait assigner la société I COCHAIN devant le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE afin qu’il lui soit ordonné, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, de cesser la vente des vins et spiritueux sous l’appellation « la troussepinette », celle-ci étant selon lui contrefaisante de sa marque « Liberfree troussepinette ».

La société I COCHAIN a opposé le caractère générique et, par conséquent, non protégeable à défaut d’être distinctif, du terme troussepinette qui, selon elle, désigne de manière usuelle en Vendée un apéritif local à base de fruits ou feuilles macérées dans l’eau de vie et le vin.

Le tribunal a retenu ce moyen et il a par jugement du 27 juin 2008 débouté M. O de ses demandes.

Sur l’appel de celui-ci, la cour de POITIERS a par arrêt du 5 octobre 2010 infirmé ce jugement et, considérant que l’utilisation du terme litigieux était contrefaisante de la marque Liberfree Troussepinette, a ordonné à la société I COCHAIN de la faire cesser pour désigner ses vins et spiritueux sous astreinte de 200 € par infraction constatée.

La société I COCHAIN a formé un pourvoi contre cette décision que par arrêt du 13 décembre 2011, la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions.

La cour de cassation relève que l’arrêt a écarté les éléments de preuve produits par la société I COCHAIN pour justifier du caractère générique du terme Troussepinete au motif qu’ils étaient postérieurs au dépôt de la marque « Liberfree Troussepinette ».

Elle considère qu’en statuant ainsi, alors que le caractère générique d’un signe s’apprécie, lorsqu’il est opposé à une action en contrefaçon, à la date à laquelle a commencé l’usage prétendument contrefaisant, la cour d’appel a violé les articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété industrielle.

L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de BORDEAUX que M. O a saisi par déclaration du 16 mars 2012.

Il fait valoir que le terme « Troussepinette » n’est pas générique et qu’il possède un caractère distinctif en relevant :

— qu’il n’est pas le terme exclusif et nécessaire pour désigner le produit visé dans la demande d’enregistrement ;

— que pour l’appréciation du caractère générique, le public est celui du territoire sur lequel est commercialisé le produit et non, comme en l’espèce, celui constitué par les rares habitant de la Vendée qui connaissent l’appellation en litige ;

— qu’on ne trouve le terme Troussepinette dans aucun dictionnaire de la langue française ;

— que ce terme n’a pas de signification précise, le patois régional utilisant d’autres noms pour désigner un produit qui consiste dans une sorte de Pineau selon le dictionnaire Saintongeais ;

— que les recettes de cet apéritif sont multiples et que le terme en litige ne correspond en définitive à rien de très précis.

L’appelant ajoute que, si le terme « Troussepinette » a acquis aujourd’hui une certaine notoriété, c’est précisément par suite des efforts qu’il a déployés pour commercialiser ses produits sous sa marque.

Il relève que la société intimée l’utilise pour commercialiser des produits identiques ou pour le moins similaires, qu’il en résulte en toute hypothèse un risque de confusion dans l’esprit du public et qu’en sa qualité de propriétaire de la marque « Liberfree Troussepinette », il est fondée en application des dispositions des articles L 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle à réclamer qu’il soit mis fin à cette utilisation sous astreinte.

M. O conclut enfin au débouté des demandes reconventionnelles de la société I COCHAIN et notamment de celle, formée pour la

première fois devant la cour de renvoi, tendant à faire constater la déchéance de sa marque Liberfree Troussepinette qu’il n’a jamais cessé d’exploiter dans le cadre des conventions conclues avec la société MAISON MOURAT.

Il sollicite une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société I COCHAIN a conclu à la confirmation du jugement.

Elle fait valoir que le terme « Troussepinette » qui fait partie de la marque Liberfree Troussepinette appartenant à M. O est en lui- même dépourvu de caractère distinctif dès lors qu’il est dans le langage courant, selon la définition de l’article 771-2 du code de la propriété intellectuelle, la désignation exclusive et nécessaire, générique ou usuelle du produit, constitué en l’espèce par un apéritif connu localement, peu important ce caractère local ou la variété des recettes.

La société I COCHAIN forme dans ses dernières conclusions une demande reconventionnelle qui, selon elle, ne peut pas être assimilée à une demande nouvelle parce qu’elle constituerait en réalité un moyen de défense visant à faire écarter une prétention adverse, tendant à faire prononcer sur le fondement de l’article 714-5 du code précité, pour défaut d’usage sérieux pendant plus de cinq ans, la déchéance de la marque LIBERFREE TROUSSEPINETTE acquise par l’appelant.

Elle sollicite en outre le prononcé d’une amende civile au regard d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 septembre 2001 ayant débouté M. O d’une action similaire dirigée contre un tiers et elle réclame, outre des dommages-intérêts pour procédure abusive, une indemnité de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces produites par la société I COCHAIN, constituées notamment par le résultat de recherches internet (moteur Google) effectuées en 2008, par un extrait de la revue « Le Bea Parlange » publiée par l’association Arantèle de la Roche sur Yon en 1986, par une lettre de Madame J, maître de conférence en linguistique française et langues régionales à l’Université de POITIERS et par une lettre de M. Vianney P, auteur du Dictionnaire de Poitevin Saintongeais, qu’à la date du procès- verbal d’huissier du 27 février 2008 par lequel M. O a fait constater l’utilisation par la société intimée du terme La Troussepinette, ce terme était utilisé de manière générique pour désigner un apéritif local à base de fruits ou végétaux, tels que l’épine noire, macérés dans l’eau de vie et le vin.

Il s’agissait dès cette époque d’une dénomination qui, dans le langage courant en Vendée, était exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit constitué par cet apéritif local.

Il est indifférent que le produit de terroir désigné sous ce terme ne soit connu que sur le territoire de sa fabrication, ou de sa diffusion, comme il est indifférent qu’il existe dans la combinaison des éléments de base (végétaux macérés dans l’eau de vie et le vin) une multiplicité de recette.

Peu importe, également, que, par suite de sa commercialisation sur tout le territoire national, ce produit ait connu un succès qui l’a fait sortir de sa zone géographique d’origine.

Le terme « Troussepinette », sous diverses variantes orthographiques telles que Trousse-Pinète ou La Troussepinete avec un seul ou deux T, sert de manière usuelle et générique à désigner le produit qui présente les caractéristiques essentielles de l’apéritif sus-défini.

Il ne possède pas en lui-même de caractère distinctif et n’est pas de nature à constituer une marque comme l’énoncent les dispositions de L 711-2 du code de la propriété intellectuelle.

Dès lors, en utilisant le terme « La Troussepinète » pour désigner l’apéritif qu’elle commercialise comme l’y autorise le principe de la libre concurrence, la société I COCHAIN n’a pas commis de contrefaçon de la marque LIBERFREE TROUSSEPINETTE qui est la propriété de M. O en vertu d’un enregistrement antérieur.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. Christian O de l’intégralité de ses demandes.

La demande reconventionnelle de la société I COCHAIN tendant à faire prononcer la déchéance de la marque LIBERFREE TROUSSEPINETTE sur le fondement de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est recevable bien que formée pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, elle vise à faire écarter les prétentions adverses, c’est-à-dire, en l’espèce, la prétention de M. O d’interdire à ses concurrents qui commercialisent le même type d’apéritif l’utilisation du terme Troussepinette qui est un des éléments de sa marque.

M. O n’a en réalité jamais utilisé la marque LIBERFREE TROUSSEPINETTE ; il utilise exclusivement le terme Troussepinette, ce qui, selon lui, serait un usage de sa marque sous une forme modifiée qui, aux termes de l’article L 714-5 b) du code de la propriété intellectuelle, est assimilable à l’usage de la marque.

Toutefois, cette assimilation ne peut être faite que si l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altère pas le caractère distinctif.

L’utilisation de l’élément d’une marque qui, pris en lui-même, est dénué de caractère distinctif pour n’être que la désignation générique et nécessaire d’un produit soumis à la libre concurrence ne peut pas être assimilée à l’usage de cette marque.

Dès lors, M. O qui, sans justes motifs, n’a pas fait un usage sérieux de sa marque LIBERFREE TROUSSEPINETTE pour les produits de la classe 33 visés dans l’enregistrement, ce pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits sur cette marque en application des dispositions de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle.

La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas justifiée en l’absence de démonstration de ce que l’action ait été inspirée par la seule intention de nuire ; le jugement rendu le 19 septembre 2001 par le tribunal de grande instance de PARIS concerne une action engagée contre un tiers et n’a pas l’autorité de la chose jugée bien que définitif.

Par ailleurs d’autres décisions, même si elles n’ont pas non plus l’autorité de la chose jugée, ont admis la thèse défendue par l’appelant.

La demande d’amende civile sera, pour la même raison, rejetée.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision dans la presse au regard de sa nature et de sa portée.

En revanche, la société I COCHAIN est en droit de réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité complémentaire que la cour fixe à 5 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l’arrêt rendu le 13 décembre 2011 par la cour de cassation.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2008 par le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE.

Y ajoutant.

Prononce pour non usage pendant une durée ininterrompue de cinq ans la déchéance de la marque LIBERFREE TROUSSEPINETTE n° 1.447.571.

Déboute la société I COCHAIN de ses autres demandes reconventionnelles.

Condamne M. Christian O à payer à la société I COCHAIN une indemnité complémentaire de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.