[…]

CARLIONI 5 MAI 1989 ľ

1986, 394, III – 250 USLby M 4° CHAMBRE (B)

23 6 FEVRIER 1985

AFF Ministère Public

C/ Z F

APPEL d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de

LYON, du 7 juin 1984 par la partie civile, le Minis tère Public et le D.

Audience publique de la Quatrième Chambre de la

COUR D’APPEL de LYON, jugeant correctionnellement du mercredi six février mil neuf cent quatre vingt cing

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL INTIME et POUR

SUIVANT 1'appel émis par Monsieur le Procureur de la

République de LYON,

ET :

}^MANDONNA ^UD F, Michel, X né le […] à […]

Y et de B C, demeurant Société

[…], 42 Avenue des Bénédictins – BP 38⁰

[…], divorcé, vit en concubinage, un enfant, nationalité française, gérant directeur général, jamais condamné,

D E, présent à la Barre de la Cour assisté de Maître CHARRIERE-BOURNAZEL, Avocat au barreau de PARIS et Maitre GRIMAUD, Avocat au barreau de LIMOGES, APPELANT et INTIME;

LA SARL […] dont le siège social est […],

Civilement responsable représentée à la Barre de la Cour par Maitre GRIMAUD, Avocat au barreau de

LIMOGES, INTIMEE;

ET ENCORE :

La Société GUERLAIN, dont le siège social est

68, Avenue des Champs Elysées ⁷⁵⁰⁰8 ^PARIS,

Partie civile représentée à la Barre de la Cour par Maitre AUGENDRE, Avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE et APPELANTE.

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Par jugement en date du 7 juin 1984 le Tribunal de Grande Instance de LYON a RELAXE Z des fins de la poursuite du chef d’avoir le

9 mai 1983 à LYON, fait usage de la marque GUERLAIN dans la parfumerie

[…], […], sans être distributeur agréé de la marque puisque n’ayant signé pour cette parfumerie aucun contrat de distributeur agréé.

A mis hors de cause la Société SHOP 8 EXPANSION.

Sur l’action civile :

A déclaré la constitution de partie civile de la Société GUERLA IN régulière en la forme mais irrecevable, les faits d’usage de marque sans autorisation reprochés à Z F n’étant pas établis ;

A laissé à la charge de la Société GUERLAIN Les frais de son intervention.

La cause appelée à l’audience publique du 9 janvier 1985, Monsieur le Conseiller BECQUET a fait le rapport.

Il a été donné lecture des pièces de la procédure.

Le D a été interrogé par Monsieur le Président et a fourni ses réponses.

Maître AUGENDRE, Avocat au barreau de PARIS, a déposé des conclusions pour la partie civile et les a développées dans sa plaidoirie.

Monsieur A, Substitut Général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions.

Maître CHARRIERE-BOURNAZEL, Avocat au barreau de PARIS, et Maître

GRIMAUD, Avocat au barreau de LIMOGES, ont déposé des conclusions pour le D et ont présenté la défense de ce dernier.

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée contradic toirement à l’audience publique de ce jour, en laquelle la cause à nouveau appelée, la Cour composée des mêmes Magistrats a rendu

l’arrêt suivant :

Attendu que la partie civile, le Ministère Public et le D ont relevé appel dans les forme et délai légaux ; que toutefois

l’appel du D n’est pas recevable, dès lors que le jugement déféré, qui prononçait sa relaxe, était conforme au dispositif de ses conclusions de première instance et ne lui faisait aucunement grief ;

Attendu que les premiers juges ont exactement exposé les circons tances dans lesquelles la Société anonyme Guerlain, qui avait conclu le 1er février 1983 avec la SARL Shop 8 Expansion, représentée par son gérant Z F, un contrat de distributeur agréé autorisant le D à commercialiser les produits de la marque Guerlain dans la parfumerie à l’enseigne « Aux Jacobines » sise […]

G H à Lyon, a fait citer directement devant le Tribunal correctionnel de Lyon Z F en qualité de D et la

SARL Shop 8 Expansion en qualité de civilement responsable, reprochant au D d’avoir, sans son agrément préalable, transféré du magasin

« Aux Jacobines » dans un autre magasin à l’enseigne "Shop 8 1'Univers

Beauté", sis […] à Lyon, les produits de la marque Guerlain. de les avoir mis en ente en violation du contrat susvisé dans le nouveau

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point de vente et de s’être ainsi rendu coupable du délit d’usage de marque sans autorisation prévu et réprimé par l’article 422.2° du Code

Pénal ;

Attendu que par conclusions régulièrement déposées la société Guerlain demande à la Cour de constater que Z a fait usage de la marque Guerlain dans la parfumerie « Shop 8 1'Univers Beauté »,

[…] à Lyon, sans être distributeur agréé de la marque, puisque n’ayant signé pour cette parfumerie aucun contrat de distributeur agréé, de dire que le D a ainsi porté atteinte à ladite marque au sens des dispositions de l’article 422-2° du Code Pénal, de le déclarer coupable du délit d’usage de marque sans autorisation, de le condamner à payer à ladite société la somme de 1 franc sauf à parfaire et de lui interdire sous peine d’astreinte de 50 francs par produit mis en vente, de faire usage de la marque de la société requérante sans son autorisation ;

Attendu que les conclusions d’appel de Z et de la SARL

Shop 8 Expansion soutiennent que le législateur a entendu réprimer par l’article 422.2° du Code Pénal l’usage fait d’une marque sans autorisation de son titulaire pour d’autres produits que ceux auxquels elle s’applique, c’est-à-dire l’usage de la marque contrefaite, que le D n’a pas porté atteinte au droit de la marque Guerlain,

n’ayant rien ajouté ni retranché à cette marque en transférant son activité d’un magasin à un autre d’ailleurs tout proche, que la loi pénale, étant d’interprétation stricte, est en l’espèce inapplicable, et que le D a agi sans aucune intention frauduleuse ; que ces conclusions sollicitent en conséquence la relaxe du D et la confirmation du jugement entrepris ;

Attendu que le contrat, daté du 1er février 1983, entre la société anonyme Guerlain, représentée par GIRY, président de son directoire, et la SARL Shop 8 Expansion, représentée par Z son gérant, exploitant sous l’enseigne Parfumerie « Aux Jacobines » un magasin de vente au détail situé […] G H à Lyon, comporte notamment les clauses ci-après :

« Dans le cadre de ses conditions générales de vente annexées aux présentes, la société Guerlain accorde à son co-contractant qui l’accepte la qualité de distributeur agréé des produits de parfumerie alcoolique et des produits de beauté de la marque Guerlain »;

"Le distributeur agréé a fait visiter ses locaux aménagés à l’adresse ci-dessus mentionnée où il procèdera, à l’exclusion de tous autres lieux, à l’exposition et/ou à la vente des produits de la marque Guerlain ; il a également fait connaitre le genre et la classe de toutes les marchandises qui sont ou seront vendues dans ces locaux" ;

Attendu qu’il résulte en fait des pièces versées aux débats par le D, que celui-ci, par lettre du 8 février 1983, avait informé la société Guerlain de ce que la société Shop 8 Expansion venait

d’acquérir la parfumerie « Aux Jacobines » et avait sollicité en conséquence

à son nom un contrat de distributeur agréé, et que la société Guerlain lui avait adressé un tel contrat pour signature par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 1983; que le contrat n’a donc été effectivement signé que fin février, sa prise d’effet étant fixée

d’accord entre les parties au début du même mois ;

Attendu que dès le 3 mars 1983, par lettre recommandée avec avis de réception, Z informait la Société Guerlain de l’ouverture

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d’une parfumerie « Shop 8 1'Univers Beauté », […], dura^nt la première quinzaine de mai 1983, et lui adressait une « demande d’extension de compte », c’est-à-dire une demande d’extension à ce nouveau point de vente du contrat de distributeur agréé précédemment signé ; que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 mars 1983 la société Guerlain répondait à la Société Shop 8 Expansion que sa demande ne pourrait être prise en considération qu’après l’inauguration du nouveau magasin ;

Attendu que par télex en date du 5 mai 1983 la SARL Shop 8 Expansion, prenant acte de cette réponse, exprimait l’intention d’opérer le 9 mai

1983, sous le contrôle d’un huissier de justice, un « transfert de compte », et invitait la Société Guerlain à assister au constat de l’officier ministériel et à entériner le transfert à réception des documents le concernant ; que la société Guerlain répondait dans la même forme le 6 mai 1983 qu’elle considérait la décision unilatérale de transférer les produits de sa marque d’un magasin à l’autre comme contraire au contrat de concession du 1er février 1983 et qu’un tel transfert

l’obligerait à mettre un terme aux relations commerciales entre les deux sociétés ;

Attendu que par un nouveau télex en date du 6 mai 1983 Z faisait connaitre à la société Guerlain qu’il maintenait sa décision de transfert à la parfumerie « Shop 8 1'Univers Beauté », "et ce pour

l’ensemble des marques présentes dans la parfumerie Les Jacobines sans aucune discrimination conformément aux us et contumes de la profession"; que le 16 mai 1983 il lui écrivait par lettre recommandée avec accusé de réception :

"Suite à notre télex du 5 mai dernier, nous vous informons que nous avons effectué le transfert annoncé par ce télex…

« Nous sommes persuadés sur ces faits, que vous entérinerez notre initiative soit en nous autorisant à modifier l’adresse du contrat de dépositaire agréé ou en nous adressant un nouveau contrat pour signature » ;

Attendu que le même jour la Société Guerlain faisait constater par un huissier de justice qu’une cliente venait d’acheter dans la boutique « Shop 8 L’Univers Beauté », […] à Lyon, deux

n

flacons d’eau de toilette de marque Guerlain ; que le procès-verbal de constat mentionne en outre qu’il existait dans cette boutique un rayon de produits de beauté Guerlain, comportant cinq étagères de 1,50 mètre environ, six étagères de 0,60 mètre de long comportant les alcools Guerlain, visibles de la rue ;

Attendu que, compte tenu du désaccord exprimé par la société

Guerlain, notamment dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 1983, la SARL Shop 8 Expansion décidait de retirer provisoirement de la vente les produits Guerlain et faisait constater le 6 juin 1983 par un huissier de justice qu’aucun article de parfumerie portant cette marque ne se trouvait plus proposé à la vente dans le magasin Shop 8, […] à Lyon; qu’elle en avisait la société Guerlain le 14 juin 1983 ;

Attendu qu’il résulte des documents qui viennent d’être analgsés qu’entre le 9 mai 1983, date de l’ouverture de la boutique « Shop 8 l’Univers Beauté », et le 6 juin 1983 et en tout cas le 16 mai 1983, des produits portant la marque Guerlain ont été exposés à la vente dans ce magasin, au mépris des dispositions non équivoques du contrat de distributeur agre du 1er février 1983, et malgré l’opposition expresse de la société Guerlain i

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Attendu que le fait d’exposer à la vente dans un magasin de détail et de vendre des produits portant une marque de commerce ou de fabrique comporte nécessairement l’usage de cette marque ;

Attendu que d’une manière générale, en vertu du principe de la liberté du commerce et des usages commerciaux, tout commerçant ayant régulièrement acquis des produits portant une marque est tacitement autorisé à faire usage de ladite marque pour vendre ces produits, y compris par la diffusion de textes publicitaires, sauf opposition du propriétaire de la marque conformément à l’article 30 de la loi du 10 janvier 1978 lorsqu’une telle utilisation vise à tromper le consommateur ou qu’elle est faite de mauvaise foi (Cass. Crim. 2 déc. 1980, Bull. Crim. n° 329,

Gaz. Pal. 1981.1.355) ;

Mais attendu qu’en l’espèce, par un contrat librement consenti et dont il ne conteste pas la validité, le D

s’était engagé à n’exposer et à ne vendre les produits de la marque Guerlain que dans la boutique « Aux Jacobines », […]

Président G H à Lyon, à l’exclusion de tous autres lieux qu’il ne pouvait être dérogé à cette stipulation contrac tuelle, faisant en vertu de l’article 1134 du Code Civil la loi des parties, que par une autorisation expresse de la société

Guerlain, autorisation que cette dernière a sans la moindre ambiguïté refusée ; qu’il est donc établi que Z a fait usage de la marque Guerlain sans l’autorisation de la partie civile, dont les droits de propriété sur ladite marque régulièrement déposée est incontestable et incontesté ;

Attendu que l’affirmation du jugement déféré, que s’approprie le D, selon laquelle l’article 422-2° du Code Pénal ne

s’appliquerait qu’à l’usage d’une marque contrefaite ou frauduleuse ment apposée sur des produits autres que ceux auxquels elle

s’applique, est erronée ;

Attendu certes que ce texte ne réprime pas n’importe quel usage; que dans sa rédaction initiale due à la loi du 31 décembre

1964 il visait « ceux qui auront fait un usage quelconque d’une marque sans autorisation de l’intéressé » ; que le mot « quelconque »

a été supprimé par la loi du 23 juin 1965 ; que de l’avis unanime des commentateurs, cette suppression a réduit l’incrimination

à l’usage commercial d’une marque sans autorisation ;

Attendu que le § 1° de l’article 422 du Code Pénal vise

« ceux qui auront contrefait une marque et ceux qui auront apposé frauduleusement une marque appartenant à autrui »; que le § 3* vise « ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu’ils savaient revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposée » ; que le libellé du § 2 relatif à l’usage, ne faisant aucune référence à la contrefaçon ni à l’apposition frauduleuse, est plus large que celui des § 1er et 3°; qu’il s’en déduit nécessairement que le législateur n’a pas entendu réprimer seulement l’usage d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, mais aussi tout usage d’une marque sans l’autorisation de son propriétaire lorsque l’usager de la marque ne peut se prévaloir de l’autorisation tacite du titulaire de la marque, valable pour la mise en vente de produits régulièrement acquis et commercialisés, ou lorsque l’autori sation lui a été refusée ; qu’ainsi a été déclaré coupable du délit

d’usage de marque sans autorisation prévu et puni par l’article 422.2° du Code Pénal un D qui avait mentionné dans sa publicité des

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marques de téléviseurs alors qu’il ne détenait en vue de la vente aucun appareil portant ces marques (Cass. Crim. 7 janvier 1981, Bull. Crim. n° 3; sur renvoi : Lyon 5 mai 1982, J.C.P. 1983. II.

19970, note J.J. BIOLAY) ; que de même a été jugé contraire à

l’article 422.2° du Code Pénal le fait de mentionner une marque de simili-cuir dans la désignation d’un produit d’entretien pour simili-cuir (Cass. Crim. 29 oct. 1975, Bull. Civ. IV. 243; 2

Gaz. Pal. 1876. 2. 795, note POCHON; J.C.P. 1977.II.18616, note

FRANÇON);

Attendu que, pour être établi, le délit prévu par l’article

422.2° du Code Pénal n’exige pas une contrefaçon préalable ; que rien dans le libellé de cet article ne restreint son domaine

d’application ; que l’expression « même avec l’adjonction de mots tels que formule, façon, système, imitation, genre » l’étend expressément à des hypothèses où la marque n’est pas contrefaite ni apposée frauduleusement, mais utilisée pour une simple comparaison entre les produits ayant droit à la marque et les produits concurrents ; que ce texte doit être déclaré applicable même lorsque le D a fait usage sans l’autorisation du propriétaire d’une marque apposée régulièrement, si cette utilisation est abusive et de nature à porter atteinte aux droits du propriétaire de la marque (Cass. Crim. 25 mai 1977,

Bull. Crim. n° 192) ; que ce qui distingue l’usage illicite de l’usage licite d’une marque, ce n’est pas le fait que cette marque soit apposée sur tel ou tel produit ou utilisée pour la désignation de tel ou tel produit, mais le caractère abusif de l’usage et la mauvaise foi de l’usager ; que, comme l’écrit

J.C. FOURGOUX dans sa note, sous l’arrêt précité du 2 décembre

1980, « la limite, c’est l’abus, toujours l’abus » ; qu’en matière commerciale la jurisprudence déclare illicite l’usage de la marque d’autrui fait sans nécessité et contrairement aux intérêts du propriétaire de la marque (Cass. Crim. 27 janvier 1981, Bull.

Civ. 1.53; Paris 30 avril 1980; Paris 23 juin 1981, D. 1982.434 ;

Toulouse 12 mars 1975, etc…) ; que les critiques des auteurs hostiles à une interprétation extensive de l’article 422.2°

s’adressent davantage au texte même de la loi qu’à la jurisprudence qui en fait application (voir notamment note FRANÇON sous Cass.

Com. 29 Oct. 1975 précité) ;

Attendu que Z, en transférant dans son nouveau point de vente les produits de la marque Guerlain, faisait bénéficier son magasin « Shop 8 L’Univers Beauté » de la notoriété de cette marque, ce qui non seulement lui permettait d’y vendre le cas échéant les produits Guerlain, mais encore facilitait la vente d’autres produits de parfumerie, concurrents ou non, et concourait ainsi au succès du lancement de son commerce ;

Attendu qu’en vertu du contrat du 1er février 1983, la société Guerlain était en droit de s’opposer à une telle utilisa tion de sa marque, assurément profitable à la SARL Shop 8 Expansion, mais portait atteinte aux droits qu’elle tire de la propriété de sa marque ;

Attendu en effet que, par le biais de contrats de distributeurs agréés tels que celui qui avait été consenti à Z et de ses conditions générales de vente, la société Guerlain poursuit une politique commerciale tendant à ce que sa marque conserve le prestige attaché à des produits de luxe et de très haute qualité ; qu’elle exige légitimement de ses distributeurs de ne pas exposer

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et vendre les produits revêtus de sa marque en dehors de points de vente visité, au préalable par ses représentants et de lui faire connaitre la nature et la classe de toutes les autres marchandises qui sont ou seront vendues dans ces locaux ; que ces conditions imposées aux distributeurs, et en l’espèce acceptées par le D, ont pour objet d’éviter que les produits Guerlain soient exposés et vendus soit dans des locaux non adaptés à un commerce de luxe, soit à côté d’articles de moindre qualité ou de moindre renom, dont le voisinage déprécierait la marque Guerlain ; qu’en outre chacun des distributeurs agréés par elle s’engage

à ne vendre les produits de la marque que directement à la clientèle, ou le cas échéant et sous certaines conditions à d’autres distribu teurs agréés ; que, sauf violation de ces clauses contractuelles, aucun commerçant détenteur de produits Guerlain ne peut donc les mettre en vente en dehors du circuit de distribution autorisé par la partie civile; qu’il s’ensuit qu’aux yeux de la clientèle tout commerçant exposant ces produits dans sa boutique passe pour être distributeur agréé de la marque Guerlain ;

Attendu que d’après les propres explications du D et les pièces qu’il soumet à la Cour le magasin "Shop 8 L’Univers

Beauté« se différencie de la parfumerie »Aux Jacobines", boutique de style traditionnel, par une surface plus importante et par

d’autres méthodes d’exposition et de vente des produits, que

Z présente comme plus modernes et plus efficaces ; que néanmoins la société Guerlain est bien fondée à considérer que le transfert des produits de sa marque dans un point de vente qu’elle n’avait ni choisi ni agréé, opéré sans qu’elle ait pu vérifier au préalable si les conditions d’exposition et de vente étaient conformes à la politique commerciale de qualité qu’elle n’a cessé de poursuivre, portait atteinte aux droits qu’elle tient de la propriété de sa marque ;

^Attendu qu’à la lecture des pièces versées aux débats la

Cour a pu constater que Z, ayant racheté un fonds de commerce bénéficiant déjà d’un contrat de distributeur agréé des produits de la marque Guerlain, a tenté, quelques jours seulement après la signature de son propre contrat de distributeur agréé relatif à ce point de vente, d’en obtenir l’extension

à une nouvelle boutique qu’il se proposait d’ouvrir quelques semaines plus tard et qu’il avait donc déjà acquise, puis y

a transféré de sa propre autorité les produits Guerlain dont il était distributeur, en plaçant quasiment la société Guerlain, avertie trop tard pour pouvoir réagir autrement que par une protestation de principe, devant le fait accompli ; qu’en outre la directrice du magasin « Shop 8 L’Univers Beauté » n’était autre que la demoiselle BALLIEN-GUEDY, ancienne propriétaire du fonds de commerce « Aux Jacobines » ; que Z a procédé de la même manière dans d’autres villes de France, rachetant un fonds de commerce d’importance modeste mais dépositaire des grandes marques de parfumerie poir transférer ensuite, sans l’accord préalable des propriétaires de ces marques, son activité dans un local de plus grande surface et y appliquer des méthodes de vente différentes ;

Attendu qu’un tel comportement du D, qui s’était formellement engagé à n’exposer et vendre les produits de la marque Guerlain que dans la boutique « Aux Jacobines », et avait parfaite connaissance de l’opposition de la société Guerlain

à leur transfert dans un nouveau local commercial, caractérise son intention frauduleuse ;

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Attendu que l’infraction poursuivie est donc bien constituée ; qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de Z une peine

d’amende d’un montant suffisamment élevé pour le dissuader de porter à nouveau atteinte aux droits des titulaires des marques des produits distribués par sa société ;

Attendu que la responsabilité civile de la SARL Shop 8

Expansion est engagée par les actes de son gérant, en vertu de

l’article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que la constitution de partie civile de la société

Guerlain, recevable en la forme, est bien fondée en son principe ; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de condamnation de

Z à lui payer un franc à titre de dommages-intérêts ; qu’en revanche la mesure sollicitée d’interdiction au D de faire usage de la marque de la société Guerlain sans son autorisation ne saurait être prononcée, dès lors qu’elle ne représenterait pas la réparation du préjudice causé à la partie civile par le délit, et qu’en outre cette interdiction résulte déjà de plein droit de l’article 422-2° du Code Pénal dont le présent arrêt fait application ; que la juridiction correctionnelle, appelée à juger un fait déterminé, ne peut, sauf dispositions législatives contraires prendre une décision que sur ce fait précis, et n’a pas le pouvoir de disposer pour l’avenir et de sanctionner par des astreintes des infractions qui ne sont pas

encore commises ;

Attendu qu’en vertu de l’article 473 du Code de Procédure

Pénale le D et le civilement responsable devront supporter tous les frais de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément

à la loi ;

Déclare irrecevable l’appel du D Z F ;

Reçoit en leur appel la Société GUERLAIN et le Ministère 1

[…]

Public ;

Réformant le jugement du 7 juin 1984 du Tribunal correctionnel de Lyon, déclare Z F coupable d’avoir à Lyon, courant mai et juin 1983, fait usage sans autorisation de la marque Guerlain, notamment en exposant à la vente des produits de cette marque dans la parfumerie « Shop 8 L’Univers Beauté »,

[…] à Lyon, sans être titulaire pour ce magasin

d’un contrat de distributeur agréé, et au mépris des engagements pris dans un contrat de distributeur agréé relatif à un autre

point de vente ;

Fait prévu et puni par l’article 422.2° du Code Pénal ;

Condamne Z F à la peine de DIX MILLE

francs (10.000) d’amende ;

Déclare la société Shop 8 Expansion civilement responsable

de Z F ;

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Reçoit en sa constitution de partie civile la société anonyme

Guerlain ;

Condamne Z F à payer à cette société à titre de dommages-intérêts la somme de un franc ;

Déboute la société Guerlain du surplus de sa demande ;

Condamne in solidum Z F et la SARL Shop 8

Expansion aux dépens de première instance et d’appel et aux frais de l’action civile ;

Fixe au minimum légal la durée de la contrainte par corps.

Ainsi fait et prononcé par Monsieur CARLIOZ, Président,

Messieurs ROMAN et BECQUET, Conseillers, assistés de Mademoiselle

PAYEBIEN, Greffier, en présence de Monsieur A, ^Substitut

Général.

En foi de quoi la présente minute a été signée par Monsieur

CARLIOZ, Président, et par Mademoiselle PAYEBIEN, Greffier.

²⁰⁰7 ^{7 19}همیشد Pourvoi en cassation