COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 19 NOVEMBRE 2010 Pôle 5 – Chambre 2 (n° 281, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/18140.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2009 – Tribunal de Grande Instance d’EVRY 8^e Chambre – RG n° 05/03018.

APPELANTE : S.A. BARVIC exerçant sous l’enseigne 'LES ASSOCIES’ prise en la personne de son représentant légal, ayant […] 22 rue des Huleux 93240 STAINS, représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assistéeFtre Marie-Hélène FABIAHdant pour la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 610.

INTIMÉE : S.A.S. DU PAREIL AU MEME prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social ZI de Villemilan 18 avenue Ampère 91320 WISSOUS, représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour, Be de Maître Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E849.

INTIMÉE : S.A. VIRYDIS exerçant sous l’enseigne ' E.LECLERC’ prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège Le Moulin de Viry COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 14 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame DARBOIS, conseillère, Madame NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Réputé contradictoire,
-prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame DARBOIS, conseiller, en l’empêchement du Président, en application de l’article 456 du Code de procédure civile, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société Du Pareil au Même, qui a pour activité principale la conception, la création et la vente de vêtements, chaussures et accessoires pour enfants qu’elle diffuse à titre exclusif dans un réseau de points de vente répartis sur l’ensemble du territoire français, expose être titulaire de la marque «86» n° 00 3 036 578, déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle le 26 juin 2000 désignant les vêtements, chaussures, chapellerie en classe 25, dont la publication au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) est intervenue le 1^er décembre 2000. Ayant été informée, en octobre 2004, de la commercialisation par les magasins à l’enseigne 'E.LECLERC’ d’un cardigan junior garçon, de couleur marron, sur lequel était apposée l’inscription '86', elle a fait dresser un procès-verbal de constat d’achat, le 12 octobre 2004, dans l’hypermarché LECLERC situé à Viry-Châtillon puis, par acte d’huissier du 30 mars 2005, a fait assigner la société Virydis exerçant sous l’enseigne E.LECLERC en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance d’EVRY. Par acte du 17 juin 2005, la société Virydis a appelé en garantie son fournisseur, la société Barvic. Les deux instances ont été jointes. Par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2009, le tribunal de grande instance d’EVRY a :

-rejeté la demande en nullité de la marque «86» n° 00 3 036 578 dont est titulaire la société Du Pareil au Même,
-dit qu’en commercialisant des cardigans junior revêtus de l’inscription '86', la société Virydis exerçant sous l’enseigne LECLERC et la société Barvic ont commis des actes de contrefaçon de la marque «86» n° 00 3 036 578 do nt est titulaire la société Du Pareil au Même,
-prononcé les mesures d’interdiction, de confiscation aux fins de destruction et de publication d’usage,
-condamné in solidum la société Virydis exerçant sous l’enseigne LECLERC et la société Barvic à payer à la société Du Pareil au Même la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait des actes de contrefaçon et de l’atteinte portée à sa marque «86» par suite de la commercialisation de ces cardigans au sein du magasin exploité par la société Virydis exerçant sous l’enseigne LECLERC,
-condamné au surplus la société Barvic à payer à la société Du Pareil au Même la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait des actes de contrefaçon et de l’atteinte portée à sa marque «86» par suite de la commercialisation de ces cardigans dans les magasins exploités sous l’enseigne LECLERC autres que celui exploité par la société Virydis,

— débouté la société Du Pareil au Même de sa demande de dommages et intérêts pour les faits de parasitisme et de concurrence déloyale,
-condamné la société Barvic à garantir la société Virydis de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Du Pareil au Même,
-condamné la société Barvic à payer à la société Virydis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la société Virydis exerçant sous l’enseigne LECLERC et la société Barvic aux dépens et à payer à la société Du Pareil au Même la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec garantie au profit de la société VIRYDIS par la société Barvic,
-rejeté le surplus des demandes,
-dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 juin 2010, la société Barvic, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a 'débouté la société Du Pareil au Même de sa demande en condamnation pour contrefaçon par reproduction de sa marque «86»' (sic) et pour concurrence déloyale et parasitaire et, statuant à nouveau, de :

-constater l’acquisition de la déchéance sur la marque «86» revendiquée par la société Du Pareil au Même,
-constater que le signe «86» revendiqué par la société Du Pareil au Même est dépourvu de caractère distinctif et qu’il ne peut constituer une marque valable,
-prononcer la nullité de la marque «86» n° 00 3 036 578 et l’inscription de la décision à intervenir au registre national des marques,
-constater qu’aucun acte de contrefaçon ne peut lui être imputé,
-condamner la société Du Pareil au Même aux entiers dépens et à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses uniques conclusions signifiées le 1^er avril 2010, la société Du Pareil au Même, intimée, demande à la cour de :

-déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée, la société Barvic en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la marque «86» n° 00 3 036 578 et condamné les société s Barvic et Virydis pour contrefaçon de ladite marque,
-confirmer le jugement sur les mesures d’interdiction et de publication ainsi que sur l’indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles et la charge des dépens,

le réformant pour le surplus,
-condamner in solidum la société Barvic, ainsi que la société Virydis exerçant sous l’enseigne LECLERC à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de l’atteinte portée à la marque,
-condamner in solidum la société Barvic, ainsi que la société Virydis exerçant sous l’enseigne LECLERC à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de parasitisme et de concurrence déloyale commis à son préjudice,

— condamner in solidum la société Barvic et la société Virydis exerçant sous l’enseigne LECLERC au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Virydis exerçant sous l’enseigne E.LECLERC, assignée à la requête de l’appelante par acte d’huissier du 21 décembre 2009 délivré à personne habilitée à le recevoir, et assignée à la requête de la société Du Pareil au Même avec dénonciation de ses conclusions par acte du 7 avril 2010, n’a pas constitué avoué. Il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. SUR CE, LA COUR, Considérant qu’au soutien de son appel et pour conclure au rejet de l’action en contrefaçon, la société Barvic fait valoir que la déchéance des droits de la société Du Pareil au Même sur la marque «86» revendiquée a été prononcée par une décision définitive inscrite au BOPI le 25 mai 2009 et demande donc que cette déchéance soit confirmée ; qu’elle soulève en outre la nullité de ladite marque en raison de l’absence manifeste de caractère distinctif du nombre '86' sur un vêtement de sport ; qu’elle conteste enfin avoir fait usage du signe incriminé à titre de marque mais seulement de façon décorative et souligne, d’une part, qu’elle n’a pas reproduit à l’identique le nombre '86' tel que déposé par la société Du Pareil au Même et que, le chiffre '86' étant associé au terme 'Associés’ dans le signe incriminé, il n’existe aucun risque de confusion entre ce dernier et la marque ; qu’enfin, elle conclut à l’absence de préjudice. Sur la recevabilité de l’appel : Considérant que la société Du Pareil au Même n’invoque aucun moyen au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève à l’encontre de l’appel formé par la société Barvic, de sorte que la cour, qui ne relève aucun moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office, sera amenée à rejeter ces prétentions et à déclarer l’appel recevable. Sur la déchéance des droits de la société Du Pareil au Même sur la marque revendiquée :

Considérant qu’il n’est pas contesté que cette cour, dans un arrêt rendu le 12 novembre 2008 dans une instance opposant la société Du Pareil au Même à la société Zara France, a prononcé la déchéance des droits de la société Du Pareil au Même sur la marque «86» n° 00 3 036 578 pour défaut d’exploitation sérieuse, et ce, pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement, à compter du 1^er décembre 2005 ; Que, par arrêt du 15 décembre 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé contre cette décision, laquelle est donc définitive et avait fait l’objet d’une inscription publiée au BOPI n° 2009-26 du 25 mai 2009 ; que, s’agissant d’une décision qui s’impose erga omnes, la société Barvic à qui est opposée ladite marque est recevable à s’en prévaloir. Considérant, cependant, que cette situation, qu’il convient de constater comme le demande l’appelante, ne prive pas la société Du Pareil au Même de ses droits sur le titre revendiqué pour la période antérieure à la prise d’effet de la déchéance et, par conséquent, de sa qualité et de son intérêt à agir en contrefaçon sur le fondement d’agissements commis avant le 1^er décembre 2005, comme c’est le cas en l’espèce, les actes incriminés ayant été constatés au mois d’octobre 2004; qu’il suffit de rappeler que la demande d’enregistrement de cette marque ayant été publiée le 1^er décembre 2000, en aucun cas, la déchéance ne peut produire effet avant le 1^er décembre 2005 ; Qu’il y a donc lieu d’examiner la demande de nullité de ladite marque que l’appelante est pareillement recevable à soutenir puisqu’elle est poursuivie sur son fondement. Sur la nullité de la marque revendiquée : Considérant que la marque «86» n° 00 3 036 578 reve ndiquée en l’espèce par la société Du Pareil au Même se compose uniquement du nombre '86' en caractères d’imprimerie noirs, selon une police usuelle. Considérant que, invoquant les dispositions de l’article 3 § 1 b) de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 et des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, la société Barvic soutient que la marque revendiquée, telle qu’elle est déposée, ne permet pas au public de distinguer les produits visés dans l’enregistrement de ceux des concurrents, qu’elle ne remplit donc pas sa fonction ; qu’elle ajoute qu’au regard de la jurisprudence européenne, un chiffre, sans aucune caractéristique inhabituelle, faute de caractère distinctif, ne peut être valable et que la société Du Pareil au Même tente de s’approprier un nombre pourtant usuellement utilisé dans le sport et apposé sur les vêtements de sport. Considérant que, tant l’article 2 de la directive précitée qui prévoit que 'peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment (…) les chiffres, (…) à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises', que l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que 'la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : a) les dénominations sous

toutes les formes telles que (…) chiffres', font expressément référence à la possibilité de constituer une marque par l’utilisation de chiffres ; Que, toutefois, comme tous les autres signes, les chiffres, pour constituer une marque, doivent être distinctifs, conformément aux dispositions de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles doivent être interprétées à la lumière de l’article 3 § 1 b) de la directive CE n° 89/104 qui fait de l’exigence du caractère distinctif une condition autonome de validité ; Qu’en l’espèce, la marque contestée a été déposée pour désigner toutes sortes de vêtements et pas seulement des vêtements de sport ; que la circonstance qu’il soit de pratique courante d’apposer des chiffres sur des vêtements de sport, notamment dans le domaine des sports collectifs où leur nombre est cependant limité en fonction de l’importance de l’équipe, n’est pas de nature à priver de distinctivité tout autre usage d’un chiffre ou d’un nombre dans le domaine vestimentaire ; Que le nombre '86' ne constitue pas une désignation nécessaire, générique ou usuelle des vêtements, chaussures et chapellerie visés au dépôt de la marque ; qu’il ne sert pas davantage à décrire une caractéristique de ces produits ; qu’il est donc apte à être perçu par le consommateur comme un signe de rattachement des vêtements qu’il désigne à la société Du Pareil au Même ; Que, par ailleurs, le dépôt du signe '86'en tant que marque pour désigner trois types de produits, ne rend pas ce signe indisponible pour les commerçants intervenant dans d’autres domaines d’activité et ne les empêche pas de faire usage d’autres nombres sur le même genre d’articles ; Qu’il s’ensuit que le jugement entreprDa confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la marque «86» n° 00 3 036 578. Sur les actes de contrefaçon : Considérant qu’il ressort de l’examen du 'blouson gilet’ ou 'cardigan’ joint au procès- verbal de constat d’achat dressé le 12 octobre 2004 par M^e Drogue, huissier de justice à EVRY, que ce gilet en laine polaire et à manches en tricot porte :

-sur le plastron, le nombre 86 inscrit, ton sur ton, dans une police caractérisée par la grande largeur et l’épaisseur du trait des chiffres et sur lequel est apposé, à la façon d’une signature, en caractères de petite taille et de couleur blanche, le terme 'Associés’ souligné d’un trait partant du 's’ pour revenir vers la lettre 'A’ en s’épaississant,
-sur la manche gauche, le nombre 86 inscrit, ton sur ton, dans la même police que celle employée sur le plastron.

Considérant que la contrefaçon par reproduction au sens de l’article L. 713-2, a, du code de la propriété intellectuelle suppose pour être constituée l’emploi d’un signe identique à la marque invoquée, c’est-à-dire un signe qui reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ;

Que si les signes en cause ne sont pas identiques, l’appréciation de la contrefaçon doit être conduite au regard des dispositions de l’article L. 713-3, b, du même code qui interdisent l’imitation d’une marque sans autorisation du propriétaire s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public ; Que l’appréciation du risque de confusion, lequel comprend notamment le risque d’association, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants et de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles ; Qu’il est, sur ce point, indifférent que l’usage du signe incriminé soit fait à titre ornemental, comme le prétend l’appelante, à supposer cette assertion avérée. Considérant que, s’agissant d’un vêtement, ce gilet ou cardigan est identique aux produits visés à l’enregistrement de la marque «86» n° 00 3 036 578. Considérant qu’il a été rappelé que cette marque se présente sous la forme verbale composée uniquement du nombre 86 en caractères d’imprimerie noirs, selon une police usuelle. Considérant que la différence, dans le signe incriminé apposé sur la manche, de la police composant le nombre 86 qui se caractérise par la largeur et l’épaisseur des traits des deux chiffres ainsi que leur présentation ton sur ton, et non pas en se détachant du support par des traits fins de couleur noire, ne saurait être qualifiée d’insignifiante et comme telle, susceptible de passer inaperçue aux yeux du public ; que la contrefaçon par reproduction n’est donc pas constituée, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges ; Qu’en revanche, ce nombre ne comportant aucun ajout, ne manquera pas, en raison de la forte similitude sur le plan visuel et de l’identité de prononciation et de signification, d’amener le consommateur à voir dans ce signe une déclinaison de la marque et, par conséquent, à attribuer aux vêtements une origine commune à ceux désignés par cette marque ; Que, de même, dans la mesure où la griffe 'Associés’ est apposée en des caractères d’une taille nettement inférieure, c’est le nombre 86 qui constitue l’élément dominant dans le signe incriminé figurant sur le plastron ; qu’ainsi, il s’imposera visuellement et sera prononcé avant le terme 'Associés', en sorte qu’il restera en mémoire du public ; qu’il existe donc une similitude visuelle, phonétique et intellectuelle entre les signes en présence de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen qui, n’ayant pas les deux signes simultanément sous les yeux, sera conduit à voir dans le signe incriminé une déclinaison de la marque invoquée ; Qu’en l’espèce, le risque d’association sera d’autant plus élevé, malgré le caractère faible de la marque, qu’il y a une reprise du nombre '86' en deux emplacements sur le vêtement ; Que la contrefaçon par imitation est donc caractérisée, non seulement du fait du signe figurant sur le plastron comme l’ont à bon droit retenu les premiers juges, mais également du fait du signe figurant sur la manche.

Considérant que par ces motifs se substituant partiellement à ceux des premiers juges, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Barvic et la société Virydis pour avoir commis des actes de contrefaçon de la marque «86» n° 00 3 036 578 en commercialisant les blousons gil ets -ou cardigans- junior litigieux, étant rappelé que les actes dont s’agit ont été constatés au mois d’octobre 2004, soit antérieurement à la prise d’effet de la déchéance des droits de la société Du Pareil au Même sur ladite marque. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme : Considérant que, formant appel incident, la société Du Pareil au Même fait grief aux sociétés Barvic et Virydis qui interviennent toutes deux dans le secteur textile enfants, concurrent du sien, d’avoir, volontairement et de manière concertée, parasité le concept qu’elle avait élaboré pour sa gamme de vêtements juniors en adoptant le même nombre '86'alors qu’elles avaient le choix entre 89 autres nombres à deux chiffres et profité ainsi, sans contrepartie, du renom acquis par elle ; qu’elle ajoute que l’atteinte s’est trouvée aggravée par la diffusion nationale du catalogue LECLERC, distribué en pleine période de rentrée scolaire. Mais considérant que la société Du Pareil au Même ne fait pas état de faits distincts de ceux poursuivis au titre de la contrefaçon et qu’à les supposer caractérisés, il sera tenu compte dans l’appréciation de son préjudice des facteurs d’aggravation qu’elle allègue ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Sur les mesures réparatrices : Considérant que la mesure d’interdiction sera confirmée sauf à en faire cesser les effets à la date du 1^er décembre 2005 ; que cette mesure était suffisante pour prévenir le renouvellement de l’infraction durant la période considérée, sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter une mesure de confiscation avec remise à la société Du Pareil au Même aux fins de destruction. Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont relevé que le préjudice de cette société résulte de l’atteinte portée aux droits qu’elle détient sur sa marque, laquelle se trouve dévalorisée par les actes de contrefaçon mais souligné l’absence de part et d’autre de pièces justificatives de l’importance des agissements dénoncés, les sociétés Barvic et Virydis n’ayant fourni que peu d’éléments sur ce point et la société Du Pareil au Même s’étant contentée du constat d’achat effectué dans un seul magasin sans user des voies de droit qui lui étaient ouvertes, telles des mesures de saisies-contrefaçon ou de communication forcée de pièces, pour rechercher l’ampleur de la commercialisation des articles incriminés, pour retenir que, toutefois, au vu du catalogue versé aux débats, la diffusion de ces derniers ne pouvait s’être limitée, comme le prétendaient les défenderesses à l’action, à douze cardigans mis en vente dans le seul magasin à l’enseigne LECLERC de Viry-Châtillon ; Que, pour autant, eu égard à la faible valeur de la marque en cause, il convient, en infirmant le jugement de ce chef, d’estimer le préjudice subi à la somme globale de

20 000 euros que l’appelante sera condamnée à verser, in solidum avec la société Virydis, qui ne la conteste pas, dans la limite de 5 000 euros. Considérant enfin que l’évolution du litige tenant à la déchéance des droits de la société Du Pareil au Même prononcée entre-temps, ajoutée à l’ancienneté des faits, conduit à infirmer la décision en ce qu’elle a autorisé la publication de son dispositif à titre de complément d’indemnisation. Sur la demande de garantie : Considérant que la décision n’étant pas critiquée en ce qu’elle a condamné la société Barvic à garantir la société Virydis de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Du Pareil au Même, sera confirmée de ce chef. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Considérant que le sens de cet arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure accordées ; Que la société Barvic qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel ; Que, toutefois, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Du Pareil au Même au titre de l’instance devant la cour. PAR CES MOTIFS, Déclare l’appel recevable ; Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts et les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Constate que la société Du Pareil au Même est déchue de ses droits sur la marque à effet du 1^er décembre 2005 ;

En conséquence,

Dit que la mesure d’interdiction prononcée sous astreinte à l’encontre de la société Barvic et de la société Virydis exerçant sous l’enseigne E.LECLERC a pris fin au 1^er décembre 2005 ; Rejette la demande de confiscation des articles contrefaisants aux fins de remise pour destruction, formée par la société Du Pareil au Même ;

Condamne la société Barvic à payer à la société Du Pareil au Même la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, in solidum avec la société Virydis exerçant sous l’enseigne E.LECLERC dans la limite de 5 000 euros ;

Rejette la demande de publication formée par la société Du Pareil au Même ; Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ; Condamne la société Barvic aux dépens d’appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.