COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2010

Pôle 5 – Chambre 1

(n° , 05 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00068

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 07/06702

APPELANTE La société PHOCEENNE AGRO ALIMENTAIRE – SPAA, S.A.R.L. exerçant sous l’enseigne AL DENTE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège social 13006 MARSEILLE représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assEde M^e Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de Paris, toque : R266 plaEour la SELARL M-P ESCANDE

INTIMÉE La société AL DENTE, S.A.R.L. Prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 38 Rue de Varenne 75007 PARIS représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de M^e Alix PHIQUEPAL D’ARUSMONT, avocat au barreau de Paris, toque : L280 substituant M^e Patrice DE CANDE, avocat au barreau de Paris, toque : L280 plaidant pour MARCHAIS DE CANDE COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier,

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 juin 2010 dans l’intérêt de l’appelante ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 mai 2010 dans l’intérêt de la société Al Dente, intimée;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 14 septembre 2010.

SUR QUOI Considérant que depuis le 1^er octobre 1982 la Société Phocéenne Agro-Alimentaire (ci-après « S.P.A.A. ») exploite à Marseille et à Toulon deux restaurants sous le nom et l’enseigne commercial « Al Dente » ;

Que la société S.P.A.A a bénéficié d’une licence puis est devenue titulaire par contrat de cession en date du 29 décembre 1989, inscrit au registre national des marques le 30 mai 1990, de la marque semi-figurative « al dente restaurant de pâtes » déposée le 14 avril 1986, enregistrée sous le numéro 1 350 871, renouvelée les 11 janvier 1996 et 26 avril 2006 pour désigner en classe 42 devenue classe 43 des services de restauration; Que ladite marque a été déposée en couleur sans revendication d’une couleur particulière ; Qu’au début de l’année 2006, la société S.P.A.A., a appris l’existence d’un restaurant situé dans le 7^e arrondissement de Paris à l’enseigne « Al dente » exploité depuis octobre 2005 par la société Al Dente ; Que le 10 avril 2006, la société S.P.A.A a vainement adressé à la société Al Dente une mise en demeure de cesser toute utilisation de la dénomination « Al Dente » ; Considérant que, le 9 mai 2007, la société S.P.A.A. a fait assigner la société Al Dente en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris; que la société Al Dente a formé des demandes reconventionnelles en nullité de la marque litigieuse et en déchéance des droits de la société S.P.A.A. sur ladite marque; Que les premiers juges ont, par le jugement déféré :

— rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle la marque n° 1 350 871 mais prononcé la déchéance des droits de la société S.P.A.A sur ladite marque à compter du 14 novembre 2002 en l’absence de justification d’une utilisation du signe non modifié dans les cinq années précédant la demande de déchéance,
-rejeté la demande de condamnation fondée sur la concurrence déloyale,
-condamné la société S.P.A.A à payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Considérant que la demande de la société Al Dente tendant à la nullité de la marque n°1 350 871 et la demande de la société S.P.A.A fon dée sur la concurrence déloyale ne sont pas reprises en cause d’appel ; que l’essentiel du litige devant la cour se réduit ainsi à la demande en déchéance des droits de l’appelante sur la marque n°1 350 871 ; Considérant que, aux termes du paragraphe b) de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la

marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage […] b) l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif »; Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’usage d’une marque modifiée de telle sorte que son caractère distinctif s’en trouve altéré ne constitue pas un obstacle à la déchéance ; Considérant que la société S.P.A.A., qui sollicite l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a reconnu la validité de la marque litigieuse, fait valoir que l’absence de revendication d’une couleur particulière lors du dépôt de la marque n° 1 350 871 montre que son caractère distinctif réside, non dans ses éléments figuratifs, particulièrement la couleur jaune, mais dans l’expression « al Dente » qui, à la date du dépôt, présentait un caractère distinctif pour les services de restauration ; que les modifications apportées par la suite aux éléments figuratifs s’appliquent à des détails insignifiants qui résultent d’une simple modernisation de la marque et n’en altèrent pas le caractère distinctif ; qu’elle a ainsi fait un usage sérieux de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif durant les cinq années précédant la demande de déchéance ; que, selon elle, la société Al Dente a donc commis des actes de contrefaçon en adoptant comme dénomination sociale, nom commercial et enseigne l’expression « al dente »; qu’elle demande en conséquence à la Cour d’interdire à la société Al Dente toute utilisation du signe « al dente » dans la vie des affaires et de la condamner à lui payer 80.000 euros à titre de dommages- intérêts outre 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Considérant qu’il ressort des nombreuses pièces versées aux débats par l’intimée, notamment des extraits de journaux datant de l’époque de l’enregistrement de la marque que l’expression « al dente » était utilisée dans le langage courant par référence au domaine de la gastronomie ; qu’elle présentait donc déjà lors de l’enregistrement de la marque un caractère descriptif des services pour lesquels la marque n° 1 350 871 a été enregistrée; qu’en conséq uence l’expression « al dente » prise isolément ne revêt pas, en soi, un caractère distinctif ; Que l’absence de revendication d’une couleur déterminée lors du dépôt de la marque ne suffit pas à ôter tout caractère distinctif aux éléments figuratifs composant la marque litigieuse ; que les premiers juges ont exactement relevé, « que la marque ne se limite pas à cet élément verbal mais qu’elle comprend des composantes figuratives qui contribuent à sa distinctivité » ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’existence d’une éventuelle altération du caractère distinctif de la marque par suite des modifications intervenues doit s’apprécier globalement au vu des éléments figuratifs et verbaux ; Considérant que la présentation modifiée de la marque reprend les termes « al dente restaurant de pâtes » mais apporte des modifications aux éléments figuratifs ;

Que c’est ainsi que la marque présentait, avant modifications, des caractéristiques graphiques particulières : la police de forme arrondie des termes « al dente » inscrits

en lettres minuscules, le décalage de l’inscription de la partie d’attaque « al » sur un niveau inférieur, la taille manifestement disproportionnée de la lettre « l » du terme « al » et l’inscription des termes « restaurant de pâtes » exactement alignée sous le terme « dente » ; Que, désormais, la forme modifiée de la marque, ci-dessous reproduite, présente les termes « al dente » sur un même niveau ; que la taille de l’ensemble des lettres des termes « al dente » est identique ; que lesdits termes sont inscrits en lettres majuscules dans une police banale dépourvue de recherche ornementale particulière ; que les termes « restaurant de pâtes » sont inscrits sur une ligne inférieure sur toute la longueur des termes « al dente »; qu’en outre, trois formes allongées de couleur bleu foncé évoquant des volutes ou des flammes ont été ajoutées ; Considérant que les modifications substantielles ainsi apportées aux éléments figuratifs de la marque n° 1 350 871 en ont altéré le caractère distinctif ; qu’en conséquence l’exploitation de la forme modifiée de la marque n° 1 350 871 ne peut justifier un usage sérieux par son titulaire au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; que la déchéance des droits de la société S.P.A.A. sur la marque semi-figurative n°1 350 871 sera en conséque nce prononcée à compter du 14 novembre 2002. ;

Considérant que le droit d’engager une instance n’est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s’il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge de la société S.P.A.A qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits; que la demande de dommages-intérêts formée de ce chef par l’intimée doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance de la société Phocéenne Agro-Alimentaire S.P.A.A de ses droits sur la marque n° 1 350 871 pour les services visés par le dépôt, à compter du 14 novembre 2002 et rejeté les demandes de la société Phocéenne Agro-Alimentaire S.P.A.A. fondées sur la contrefaçon de marque, DIT qu’en vertu des articles R. 714-2 et R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, la présente décision devenue définitive sera transcrite sur le Registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente, REJETTE la demande en dommages-intérêts de la société Al Dente pour procédure abusive, CONDAMNE la société Phocéenne Agro-Alimentaire S.P.A.A à verser à la société Al Dente la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Phocéenne Agro-Alimentaire S.P.A.A aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MENARD SCELLE MILLET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.