COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 19 DÉCEMBRE 2012

Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire gé néral : 10/21946

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 08/1 4356

APPELANTE SOCIÉTÉ SARAY BISKUVI GIDA SANAYI AS prise en la personne de ses représentants légaux Eregli Yolu Uzeri Organize Sanayi Bölgesi KARAMAN TURQUIE Représentée par M^e Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675) assistée de M^e Julie R, avocat au barreau de PARIS, toque : J025 (SCP HERBERT SMITH FREEHILLS)

INTIMÉES SOCIÉTÉ FERRERO SpA prise en la personne de ses représentants légaux […] 1-12 051 ALBA ITALIE Représentée par M^e Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 assistée de M^e Pascal B de la SELARL ipSO (avocat au barreau de PARIS, toque : L0052)

S.A. FERRERO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux […] 76130 MONT ST AIGNAN Représentée par M^e Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 assistée de M^e Pascal B de la SELARL ipSO (avocat au barreau de PARIS, toque : L0052)

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M^me Marie-Claude HOUDIN

ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par M^me Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu contradictoirement le 07 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Bobigny.

Vu l’appel interjeté le 12 novembre 2010 par la société de droit turc SARAY BISKUVI GIDA SNAYI AS (ci-après SARAY).

Vu les dernières conclusions de la société SARAY, signifiées le 16 ? octobre 2012.

Vu les dernières conclusions de la société FERRERO SpA et de la SA FERRERO France, signifiées le 04 octobre 2012.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2012.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu’il suffit de rappeler que la société de droit italien FERRERO SpA est titulaire des marques internationales en classe 30, visant la France, suivantes : marque internationale figurative 'KINDER BUENO’ n° 719 821 du 13 août 1999, marque internationale figurative 'KINDER BUENO’ n° 951 408 du 7 décembre 2007 sous priorité italienne du 20 novembre 2007, marque internationale figurative n° 857 928 du 06 j uin 2005, marque internationale figurative 'KINDER BUENO’ n° 665 564 du 26 novembre 1996, marque internationale tridimensionnelle 'F ROCHER’ n° 783 985 du 23 mai 2002 sous priorité ita lienne du 03 décembre 2001, marque internationale figurative 'F ROCHER’ n° 486 994 du 21 juillet 1984, marque internationale figurative 'F ROCHER’ n° 864 165 du 16 août 2005, marque internationale n ° 783 646 du 23 mai 2002, marque internationale n° 486 996 du 21 ju illet 1984, marque internationale n° 799 465 du 28 janvier 2003 sous priorité italienne du 6 décembre 2002, marque internationale n° 783 578 du

23 mai 2002 sous priorité italienne du 03 décembre 2001, marque internationale n° 668 171 du 29 janvier 1997 sous p riorité italienne du 4 décembre 1996 ;

Que les produits associés à ces marques sont commercialisés en France par la société FERRERO France ;

Que la société SARAY a fait procéder le 28 février 2008 à l’enregistrement de la marque internationale figurative n° 960 692, visant la France, en classe 30 pour désigner un produit dénommé 'VAGOON’ et son emballage ;

Qu’estimant que la société SARAY commercialisait des produits reproduisant les caractéristiques des produits KINDER BUENO, les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France, autorisées par ordonnance sur requête du 21 octobre 2008, ont fait procéder le même jour à la saisie des articles dénommés 'MAC CHOKELS', 'R REX’ et 'VAGOON’ exposés par la société SARAY au salon international de l’agro-alimentaire se tenant du 19 au 23 octobre 2008 et accessibles également sur le site Internet de cette société, <www.saraybiskuvi.com> ;

Que les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France ont ensuite fait assigner le 03 novembre 2008 la société SARAY devant le tribunal de grande instance de Bobigny en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire ;

Que reconventionnellement la société SARAY a soulevé la nullité des marques n° 668 171, 783 985, 864 165, 783 578, 783 646 et 665 564 pour défaut de caractère distinctif et, subsidiairement, la déchéance des marques revendiquées ;

Considérant que le jugement entrepris a essentiellement :

— rejeté les exceptions de nullité des marques appartenant à la société FERRERO SpA soulevées par la société SARAY pour défaut de distinctivité,

— prononcé la déchéance à compter du 15 juillet 2009 des droits de la société FERRERO sur la partie française des marques internationales :

— n° 783 985, pour les produits et services de la c lasse 30 : 'pain, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre',

— n° 799 465, pour les produits et services de la c lasse 30 : 'café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et produits de meunerie de céréales (exceptés les fourrages) ; pain, glaces, comestibles, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;

sel de cuisine, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glaces à rafraîchir, gomme à mâcher, bonbons sans sucre',

— n° 783 646, pour les produits et services de la c lasse 30 : 'pain, glaces comestibles, gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre’,

— n° 783 758, pour les produits et services de la c lasse 30 : 'pain, glaces comestibles, gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre’,

— dit que la société SARAY s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques internationales n° 665 564, n° 719 821, n° 951 408, n° 857 928, n° 659 769, n° 783 985, n° 486 994, n° 864 165, n° 783 646, n° 486 996, n° 799 465, n° 783 578 et n° 668 171, appartenant à la société FERRERO SpA et commercialisées par la société FERRERO France, en déposant frauduleusement le 28 février 2008, la marque n° 96 0 692 et en exposant et proposant à la vente en France, les produits 'ROLL REX', 'MAC CHOKELS’ et 'VAGOON',

— annulé la partie française de la marque internationale n° 960 692,

— fait défense sous astreinte à la société SARAY d’importer, mettre en vente et vendre en France les articles contrefaisants,

— condamné la société SARAY à payer aux sociétés FERRERO SpA et FERRERO France, la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des actes de contrefaçon,

— ordonné sous astreinte le retrait du marché, la confiscation et la remise aux requérantes de l’ensemble des produits litigieux et de tous documents, papiers commerciaux, publicités et supports de toute sorte faisant état ou à l’origine des présentations, signes et éléments d’identification incriminés, aux frais exclusifs de la société SARAY,

— ordonné la publication, dans trois journaux ou revues du choix des sociétés FERRERO SpA et FERRERO France aux frais de la société SARAY, du communiqué suivant :

'Par jugement du 07 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a condamné la société SARAY à verser aux sociétés FERRERO SpA et FERRERO France, la somme de 75.000 €, en réparation de leur préjudice, pour avoir contrefait les marques appartenant à la société FERRERO SpA et diffusées par la société FERRERO France, en exposant et offrant à la vente, des produits contrefaisant les marques appartenant à celle-ci';

I : SUR LA VALIDITÉ DES MARQUES N° 668 171, N° 783 985, N° 864 165, N° 783 578, N° 783 646 ET N° 665 564 :

La marque internationale n° 668 171 :

Considérant que la société SARAY fait valoir que la forme du signe adopté par la société FERRERO SpA pour la marque n° 668 171 (sphère chocolatée Ferrero Rocher) est fonctionnelle, nécessaire et imposée par la nature du produit (simple recette de cuisine particulièrement répandue) et existait déjà préalablement au dépôt de cette marque qui est donc nulle pour ne pas exercer la fonction essentielle d’indication d’origine ;

Considérant que les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France, concluant à la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté les demandes de nullités de leurs marques, répliquent que la marque n° 668 171 a une forme combinatoire très particuliè re (une sphère caractérisée par une surface extérieure irrégulière de couleur marron), unique et arbitraire identifiant le produit non seulement sur les emballages et les étiquettes mais également dans les publicités de ce produit ;

Considérant que cette marque consiste en une sphère caractérisée par une surface extérieure irrégulière de couleur marron sur fond blanc ;

Considérant qu’elle a été déposée en classe 30 pour désigner les produits suivants : 'Chocolat, produits en chocolat, produits de pâtisserie recouverts de chocolat, tous avec une couverture grenue';

Considérant que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance ;

Considérant que la société SARAY ne rapporte pas la preuve que la forme sphérique de cette confiserie serait imposée par la nature du produit, qu’elle ne démontre pas davantage qu’à la date de l’enregistrement de la marque, il existait dans le commerce d’autres formes de confiserie parfaitement sphérique entièrement recouverte par des éclats de noisettes eux-mêmes enrobés de chocolat, ces éléments étant associés ; qu’il est au contraire produit des photographies de confiseries chocolatées composées des mêmes mélanges de produits mais présentant des formes différentes de celle parfaitement sphérique et reconnaissable de la confiserie Ferrero Rocher ;

Considérant que cette marque a donc bien un caractère distinctif confirmé par un test de reconnaissance visuelle effectué au mois de

novembre 2007 attribuant cette marque à Ferrero à hauteur de 50 % ;

La marque internationale n° 783 985 :

Considérant que la société SARAY fait valoir que la marque tridimensionnelle n° 783 985 (emballage en papier d oré de forme sphérique avec une étiquette ronde et blanche, posé sur une caissette marron avec des stries horizontales dorées) est motivée par des considérations pratiques, usuelles et banales, l’usage de l’étiquette et de la caissette étant nécessaire, la combinaison du papier doré, de l’étiquette et de la caissette ne relevant pas des choix propres et arbitraires de la société FERRERO SpA ; qu’elle est donc nulle pour ne pas remplir sa fonction essentielle de marque qui est de permettre de la différencier d’autres provenances possibles ;

Considérant que les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France répliquent que la marque n° 783 985 n’est en rien c onstituée exclusivement par la forme du produit et est reconnue par le public comme étant la présentation de Ferrero Rocher, qu’elle est donc bien distinctive en elle-même ;

Considérant que cette marque consiste dans la représentation tridimensionnelle d’une praline enveloppée dans du papier de couleur or avec, dans sa partie supérieure, une petite empreinte ovale à fond blanc avec un bord or et une fine bordure rouge, posée sur une caissette de couleur marron et or ; l’ensemble du fond blanc ;

Considérant que cette marque a été déposée en classe 30 pour désigner les produits suivants : 'Pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; produits de cacao, couvertures et notamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décorations d’arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l’alcool, sucreries, pâtisserie y compris pâtisserie fine et à longue conservation ; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre';

Considérant que si l’emballage de la praline dans un papier doré préserve la conservation du produit, en l’espèce un rocher praliné, en revanche la caissette en papier plissé n’a aucun but fonctionnel ;

Considérant que la combinaison arbitraire de l’emballage de la praline dans du papier doré et de la caissette en papier plissé de couleur marron et or dans laquelle elle est simplement posée n’est nullement commandée par la nature du produit et n’est nullement imposée, ni usuelle en ce qui concerne la présentation des rochers ;

Considérant que cette marque n’est donc pas exclusivement constituée par la forme imposée par la nature du produit qu’elle est

destinée à mettre en valeur et dont elle ne décrit pas la composition, ce qui lui confère bien un caractère distinctif confirmé par un test de reconnaissance visuelle effectué au mois de mars 2005 attribuant spontanément cette marque à Ferrero à hauteur de 70 % ;

Les marques internationales n° 864 165, 783 646 et 783 578 :

Considérant que la société SARAY fait valoir que les marques tridimensionnelles n° 864 165, 783 578 et 783 646 ( différentes formes de boîtes d’emballage des chocolats Ferrero Rocher) sont nulles car elles visent à protéger un packaging transparent adopté par de nombreux fabricants ainsi que la combinaison de différents éléments usuels (répartition des pralines, étiquettes, couleurs, etc) ;

Considérant que les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France répliquent que ces marques de formes sont distinctives en ce qu’elles portent sur des conditionnements complexes avec des étiquetages spécifiques, originaux et distinctifs et des présentations à chaque fois particulières de pralines emballées ;

Considérant que la marque tridimensionnelle n° 864 165 a été déposée en classe 30 pour désigner les produits suivants : 'Pâtisserie et confiserie, chocolat et produits de chocolat, glaces comestibles' ;

Considérant que la marque n° 783 646 consiste en un récipient transparent de forme essentiellement rectangulaire décoré au centre par une bande ayant un motif à rayures parallèles de couleur or, blanc et rouge, aux côtés interrompus dans la partie supérieure par une surface ovale à fond blanc, un cadre en or et une fine bordure rouge avec, dans la partie inférieure, une représentation d’une praline enveloppée dans du papier et d’une autre praline dépaquetée et d’une noisette couleur or, marron, blanc et vert ; à l’intérieur du récipient, trois pralines enveloppées dans du papier, posées sur des supports en papier de couleur or, marron et blanc ; l’ensemble sur fond blanc ;

Considérant que cette marque a été déposée en classe 30 pour désigner les produits suivants : 'Pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; produits de cacao, couvertures et, notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décorations d’arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l’alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à longue conservation ; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre';

Considérant que la marque n° 783 578 consiste en un récipient tridimensionnel en forme de parallélépipède transparent avec des angles arrondis décorés par une bande qui traverse la base

supérieure et les côtés latéraux ; la bande est décorée d’un motif à rayures parallèles de couleur or, blanc et rouge sur les côtés et est interrompue, au niveau de la zone centrale de la base supérieure et du côté latéral antérieur, par une surface ovale à fond blanc, un cadre en or et une fine bordure rouge avec dans la partie inférieure une représentation de praline enveloppée dans du papier, dépaquetée et des noisettes couleur or, marron, blanc et vert ; à l’intérieur du parallélépipède, des pralines enveloppées dans du papier, disposées sur deux niveaux de couleur or, marron, blanc ; l’ensemble sur fond blanc ;

Considérant que cette marque a été déposée en classe 30 pour désigner les produits suivants : 'Pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; produits de cacao, couvertures et, notamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décorations d’arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l’alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à longue conservation ; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre';

Considérant que ces trois marques tendent à la protection des pralines Ferrero Rocher et de leur emballage ainsi qu’à la protection des boîtes d’emballage utilisées par les sociétés intimées pour commercialiser ces produits (boîte translucide de forme carrée ou rectangulaire, tube souple de conditionnement) ;

Considérant que la forme d’un conditionnement peut être déposée à titre de marque si elle est déterminée, c’est-à-dire si elle présente un caractère arbitraire ou de fantaisie de nature à permettre au public d’identifier et de reconnaître le ou les produits auxquels ils se rapportent par rapport aux produits concurrents ;

Considérant qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’emballages souples épousant la forme du produit, qu’il apparaît que ces marques tendent à protéger, non pas uniquement le produit lui-même ou le packaging transparent, adopté certes communément par de nombreux fabricants, mais la combinaison arbitraire de différents éléments (répartition des pralines, étiquettes, couleurs, forme des boîtes) qui présente un caractère distinctif suffisamment éloigné des formes de base utilisées fréquemment pour l’emballage de pâtisseries ou de confiseries, de telle sorte que les emballages en cause ne viennent pas naturellement à l’esprit du consommateur comme une forme d’emballage typique de ces produits ;

La marque internationale n° 665 564 :

Considérant que la société SARAY fait enfin valoir que la marque figurative n° 665 564 (forme de la barre chocolatée Kinder Bueno) est nulle pour défaut de distinctivité, de nombreuses barres

chocolatées comportant des encoches permettant de faciliter le partage du chocolat de la même façon;

Considérant que les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France répliquent que la forme n’est absolument pas courante et ne peut que permettre au public pertinent de distinguer de façon immédiate et certaine les produits désignés de ceux ayant une autre origine commerciale ;

Considérant que cette marque représente un produit de pâtisserie constitué par une plaque de base sur laquelle sont posées quatre portions semi-cylindriques sur lesquelles s’étendent des cordons transversaux à la plaque ayant une forme irrégulière et qui présentent leurs extrémités superposées au bord de la plaque même ;

Considérant que cette marque a été enregistrée en classe 30 pour désigner les produits suivants :'Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages) ; pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel de cuisine, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte au chocolat, couvertures et, notamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décorations d’arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l’alcool, sucreries, pâtisseries, y compris pâtisserie fine et à longue conservation ; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre';

Considérant que les photographies de confiseries chocolatées de même type produites aux débats présentent des formes différentes de celle, particulièrement reconnaissable (portions semi- cylindriques), de la confiserie Ferrero ;

Considérant qu’il apparaît donc que la forme litigieuse est constituée de la combinaison de divers éléments de forme présentant un caractère arbitraire et non nécessaire, que cette marque est distinctive et permet d’identifier la provenance du produit ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de nullité des marques susdites pour défaut de distinctivité ;

II : SUR LA DÉCHÉANCE PARTIELLE DES MARQUES N° 783 985, N° 799 465, N° 783 646 ET N° 783 758 :

Considérant que la société SARAY conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance partielle à

compter du 15 juillet 2009 des droits de la société FERRERO sur la partie française des marques internationales :

— n° 783 985, pour les produits et services de la c lasse 30 : 'pain, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre',

— n° 799 465, pour les produits et services de la c lasse 30 : 'café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et produits de meunerie de céréales (exceptés les fourrages) ; pain, glaces, comestibles, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel de cuisine, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glaces à rafraîchir, gomme à mâcher, bonbons sans sucre',

— n° 783 646, pour les produits et services de la c lasse 30 : 'pain, glaces comestibles, gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre’,

— n° 783 758, pour les produits et services de la c lasse 30 : 'pain, glaces comestibles, gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre' ;

Considérant que les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France ne contestent pas ce chef du dispositif du jugement entrepris, qu’en conséquence le dit jugement sera confirmé sur ce point par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu’en droit ;

III : SUR LA DÉCHÉANCE TOTALE DES MARQUES N° 799 46 5, N° 783 646, N° 783 578, N° 719 821 ET N° 665 564 :

Considérant que la société SARAY demande également la déchéance pour l’ensemble des produits visés en classe 30 des marques n° 799 465 avec effet au 15 mai 2008 ou tou t au moins au 15 juillet 2009, n° 783 646 avec effet au 05 septembre 2007 ou tout au moins au 15 juillet 2009, n° 783 578 avec effet au 05 sep tembre 2007 ou tout au moins au 15 juillet 2009, n° 719 821 avec e ffet au 11 novembre 2004 ou tout au moins au 15 juillet 2009 et n° 665 564 avec effet au 27 février 2002 ou tout au moins au 15 juillet 2009 ;

Considérant qu’elle fait valoir que ces marques ne sont pas exploitées telles qu’elles ont été déposées, ce qui altère leur caractère distinctif, aucun usage sérieux ne pouvant dès lors être établi au sens de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France concluent à la confirmation du jugement entrepris qui n’a pas retenu ce moyen de déchéance en faisant valoir que ces marques sont toutes exploitées en tant que telles mais également en combinaison

avec la marque verbale 'FERRERO ROCHER', elle-même déposée et exploitée en tant que telle, toutes ces marques pouvant être exploitées ensemble ou séparément ;

La marque internationale n° 719 821 :

Considérant que cette marque consiste dans une empreinte rectangulaire disposée dans sa plus grande longueur à l’horizontale et dont la partie supérieure est interrompue sur la gauche par une ligne ondulée sur fond vide et sur la droite par la représentation graphique de deux barrettes de chocolat à quatre bosses, l’une sans emballage et l’autre avec emballage transparent déchiré en son début ; à l’intérieur de ce dernier, la première bosse est entrouverte et laisse ressortir de la crème ; à droite figure un dessin d’une bassine en bois contenant du lait et un dessin d’une noisette dont la coquille est partiellement ouverte et repose sur une feuille, le tout dans une gamme de tonalités en demi teinte ; à gauche est représentée une empreinte rectangulaire en demi teinte exposée dans sa plus grande longueur à l’horizontale et légèrement à l’oblique ; le tout sur fond vide ;

Considérant que cette marque a été enregistrée en classe 30 pour désigner les produits suivants : 'Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages) ; pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel de cuisine, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glaces à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décorations d’arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestibles fourrés à l’alcool, sucreries, pâtisseries, y compris pâtisserie fine et à longue conservation ; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre' ;

La marque internationale n° 799 465 :

Considérant que cette marque consiste dans une empreinte ovale disposée horizontalement, limitée par un trait épais de couleur or et fond blanc, avec à l’intérieur un double trait de différente épaisseur de couleur or et rouge ; dans la partie inférieure, superposée à la limite, l’image d’un chocolat, empreinte ovale disposée horizontalement avec un trait externe en or et un trait interne, fin et rouge et un fond blanc ; sur la gauche, représentation partielle d’une praline sans emballage de couleur marron et marron clair ; sur la droite, représentation d’une noisette avec feuille en couleur vert, marron clair et jaune ; le tout sur fond blanc ;

Considérant que cette marque a été enregistrée en classe 30 pour désigner les produits suivants : 'Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages) ; pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel de cuisine, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décorations d’arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l’alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à longue conservation ; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre' ;

Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges n’ont prononcé qu’une déchéance partielle des marques internationales n° 783 646, 783 578 et 799 465 en relevant que les pièces versées aux débats attestent d’une exploitation massive au cours de la période de référence (du 15 juillet 2004 au 15 juillet 2009) pour les autres produits de pâtisserie, chocolat, confiseries, biscuits, gâteaux ;

Considérant qu’il en est de même des marques internationales n° 719 821 et 665 564 pour lesquelles les sociétés FERRERO justifient également par les pièces produites d’une exploitation massive au cours de la même période pour les produits visés ;

IV : SUR LA DÉCHÉANCE PARTIELLE DES MARQUES N° 665 564, N° 719 821, N° 486 994, N° 486 996, N° 783 985, N° 668 171, N° 799 465, N° 783 646 ET N° 783 578 :

Considérant qu’à titre subsidiaire la société SARAY demande la déchéance partielle pour des produits autre que des chocolats des marques n° 665 564, 719 821, 486 994, 486 996, 783 985, 668 171, 799 465, 783 646 et 783 578 faute de preuve de l’usage sérieux de ces marques pour de tels produits ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ci-dessus les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France concluent également à la confirmation du jugement entrepris qui n’a pas retenu ce moyen de déchéance ;

Considérant que la déchéance partielle des marques internationales n° 783 985, 799 465, 783 646 et 783 578 pour les pr oduits autres que des chocolats a été prononcée par le jugement entrepris qui est confirmé de ce chef, que cette demande est donc sans objet ;

La marque internationale n° 486 994 :

Considérant que cette marque a été déposée en classe 30 pour désigner les produits suivants : 'Produits de pâtisserie et confiserie, chocolats, gâteaux';

La marque internationale n° 486 996 :

Considérant que cette marque a été déposée en classe 30 pour désigner les produits suivants : 'Pâtisserie et produits de chocolaterie, chocolats, gâteaux' ;

Considérant que ces deux marques ainsi que la marque n° 668 171 décrite plus haut ne visent pas d’autres produits que les chocolats, gâteaux et pâtisseries, qu’en conséquence la demande de déchéance partielle pour d’autres produits est inopérante ;

Considérant qu’ajoutant au jugement entrepris, la société SARAY sera déboutée de ses demandes en déchéance partielle pour les dites marques ;

Considérant en revanche que pour les marques n° 665 564 et 719 821 il n’est pas justifié d’une exploitation sérieuse pour les produits autres que les gâteaux, pâtisserie et confiserie et chocolat ; qu’ainsi la société FERRERO SpA encourt la déchéance pour les produits suivants :

— marque n° 665 564 ; ' café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages) ; pain ; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre',

— marque n° 719 821 : ' café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages) ; pain, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel de cuisine, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glaces à rafraîchir ; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre';

Considérant en conséquence que la cour prononcera la déchéance partielle sur la partie française des dites marques internationales à compter du 15 juillet 2009 ;

V : SUR LA VALIDITÉ DE LA MARQUE INTERNATIONALE N° 960 692 DÉPOSÉE PAR LA SOCIÉTÉ SARAY :

Considérant que la société SARAY conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé la partie française de sa marque internationale n° 960 692 pour fraude alors que les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France ne disposent d’aucun droit antérieur à lui opposer dès lors que leurs marques sont nulles ou déchues et que l’emballage 'VAGOON’ qui a fait l’objet d’un dépôt en

son entier, ne crée aucun risque de confusion avec les marques FERRERO.;

Considérant que les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France concluent à la confirmation de ce chef du jugement entrepris ;

Considérant que la marque internationale n° 960 692 a été déposée le 28 février 2008 par la société SARAY pour désigner les produits suivants en classe 30 : 'Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie et glaces ; miel, mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir, biscuits, chocolats, bonbons, gaufres, gaufrettes, crèmes glacées' ;

Considérant que la société FERRERO SpA dispose bien de droits antérieurs au dépôt de cette marque ainsi qu’analysé précédemment, que le signe déposé par la société SARAY présente d’importantes similitudes avec les marques des sociétés intimées, en particulier la vague de lait sur fond rouge, la barre de chocolat fourrée avec des coques de noisettes, les noisettes avec des feuilles vertes, le seau en bois, créant de ce fait une impression d’ensemble visuelle identique ;

Considérant que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit que le dépôt de cette marque avait été effectué en fraude des droits de la société FERRERO SpA et en ce qu’il a prononcé la nullité de cette marque ;

VI : SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES APPARTENANT À LA SOCIÉTÉ FERRERO SPA ET COMMERCIALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ FERRERO FRANCE :

Considérant que la société SARAY fait valoir que le risque de confusion doit être exclu en raison de la présence des signes 'ROLL REX', 'VAGOON’ et 'MC CHOKELS’ identifiant la provenance de ses produits et du fait que les éléments incriminés de ses produits ne sont pas utilisés à titre de marque ;

Considérant que les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France concluent à la confirmation du jugement entrepris qui a retenu l’existence d’actes de contrefaçon de leurs marques en faisant valoir que le fait d’apposer sur les produits contrefaisants des dénominations telles que 'VAGOON', 'MC CHOKELS', 'R REX’ et 'ROLLS ROLLS’ ne peut permettre à la société SARAY de s’exonérer de sa contrefaçon systématique de leurs marques ;

Considérant ceci exposé, qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 21 octobre 2008 qu’à l’occasion du salon SIAL 2008 qui s’est tenu au parc des expositions Paris-Nord Villepinte du

19 au 23 octobre 2008, la société SARAY présentait les produits suivants :

— conditionnement de trois produits parfum chocolat-noisette 'R REX’ au prix de 0,25 €,

— conditionnement unitaire d’un produit 'MC CHOKELS’ au prix de 0,20 €,

— conditionnement de deux produits 'VAGOON’ au prix de 0,20 € ;

Considérant que l’huissier a également procédé à la saisie du catalogue des produits de la société SARAY pour l’année 2008 ;

Considérant qu’il apparaît que les produits 'MC CHOKELS’ et 'VAGOON’ reproduisent les caractéristiques des marques internationales n° 719 821, 659 769, 951 408 et 857 928 (barre de chocolat sans emballage entrouverte laissant apparaître la crème, seau en bois, noisette à la coquille partiellement ouverte reposant sur une feuille verte) ;

Considérant que dans son catalogue la société SARAY propose des coffrets reproduisant les caractéristiques des marques internationales n° 783 985, 486 994, 864 165, 783 6 46, 486 996, 799 465, 783 578 et 668 171 (rocher de forme sphérique avec éclats de noisettes, enveloppé dans du papier doré avec une étiquette blanche portant le nom du produit et posé sur une caissette en papier plissé, coffrets en forme de cœur ou de forme rectangulaire avec un couvercle transparent portant au centre une étiquette en forme de cœur ou ovale aux bords festonnés avec l’inscription 'R REX');

Considérant que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non pas par les différences, que l’apposition des dénominations 'ROLL REX', 'MC CHOKELS’ ou 'VAGOON’ ne constituent que des différences de détail qui ne sont pas susceptibles de détruire l’impression visuelle globale révélatrice d’une contrefaçon des marques des sociétés intimées ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence de ces actes de contrefaçon ;

VII : SUR LES MESURES RÉPARATRICES DE LA CONTREFAÇON :

Considérant que la société SARAY fait valoir que les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France n’ont pas choisi leur méthode d’évaluation du préjudice allégué qu’elles ne démontrent d’ailleurs, concluant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une condamnation à hauteur de

75.000 € ;

Considérant qu’elle conteste également la mesure de publication ordonnée par le tribunal qui est manifestement disproportionnée eu égard aux faits de l’espèce ;

Considérant que les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France concluent sur ce point à la confirmation du jugement entrepris en demandant de juger que les mesures de publication tiendront compte de l’arrêt à intervenir ;

Considérant ceci exposé, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte de poursuite des actes de contrefaçon et en ce qu’il a ordonné le retrait du marché et la confiscation sous astreinte des produits litigieux et de tous documents faisant état des signes constitutifs de contrefaçon;

Considérant qu’en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts les premiers juges en ont fait une correcte évaluation à la somme de 75.000 € en relevant que ces faits de contrefaçon ont entraîné une atteinte à la valeur distinctive des marques en cause, qu’ils ont également banalisé et avili du fait de leur imitation par des produits de qualité inférieure alors qu’il est justifié par les sociétés intimées des budgets importants consacrés à la promotion de leurs produits sous les marques en cause ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation au paiement de la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que le jugement entrepris sera de même confirmé en ce qu’il a ordonné la publication judiciaire d’un communiqué qui n’est une mesure ni disproportionnée, ni vexatoire, qu’y ajoutant il sera précisé que ce communiqué fera mention de ce que le jugement du 07 septembre 2010 a été confirmé par le présent arrêt ;

VIII : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET LE PARASITISME PAR L’ATTEINTE À LA NOTORIÉTÉ DES MARQUES DE LA SOCIÉTÉ FERRERO SPA :

Considérant que les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France concluent à l’infirmation sur ce point du jugement entrepris qui les a déboutées de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire faute d’invoquer des faits distincts de ceux de la contrefaçon ;

Considérant qu’elles font valoir que la société FERRERO SpA est considérée par le magazine 'The Economist’ comme une des sociétés les plus réputées au monde, que sa praline Ferrero Rocher

est la plus vendue au monde depuis un quart de siècle et que le produit Kinder Bueno est leader du marché des barres de chocolat depuis près de quinze ans ;

Considérant qu’elles soutiennent que les agissements de la société SARAY, qui reprend systématiquement leurs gammes de produits pour profiter indûment de leur notoriété, portent un discrédit évident aux produits couverts par leurs marques notoires ;

Considérant que sans formuler de demande réparatrice distincte, elles demandent de dire que la société SARAY est à l’origine d’agissements de concurrence déloyale et de parasitisme en causant à la société FERRERO France un préjudice propre tant en raison des actes de contrefaçon qu’en raison des atteintes ainsi portées à la haute renommée de ces marques et des produits invoqués ;

Considérant que pour sa part, la société SARAY conclut à la confirmation de ce chef du jugement entrepris en faisant valoir l’absence de preuve de la renommée des marques opposées par les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France et d’une quelconque atteinte à la renommée de ces marques ni d’un quelconque préjudice pouvant en résulter ;

Considérant qu’elle ajoute que les prétendus faits de concurrence déloyale et de parasitisme ne sont pas distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon, qu’il n’y a pas de faute pour l’utilisation d’éléments banals et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une usurpation des investissements des sociétés FERRERO ni de l’altération substantielle du comportement économique du consommateur et qu’enfin il n’est justifié d’aucun préjudice ;

Considérant ceci exposé, que les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France demandent à la cour de retenir l’existence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire portant notamment atteinte à la renommée de leurs marques, constitutifs d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la société SARAY sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil ;

Mais considérant qu’elles ne présentent aucune demande en réparation de l’atteinte ainsi alléguée, que de ce fait elles ne justifient pas de l’existence d’un préjudice distinct résultant de cette faute ;

Considérant qu’en l’absence de tout préjudice, même allégué, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté les sociétés FERRERO SpA et FERRERO France de leurs demandes à ce titre, que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

IX : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que la société SARAY, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de première instance ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer aux sociétés FERRERO SpA et FERRERO France la somme globale complémentaire de 10.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que la société SARAY ne pourra qu’être déboutée de sa propre demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Y ajoutant :

Prononce la déchéance à compter du 15 juillet 2009 des droits de la société FERRERO SpA sur la partie française des marques internationales suivantes :

— marque n° 665 564 pour les produits et services d e la classe 30 : 'café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages) ; pain ; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre',

— marque n° 719 821 pour les produits et services d e la classe 30 : 'café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages) ; pain, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel de cuisine, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices ; glaces à rafraîchir ; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre'.

Déboute la société SARAY du surplus de ses demandes en déchéance de marques.

Dit que le communiqué dont la publication judiciaire est ordonnée par le jugement entrepris mentionnera que le jugement du 07 septembre 2010 est confirmé par le présent arrêt.

Condamne la société SARAY à payer aux sociétés FERRERO SpA et FERRERO France la somme complémentaire globale de DIX

MILLE EUROS (10.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.

Déboute la société SARAY de sa propre demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société SARAY aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.