TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 avril 2017

3^e chambre 1^re section N° RG : 15/16683

Assignation du 5 et 6 septembre 2013

DEMANDERESSES Madame Isabel M

S.A.S. IM PRODUCTION prise en la personne de son dirigeant, M^me Isabel M. […] 75001 PARIS

S.A.S. ISABEL M D, prise en la personne de son dirigeant, M^me Isabel M. […] 75001 PARIS Toutes les trois représentées par M^e Jean-Marc FELZENSZWALBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0119

DEFENDERESSES Société STEVEN MADDEN Ltd, société de droit américain, prise en la personne de son représentant légal […], LONG ISLAND CITY, NY 11104 (USA)

Société AMAZON EU S.A.R.L., société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal […] L-2338 LUXEMBOURG

Société AMAZON.COM Inc., société de droit américain, prise en la personne de son représentant légal P.O Box 81226 SEATTLE, WA 98108-1226 (USA) Toutes les trois représentées par Maître Grégoire GOUSSU de la SELARL AMAR GOUSSU S, avocat constitué, et Maître Cédric K, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0515

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie-Christine C. Vice-Présidente assistée de Léa ASPREY, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 13 mars 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 avril 2017.

ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile

FAITS ET PRÉTENTIONS Madame Isabel M, styliste, dit avoir créé trois modèles de chaussures de type « sneakers » :

- un modèle qu’elle désigne sous la dénomination « BEKETT », qui aurait été conçu en 2010, et qui a fait l’objet d’un modèle communautaire n°001221584-0023 déposé le 22 juin 2010 et enregistré le 4 août 2010 auprès de l’OHMI ;

- un modèle qu’elle désigne sous la dénomination « WILLOW ». qui aurait été conçu en 2012. et qui a fait l’objet d’un modèle communautaire n°001317457-0001 déposé le 8 mars 2012 et enregistré le 4 avril 2012 auprès de l’OHMI ;

- un modèle qu’elle désigne sous la dénomination « BIRD ». qui aurait été conçu en 2012, et qui a fait l’objet d’un modèle communautaire n°001325039-0054 déposé le 7 mai 2012 et enregistré le 4 juillet 2012 auprès de l’OHMI ;

Ces trois modèles communautaires ont été cédés à la société IM PRODUCTION.

Ils ont tous trois fait l’objet d’une action en nullité devant l’OHMI, Estimant que les chaussures STEVEN M, portant les références « HIGHLIGHT » – Bottines compensées – or Réf.: ST311A00P-206 et les références 01010068, Baskets mode femme – Noir (Black 01) étaient la contrefaçon du modèle de chaussures (sneakers compensés) « BEKETT » (décliné ensuite sous les noms de WILLOW et BIRD) d’Isabel M, Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION ont assigné les 5 et 6 septembre 2013 les sociétés STEVEN M, AMAZON EU et AMAZON.COM, ainsi que les sociétés ZALANDO en contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires, et en concurrence déloyale.

Par conclusions signifiées le 15 avril 2014, les demanderesses se sont désistées d’instance et d’action à l’encontre des sociétés ZALANDO.

Par conclusions signifiées le 28 février 2014, les sociétés STEVEN M, AMAZON EU et AMAZON.COM ont sollicité du juge de la mise en état le sursis à statuer: sur l’ensemble des demandes formées par Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION dans l’attente des trois décisions définitives de la chambre des recours de l’OHMI statuant sur la validité des trois modèles communautaires enregistrées n°001221584-0023, n°001317457-0001 et n°001325039-0054 du fait de la demande de nullité formée le 23 avril 2013 par la société SKECHERS USA FRANCE devant l’OHMI. Les demanderesses au principal ne s’étant pas opposées à cette demande de sursis à statuer, le juge de la mise en état a, selon ordonnance en date du 22 mai 2014 : « - Ordonné le sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives de la chambre de recours de l’OHMI sur la validité des trois modèles communautaires enregistrés n°001221584-0023, n°001317457-0001 et n°001325039-0054,
- Ordonné le retrait de l’affaire du rôle,
- Dit que celle-ci sera ré-enrôlée à la demande de la partie la plus diligente et sur production des trois décisions de la chambre des recours de l’OHMI »

Par décision du 27 novembre 2013, notifiée le 27 novembre 2013, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande de nullité du dessin et modèle n°001221584-0023 (déposé et enregistré le 22 juin 2010). Le 23 septembre 2015, la troisième chambre de recours de FOHMI a confirmé la décision de validité de première instance au motif qu’aucun des modèles antérieurs n’étant en mesure de priver le modèle contesté de sa nouveauté et de son caractère individuel. Par décision du 27 novembre 2013, notifiée le 27 novembre 2013, la division d’annulation de l’OHMI a admis la demande de nullité du dessin et modèle n° 001317457-0001 (déposé et enregistré le 8 mars 2012). Le 13 octobre 2015, la troisième chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision d’annulation de première instance en considérant que ce modèle était antériorisé par le modèle n°0012215 84-0023. Par décision du 27 novembre 2013, notifiée le 27 novembre 2013, la division d’annulation de l’OHMI a admis la demande de nullité du dessin et modèle n° 001325039-0054 (déposé et enregistré le 4 juillet 2012). Le 13 octobre 2015,1a troisième chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision d’annulation de première instance en considérant que ce modèle était antériorisé par le modèle n°001221584-0023.

Au vu des ces décisions, Madame Isabel M, les sociétés IM PRODUCTION. ISABEL M D ont demandé le 23 novembre 2015 la réinscription au rôle de l’affaire, compte tenu du prononcé « des décisions définitives de la chambre de recours de l’OHMI sur la validité des trois modèles communautaires enregistrés n°001221584-0023, n°001317457-0001 et n°001325039-0054 ».

L’affaire a été remise au rôle sous le numéro RG 15/16683. Par conclusions d’incident signifiées le 28 décembre 2015, Madame Isabel M, les sociétés IM PRODUCTION, ISABEL M D ont sollicité la communication de divers documents au titre du droit à l’information. Le 11 janvier 2016, la société SKECHERS USA FRANCE a saisi le Tribunal de l’Union Européenne d’un recours visant la décision rendue le 13 octobre 2015 par la chambre de recours de l’OHMI. Le 19 février 2016, les sociétés STEVEN M, AMAZON EU et AMAZON.COM ont signifié des conclusions d’incident pour voir ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION dans l’attente de la décision définitive du Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne, ou le cas échéant de la Cour de Justice de l’Union Européenne, statuant sur la validité du modèle communautaire enregistré n°001221584-0023, et à titre subsidiaire, voir débouter Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION de leur demande au titre du droit à l’information. Par décision du 14 avril 2016, le juge de la mise en état a : Ordonné le sursis sur l’ensemble des demandes formées par Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION dans l’attente de la décision définitive du Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne, ou le cas échéant de la Cour de Justice de l’Union Européenne, statuant sur la validité du modèle communautaire enregistré n°001221584-0023. Réservé les dépens. Par e-conclusions du 13 décembre 2016, Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION indiquaient que le 6 septembre 2016, le Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne avait prononcé la radiation de l’affaire, compte tenu du désistement du demandeur, et de l’acceptation de ce désistement par la partie intervenante (IM PRODUCTION) et par la partie défenderesse (EUIPO).

Elles sollicitaient du juge de la mise en état la reprise de l’instance et de:

— Vu la Directive européenne 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle ;

- Vu la Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon;

- Vu l’article L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle relatifs à la protection des droits d’auteur ;

— Vu les articles L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;

- Vu le Règlement (CE) n°6 / 2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ;

- Vu les articles L.513-4, L.513-5, L.521-1 du code de la propriété intellectuelle ;

- Vu les articles L. 522-1, L.522-2 du code de la propriété intellectuelle ;

- Vu les articles L.120-1, L.121-1 à L.121-7 du code de la consommation ;

- Vu les articles 1382 et suivants du code civil ;

- Vu le dessin et modèle communautaire n° n°001221584-0023 ;

— Vu les contrats de cession de dessins et modèles communautaires enregistrés auprès de l’EUIPO ;

- Vu les décisions de la Chambre de recours de l’EUIPO ;

- Vu l’ordonnance de radiation du 6 septembre 2016 rendue par le Président de la deuxième Chambre du tribunal de Première instance de l’Union européenne,
- Recevoir Madame Isabel M et les sociétés IM PRODUCTION et ISABEL M D en leurs actions.

— Les en déclarer bien fondées.

Y faisant droit,
- Ordonner à la société de droit américain STEVEN MADDEN, Ltd., à la société de droit luxembourgeois AMAZON EU SARL, et à la société de droit américain AMAZON.COM Inc. la communication sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé la signification du Jugement à intervenir, des éléments suivants: * Le nombre de chaussures portant les références:

•STEVEN M HIGHLIGHT – Bottines compensées -rose Réf.: ST311A00V-402; •STEVEN M HIGHLIGHT – Bottines compensées – or – Réf.: ST311A00P-206; •STEVEN M portant les références 01010068 Baskets mode femme – Noir (Black 01) ; constituant la contrefaçon du modèle communautaire n°0012215 84- 0023 (ainsi que toute référence des mêmes chaussures, dans toutes les tailles, dans toute couleur, dans la même matière ou d’autres matières, quelque soit le prix) : •mis en fabrication par taille et par couleur; •commandés par taille et par couleur; •livrés par taille et par couleur;

•commercialisés par taille et par couleur en FRANCE; •commercialisés par taille et par couleur dans l’espace communautaire couvert par la protection des dessins et modèles ; •restant en stock par taille et par couleur; * Le sort du stock résiduel par taille et par couleur des chaussures litigieuses (ainsi que toute référence des mêmes chaussures, dans toutes les tailles, dans toute couleur, dans la même matière ou d’autres matières, quelque soit le prix) ; * Les noms et adresses du bureau de style ayant réalisé les chaussures litigieuses; * Les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et détenteurs des chaussures litigieuses (ainsi que toute référence des mêmes chaussures, dans toutes les tailles, dans toute couleur, dans la même matière ou d’autres matières, quelque soit le prix); * le nombre de connexions sur les pages des sites des sociétés AMAZON EU, AMAZON.COM et STEVEN M ayant reproduit les marchandises arguées de contrefaçon, sur l’espace communautaire – et notamment la France – couvert par la protection du Dessin et Modèle n° 001221584-0023
- Dire que l’ensemble des pièces comptables devra être certifié par un tiers indépendant de la société de droit américain STEVEN MADDEN Ltd., de la société de droit luxembourgeois AMAZON EU S.A.R.L., et de la société de droit américain AMAZON.COM Inc. cet

organisme ayant une mission de contrôle au vu des documents comptables, et devant engager sa responsabilité sur ce contrôle;

- Dire que cette certification est à la charge solidaire de la société de droit américain STEVEN MADDEN, Ltd., de la société de droit luxembourgeois AMAZON EU S.A.R.L., et de la société de droit américain AMAZON.COM, Inc.;

En tout état de cause,

— Se réserver la liquidation des astreintes,
- Réserver les dépens. Dans leurs e-conclusions en réponse du 20 janvier 2017, les sociétés STEVEN MADDEN Ltd, AMAZON EU S.A.R.L. et AMAZON.COM Inc. sollicitent du juge de la mise en état de :

Vu les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 10, 82, 83 et 91 du Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ;

Vu les dispositions des articles 2, 3 et 5 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Vu les dispositions des articles L. 331-1-2 et L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle ;

- dire et juger que les demandes formées par Madame Isabel M." la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION au titre du droit à l’information ne peuvent porter que sur les prétendus faits de contrefaçon commis en France, et donc sur le prétendu préjudice subi en France ;

- constater que les actes de fabrication, de commandes et de stockage des chaussures prétendument contrefaisantes imputés aux sociétés STEVEN MADDEN Ltd, AMAZON EU S.A.R.L. et AMAZON.COM. Inc. n’ont pas été commis en France, et que la demande relative au nombre de connexions aux sites internet www.stevemadden.com et www.amazon.fr est dénuée de toute pertinence ;

- constater que les sociétés STEVEN MADDEN Ltd et AMAZON EU S.A.R.L. versent chacune spontanément au débat une attestation relative à l’intégralité des chaussures prétendument contrefaisantes commercialisées en France ;

— dire et juger que les demandes formées par Madame Isabel M," la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION au titre du droit à l’information sont dès lors sans objet ; En conséquence :

- débouter Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION de l’intégralité de leurs demandes formées au titre du droit à l’information ;

- réserver les frais irrépétibles et les dépens.

L’incident était plaidé le 13 mars 2017.

MOTIFS Les demanderesses ont assigné en contrefaçon de leur dessin et modèle communautaire n°001221584-0023 les sociétés STEVEN MADDEN Ltd, AMAZON EU S.A.R.L. et AMAZON.COM, Inc. devant le tribunal de grande instance de Paris statuant comme tribunal des dessins et modèles communautaires. L’article 82 du Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose que : « 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions de la convention d’exécution applicables en vertu de l’article 79, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 81 sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de tout État membre sur le territoire duquel il a un établissement. 2. Si le défendeur n’a ni son domicile ni un établissement sur le territoire d’un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de tout État membre sur le territoire duquel il a un établissement. 3. Si ni le défendeur ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n’ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l’État membre dans lequel l’Office a son siège. 4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3: a) l’article 17 de la convention d’exécution est applicable si les parties conviennent qu’un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires est compétent; b) l’article 18 de la convention d’exécution est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires. 5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 81, points a) et d), peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ».

L’article 83 du Règlement dispose quant à lui que : « 1. Un tribunal des dessins ou modèles communautaires dont la compétence est fondée sur l’article 82, paragraphes 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre. 2. Un tribunal des dessins ou modèles communautaires dont la compétence est fondée sur l’article 82, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’État membre dans lequel est situé ce tribunal ». Le tribunal de grande instance de Paris n’est donc compétent que pour statuer sur les actes de contrefaçon ayant eu lieu en France, puisque les sociétés STEVEN MADDEN Ltd et AMAZON.COM sont des sociétés de droit américain et que la société AMAZON EU S.A.R.L. est une société de droit luxembourgeois. Et sur le fondement des articles 2, 3 et 5 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale en vigueur au jour de l’assignation, les règles relatives à la possibilité pour la juridiction saisie de connaître de l’intégralité du dommage subi dans toute l’Union européenne ou au contraire du seul dommage subi dans l’État membre de la juridiction saisie sont identiques aux règles précédemment exposées en matière de contrefaçon de modèles communautaires. En conséquence, Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION ne peuvent former de demande fondée sur le droit à l’information que pour les actes délictuels commis sur le territoire français.

En l’espèce, elles démontrent l’achat d’une paire de chaussures sur le site amazon.frselon procès-verbal de constat. La société AMAZON.COM Ltd indique ne pas être titulaire du site amazon.fr mais seulement du site amazon.com. La société AMAZON.EU verse au débat une attestation de son Associate General C et Directeur Juridique Europe en date du 20 février 2014 dont il résulte qu’une seule paire de chaussures a été vendue sur ce site: celle achetée par les demanderesses lors du procès-verbal de constat d’achat. Il n’est pas contesté que la société STEVEN MADDEN Ltd n’exerce aucune activité en France, et ne commercialise directement aucun produit en France car elle ne dispose pas de magasins en France. Elle verse au débat une attestation notariée de son Directeur financier (« Chief Financial Officer ») en date du 25 février 2016 dont il résulte qu’aucun des trois modèles de chaussures prétendument

contrefaisants n’a été vendu en France par la société STEVEN MADDEN Ltd. Elle dispose d’un site madden.com sur lequel aucun constat d’achat n’a été effectué. En conséquence et au vu des faits rappelés plus haut, il convient de constater que Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION ne rapportent la preuve de la matérialité que d’une seule vente de chaussures arguées de contrefaçon sur le territoire français et que les sociétés défenderesses apportent les éléments permettant de connaître l’étendue de la contrefaçon sur le fondement du droit des dessins et modèles. S’agissant de la reproduction de la chaussure sur les sites internet sur le fondement du droit d’auteur, il appartiendra d’abord à la juridiction du fond de statuer sur l’originalité de la chaussure avant d’ordonner éventuellement une mesure fondée sur le droit à l’information. En conséquence, Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION seront déboutées de leur demande fondée sur le droit à l’information.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, Déboute Madame Isabel M, la société IM PRODUCTION et la société ISABEL MARANT DIFFUSION de leur demande fondée sur le droit à l’information tant sur le fondement du droit des dessins et modèles que sur celui du droit d’auteur.

Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 06 juin 2017 à 10h30 en bureau 204 pour conclusions des demandeurs et fixation de la plaidoirie.

Réserve les dépens.