COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 16 JUIN 2015

Pôle 5 – Chambre 1

(n°119/2015, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07350 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris -3^e – 1^re section – RG n° 12/04768

APPELANTE SA HACHETTE FILIPACCHI PRESSE HFP Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 582 101 424 Agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège […] 92534 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Représentée par M^e Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistée de M^e Pascal L de L’AARPI VATIER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

INTIMÉES Société CUPID PLC Société de droit écossais enregistrée sous le numéro SC368538 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 23 Manor Place EH3 7 EDIMBOURG – ECOSSE – ROYAUME UNI

Société FRINDR LTD Société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le n°07731874 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] Golden Cross House WC2N LONDON – ROYAUME UNI Représentées par M^e Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistées de M^e Anne B de la SELAS BERSAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0485

PARTIE INTERVENANTE : Société R.M. P Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 802 743 781 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentée par M^e Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistée de M^e Pascal L de L’AARPI VATIER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 06 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne- Marie GABER, Conseillère M^me Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT : •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement contradictoire du 20 mars 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’appel interjeté le 2 avril 2014 par la SA HACHETTE FILIPACCHI PRESSE HFP (ci-après dite société HFP),

Vu les conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance du 27 octobre 2014 de la société RMP venant aux droits de l’appelante, intervenante volontaire et comme telle appelante,

Vu les uniques conclusions du 22 août 2014 des sociétés de droit écossais CUPID Plc et de droit anglais FRINDR Itd, intimées,

Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2015,

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ;

Considérant qu’il sera simplement rappelé que la société RMP venant actuellement aux droits de la société HFP est propriétaire d’un site internet 'be.com', qui, selon elle, serait <<désigné comme étant parmi les 10premiers sites féminins en France>>, et de la marque verbale communautaire 'BE', n° 7317456, déposée le 17 octobre 2008 avec

priorité française, en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 pour désigner, notamment les produits ou services suivants (des classes 38 et 41) : <<services de communication interactive, fourniture de forums de discussion sur l’internet ; services de transmission de textes, de sons, d’images et de vidéos par téléchargement à partir d’une base de données informatique ou téléphonique à destination des téléphones portable ; exploitation de forums de discussion en ligne et de chat-rooms ; services d’échange de correspondances par ordinateurs, ou par appareils de téléphonie, de télécommunications et sur le réseau internet ; services destinés à la récréation du public (divertissement) >>,

Que la société HFP a découvert que la société CUPID et sa filiale la société FRINDR étaient, respectivement, propriétaire et exploitant des marques communautaires semi- figuratives :

''B Naughty’ n° 8560971 déposée en classes 38, 42 et 45 le18 septembre 2009, enregistrée en <<Rouge, noir et orange>>, ainsi décrite <<La marque consiste en la représentation graphique d’une forme de coeur flanquée de cornes et d’une queue courbe et pointus. Les termes 'B Naughty’ sont intégrés au dessin>>, et représentée comme suit :

''BECOQUIN BY BENAUGHTY’ n° 10175073, déposée en classe 45 le 4 août 2011, enregistrée en <<noir, rouge, orange>>, ainsi représentée :

Qu’elle a fait dresser, le 1^er mars 2012, un constat d’huissier de justice sur les sites de rencontres en ligne 'benaughty.com', 'benaughty.fr', 'becoquin.com', et 'becoquin.fr’ exploités par la société FRINDR ;

Que, dans ces circonstances, elle a fait assigner le 16 mars 2012, entre autres, les sociétés CUPID et FRINDR (seules actuellement intimées) devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque ;

Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges :

• ont débouté la société HFP de ses demandes en contrefaçon de la marque communautaire 'BE’ par les deux marques semi figurative n° 7317456 et 10175073 ainsi que par les noms de domaine 'becoquin.fr', 'becoquin.com', 'benaughty.fr’ et 'benaughty.com', estimant qu’il n’existait aucun risque de confusion dans l’esprit du public, • l 'ont condamnée aux dépens et à verser à chacune des sociétés CUPID et FRINDR la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les autres dispositions du jugement concernent une autre société mise hors de cause, qui n’est pas intimée ;

Considérant qu’en cause d’appel, il convient de recevoir la société RMP, cessionnaire de la marque 'BE’ (selon publication du 21 octobre 2014) ainsi que du nom de domaine 'be.com', en son intervention volontaire ;

Que la cour ne saurait, par contre, apprécier le contenu de pièces produites par cette dernière en langue étrangère, sans traduction, et ne pourra ainsi prendre en compte que les extraits traduits (p 9 et 10 des conclusions de la société RMP et p12/21 des conclusions des intimées) d’une décision de la Chambre des Recours de l’OHMI du 21 novembre 2013, et le fait qu’il est admis qu’une mise en demeure (non traduite) concernant la marque semi figurative 'BECOQUIN BY BENAUGHTY’ <<au motif qu’elle constituerait une contrefaçon par imitation de la marque 'BE'>> a vainement été adressée le 21 octobre 2011 par la société HFP à la société CUPID avant l’introduction de l’instance ;

Considérant que la société RMP, venant aux droits de la société HFP demande d’interdire aux sociétés CUPID et FRINDR ' d’exploiter, de promouvoir, de prester les services précités couverts par l’enregistrement de la marque communautaire 'BE’ <<sous les formes incriminées>> et d’ordonner une publication à titre de réparation ;

Qu’elle conteste l’appréciation des premiers juges quant à l’absence de similarité des services opposés, qui auraient un but de divertissement, avec la réalité de l’exploitation critiquée, savoir la prestation offerte par les sites incriminés des marques 'BE NAUGHTY’ et 'BE COQUIN’ (étant observé qu’il s’agit en fait, pour cette dernière, de la marque 'BECOQUIN BY BENAUGHTY’ ), ajoutant que le tribunal aurait 'totalement passé sous silence’ le visuel apparaissant sur mobile dans l’application 'BECOQUIN’ ainsi représenté (selon constat susvisé) :

et que le risque de confusion serait accru s’agissant d’une marque connue du public français ;

Considérant que la société RMP, se prévalant des droits conférés par la marque communautaire 'BE’ susvisée incrimine ce dernier visuel, et l’usage, dans la vie des affaires, sur les quatre sites susvisés, des marques 'Be Naughty’ et 'BECOQUIN BY BENAUGHTY’ telles qu’enregistrées qui reproduiraient l’élément 'BE', selon elle, prédominant, étant rappelé que la marque communautaire permet à son titulaire d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, l’usage d’une marque identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires ;

Considérant que la marque 'Be Naughty’ protège, entre autres, des services de la classe 38, savoir les <<Télécommunications>>, la marque 'BECOQUIN BY BENAUGHTY’ enregistrée pour des services de la classe 45, couvrant notamment des <<Services de rencontres informatisés ; Fourniture services d’agences de rencontres sur l’internet ; Services de rencontres par le biais de la vidéo>> dont l’exploitation est en cause, tout comme celle des <<services de rendez-vous fournis via le réseautage social>>, également visés (en classe 45) par la marque 'Be Naughty’ ;

Qu’il ressort du procès-verbal de constat précité que la prestation offerte par les sites litigieux tend, en créant un espace de rencontre, à mettre en relation interactive des personnes, et permet de chatter par le moyen de l’internet ou de la téléphonie mobile ; qu’il s’agit d’un réseau de rencontre avec une dimension ludique affichée, invitant le public à s’amuser 'pendant des heures en chattant', ou à passer du bon temps’ sur des sites 'FUN', qui constitueraient un 'endroit génial pour s’amuser’ ;

Que les services ainsi exploités relèvent des mêmes moyens de distribution (communications par internet ou téléphonie mobile) ou présentent un but de récréation, présentant ainsi un lien de similarité, quoique faible, avec ceux désignés par la marque 'BE', qui sont des services de divertissement et non de rencontres ;

Considérant, par ailleurs, que les signes contestés n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants ; qu’à cet égard la société RMP reproche à la décision critiquée d’avoir retenu comme décisif l’élément figuratif des marques dont l’exploitation est incriminée ;

Mais considérant que visuellement, la similitude tenant à la reprise du terme 'BE’ est totalement occultée dans les signes exploités par la présentation inclinée de celui-ci, en larges lettres jaunes, dans un coeur rouge, orné de cornes noires, dont s’échappe l’extrémité inférieure de la lettre seconde 'E', qui seule apparaît sur l’application 'mobile’ telle que figurée dans le procès-verbal de constat en pages 8, 9,18, 19 et 28 et s’avère être une représentation partielle distinctive des deux marques semi figuratives 'BE COQUIN BY BENAUGHTY’ et 'B Naughty’ ;

Que pour la reproduction de ces marques, telles qu’enregistrées, réalisée sur les sites de rencontres incriminés, ces différences visuelles sont encore accentuées ; qu’en effet elle donne à voir, outre l’intégralité du couleur rouge et sa queue noire à la manière d’un diable, un terme second (respectivement 'COQUIN’ et 'NAUGHTY') en larges majuscules capitales d’imprimerie noires parfaitement lisibles, d’apparence un peu irrégulière (et non totalement rectiligne comme la marque 'BE’ enregistrée en simples majuscules d’imprimerie 'bâton’ ), placé légèrement en-dessous du terme d’attaque 'BE’ qui s’incline vers ce terme second auquel il est accolé par la superposition du sommet de son initiale sur l’extrémité basse de la lettre finale 'E’ de 'BE’ (laquelle déborde du coeur précédemment décrit susvisé) ; qu’en outre, en dessous du terme second, la marque 'BECOQUIN BY BENAUGHTY', présente deux autres mots 'BY BENAUGTHY', certes dans une police moindre, mais augmentant encore au plan visuel la différence de configuration avec la marque antérieure 'BE’ constituée d’un unique terme tenant sur une ligne ;

Que les noms de domaine, composés d’un mot de 8 ou 9 lettres en minuscules ('becoquin’ ou 'benaughty') ne sauraient pas plus être confondus visuellement avec le très court signe antérieur 'BE’ constitué de 2 lettres en majuscules ;

Considérant que s’il peut être admis, nonobstant le caractère nullement négligeable de ces fortes différences visuelles, que les éléments verbaux demeurent plus distinctifs, il convient de relever que, phonétiquement, les marques incriminées et les noms de domaine sont très distincts de la prononciation plus brève, monosyllabique de la marque 'BE’ s’énonçant usuellement 'BI’ (à l’anglaise) ; que ces signes, malgré leur sonorité 'BI’ identique, en attaque, constituent en effet des mots plus longs ou des expressions composées de plusieurs termes imposant la prononciation de trois

syllabes ( 'becoquin’ 'benaugthy’ ou 'B Naughty'), voire de 7 syllabes pour le signe 'BECOQUIN BY BENAUGHTY’ avec une répétition du son 'BI’ scandée par le son central 'BYE', ce qui confère à chacun des signes incriminés un rythme et une sonorité globales très différents de la seule prononciation du mot 'BE’ de la marque antérieure ;

Qu’il sera ajouté que si dans l’application mobile n’apparaît figuré que le mot 'BE', se prononçant comme la marque invoquée quoique d’une représentation figurative très différente, il est incontestablement rattaché pour le public pertinent utilisant un mobile, aux applications 'BECOQUIN’ ou 'BENAUGHTY’ ainsi qu’il ressort sans équivoque du constat précité, applications dont les dénominations ainsi connues, composées de 3 syllabes incluent la prononciation des finales 'COQUIN’ ou 'NAUGHTY', excluant phonétiquement toute confusion avec le seul terme 'BE’ ;

Considérant qu’intellectuellement, le terme 'BE', isolé dans la marque antérieure, spontanément prononcé par le public français 'BI’ ne sera pas nécessairement traduit, bien que connu comme le verbe 'ETRE’ anglais ; que son insertion dans un coeur rouge avec cornes dans des applications mobiles dénommées 'becoquin’ et 'benaughty’ incitera le consommateur français normalement attentif et averti à le comprendre comme la traduction de ce verbe et l’attitude à adopter vis à vis des choses de l’amour ou du sexe ;

Que dans la marque complexe 'BECOQUIN BY BENAUGHTY’ et dans la dénomination des sites 'becoquin’ l’ajout du terme 'coquin’ amènera le consommateur moyennement avisé et normalement averti à immédiatement le percevoir la mention 'be’ comme le verbe 'ETRE', et à comprendre les signes dans leur ensemble comme une invitation à 'être coquin’ (le terme indivisible 'becoquin’ suggérant l’adoption d’une attitude de séduction ou plus grivoise) voire 'être coquin par’ (le sens du mot 'BY’ suivant l’expression 'BECOQUIN’ étant connu du public français) ;

Qu’enfin, l’expression finale 'BENAUGHTY’ de la marque 'BECOQUIN BY BENAUGHTY’ , la marque ' Be Naughty’ telle que représentée et les noms de domaine 'benaughty’ seront perçus comme une expression anglaise fantaisiste formant un tout commençant par le verbe être mais distincte de ce seul verbe, étant ajouté qu’un consommateur plus anglophone comprendra cette expression comme synonyme d''être coquin’ (expression apparaissant ainsi redondante dans la marque 'BECOQUIN BY BENAUGHTY) d’autant que les éléments figuratifs des signes et la présentation des sites en cause (telle que résultant nettement du constat de 2012) ne peuvent qu’inciter à le percevoir comme tel ;

Qu’en définitive, quelque soit l’exploitation contestée, le terme 'BE’ perd conceptuellement son individualité, faisant par contre acquérir aux marques, noms de domaines ou application incriminés un pouvoir distinctif propre, l’impression globale conférée par ces signes demeurant très différente de celle produite par la marque antérieure ;

Considérant qu’il sera ajouté que s’il est nécessaire de tenir compte de tous les facteurs pertinents pour le consommateur moyen raisonnablement bien informé et suffisamment observateur et circonspect, le titulaire de la marque invoquée prétend

lui-même que cette dernière est connue sur le marché comme désignant un magazine 'haut de gamme', ainsi que des site, application mobile ou TV et web radio pour un public féminin jeune, certes à vocation communautaire mais 'fédérée dans un premier temps autour de la mode’ devançant les tendances 'actu, mode, beauté, culture, people… ' reposant que 2piliers : La Mode & La beauté'(pièces 5 et 11 de la société RMP) ;

Que, dès lors, un consommateur même d’attention moyenne ne saurait associer cette marque à l’usage des marques 'BECOQUIN BY BENAUGHTY’ ou 'B Naughty', la dénomination 'BECOQUIN’ renvoyant immédiatement à l’idée de participer avec humour aux choses du sexe, et la présentation des sites incriminés (y compris les sites 'benaughty’ exploitant la marque 'Be Naughty'), comme des applications mobile correspondantes, visant , sans aucune ambiguïté, toutes les personnes qui entendent faire des 'recherches coquines', flirter, voire trouver des partenaires de 'romances ou relations sérieuses ' ;

Que, de même, si des sujets éditoriaux sont publiés sous la marque antérieure 'BE’ 'autour du célibat, des guides flirt'ou sur des sujets 'psycho-sexo', leur objet ne tend qu’à échanger sur ces sujets, parmi d’autres thèmes d’actualité, et non à communiquer ainsi de manière 'coquine', à l’aide notamment de photos ou vidéo, avec des personnes cherchant à établir une relation ou des 'rapports intimes', et s’il est invoqué l’existence de déclinaisons de la marque média 'BE’ l’univers de celle-ci demeure celui du magazine féminin de même nom, sans rapport avec des services de rencontres ;

Considérant que le consommateur pertinent précité ne saurait, en conséquence, croire à une affiliation entre les marques en cause, ou entre la marque 'BE’et les sites, ou applications 'mobile’ litigieux, ni à une déclinaison de cette marque antérieure ;

Qu’il s’infère de ce qui précède que les signes contestés ne constituent pas l’imitation de la marque antérieure, dès lors qu’il n’existe pas de risque de confusion ni d’association, et que la société RMP doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions ; que le jugement entrepris ne peut, dans ces conditions, qu’être confirmé en ce qu’il débouté la société HFP, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société RMP, de ses demandes en contrefaçon de sa marque verbale communautaire 'BE’ ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit la société RMP en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE ;

Confirme dans les limites de l’appel la décision entreprise ;

Déboute la société RMP de toutes ses demandes et rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société RMP venant aux droits de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux

dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à verser, au titre des frais irrépétibles d’appel, aux sociétés CUPID et FRINDR une somme complémentaire totale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.