TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 juin 2018

3^e chambre 3^e section N°RG 16/09447

Assignation du : 16juin 2016

INCIDENT

DEMANDERESSE Société FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED 14 James S Covent Garden WC2E 8 BU LONDRES (ROYAUME UNI) représentée par Maître Olympe VANNER de l’AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0260

DÉFENDERESSES Société ISTRADE INTERNATIONAL STOCKS SL 1 Calle de la Kerria Etage 1 A 28109 ALCOBANDAS (ESPAGNE) représentée par Maître Alexandra LEGUIDE de la SELEURL L ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2210

Société STOKOMANI ZA Parc technologique d’Alata […] 60100 CREIL représentée par Maître Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND L GAULTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D 1104

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Carine G, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DÉBATS À l’audience du 22 mai 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 juin 2018.

ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

La société FRED PERRY (HOLDINGS) Ltd (ci-après FRED P) exploitant une activité dans le domaine de la mode et commercialisant

notamment des vêtements, chaussures et accessoires, est notamment titulaire de :

-la marque verbale de l’Union européenne «FRED P» n°011432457, déposée le 17 décembre 2012 et enregistrée le 14 juillet 2013,
-la marque figurative de l’Union Européenne n°011716751, déposée le 5 avril 2013 et enregistrée le 14 août 2013

pour désigner toutes deux des produits et services, notamment en classe 25 dont des « habits ». La société Fred PERRY a fait procéder le 18 mai 2016 à une saisie- contrefaçon, dans les locaux de la société STOKOMANI qu’elle a fait assigner devant ce tribunal par acte du 16 juin 2016 en contrefaçon de marques et concurrence déloyale. La société STOKOMANI a fait appeler dans la cause son fournisseur, la société espagnole ISTRADE INTERNATIONAL STOCKS SL (ci- après ISTRADE), par assignation en intervention forcée du 27 décembre 2016. Les sociétés Fred PERRY et STOKOMANI sont parvenues à un accord entre elles, la première se désistant de ses instance et action à l’égard de la seconde par conclusions du 27 mars 2018, ce que la société STOKOMANI a accepté, tout en se désistant elle-même de ses propres prétentions à l’égard de la demanderesse, dans des écritures signifiées par voie électronique le 15 mai 2018.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 09 mai 2015, la société ISTRADE INTERNATIONAL STOCKS SL sollicite du juge de la mise en état de : In limine litis
-Ordonner la communication à ISTRADE de l’accord transactionnel intervenu entre la société FRED PERRY et la société STOKOMANI, À titre principal
-Déclarer nuls, pour défaut de mention de la forme sociale de la Société FRED PERRY (HOLDINGS) Ltd et/ou de l’organe qui la représente légalement, le procès-verbal de constat d’achat du 19 avril 2016, la requête afin de saisie-contrefaçon du 2 mai 2016, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 mai 2016 et l’assignation délivrée le 16 juin 2016,
-Déclarer nuls le procès-verbal de constat d’achat dressé le 19 avril 2016 par Madame Isabelle B, clerc habilité aux constats attaché à la SCP PELLAUX-JAVTLLIER, huissiers de justice associés, ainsi que tous les actes subséquents, En conséquence, écarter des débats les pièces produites par la Société FRED PERRY (HOLDINGS) Ltd sous les n° 8 et 20 à 22,

— Déclarer nuls les opérations de saisie-contrefaçon effectuées les 18 et 19 mai 2016 par Maître Jacques H, huissier de justice associé et le procès-verbal correspondant, En conséquence, écarter des débats les pièces produites par la Société FRED PERRY (HOLDINGS) LTD sous les n° 10 et 14 à 19,
-Écarter des débats comme dépourvues de toute force probante les pièces produites par la Société FRED PERRY (HOLDINGS) LTD sous les n°5 à 7 et 23,
-Déclarer la Société FRED PERRY (HOLDINGS) LTD irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions; l’en débouter,
-Débouter la société FRED PERRY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire
-Débouter la société STOKOMANI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions visant à l’appel en garantie de la société ISTRADE INTERNATIONAL STOCKS SL, En tout état de cause,
-Condamner la société STOKOMANI à verser à la société ISTRADE la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures du 22 mai 2018, la société Fred PERRY demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, Vu l’article 770 du code de procédure civile, Vu les articles L716-7-1 et L716-7-1 A du code de la propriété intellectuelle,
-Recevoir la société FRED PERRY fondée en ses demandes et y faisant droit,
-Rejeter la demande de sommation de communiquer le protocole transactionnel formée par la société ISTRADE,
-Ordonner à la société ISTRADE de communiquer à la société FRED PERRY les éléments et informations suivants : * Les nom et adresse de l’ensemble des fabricants, importateurs, distributeurs, fournisseurs ou tout autres détenteurs antérieurs des produits litigieux revêtus des marques FRED PERRY, et notamment les produits référencés « POLO SHORT SLEEVE FRED PERRY », « FP-POLOSS-P » et « FP-POLOSS » ou identifiés par les «Références de la Packing List» ( FR1200471 – FR6702765 – FR1200506 -FR1200576 – FR1200748 – FR6970967 – FR5060921 – FR4816771 -FR7247874 – FR3818824 – FR5413403 – FR9384453 – FR6942242 -FR3591170 – FR6194998 – FR6653652 FR1200598 – FR1200711 -1024), en toutes tailles et tous coloris, * L’ensemble des factures d’achat pour lesdits produits, certifiées conformes par expert-comptable, * La liste de l’ensemble des destinataires et détaillants en France pour lesdits produits, accompagnée de l’ensemble des factures de vente correspondantes pour le territoire français, le tout certifié conforme par expert-comptable,

*Un état exhaustif des ventes sur le territoire français desdits produits, certifié conforme par expert-comptable, *Le chiffre d’affaires et la marge générés par ces ventes en France desdits produits, certifié conforme par expert-comptable, Et ce, au cours des 5 années précédant les demandes de la société FRED PERRY à son encontre, soit à compter du 20 juin 2012, Et ce encore, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Se réserver la liquidation de l’astreinte,
-Condamner la société ISTRADE à verser à la société FRED PERRY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les diligences accomplies dans le cadre de cet incident,
-Condamner la société ISTRADE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olympe Vanner en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le 15 mai 2018, la société STOKOMANI a fait signifier par voie électronique ses conclusions suivant lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :

-Donner acte à la société STOKOMANI de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société FRED PERRY à son égard,
-Lui donner également acte de son désistement d’instance et d’action, uniquement au titre des demandes reconventionnelles formées par la Société STOKOMANI à l’encontre de la Société FRED PERRY,
-Déclarer parfaits les désistements intervenus et constater en conséquence l’extinction du lien d’instance entre les sociétés FRED PERRY et STOKOMANI,
-Dire que les sociétés FRED P conserveront chacune la charge des frais, honoraires et dépens par elle exposés jusqu’au complet désistement. Les parties ont plaidé l’incident à l’audience du 21 mars 2017.

La présente décision, susceptible d’appel dans les conditions fixées à l’article 776 du code de procédure civile est contradictoire. Par note en délibéré autorisée signifiée par voie électronique le 04 juin 2018, pour réplique sur la demande de droit d’information, la société ISTRADE INTERNATIONAL SL soulève l’irrecevabilité des prétentions de la demanderesse, pour défaut d’intérêt à agir, défaut d’intérêt légitime et pour n’avoir pas introduit l’instance initialement à son encontre. MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de souligner que la société ISTRADE a uniquement soumis au juge de la mise en état, le moyen tiré de la production forcée de pièces et non les autres prétentions mentionnées dans ses dernières écritures, qui ont trait au fond de l’affaire. Sur le désistement intervenu entre les sociétés Fred PERRY et STOKOMANI La société Fred Perry s’est désistée de son instance et de son action à l’égard de la société STOKOMANI, ce que cette dernière a accepté en renonçant elle-même à ses propres prétentions formées contre la demanderesse au principal. Conformément aux articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, les désistements réciproques de ces parties, accepté respectivement par l’autre, sont parfaits ce qu’il convient de constater. Sur la communication forcée de pièces La société Istrade sollicite la communication par la société Fred PERRY, du protocole régularisé entre les sociétés Fred PERRY et STOKOMANI, exposant qu’elle a elle-même été appelée dans la cause dans le cadre d’une intervention forcée et qu’il convient de s’assurer que la demanderesse ne soit pas indemnisée deux fois de son préjudice. Elle estime que cette pièce est indispensable à la solution du litige, que la clause de confidentialité que l’accord contiendrait ne lie que les parties, que les faits reprochés aux parties défenderesses sont identiques, que les préjudices ne sont pas distincts, que la société Fred Perry a été remplie de ses droits et entièrement indemnisée et ne disposerait pas d’intérêt à agir. La société Fred PERRY s’oppose à la production du protocole d’accord intervenu entre les sociétés Fred P et la société STOKOMANI, car celui-ci contient une clause de confidentialité et est inopposable aux tiers, la société Istrade ne pouvant s’en prévaloir. Elle ajoute que la production sollicitée est sans pertinence, car les faits reprochés à la société Istrade sont distincts et ont causé un préjudice distinct. La société STOKOMANI soulève l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande de communication de pièces qui relève du seul juge de la mise en état et conclut en tout état de cause au mal fondé de cette prétention, développant une argumentation similaire à celle présentée par la société Fred PERRY, y ajoutant l’obligation pour chacun des responsables d’un dommage de le réparer en sa totalité, sans pouvoir opposer la transaction faite par un co-obligé.

Sur ce, Conformément aux dispositions de l’article 771-5 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa

désignation et jusqu’à son dessaisissement, exclusivement compétent pour ordonner toute mesure d’instruction. En l’occurrence, les dernières écritures de la société Istrade ont été régularisées et adressées au juge de la mise en état. En application des dispositions des articles 763 et 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état veille au bon déroulement de la procédure et de la communication de pièces et exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l’obtention et à la production de pièces. La société Istrade soutient que la communication de la transaction intervenue entre la demanderesse et la société STOKOMANI, est essentielle pour la solution du litige et est de nature à remettre en cause la recevabilité de l’action de la société Fred Perry, qui serait du fait de la transaction, remplie de ses droits et intégralement indemnisée de son préjudice. La transaction entre les sociétés Fred PERRY et STOKOMANI a pour objet de mettre fin au litige entre ces parties. En application de l’article 2051 du code civil, la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux et en application des dispositions du droit commun issu de l’article 1199 du code civil " le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ". En vertu du principe de l’effet relatif des contrats, un contrat ou en l’occurrence une transaction n’a d’effet qu’entre les parties, de sorte que le tiers, soit en l’espèce, la société Istrade ne peut s’en prévaloir. Il n’existe donc motif légitime et impératif à obtenir de la société Fred PERRY la production forcée du protocole d’accord régularisé entre les parties. Par ailleurs, la société Istrade, fournisseur de la société STOKOMANI, invoque l’effet extinctif de la transaction, estimant que celle-ci porte également sur les mêmes faits et les mêmes produits que ceux invoqués à l’encontre de la société STOKOMANI, de sorte que la société Fred PERRY serait dépourvue d’intérêt à agir. Toutefois, cet effet extinctif est subordonné à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction et à l’identité de cause, d’objet et de parties. Or en l’occurrence les faits qui sont reprochés à la société Istrade sont distincts de ceux reprochés à la société STOKOMANI, s’agissant de commercialisation successive de produits litigieux, chacune des sociétés étant susceptibles d’engager sa propre responsabilité.

Il importe peu que la société Istrade ait été mise en cause par son co- défendeur et non par la société Fred PERRY, ni que la demanderesse ait formé après cette mise en cause, des réclamations in solidum à l’encontre des défenderesses, le désistement partiel ne laissant subsister que les réclamations formées contre la société Istrade.

La société Fred PERRY dispose donc à l’égard de la société Istrade, d’un intérêt à agir. Sur le droit à l’information La société Fred Perry exerce son droit à l’information à l’égard de la société Istrade dès lors que la matérialité de la contrefaçon n’est pas contestable et qu’il n’existe aucun empêchement légitime, à la communication de ces renseignements. Dans la note en délibéré autorisée, la société ISTRADE soulève l’irrecevabilité des prétentions formées à son encontre à ce titre par la société Fred Perry, mais ne développe au fond aucun moyen juridique. Sur ce,

— sur la recevabilité de la prétention Sans préjudice du bien-fondé de l’action au fond, qu’il appartiendra au tribunal de trancher, la société Fred Perry dispose, du fait de sa qualité de titulaire des marques, d’un intérêt à agir, pour défendre ses droits, à l’encontre de tout présumé contrefacteur et son intérêt est nécessairement légitime, sous réserve du bien-fondé de ses prétentions. Pas plus, il ne peut être reproché à la demanderesse d’une part, de ne pas avoir assigné initialement la société espagnole et d’autre part, de formuler à l’encontre de celle-ci des prétentions, une fois l’instance liée à son encontre du fait de l’appel en garantie formé par le premier défendeur, les parties déterminant l’objet du litige par leurs prétentions qui peut être modifié comme en l’espèce par des prétentions incidentes, pour autant qu’ elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (article 4 du code de procédure civile ). La demande de droit à l’information est donc parfaitement recevable.

-sur le bien-fondé de la demande d’information En vertu des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la juridiction saisie ( y compris le juge de la mise en état) peut « ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 716-7 » (article L716-7-1 A) et peut "si la demande lui en est faite (…) ordonner, au besoin sous

astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime", (article L 716-7- 1) Il appartient au juge doit apprécier l’opportunité d’une telle communication, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, afin que les mesures ordonnées correspondent à une réclamation justifiée et proportionnée du demandeur et ne portent pas une atteinte excessive ou disproportionnée aux intérêts d’un défendeur dont la responsabilité n’a pas encore été judiciairement établie.

Il convient en particulier d’examiner si les demandes ne sont pas manifestement infondées ou s’il ne leur est pas opposé des moyens suffisamment sérieux pour que leur rejet puisse être raisonnablement envisagé. En l’occurrence, les opérations de saisie-contrefaçon ont révélé la fourniture par la société Istrade, à la société STOKOMANI de 3755 polos (facture du 21 juillet 2015 et « Packing list » au sein de la société STOKOMANI et les articles acquis dans divers magasins STOKOMANI (pièces n° 5à 8) sont revêtus d’étiquettes griffés « Fred P » et d’un logo en forme de couronne de laurier. Les prétentions de la demanderesse à l’égard de la société Istrade n’apparaissent donc pas manifestement infondées. Il convient de faire droit à la demande d’information, à laquelle il n’est opposé aucun motif légitime, suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes Les sociétés Fred PERRY et STOKOMANI supporteront entre elles les frais et dépens, conformément à l’accord intervenu entre elles. La société Istrade qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société Istrade sera condamnée à payer à la société Fred PERRY, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 776 du code de procédure civile, Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action de la société Fred PERRY (HOLDINGS) LTD à l’égard de la société STOKOMANI, Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action de la société STOKOMANI à l’égard de la société Fred PERRY (HOLDINGS) LTD, Constatons en conséquence, l’extinction de l’instance entre les sociétés Fred PERRY (HOLDINGS) LTD et STOKOMANI et le dessaisissement du tribunal, Disons que les sociétés FRED PERRY (HOLDINGS) LTD et STOKOMANI conserveront chacune la charge des frais, honoraires et dépens par elle exposés jusqu’au complet désistement, Rejetons la demande formée par la société ISTRADE INTERNATIONAL STOCKS SL, de communication du protocole intervenu entre les sociétés, Fred P (HOLDINGS) Ltd et STOKOMANI,

Déclarons la société FRED PERRY (HOLDINGS) Ltd recevable à former à l’encontre de la société ISTRADE INTERNATIONAL STOCKS SL, une demande de droit d’information, Ordonnons à la société ISTRADE INTERNATIONAL STOCKS SL de communiquer à la société FRED PERRY (HOLDINGS) Ltd, pour la période non prescrite à compter du 20 juin 2012, les éléments et informations suivants:

- Les nom et adresse de l’ensemble des fabricants, importateurs, distributeurs, fournisseurs ou autres détenteurs antérieurs des produits litigieux revêtus des marques FRED PERRY et notamment les produits référencés «POLO SHORT SLEEVE FRED PERRY», «FP-POLOSS-P» et «FP-POLOSS » ou identifiés par les «Références de la Packing List» (FR1200471-FR6702765 – FR1200506 – FR1200576 – FR1200748 – FR6970967 – FR5060921- FR4816771 – FR7247874 – FR3818824 – FR5413403 – FR9384453 – FR6942242 – FR3591170- FR6194998 – FR6653652 FR1200598 – FR1200711 – 1024), en toutes tailles et tous coloris,
-L’ensemble des factures d’achat pour lesdits produits, certifiées conformes par expert-comptable,
-La liste de l’ensemble des destinataires et détaillants en France pour lesdits produits, accompagnée de l’ensemble des factures de vente correspondantes pour le territoire français, le tout certifié conforme par expert-comptable,
-Un état exhaustif des ventes sur le territoire français desdits produits, certifié conforme par expert-comptable,
-Le chiffre d’affaires et la marge, certifiés conformes par expert- comptable, générés par ces ventes en France desdits produits,

et sous astreinte de 220 euros par jour de retard, pendant 45 jours, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance Disons que le juge de la mise en état se réserve la liquidation de l’astreinte,

Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre 2018 à 15 heures, salle 6.42 pour :

-conclusions de la société Fred PERRY (HOLDINGS) Ltd, sur les moyens de fond opposés par la défenderesse dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2018, Condamnons la société Istrade à payer à la société Fred PERRY HOLDINGS Ltd, la somme de 1.500 euros pour frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Autorisons M^e Olympe VANNER, avocat, à recouvrer directement contre la société Istrade ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.