COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 06 FEVRIER 2018

12^e chambre N° RG 17/06626 AFFAIRE :

Décision déférée à la cour : Décision rendu le 01 août 2017 par le Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE N° RG : OPP163328

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SA ENEDIS anciennement dénommée ERDF Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligence de son Président du Directoire N° SIRET : 444 608 442 34 Place des Corolles 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX Représentant : M^e Bertrand L de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Représentant : M^e Bertrand P de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07 – substitué par M^e S REQUERANTE

Monsieur l Général de L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Madame Caroline LE PELTIER chargée de mission AUTRE PARTIE

Société SMARTLAB INNOVATIONSGESELLSCHAFT MBH Lombardenstrasse 12 22 52070 AACHEN ALLEMAGNE Représentant : M^e Stéphanie Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1907 APPELEE EN CAUSE

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 06 février 2018, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, M^me Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre G Après avis du ministère Public à qui le dossier a été préalablement soumis à Monsieur BONAN, Avocat Général, qui a présenté des observations écrites.

Vu la décision rendue le 1^er août 2017, par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l’opposition n°16- 3328, formée le 29 juillet 2016 , par la société de droit allemand Smartlab Innovationsgesellschaft Mbh , titulaire de la marque complexe 'e e-clearing.net', n°010565836, déposée le 17 janvier 2012, à l’encontre de la demande d’enregistrement n°164274126, déposée le 23 mai 2016, par la société Enedis, portant sur le signe complexe 'e', a reconnu l’opposition partiellement justifiée ;

Vu le recours formé par la société Enedis le 22 août 2017 et les mémoire des 21 septembre et 11 décembre 2017 aux termes desquels elle demande l’annulation de cette décision et la condamnation de la société Smartlab Innovationsgesellschaft Mbh au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu le mémoire du 20 novembre 2017, aux termes duquel la société Smartlab Innovationsgesellschaft Mbh sollicite le rejet du recours et la condamnation de la société Enedis aux dépens et au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Vu les observations du directeur de l’institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours ;

Vu les observations écrites du ministère public du 23 novembre 2017 mises à la disposition des parties ;

SUR CE LA COUR,

Sur la comparaison des produits et services:

Considérant qu’au soutien de son recours, la société Enedis conteste la similarité :

— des appareils photovoltaïques et installations qui en sont composées de la marque antérieure et des pompes à chaleur de la demande d’enregistrement,
- des conseils techniques et étude de projet concernant le développement de localisations, l’étude, la construction et l’érection de stations-services électriques et de stations de rechargement ainsi que des infrastructures s’y rapportant, en particulier en termes d’approvisionnement en énergie au départ de sources d’énergie renouvelables ainsi que de standardisation et de normes d’équipements techniques pour l’électromobilité de la marque antérieure et les services de direction de travaux de construction ; travaux d’ingénieurs en construction; information en matière de construction de la demande d’enregistrement,

— des systèmes de décompte électroniques essentiellement composés d’équipements de saisie et de transmission de donnée de la marque antérieure et la transmission d’information, de données, de son et/ou d’images, assistée ou non par ordinateurs; les services de télégestion (par réseaux de télécommunication) destinés à la gestion commerciale des réseaux de distribution, de chaleur et d’électricité de la demande d’enregistrement;

Or considérant que le recours instauré devant la cour d’appel à l’encontre des décisions du directeur de l’institut national de la propriété industrielle par l’article L.411-4 du code de la propriété intellectuelle, réglementé par les articles R.411-19 et suivants du dit code, porte sur la régularité de la décision de délivrance, de rejet des titres de propriété industrielle ; qu’il s’agit d’un recours en annulation et non en réformation, de sorte que ne saurait être soumis à la cour un moyen qui n’aurait pas été soulevé au cours de la procédure d’opposition ;

Qu’en l’espèce, ainsi que le relève la société Smartlab Innovationsgesellschaft Mbh, la société Enedis n’a pas contesté les liens de similarité de ces produits et services lors de la procédure d’opposition devant le directeur de l’institut national de la propriété industrielle ainsi qu’il ressort de la décision attaquée (page 7, paragraphe 3) ; que dès lors, les moyens tenant à la comparaison des produits et services exposés dans ses mémoires pour la première fois devant la cour sont irrecevables et n’ont pas lieu d’être examinés.

Sur la comparaison des signes:

Considérant que la marque antérieure est le signe complexe : Que la demande d’enregistrement porte sur le signe complexe :

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de

rechercher s’il existe un risque de confusion entre les deux signes, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Considérant que la société Enedis fait valoir qu’au regard de la nature spécialisée des produits et services concernés, tant le grand public que le public professionnel feront preuve d’un degré d’attention élevé, ce qui diminue le risque de confusion ;

Mais considérant dès lors que le public pertinent est en l’espèce constitué de professionnels et du grand public, ne saurait être évincé dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui n’a pas les deux marques sous les yeux pour procéder à leur comparaison directe et n’a conservé en mémoire qu’une image imparfaite des marques réduite à leurs éléments caractéristiques ;

Considérant que la société Enedis soutient que les signes à comparer ne sont pas identiques, que le signe contesté est constitué d’un 'e’ dessiné avec un seul trait stylisé, blanc occupant la totalité d’un cadre vert foncé ayant une forme particulière résultant de sa composition (trois de ses angles sont arrondis, le coin inférieur gauche est un angle droit) alors que la marque antérieure est constituée d’une lettre composée de deux traits symétriques, de couleur blanche dont chacun pourrait représenter un 'q', et un 'b', occupant un peu plus de la moitié d’un cadre et pouvant, ensemble, former un 'e', d’un cadre vert clair aux quatre angles arrondis, du terme 'e-clearing.net ', également en lettres blanches occupant au moins un tiers du cadre ;

Qu’elle fait valoir sur le plan visuel le caractère faiblement distinctif de la couleur verte dans les domaines concernés, les différences de police d’écriture des lettres 'e’ suffisants à écarter tout risque de confusion, la présence non négligeable au sein de la marque antérieure de trois éléments verbaux 'e', 'clearing’ et 'net’ s’y ajoutant ;

Qu’elle expose sur le plan phonétique que la marque antérieure n’est pas composée d’une lettre unique mais d’un élément figuratif suivi de trois éléments verbaux, que pris isolément cet élément figuratif ne peut être automatiquement assimilé à une lettre 'e’ et ne doit pas être pris en compte phonétiquement, que c’est le signe 'e-clearing.net’ qui doit être comparé au signe contesté, que l’élément 'e’ de ce dernier qu’il soit prononcé 'EH', 'EUH’ ou 'I’ diffère de la prononciation de la marque antérieure constituée de cinq syllabes ;

Qu’elle oppose sur le plan conceptuel la différence entre les signes tenant notamment à l’évocation par la marque antérieure du domaine de l’internet alors que le signe contesté évoque plutôt le domaine de l’énergie ou de l’électricité ;

Considérant que la société Smartlab Innovationsgesellschaft Mbh souscrit aux motifs de la décision du directeur de l’institut national de la propriété industrielle qu’elle développe dans son mémoire, en concluant à la similitude visuelle et phonétique des signes en cause ;

Considérant que les deux signes en présence sont visuellement constitués chacun d’un élément figuratif qui présente une physionomie très proche, à savoir la forme de la lettre 'e’ en minuscule stylisée, dessinée par un trait épais de couleur blanche au centre d’un cartouche de forme carrée aux angles arrondis qui présente la particularité d’une ouverture horizontale tant à gauche qu’à droite ; que la présence dans les deux signes d’un cartouche dont la forme et la couleur verte sont quasiment identiques constitue un élément contribuant à une similitude visuelle entre les signes, la représentation de la lettre 'e’ sur un fond vert étant distinctive au regard des services et produits en cause ; que les éléments verbaux de la marque antérieure inscrits en petits caractères sur une ligne inférieure apparaissent accessoires au sein de la marque antérieure et n’affectent pas la perception semblable des deux signes dominée par le logo qui par sa présentation et sa taille conserve une position prépondérante, de sorte que le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux et ne peut procéder à leur comparaison détaillée ne conservera en mémoire qu’une vision réduite à leurs caractéristiques, soit la représentation dominante d’un carré de couleur verte au centre duquel est représentée la lettre 'e’ de couleur blanche en trait épais prolongée par des traits horizontaux ;

Considérant que phonétiquement, il ne saurait être exclu qu’une lettre unique soit prononcée par le consommateur pour désigner une marque ; qu’ainsi les signes seront lus comme une lettre 'E', les éléments 'e-clearing.net’ étant perçus comme une simple référence à un site internet ;

Considérant qu’intellectuellement, les signes seront compris comme désignant la lettre 'e’ ; que si l’évocation du domaine de l’internet est absente du signe contesté, il n’en demeure pas moins que cette différence n’affecte pas les ressemblances visuelles majeures existant entre les signes pris dans leur ensemble et dominés par le logo ;

Considérant qu’il s’ensuit que ces similitudes conjuguées à la similarité des produits et services sont de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en laissant accroire à une origine

commune des produits et services offerts sous le deux noms en forme de déclinaison de la marque première ;

Que le recours formé par la société Enedis sera ainsi rejeté ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que ne saurait être admise la demande de condamnation aux dépens formée par la société Smartlab Innovationsgesellschaft Mbh, la présente procédure n’en comportant pas ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette le recours,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’institut national de la propriété industrielle. prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.