CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. GIOVANNI PITRUZZELLA
présentées le 30 avril 2020 (1)
Affaire C- 809/18 P
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
contre
John Mills Ltd
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Marque demandée par l’agent ou le représentant du titulaire légitime – Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 »
1. Par le pourvoi formé dans la présente affaire, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l’annulation de l’arrêt du 15 octobre 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T- 7/17, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2018:679), par lequel le Tribunal a accueilli le recours introduit par John Mills Ltd contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 octobre 2016 (affaire R 2087/2015- 1) (ci- après la « décision litigieuse »), concernant une procédure d’opposition engagée par la société Jerome Alexander Consulting Corp.

2. Le pourvoi de l’EUIPO offre à la Cour l’occasion de se prononcer pour la première fois sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n^o 207/2009 (2) (devenu l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 (3)), selon lequel constitue un motif relatif de refus de l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne le fait que l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement de ce dernier (4).

I. Le cadre juridique
A. Le droit international
3. L’Union est partie à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), du 15 avril 1994 (5), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (6). L’article 2, paragraphe 1, de cet accord prévoit

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que, pour ce qui est de la partie II de l’accord ADPIC, dans laquelle figurent les dispositions en matière de marques, les États contractants se conforment, en particulier, aux articles 1er à 12 de la convention pour la protection de la propriété intellectuelle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (7), qui est contraignante pour tous les États membres de l’Union.

4. L’article 6 septies de cette convention, telle que révisée et modifiée, dispose :

« 1) Si l’agent ou le représentant de celui qui est titulaire d’une marque dans un des pays de
l’Union demande, sans l’autorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s’opposer à l’enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.

2) Le titulaire de la marque aura, sous les réserves de l’alinéa 1) ci- dessus, le droit de s’opposer à l’utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s’il n’a pas autorisé cette utilisation.

3) Les législations nationales ont la faculté de prévoir un délai équitable dans lequel le titulaire d’une marque devra faire valoir les droits prévus au présent article. »
B. Le droit de l’Union
5. L’article 8 du règlement n^o 207/2009, applicable ratione temporis aux faits de l’espèce, énumère les motifs relatifs de refus d’enregistrement de la marque. Le paragraphe 3 de cet article dispose :

« Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements » (8).

6. L’article 11 dudit règlement, intitulé « Interdiction d’utiliser la marque de l’Union européenne enregistrée au nom d’un agent ou d’un représentant », dispose que, « [s]i une marque de l’Union européenne a été enregistrée au nom de l’agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l’autorisation du titulaire, celui- ci a le droit de s’opposer à l’utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s’il n’a pas autorisé cette utilisation, à moins que l’agent ou le représentant ne justifie de ses agissements » (9).

7. Aux termes de l’article 18 du même règlement, intitulé « Transfert d’une marque enregistrée au nom d’un agent », « [s]i une marque de l’Union européenne a été enregistrée au nom de l’agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l’autorisation du titulaire, celui- ci
a le droit de réclamer le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements » (10).

8. Enfin, l’article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 207/2009 dispose que « [l]a marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : […] lorsqu’il existe une marque visée à
l’article 8, paragraphe 3, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies »(11).

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II. Les antécédents du litige, la procédure devant l’EUIPO, la procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
9. Le 18 septembre 2013, la société John Mills a déposé, auprès de l’EUIPO, une demande
d’enregistrement de marque de l’Union européenne ayant pour objet le signe verbal MINERAL MAGIC. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Lotions capillaires ; produits pour abraser ; savons ; produits de parfumerie ; huiles éthérées ; cosmétiques ; produits pour le nettoyage et le soin de la peau, du cuir chevelu et des cheveux ; désodorisants à usage personnel (parfumerie) ».

10. Le 23 avril 2014, Jerome Alexander Consulting a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandé, en invoquant à cet effet le motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009. L’opposition était fondée, notamment, sur la marque verbale MAGIC
MINERALS BY JEROME ALEXANDER, enregistrée aux États- Unis le 15 janvier 2013 pour les produits suivants : « Poudre pour le visage contenant des minéraux ». Par décision du 18 août 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Le 15 octobre 2015, Jerome Alexander a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO.

11. Le 5 octobre 2016, la première chambre de recours de l’EUIPO a rendu la décision litigieuse, par laquelle elle a annulé la décision de la division d’opposition et, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009, a refusé l’enregistrement de la marque demandée. Dans cette décision, la chambre de recours a, en tout premier lieu, fait référence à l’objectif de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009, à savoir « éviter le détournement d’une marque par l’agent du titulaire de celle- ci » (12), et a énuméré les conditions à remplir, selon elle, pour qu’une opposition puisse être accueillie sur le fondement de cette disposition, à savoir que « l’opposant
[soit] titulaire de la marque antérieure, [que] le demandeur de la marque [soit] ou [ait] été l’agent ou le représentant du titulaire susmentionné, [que] la demande [ait] été déposée au nom de l’agent ou du représentant sans le consentement du titulaire et sans qu’il y ait de raisons légitimes justifiant les agissements de l’agent ou du représentant et que la demande [concerne] des signes et des produits identiques ou similaires »(13).Elle a ainsi conclu « à l’existence d’une relation commerciale réelle, effective et durable, créant une obligation générale de confiance et de loyauté, à la date de dépôt de la marque demandée et que la requérante était un agent au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 » (14). Enfin, la chambre de recours a relevé que, en l’espèce, les produits désignés par les signes comparés étaient identiques (15) et les signes en conflit, similaires (16).

12. Le 5 janvier 2017, John Mills a saisi le Tribunal d’un recours en annulation contre la décision litigieuse en soulevant un moyen unique, subdivisé en trois griefs, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009. Le premier grief concernait la qualification de John Mills en tant qu'« agent ou représentant », au sens de cette disposition. Par les deuxième et troisième griefs, John Mills reprochait à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que ladite disposition était applicable alors que les signes en conflit n’étaient pas identiques mais simplement similaires et que les produits désignés par la marque antérieure n’étaient pas identiques à ceux visés par la marque demandée.

13. Le Tribunal a d’abord examiné le deuxième grief, qu’il a accueilli. Il a ensuite annulé la décision de la chambre de recours sans se prononcer sur les premier et troisième griefs et a

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condamné l’EUIPO et Jerome Alexandre à payer chacun la moitié des dépens exposés par John
Mills.

III. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
14. Par acte déposé au greffe de la Cour le 20 décembre 2018, l’EUIPO a introduit le pourvoi qui fait l’objet de la présente affaire. L’EUIPO demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner John Mills aux dépens. John Mills demande à la Cour de rejeter le pourvoi de l’EUIPO et de condamner l’EUIPO aux dépens. L’EUIPO et John Mills ont été entendus au cours de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 16 janvier 2020.

IV. Sur le pourvoi
15. À l’appui du pourvoi, l’EUIPO soulève deux moyens. Par le premier moyen, il reproche au
Tribunal d’avoir commis une violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 et, par le second moyen, il invoque une violation de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

A. Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009
1. L’arrêt attaqué
16. Le premier moyen du pourvoi est dirigé contre les points 25 à 37 de l’arrêt attaqué.

17. Au point 25 de l’arrêt attaqué, après avoir relevé que l’objectif de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 est « d’éviter le détournement de la marque du titulaire par l’agent ou le représentant de celui- ci, ces agents et représentants pouvant exploiter les connaissances et
l’expérience acquises durant la relation commerciale les unissant au titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l’investissement que le titulaire de la marque aurait lui- même fournis », le Tribunal a estimé que cette disposition « exige donc en substance qu’il existe un rapport direct entre la marque du titulaire et celle dont l’enregistrement est demandé par l’agent ou le représentant en son nom propre » et qu'« [u]n tel rapport ne peut se concevoir que si les marques en question correspondent ». Le Tribunal a ensuite considéré que tant les travaux préparatoires du règlement (CE) n^o 40/94 sur la marque communautaire (17) (points 26 à 31 de l’arrêt attaqué) que le libellé de l’article 6 septies de la convention de Paris (points 32 à 35 de l’arrêt attaqué) confortaient l’interprétation selon laquelle la marque antérieure et la marque demandée doivent être identiques – et non simplement similaires – pour que l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 puisse trouver application.

2. Arguments des parties
18. L’EUIPO fait valoir que le Tribunal a mal interprété l’article 8, paragraphe 3, du règlement
n^o 207/2009, en limitant son champ d’application à la notion d'« identité » des signes et en attribuant
à cette notion la signification qu’elle revêt dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n^o 207/2009. L’EUIPO reproche au Tribunal d’avoir privilégié une interprétation littérale de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009, qui ne prend pas dûment en considération l’objectif de cette disposition. À cet égard, l’EUIPO souligne, d’une part, qu’une interprétation

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littérale ne permet pas d’exclure que cette disposition s’applique également à des marques similaires et, d’autre part, que le juge de l’Union a systématiquement adopté une approche téléologique de l’interprétation du droit de l’Union en matière de marques. Selon l’EUIPO, l’agent ou le représentant pourrait tirer indûment profit des efforts et de l’investissement que le titulaire de la marque aurait lui- même fournis, comme l’indique le Tribunal au point 25 de l’arrêt attaqué, non seulement lorsqu’il utilise une marque identique à celle du titulaire, mais également dans tous les cas où il apporte à cette marque des modifications qui permettraient néanmoins d’en identifier les éléments essentiels et de se l’approprier. Dans de tels cas, non seulement l’agent ou le représentant aurait la possibilité de soustraire des clients au titulaire de la marque et de rendre moins favorable son expansion ou son éventuelle entrée sur le marché de l’Union, mais il pourrait également empêcher l’enregistrement même de la marque du titulaire et/ou son usage au sein de l’Union sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), ou de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement n^o 207/2009. L’EUIPO estime que le critère pertinent aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009, lu au regard de son objectif, n’est ni l’identité, ni la similitude entre les marques en conflit, telle que requise aux fins de l’appréciation de l’existence du risque de confusion, mais « l’équivalence des marques analysées dans leur ensemble sur le plan économique ou commercial ». Cette équivalence existerait lorsqu’il est possible de « clairement reconnaître » le signe du titulaire dans la marque demandée par l’agent ou le représentant. Tel serait le cas lorsque les signes en conflit coïncident « par des éléments qui composent essentiellement le caractère distinctif de la marque antérieure ». Enfin, l’EUIPO estime que le fait que des demandes
d’enregistrement telles que celle en l’espèce relèvent d’hypothèses de mauvaise foi et constituent une cause de nullité au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 207/2009 n’autorise pas à privilégier une interprétation restrictive de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement. En effet, contraindre le titulaire de la marque à attendre que la marque demandée par l’agent ou le représentant soit enregistrée pour faire valoir ses intérêts irait à l’encontre du principe d’économie procédurale et de bonne administration.

19. Selon John Mills, il ressort clairement du libellé tant de l’article 8, paragraphe 3, du règlement
n^o 207/2009 que de l’article 6 septies de la convention de Paris que ces dispositions se réfèrent à des marques identiques et non simplement similaires. Cette lecture serait en outre confirmée par les travaux préparatoires du règlement n^o 40/94, ainsi que le Tribunal l’aurait relevé à juste titre. John
Mills souligne en outre le caractère vague et imprécis du critère invoqué par l’EUIPO aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009, fondé sur l’appropriation du caractère distinctif de la marque du titulaire par l’agent ou le représentant. Cette société relève que
l’appréciation du caractère distinctif doit être effectuée non pas in abstracto, mais du point de vue du consommateur pertinent. Ce consommateur serait celui de l’État dans lequel la marque du titulaire a été enregistrée (ou dans lequel toute autre protection lui a été accordée) et non, comme la chambre de recours l’a estimé à tort, celui de l’Union. Dans ces conditions, l’appréciation du caractère distinctif pourrait s’avérer complexe à effectuer. En l’espèce, aucune preuve n’aurait été apportée quant au caractère distinctif des termes « magic minerals » pour les produits « poudre pour le visage contenant des minéraux » du point de vue du consommateur américain. John Mills relève également que le critère évoqué par l’EUIPO est plus large que ceux retenus dans le règlement n^o 207/2009, et, en particulier, à l’article 8, paragraphes 1 et 5, de ce règlement. Or, il serait illogique de considérer que le législateur de l’Union ait voulu accorder à des marques étrangères, même lorsqu’elles n’ont jamais fait l’objet d’un usage au sein de l’Union, une protection plus étendue que celle accordée aux marques nationales ou de l’Union. Enfin, John Mills fait valoir que l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 soutenue par l’EUIPO donnerait également lieu, outre à
d’importantes difficultés d’application, à une insécurité juridique évidente quant au champ

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d’application effectif de cette disposition, alors que les comportements dont l’EUIPO fait état dans son pourvoi sont déjà traités par un instrument de sanction efficace à l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, relatif aux demandes d’enregistrement de mauvaise foi.

3. Analyse
a) Sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009
1) Interprétation littérale
20. Selon une jurisprudence constante de la Cour, la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel de ceux- ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (18). L’interprétation d’une disposition du droit de l’Union implique, en outre, une comparaison de ses versions linguistiques (19). En cas de divergence entre celles- ci, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (20).

21. En l’espèce, il ne s’agit pas de déterminer la signification d’un terme ou d’une expression figurant dans la disposition dont l’analyse textuelle doit être effectuée, mais d’apprécier si les expressions et la syntaxe utilisées dans cette disposition permettent d’identifier sans équivoque le lien qui, en vertu de ladite disposition, doit exister entre la marque dont l’agent ou le représentant demande l’enregistrement et celle du titulaire.

22. L’exigence d’un tel lien procédant indéniablement du libellé de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009, qui, autrement, serait dénué de toute logique, il convient de relever que, à première vue, cette disposition semble établir, dans une grande partie des versions linguistiques, un chevauchement ou une « correspondance », pour employer le terme utilisé par le Tribunal, entre lesdites marques (21). Cela résulte, en particulier, du recours à l’article défini dans l’expression « titulaire de la marque », apparaissant à l’identique à deux reprises, qui laisse entendre que la marque demandée et la marque antérieure sont en réalité constituées du même signe. Cette correspondance est particulièrement explicite dans certaines versions linguistiques telles que, notamment, la version en langue espagnole, dans laquelle le refus d’enregistrement vise la « même » marque (« misma ») et l’expression « titulaire de la marque » (« titular de la marca ») devient, à la deuxième occurrence, « titulaire de ladite marque » (« titular de dicha marque ») (22).

23. Je ne pense pas pour autant qu’il ressorte sans équivoque de ce libellé que le motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 trouve à s’appliquer uniquement à une marque identique à celle du titulaire et non également à une marque présentant certaines différences avec celle- ci. En outre, s’il est vrai qu’une marque se définit également par rapport aux produits ou aux services pour lesquels elle est protégée, le libellé de cette disposition ne donne aucune indication expresse sur le rapport qui doit exister entre les produits ou services désignés dans la demande d’enregistrement et ceux visés par la marque du titulaire et ne permet donc pas d’exclure avec certitude de son champ d’application des signes, même identiques, destinés à être utilisés pour des produits ou des services qui ne sont pas identiques.

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24. Il convient donc de recourir à d’autres moyens d’interprétation pour définir le champ
d’application de la disposition litigieuse. Du reste, le Tribunal lui- même, contrairement à ce qu’affirme l’EUIPO, ne s’est pas fondé sur une interprétation littérale de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009, mais, au point 25 de l’arrêt attaqué, a déduit de l’objectif poursuivi par cette disposition l’exigence d’un « rapport direct », en ce sens qu’elles doivent « correspondre », entre la marque du titulaire et celle dont l’enregistrement est demandé par l’agent ou le représentant (23).

2) Interprétation systématique
25. Certains éléments tirés de l’économie même de l’article 8, paragraphe 3, du règlement
n^o 207/2009 plaident, selon moi, en faveur d’une « correspondance » entre la marque dont
l’enregistrement est demandé par l’agent ou le représentant et la marque du titulaire. Il s’agit de la condition positive, requise par cette disposition, selon laquelle la demande d’enregistrement doit être introduite par l’agent ou le représentant « en son propre nom » et de celle négative, à savoir que cette demande doit avoir été introduite sans le consentement du titulaire. En effet, ces deux conditions confortent la thèse selon laquelle la marque dont l’enregistrement est demandé au nom de l’agent ou du représentant est en réalité la propriété du titulaire légitime, au nom duquel ou avec le consentement duquel cette demande aurait dû être déposée. Cette conclusion est par ailleurs corroborée par l’article 18 du règlement n^o 207/2009, relevant de la section 4 de ce règlement intitulée « La marque de l’Union européenne comme objet de propriété », qui prévoit que le titulaire
a le droit de réclamer le transfert à son profit de l’enregistrement effectué par l’agent ou le représentant sans son autorisation.

26. Il apparaît en revanche à la lecture de l’article 8 du règlement n^o 207/2009 dans son ensemble que le paragraphe 3 est autonome par rapport au paragraphe 1 de cet article. Ces deux dispositions régissent des motifs relatifs de refus dans des hypothèses de conflit entre la marque demandée et une marque antérieure, chacune fixant les conditions d’application propres à chacun de ces motifs. Ainsi, le paragraphe 1 prévoit, sous a) et b), les deux hypothèses de double identité et de similitude susceptible de donner lieu à un risque de confusion entre les marques en cause, tandis que le paragraphe 3 exige l’existence d’une relation particulière (celle d’agence ou de représentation) entre le déposant et le titulaire de la marque antérieure, l’absence de consentement de ce dernier ainsi que l’absence de motifs justifiant les agissements de l’agent ou du représentant. En revanche, ledit paragraphe 3 ne contient aucune précision, et encore moins par référence aux notions d'« identité » et de « similitude » utilisées au paragraphe 1 susmentionné, quant au rapport qui doit exister entre la marque demandée et la marque antérieure. Il en va de même lorsque l’on compare le paragraphe 3 au paragraphe 5 de l’article 8 du règlement n^o 207/2009, dans lequel il est en revanche expressément fait référence aux notions d'« identité » et de « similitude ».

3) Interprétation historique
27. Comme indiqué au point 27 de l’arrêt attaqué, l’avant-projet de règlement sur la marque communautaire d’avril 1977 prévoyait (24), en son article 12, paragraphe 3, que le motif relatif de refus en cause s’appliquait à des « marques identiques ou similaires » à la marque antérieure pour des « produits identiques ou similaires » à ceux désignés par cette dernière marque.

28. La mention expresse de la double hypothèse de l’identité et de la similitude des signes et des produits ou services a toutefois été supprimée dans la disposition correspondante de la proposition de règlement (25) présentée par la Commission au Conseil en novembre 1980, qui a donné lieu à

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l’adoption du règlement n^o 40/94. Ni l’avant-projet ni la proposition de la Commission ne prévoyaient de dispositions analogues à l’article 11 et à l’article 18 du règlement n^o 207/2009 (26). En outre, ces textes ne prévoyaient pas de cause générale de nullité de la marque communautaire fondée sur la mauvaise foi lors de l’enregistrement (27). La question des enregistrements abusifs a été soulevée en 1982 par la délégation italienne et une recommandation d’introduire une disposition en la matière a été inscrite dans le rapport du groupe de travail du Conseil chargé d’examiner la proposition de règlement sur la marque communautaire. Ces débats et ceux qui ont suivi, qui ont contribué à définir le contenu des règles relatives aux enregistrements de mauvaise foi, ont eu lieu en marge de ceux sur l’article 7, paragraphe 3, de la proposition de règlement sur la marque de l’Union européenne, qui régissait l’hypothèse d’une demande déposée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque sans autorisation de ce dernier (28).

29. S’agissant de cette dernière disposition, ainsi qu’il a été rappelé au point 28 de l’arrêt attaqué, dans un document élaboré dans le cadre des discussions au sein du groupe de travail sur la proposition de règlement sur la marque communautaire, le Conseil a indiqué avoir rejeté une proposition de la délégation allemande favorable à ce que ladite disposition fût également appliquée
« dans le cas de marques similaires pour des produits similaires » (29). Dans le même document, il est indiqué que la proposition de la délégation danoise d’étendre le champ d’application de la disposition en cause à toute personne agissant de mauvaise foi avait été rejetée, car elle aurait introduit un critère subjectif, incompatible avec le critère objectif sur lequel s’appuyait l’article 7, paragraphe 3, de la proposition de règlement sur la marque communautaire, et qu’elle aurait permis au titulaire d’un droit antérieur de s’opposer à la création d’une marque de l’Union européenne en l’absence de réciprocité.

30. Ainsi que le Tribunal l’a conclu à raison au point 30 de l’arrêt attaqué, il ressort des travaux préparatoires du règlement n^o 40/94 que la volonté du législateur de l’Union était de maintenir le champ d’application de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement (devenu ensuite l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009) dans des limites bien définies. L’application de cette disposition à des marques similaires pour des produits similaires a, en particulier, été expressément rejetée. Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, le fait que ledit article ne mentionne pas expressément qu’il est applicable en cas de similitude des signes ne saurait être placé, à des fins d’interprétation, sur le même plan que l’absence de renvoi exprès à la notion d’identité. En effet, d’une part, l’appropriation par l’agent ou le représentant d’un signe identique à celui du titulaire constitue le cas par excellence visé par la disposition en cause, ce que reflète sans équivoque le libellé de ladite disposition, d’autre part, comme cela a déjà été exposé, l’absence de toute référence à la notion de similitude procède d’une volonté précise du législateur de l’Union, exprimée à deux reprises au cours du processus législatif ayant mené à l’adoption du règlement n^o 40/94, une première fois implicitement et une seconde fois expressément.

31. J’ajoute que la thèse selon laquelle le législateur de l’Union a entendu circonscrire le champ
d’application du motif relatif de refus en cause à l’hypothèse dans laquelle il existe une correspondance objective entre les signes en conflit est confortée par le fait que l’application dudit motif relatif de refus n’a pas été subordonnée à l’existence d’autres éléments, qu’ils soient objectifs
(par exemple, la preuve de l’existence d’un avantage indu de la part de l’agent ou du représentant non autorisé ou d’un préjudice de la part du titulaire légitime) ou subjectifs (par exemple, la mauvaise foi de l’agent ou du représentant non autorisé). En présence d’une telle correspondance, et à moins que l’agent ou le représentant non autorisé soit en mesure de justifier de ses agissements, la protection du titulaire est automatique, bien qu’elle soit laissée à son initiative.

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4) Interprétation téléologique
32. Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, le motif relatif de refus énoncé à l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 tend à éviter le détournement d’une marque par l’agent ou le représentant du titulaire de celle- ci, l’agent ou le représentant pouvant exploiter les connaissances et l’expérience acquises durant la relation commerciale l’unissant audit titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l’investissement que le titulaire de la marque aurait lui- même fournis (30).Ce motif relatif de refus a vocation à s’appliquer essentiellement dans les situations dans lesquelles le titulaire d’une marque protégée uniquement en dehors de l’Union distribue ses produits ou services sur le marché de l’Union par l’intermédiaire d’un agent ou d’un représentant. Dans de telles situations, le titulaire de la marque s’expose au risque d’un comportement déloyal de l’agent ou du représentant. Celui-ci pourrait, après avoir enregistré la marque dans l’Union en son propre nom, entrer en concurrence avec le titulaire même et, en se fondant sur la priorité acquise, empêcher
l’usage de la marque par le titulaire ou, si celui- ci n’est pas encore présent sur le marché de l’Union, lui en empêcher l’accès. Rien n’empêche le titulaire de s’opposer à l’enregistrement de la marque sur le fondement du motif relatif de refus en cause même lorsque la marque jouit de quelque forme de protection dans l’Union ou dans un État membre. Toutefois, dans ce cas, il dispose également, si les conditions d’application sont réunies, des autres instruments de protection prévus à l’article 8 dudit règlement.

33. Il ne fait aucun doute qu’une interprétation extensive de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009, telle que celle défendue par l’EUIPO, selon laquelle cette disposition
s’applique également en cas de simple similitude entre le signe dont l’enregistrement est demandé et le signe de l’opposante, contribuerait à la mise en œuvre de l’objectif de protection poursuivi par cette disposition. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, une interprétation stricte, autrement dit qui limite le champ d’application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 aux seuls cas dans lesquels les marques en conflit sont identiques, ne priverait pas cette disposition de tout effet utile, mais limiterait l’objectif de protection à des hypothèses bien définies.

34. Or, dans la mesure où cette délimitation semble être cohérente tant au regard du libellé de la disposition en cause que de l’intention claire du législateur de l’Union, je me demande si, aux fins de l’interprétation de ladite disposition, il convient d’ignorer ces éléments pour privilégier une lecture de celle- ci qui me semble excéder les limites d’une simple interprétation téléologique et conduire plutôt à une application par analogie de la norme qui y est contenue (31). À cet égard, je rappelle,
d’une part, que la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que le recours à l’interprétation téléologique ne saurait conduire à une lecture de la disposition en cause qui serait contraire à son libellé (32) et,
d’autre part, que, indépendamment de toute autre considération, l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 constitue une exception au principe de priorité qui caractérise le droit des marques (33) et, en tant que telle, doit faire l’objet d’une interprétation stricte et ne se prête pas, par conséquent, à une interprétation par analogie (34).

5) L’article 6 septies de la convention de Paris
35. Je rappelle que, selon une jurisprudence constante, la Cour peut interpréter les dispositions contenues dans des accords internationaux, lorsqu’elles font l’objet d’un renvoi dans le droit de l’Union ou lorsque celui- ci a été adopté en vue de les transposer dans l’Union (35).

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36. Introduit dans le texte de la convention de Paris à l’issue de la conférence de révision de
Lisbonne en 1958 (36), l’article 6 septies est destiné à protéger le titulaire d’une marque protégée dans l’un des États parties à la convention contre les abus commis par l’agent ou le représentant de ce titulaire dans un autre État contractant (37). Il prévoit trois formes de protection différentes qui visent, respectivement, à empêcher l’enregistrement de la marque du titulaire par l’agent ou le représentant ou à en demander l’annulation, à en interdire l’usage par l’agent ou le représentant sans autorisation du titulaire, et à permettre le transfert au titulaire de la marque faisant l’objet d’un enregistrement illicite par l’agent ou le représentant. Comme nous l’avons vu, le règlement
n^o 207/2009 (et, à présent, la directive 2015/2436) met en œuvre ces trois formes de protection.

37. Le libellé de l’article 6 septies de la convention de Paris, dans sa version en langue française faisant foi (38), indique encore plus clairement que la version correspondante de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 que c’est la marque du titulaire qui fait l’objet de la demande d’enregistrement de l’agent ou du représentant (39). Certes, ainsi que l’a relevé l’EUIPO, tant dans les travaux préparatoires de la convention de Lisbonne (40) que dans le guide d’application de la convention de Paris (41), il est indiqué que le champ d’application de cette disposition doit s’entendre en ce sens qu’il s’étend aux marques aussi bien « identiques » que « similaires » (42). Toutefois, le libellé de l’article 6 septies ne venant pas corroborer une telle interprétation, j’estime que c’est à bon droit que le Tribunal a conclu, au point 35 de l’arrêt attaqué, que cette disposition présuppose que les marques en conflit correspondent.

38. Cette conclusion n’est, en tout état de cause, pas déterminante aux fins de l’interprétation de
l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009. En effet, s’il est vrai que l’interprétation de cette disposition doit être conforme à l’article 6 septies de la convention de Paris, cette dernière laisse une large marge d’appréciation aux États contractants, qui demeurent, en particulier, libres de prévoir dans leur droit national une protection de la propriété industrielle plus étendue que celle qu’elle prescrit (43).

6) Conclusions sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009
39. L’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 prévoit la possibilité, pour le titulaire
d’une marque, même lorsque celle- ci est protégée uniquement en dehors du territoire de l’Union, de s’opposer à l’enregistrement abusif de sa marque par son agent ou son représentant. Il s’agit là du seul cas dans lequel une opposition est admise à l’encontre d’une demande dont le dépôt doit s’entendre comme ayant été effectué en violation du principe général de bonne foi (44). Dans les autres cas, les personnes lésées n’ont pas la possibilité de faire obstacle à l’enregistrement de la marque et n’ont à leur disposition que l’action en nullité visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

40. Les raisons d’une telle diversité de règles sont multiples, de l’exigence d’introduire dans le régime de la marque de l’Union européenne une disposition transposant l’article 6 septies de la convention de Paris, à la volonté de ne pas alourdir la procédure d’enregistrement par des oppositions contre des dépôts prétendument abusifs concernant lesquels, à la différence des cas relevant de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009, la mauvaise foi du demandeur ne saurait être présumée (sauf justification), mais doit être prouvée. Toutefois, il me semble que cette disposition, tout comme l’article 6 septies de la convention de Paris, repose également sur l’idée que le droit de déposer sa marque ou d’autoriser le dépôt de celle- ci sur un territoire autre que celui où elle est protégée appartient exclusivement au titulaire et que, dès lors, indépendamment de la

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mauvaise foi, cette disposition sanctionne avant tout le défaut de qualité de l’agent ou du représentant non autorisé pour effectuer le dépôt. C’est aussi dans cette perspective qu’il convient, à mon sens, de comprendre la nécessité d’une correspondance entre les marques qui ressort du libellé de cette disposition.

41. Cela étant, il découle de tout ce qui précède qu’une lecture de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 selon laquelle le motif relatif de refus qui y est énoncé trouverait à
s’appliquer également dans le cas de signes similaires, à tout le moins dans la mesure où il est fait référence à la similitude donnant lieu à un risque de confusion, visée à l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, ne serait compatible ni avec le libellé de cette disposition ni avec
l’intention manifeste du législateur de l’union lors de l’introduction de cette disposition dans le système de la marque de l’Union européenne. En d’autres termes, le critère de comparaison des signes aux fins de l’application de ladite disposition ne saurait être le même que celui qui s’applique en cas d’opposition à l’enregistrement fondée sur des droits protégés sur le territoire de l’Union.

42. Cette conclusion n’implique cependant pas automatiquement que l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 doit être interprété en ce sens que l’opposition n’est possible que dans le cas où il existe une double identité entre les signes en conflit et les produits ou services qu’ils désignent, au sens du paragraphe 1, sous a), de cet article. En effet, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, une interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 en vertu de laquelle son champ d’application dépendrait d’un recours strict au critère de l’identité entre les signes en conflit et, a fortiori, à celui de la double identité, permettrait à l’agent ou au représentant d’échapper à la sanction du refus d’enregistrement de la marque simplement en modifiant légèrement le signe ou la description des produits ou services qu’elle désigne. Les nombreuses possibilités de contournement de cette règle la priveraient largement de son efficacité.

43. Ainsi qu’il a été relevé ci- dessus, il ressort de l’économie de l’article 8 du règlement n^o 207/2009 que le motif relatif de refus énoncé au paragraphe 3 de cet article jouit d’une autonomie propre. En l’absence de renvoi exprès aux notions figurant au paragraphe 1, sous a) et b), dudit article 8, le lien entre les marques en conflit qui est requis pour bénéficier de la protection prévue par la disposition en cause peut être défini indépendamment de la portée reconnue à ces notions dans le cadre des motifs relatifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement.

44. Ainsi, s’il est vrai, comme déjà indiqué, que, selon le libellé de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009, un tel lien présuppose une correspondance entre les signes en conflit, je ne pense pas pour autant qu’il y ait lieu d’exclure automatiquement une telle correspondance dans l’hypothèse où il n’y aurait pas d’identité absolue entre ceux- ci. De même, la protection assurée par cette disposition ne doit pas, à mon sens, être refusée au titulaire de la marque au seul motif qu’il n’y
a pas de stricte identité entre les produits ou les services désignés par les marques en conflit.

45. Il y a donc lieu d’identifier le critère sur lequel il convient de se fonder pour considérer que, bien que les deux marques en conflit et leurs produits et services respectifs ne soient pas identiques, elles présentent néanmoins le lien de correspondance auquel est subordonné le recours au motif relatif de refus en cause.

46. Au cours de la présente procédure, l’EUIPO a maintenu une position à mon avis excessivement souple sur la nécessité de définir un tel critère, au point même d’affirmer, me semble-
t-il, que la distinction entre les cas dans lesquels ledit motif relatif de refus s’applique et ceux dans

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lesquels il ne s’applique pas repose, au-delà du rapport entre les signes en conflit, sur l’existence, qu’il convient d’évaluer au cas par cas, d’un profit que l’agent ou le représentant non autorisé pourrait indûment tirer du dépôt et de l’usage de la marque. Or, il convient à mon sens d’écarter cette thèse. En effet, comme je l’ai déjà mentionné ci- dessus, s’il ne fait pas de doute que l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 vise à empêcher l’agent ou le représentant d’abuser de la relation qui le lie au titulaire de la marque, cette disposition présuppose que les signes en conflit correspondent. Cette correspondance doit être appréciée sur la base d’un critère prédéfini, y compris et avant tout parce que la sécurité juridique l’exige.

47. Cela étant, je relève qu’un critère d'« équivalence substantielle » entre les signes en conflit, qui se situe à mi-chemin entre « identité » et « similitude » donnant lieu à confusion, figure dans les directives de l’EUIPO, dans lesquelles il est indiqué que ladite disposition doit être appliquée non seulement en cas d’identité entre les marques et d’identité entre les produits et services respectifs, mais également « lorsque la marque demandée par le représentant ou l’agent reproduit essentiellement la marque antérieure avec des modifications, ajouts ou suppressions mineurs, qui
n’affectent pas substantiellement son caractère distinctif » (45). Bien que ces directives se réfèrent également à un examen du risque de confusion entre les marques (46), il me semble que, à tout le moins dans son énoncé, le critère qu’elles proposent de suivre exige qu’il existe un lien entre les marques et entre leurs produits et services respectifs plus étroit que celui susceptible de donner lieu à un risque de confusion.

48. Or, j’estime que ce critère doit être retenu, à condition qu’il n’aboutisse pas à une appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. Outre les cas dans lesquels les signes sont identiques, l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 doit, à mon sens, être appliqué également lorsque la marque dont l’enregistrement est demandé par l’agent ou le représentant comporte des modifications, ajouts ou suppressions mineurs, qui n’affectent pas substantiellement le caractère distinctif de la marque antérieure. Tel est le cas, selon les directives de
l’EUIPO, lorsque la marque dont l’enregistrement est sollicité reproduit sans modifications significatives l'« essence même » de la marque antérieure, à savoir l’élément ou les éléments fondant son caractère distinctif. Cette appréciation doit être effectuée en comparant les deux signes de manière objective. Si cette comparaison ne permet pas de conclure à une équivalence substantielle entre les signes, nonobstant un certain degré de similitude entre ceux- ci, cette disposition ne
s’applique pas et le titulaire légitime de la marque pourra éventuellement introduire une action en nullité en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 207/2009 [devenu l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]. De même, l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où il n’y a pas de similitude ou d'équivalence entre les produits et services désignés par les marques en conflit. Les intérêts du titulaire légitime qui aurait, par exemple, envisagé une extension des produits de sa marque ne pourront donc être protégés qu’ex post, au moyen d’une action en nullité.

b) Conclusions sur le premier moyen du pourvoi
49. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, j’estime que, en interprétant
l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 en ce sens qu’il ne s’applique qu’en cas d’identité entre les marques en conflit, le Tribunal a commis une erreur de droit et que, pour cette raison, il convient d’accueillir le premier moyen du pourvoi.

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B. Sur le second moyen du pourvoi, tiré d’une violation de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne
1. L’arrêt attaqué
50. Le second moyen du pourvoi est dirigé contre les points 39 à 42 de l’arrêt attaqué.

51. Après avoir conclu, au point 37 de l’arrêt attaqué, que l’article 8, paragraphe 3, du règlement
n^o 207/2009 ne s’applique que si les marques en conflit sont identiques, le Tribunal a estimé que, en tant qu'« indirectement » liée à la question de l’identité, la jurisprudence relative à l’article 15 du règlement n^o 207/2009 (devenu l’article 18 du règlement 2017/1001) en matière de preuve de
l’usage (47) était applicable et a jugé, au point 40 de l’arrêt attaqué, qu’il convenait de déterminer si les signes en conflit étaient « identiques », notamment sur la base de cette jurisprudence. Au point 41 de l’arrêt attaqué, il a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit devaient être considérés comme étant similaires et a qualifié de « manifeste » et
d'« évidente » l’absence d’identité entre les marques en cause. Au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a donc conclu que, dès lors que les signes en cause n’étaient pas identiques, la chambre de recours avait considéré à tort que l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 était applicable.

2. Arguments des parties
52. Par le second moyen du pourvoi, l’EUIPO fait valoir deux griefs distincts à l’encontre de
l’arrêt attaqué. En premier lieu, il reproche au Tribunal d’avoir produit une motivation contradictoire en appliquant la notion d'« identité » à deux situations différentes sur le plan juridique et factuel. Selon l’EUIPO, le critère énoncé à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n^o 207/2009 ne saurait être assimilé à la notion d'« identité » et le recours à ce critère est incompatible avec l’interprétation restrictive de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement retenue par le Tribunal. En second lieu, l’EUIPO fait valoir que, contrairement à ce qui a été jugé au point 40 de
l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas procédé à l’application dudit critère, mais s’est borné à constater que les signes en conflit n’étaient pas manifestement identiques.

53. John Mills soutient que le Tribunal se borne à évoquer l’article 15 du règlement n^o 207/2009 afin de préciser que, dans le contexte de cette disposition, la notion d'« identité » a été assouplie et que, de même, l’application d’un critère d’identité stricte n’est pas requise par l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement. Au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait constaté que les signes en conflit ne pouvaient pas davantage être considérés comme identiques en se fondant sur la notion assouplie d’identité prévue à l’article 15 du règlement n^o 207/2009.

3. Analyse
54. J’estime que les deux griefs invoqués par l’EUIPO dans le cadre du second moyen du pourvoi doivent également être accueillis.

55. En premier lieu, je suis d’accord avec le requérant pour considérer que l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n^o 207/2009 énonce un critère non pas
d'« identité », mais d'« équivalence substantielle », semblable à certains égards à celui évoqué au point 48 des présentes conclusions, qui exige d’identifier le ou les éléments distinctifs du signe et de vérifier si ces éléments ont été substantiellement altérés dans l’usage commercial qui a été fait de la

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marque enregistrée (48).Ainsi que l’EUIPO l’indique à raison, ce critère présuppose au contraire une absence d’identité entre les deux signes examinés (49). Il importe en outre de souligner que la comparaison entre la forme sous laquelle une marque a été enregistrée et la forme sous laquelle il en est fait usage dans le commerce, qui est effectuée dans le cadre de l’application de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n^o 207/2009, poursuit un objectif différent et répond à une logique différente de ceux de la comparaison requise aux fins de l’application de l’article 8 de ce règlement entre la marque déposée et la marque antérieure. En effet, dans le premier cas, cette comparaison vise à permettre de faire la preuve de l’usage de la marque par son titulaire même lorsque celui- ci a apporté au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (50). Conformément à cette finalité, l’appréciation de l’équivalence substantielle dans le cadre de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n^o 207/2009 est effectuée au regard d’un ensemble d’éléments qui nécessitent de prendre en compte les exigences et habitudes commerciales du secteur concerné (51) ainsi que la persistance du caractère distinctif du signe résultant de son usage concret par le titulaire de la marque (52).

56. En second lieu, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, contrairement à son intention exprimée au point 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas examiné au fond la comparaison des signes en conflit effectuée par la chambre de recours, afin de vérifier si les résultats de cette comparaison étaient compatibles avec une application du critère prévu à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n^o 207/2009. Il s’est, en revanche, limité, par une argumentation formaliste et en substance circulaire, à affirmer que, dès lors que la chambre de recours avait considéré que les marques en conflit n’étaient que similaires, celles- ci ne pouvaient, par définition, être considérées comme identiques, laissant ainsi entendre, sans pour autant l’affirmer explicitement, que le critère susmentionné, que le Tribunal lui- même avait qualifié de critère d'« identité », n’aurait en tout état de cause pas pu être considéré comme étant rempli.

57. Eu égard à ce qui précède, j’estime que le second moyen du pourvoi doit également être accueilli.

C. Conclusions sur le pourvoi
58. Les deux moyens du pourvoi sont, à mon avis, fondés. J’estime donc que l’arrêt attaqué doit être annulé. Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle- même définitivement sur le litige, lorsque celui- ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. Le litige est en état d’être jugé s’agissant du second grief du moyen unique soulevé par John Mills devant le Tribunal.

V. Sur le second grief du moyen unique du recours devant le Tribunal
59. Il ressort clairement de la lecture des points 33 et 34 de la décision litigieuse que la chambre de recours a comparé les marques en conflit afin d’apprécier l’existence, du point de vue du consommateur de l’Union, d’un éventuel risque de confusion. Il apparaît donc qu’elle a appliqué un critère différent de celui qui doit être employé aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009, exposé au point 48 des présentes conclusions. Le second grief du moyen unique de John Mills doit donc être accueilli et la décision litigieuse annulée.

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VI. Sur les dépens
60. Conformément à l’article 148, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle- même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Étant donné que je propose d’accueillir le pourvoi et que l’EUIPO a demandé de condamner John Mills aux dépens, je suggère à la Cour de condamner ce dernier aux dépens de la procédure de pourvoi. En outre, puisque je propose d’accueillir le recours introduit par John Mills en première instance et d’annuler la décision litigieuse, je suggère à la Cour de maintenir la répartition des dépens de la procédure devant le Tribunal telle qu’elle figure aux points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué.

VII. Conclusion
61. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de :

– annuler l’arrêt du 15 octobre 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting
(MINERAL MAGIC) (T- 7/17, EU:T:2018:679) ;

– annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle du 5 octobre 2016 (affaire R 2087/2015- 1) ;

– condamner John Mills Ltd aux dépens de la procédure de pourvoi ;

– maintenir la répartition des dépens de la procédure devant le Tribunal telle qu’elle figure aux points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt du 15 octobre 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander
Consulting (MINERAL MAGIC) (T- 7/17, EU:T:2018:679).

1 Langue originale : l’italien.

2 Règlement du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).

3 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

4 Le Tribunal s’est déjà prononcé, bien qu’indirectement, sur la question soulevée dans la présente affaire dans les arrêts du 6 septembre 2006, DEF-TEC Defense Technology/OHMI –
Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T- 6/05,
EU:T:2006:241) ; du 13 avril 2011, Safariland/OHMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST
DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T- 262/09, EU:T:2011:171), et du 29 novembre
2012, Adamowski/OHMI – Fagumit (FAGUMIT) (T- 537/10 et T- 538/10, EU:T:2012:634).

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5 JO 1994, L 336, p. 214.

6 JO 1994, L 336, p. 3.

7 Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n^o 11851, p. 305 (ci- après la « convention de Paris »).

8 Une disposition analogue a été insérée seulement dans la dernière directive d’harmonisation du droit des marques, voir l’article 5, paragraphe 3, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1). Avant cette modification, les États membres étaient néanmoins tenus de mettre en œuvre l’article 6 septies de la convention de Paris.

9 Article 13, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/2436.

10 Article 13, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/2436.

11 Le règlement n^o 207/2009 a été abrogé et remplacé, à compter du 1er octobre 2017, par le règlement 2017/1001. Le nouveau règlement reproduit, sans modification pertinente aux fins de la présente affaire, le libellé des dispositions du règlement n^o 207/2009 susmentionnées [les articles 11, 18 et 53, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 207/2009 sont devenus respectivement les articles 13, 21, paragraphe 1, et 60, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

12 Voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2006, DEF-TEC Defense Technology/OHMI – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T- 6/05, EU:T:2006:241, point 38), cité au point 17 de la décision litigieuse.

13 Il s’agit des conditions énumérées au point 61 de l’arrêt du 13 avril 2011, Safariland/OHMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T- 262/09, EU:T:2011:171), cité au point 18 de la décision litigieuse.

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14 Voir point 13 de l’arrêt attaqué et points 20 à 25 de la décision litigieuse.

15 La chambre de recours a considéré, d’une part, que les « cosmétiques » visés par la marque demandée englobaient la « poudre pour le visage contenant des minéraux » visée par la marque antérieure et, d’autre part, que les autres produits visés par la marque demandée présentaient des liens avec ceux visés par la marque antérieure, voir point 14 de l’arrêt attaqué et points 30 et 31 de la décision litigieuse.

16 La chambre de recours a tout d’abord relevé la ressemblance frappante entre les deux premiers éléments verbaux (« magic » et « minerals ») de la marque antérieure et les éléments verbaux de la marque demandée. Ensuite, elle a souligné que la marque antérieure était susceptible d’être perçue par le public pertinent de l’Union comme un signe étant composé de deux éléments : l’élément « by jerome alexander » serait perçu comme l’identification de l’entité responsable du produit, et l’élément « magic minerals » serait « probablement perçu comme étant l’identification du produit lui- même ou de la ligne de produits », voir point 15 de l’arrêt attaqué et points 33 à 35 de la décision litigieuse.

17 Règlement du Conseil du 20 décembre 1993 (JO 1994, L 11, p. 1).

18 Arrêts du 10 mars 2005, easyCar (C- 336/03, EU:C:2005:150, point 21) ; du 27 septembre 2012, Partena (C- 137/11, EU:C:2012:593, point 56), et du 24 juin 2015, Hotel Sava Rogaška (C- 207/14, EU:C:2015:414, point 25).

19 Voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2001, Espagne/Conseil (C- 36/98, EU:C:2001:64, point 47 et jurisprudence citée), et du 24 juin 2015, Hotel Sava Rogaška (C- 207/14, EU:C:2015:414, point 25).

20 Voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2013, Brey (C- 140/12, EU:C:2013:565, point 74), et du 24 juin 2015, Hotel Sava Rogaška (C- 207/14, EU:C:2015:414, point 25).

21 Voir, par exemple, outre la version en langue française, les versions en langues allemande, anglaise, italienne, portugaise et roumaine.

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22 La version en langue espagnole de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009 est libellée ainsi : « [m]ediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre […] »
23 La deuxième phrase du point 25 de l’arrêt attaqué est liée à la première, dans laquelle le Tribunal expose l’objectif de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n^o 207/2009, par un lien logique introduit par la préposition « quindi » dans la version en langue italienne (« thus », dans la version en langue anglaise, langue de procédure faisant foi, et « donc », dans la version en langue française, langue de rédaction du document).

24 III/ex/C/268/77-E, disponible en anglais à l’adresse Internet http://aei.pitt.edu/5526/1/002057_1.pdf.

25 Article 7, paragraphe 3, de la proposition de règlement (CEE) du Conseil sur la marque communautaire COM/1980/635/FINAL/2, présentée le 25 novembre 1980 (JO 1980, C 351, p. 5, ci- après la « proposition de règlement sur la marque communautaire »).

26 Toutefois, une cause de nullité relative de la marque enregistrée par l’agent ou le représentant sans autorisation du titulaire était prévue [article 42, paragraphe 1, sous a), de la proposition de règlement sur la marque communautaire].

27 La mauvaise foi permettait uniquement de bloquer la prescription par tolérance de l’action en nullité (article 44 de la proposition de règlement sur la marque communautaire) et de limiter l’inopposabilité à la marque communautaire de droits antérieurs de portée locale en cas de tolérance.

28 Voir, pour une reconstitution de la genèse des dispositions du règlement n^o 40/94 relatives à la mauvaise foi, Tsoutsanis, A., Trade Mark Registrations in Bad Faith, Oxford University Press, 2010, p. 47 et suiv.

29 Voir conclusions de la réunion du groupe de travail sur la propriété intellectuelle (marques), qui s’est tenue à Bruxelles les 13 et 14 septembre 1982, document n^o 11035/82 du 1er décembre 1982, annexe I. La note était ainsi rédigée : « The working party did not adopt a suggestion for the German delegation that this provision should also apply to similar trade marks for similar products » (« Le groupe de travail n’a pas adopté la proposition de la délégation allemande que cette disposition s’applique également à des marques similaires pour des produits similaires »).

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30 Voir arrêt du 6 septembre 2006, DEF-TEC Defense Technology/OHMI – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T- 6/05, EU:T:2006:241, point 38).

31 Voir, en ce sens, point 27 de la décision litigieuse.

32 Voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 2000, Met-Trans et Sagpol (C- 310/98 et C- 406/98, EU:C:2000:154, point 32), et du 15 septembre 2016, Mc Fadden (C- 484/14, EU:C:2016:689, points 68 à 70).

33 Dans la mesure où elle offre une protection à des marques non protégées sur le territoire de l’Union, voir Kur,, A., « Not Prior in Time, But Superior in Right : How Trademark Registrations Can be Affected by Third-Party Interests in a Sign », International Review of Intellectual Property and Competition Law, IIC, 44(7), 2013, p. 790 et suiv.

34 Voir arrêt du 26 septembre 2013, Salzgitter Mannesmann Handel (C- 157/12, EU:C:2013:597, point 39).

35 Voir arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C- 40/01, EU:C:2003:145, points 32 et suiv.).

36 L’introduction d’une disposition protégeant le titulaire de la marque contre d’éventuels abus de l’agent avait été discutée tant lors de la conférence de révision de La Haye de 1925 que de celle de Londres de 1934, mais s’était heurtée à l’opposition de plusieurs délégations et notamment de la délégation japonaise, voir Ricketson, S., The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, a Commentary, Oxford, 2015, p. 579 et suiv.

37 Voir les différentes pratiques abusives envisagées dans les actes de la conférence de Lisbonne du 6 au 13 octobre 1958, point XVII du programme, p. 680.

38 Voir article 29, paragraphe 1, sous c), de la convention de Paris.

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39 La version en langue française est ainsi libellée : « Si l’agent ou le représentant de celui qui est titulaire d’une marque dans un des pays de l’Union demande, sans l’autorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque en son propre nom […] », mise en italique par mes soins.

40 Voir p. 681.

41 Voir Bodenhausen, G. H. C., Guide d’application de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que révisée à Stockholm en 1967, p. 131 (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf).

42 Je relève, toutefois, que le guide susmentionné indique, à la page 131, que l’article 6 septies « peut » également être appliqué lorsque les signes en conflit ne sont pas identiques mais similaires, laissant entendre qu’une telle application ne fait pas partie du contenu normatif contraignant de cette disposition.

43 Voir les actes de la convention de Paris, I, p. 131.

44 Lors de la réforme du règlement n^o 207/2009, la Commission avait proposé d’introduire la possibilité de s’opposer à l’enregistrement de la marque dans tous les cas de dépôt de mauvaise foi, tout en laissant inchangé, et donc autonome, le motif relatif de refus lié au comportement abusif de l’agent ou du représentant du titulaire légitime de la marque, voir l’article 8, paragraphe 3, sous b), de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n^o 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire COM(2013) 161 final. Cette proposition a toutefois été rejetée.

45 Directives de l’EUIPO relatives à l’examen devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), partie C, intitulée « Opposition », section 3, intitulée « Dépôt non autorisé par les agents du titulaire de la marque (article 8, paragraphe 3, du RMUE) » (ci- après : les « directives de l’EUIPO »), disponibles sur le site Internet de l’EUIPO, p. 19.

46 Voir directives de l’EUIPO, p. 19, selon lesquelles « [i]l y aurait alors une atteinte grave aux intérêts du titulaire, en particulier si la marque antérieure est déjà utilisée et si les changements apportés par le demandeur ne sont pas suffisamment significatifs pour empêcher la confusion ».

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47 Voir point 39 de l’arrêt attaqué. Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n^o 207/2009, constitue un usage de la marque « l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ».

48 Voir, par exemple, arrêt du 13 septembre 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Représentation d’un polygone) (T- 146/15, EU:T:2016:469, point 28), selon lequel « le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque » ; voir, également, arrêt du 1er décembre 2016, Klement/EUIPO (C- 642/15 P, non publié, EU:C:2016:918, point 29).

49 Voir, par exemple, arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus (C- 501/15 P, EU:C:2017:750), dans lequel la Cour a considéré comme équivalentes, au sens de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n^o 207/2009, une marque verbale et figurative composée du terme « cactus » et de la représentation stylisée d’un cactus et une marque dans laquelle la composante verbale avait été omise et figurait la seule représentation stylisée.

50 Voir arrêts du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T- 194/03, EU:T:2006:65, point 50), et du 3 juillet 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO (C- 668/17 P, EU:C:2019:557, point 56).

51 Voir, par exemple, arrêts du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a. (C- 252/12, EU:C:2013:497, points 21 à 26), et du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus (C- 501/15 P, EU:C:2017:750)
52 Voir arrêt du 18 juillet 2013, Specsavers International Healthcare e.a. (C- 252/12, EU:C:2013:497, point 23).