OPP 19-5025 KPH 26/05/2020

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4.

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Valérie B a déposé, le 3 septembre 2019, la demande d’enregistrement n°4578705 portant sur le signe verbal EAT.

Le 27 novembre 2019, la société GIORGIO ARMANI S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque alphanumérique complexe de l’Union européenne EA7 déposée le 10 décembre 2014 et enregistrée sous le n°13542048.

A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, le risque de confusion étant renforcé par l’identité et la forte similarité des produits et services en cause, ainsi que par le degré élevé de distinctivité de la marque antérieure résultant notamment de sa notoriété sur le marché. A l’appui de cet argument, la société opposante fournit des documents.

L’opposition a été adressée à la déposante le 4 décembre 2019 sous le numéro 2019-5025. La notification de l’opposition l’invitait à présenter des observations en réponse au plus tard le 17 février 2020.

Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l’opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EAT, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires :

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe, ci-dessous représenté :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des

marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que le risque de confusion dans l’esprit du consommateur doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué d’une dénomination et la marque antérieure est composée d’un signe alphanumérique de deux lettres et d’un chiffre présenté de manière particulière ;

Qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es prépondérantes entre les éléments verbaux EAT et EA7 des signes en présence (même longueur, deux lettres identiques présentées dans le même ordre et selon le même rang pour former la séquence d’attaque EA, terminaisons proches, T et 7 toutes deux constituées d’un trait vertical surmonté d’un trait horizontal) ;

Que ces ressemblances confèrent aux signes une même impression d’ensemble ;

Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « livres. Vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements. Publication de livres ; prêt de livres ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour notamment les produits et services suivants : « Manteaux ; Vestes ; Slips ; Jupes ; Tops ; Imperméables [Mackintoshes] ; Pardessus ; Ceintures ; Bandoulières (vêtements) ; Robes ; Pardessus ; Pull-overs ; Jeans ; Robes ; Capes ; Parkas ; Chemises ; Maillots de corps ; Cardigans ; Lingerie ; Nuisettes ; Peignoirs de bain ; Vêtements de bain ; Négligés ; Costumes de bain [maillots de bain] ; Robes de chambre ; Châles ; Écharpes ; Cravates ; Lavallières ; Sweat-shirts ; Tricots de corps, Chemises polos ; Collants ; Pantalons et shorts ; Bas ; Chaussettes ; Chaussures ; Chaussons ; Pardessus pour chaussures ; Protège-chaussures en caoutchouc ; Sabots ; Semelles pour chaussures ; Empeignes (chaussures) ; Bottes ; Chaussures de ski ; Bottines ; Espadrilles ; Sandales ; Sandales de bain ; Gants ; Mitaines ; Chapeaux et bérets, visières (chapellerie). Organisation de rencontres, de réunions et de congrès, de spectacles et de foires dans le domaine culturel, sportif et récréatif, services de clubs, éducation, formation, divertissement, activités sportives ».

CONSIDERANT que les « Vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements. Réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

CONSIDERANT en revanche que, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « livres ; publication de livres ; prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement d’un ensemble de pages reliées entre elles et dotées de signes destinés à être lus, de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte

de leurs auteurs et de prestations visant à mettre à la disposition de tiers et utilisateurs d’internet des ouvrages écrits et périodiques ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « organisation de rencontres, de réunions et de congrès, de spectacles et de foires dans le domaine culturel, sportif et récréatif, services de clubs, éducation, formation, divertissement, activités sportives » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à préparer et gérer des réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses, des séances à l’occasion desquelles sont représentées des œuvres de diverses natures et des expositions publiques à thèmes culturels, sportif et récréatif, ainsi que des prestations visant à distraire, instruire et former le public et des prestations visant à proposer diverses pratiques sportives ;

Que ces produits et services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Que les « livres ; publication de livres ; prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de « divertissement ; éducation » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour vocation d’instruire et de divertir le public, contrairement aux affirmations de la société opposante ;

Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT qu’il ne saurait être fait droit à la demande de la société opposante de reconnaître, dans la présente procédure, à la marque antérieure, du fait de sa renommée, une protection allant au- delà du principe de spécialité, l’opposante invoquant les dispositions de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu’en effet, s’il est vrai que l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle permet au titulaire d’une marque de renommée enregistrée d’agir en responsabilité civile à l’encontre d’un tiers reproduisant ou imitant sa marque pour des produits et services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, cette procédure, distincte de l’opposition, échappe à la compétence du directeur général de l’INPI et relève exclusivement des tribunaux judiciaires ;

Que par ailleurs, il ne saurait être fait application, dans la présente procédure, des textes issus de l’ordonnance et du décret relatifs aux marques de produits ou de services, transposant la directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques ; qu’en effet, ces textes, applicables uniquement aux demandes d’enregistrement déposées à compter de leur entrée en vigueur, soit le 11 décembre 2019, ne sont pas applicables à la présente procédure d’opposition, le dépôt contesté étant antérieur à cette date.

CONSIDERANT ainsi, que les produits et services de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et/ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT ainsi qu’en raison de l’identité et/ou de la similarité de certains des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des marques en présence ;

Qu’en conséquence, le signe verbal EAT ne peut pas être adopté comme marque pour des produits et services identiques et/ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe de l’Union européenne EA7.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; sous- vêtements. Réservation de places de spectacles » ;

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Kelly PHAETON, Pour le Directeur général de Juriste l’Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôle