NL 22-0073 Le 21/10/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 11 avril 2022, la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, société de droit américain (immatriculée sous les lois du Delaware), (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0073 contre la marque n°21/4718341 déposée le 5 janvier 2021, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur R K est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2021-20 du 21 mai 2021. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 25 : Articles d’habillement ; Chaussures à l’exclusion des chaussures orthopédiques; Habillement (Articles d’ -); Vêtements; Vêtements de prêt-à-porter; Vêtements pour enfants; Vêtements pour femmes; Vêtements pour filles; Vêtements pour garçons; Vêtements pour hommes; Vêtements pour jeunes enfants; Vêtements; articles chaussants ».

3. Le demandeur invoque cinq motifs de nullités, à savoir :

— deux motifs de nullité relative fondés sur un risque de confusion avec les marques antérieures suivantes :

• Une atteinte à la marque antérieure de l’Union européenne n°017967180 portant sur le signe complexe déposée le 10 octobre 2018 et enregistrée le 23 février 2019 ;

• Une atteinte à la marque antérieure de l’Union européenne n°016878191 portant sur le signe figuratif déposée le 16 juin 2017 et enregistrée le 21 février 2018.

— deux motifs de nullité relative fondés sur une atteinte à la renommée de ces mêmes marques.

— un motif de nullité absolue fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi.

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse du titulaire de la marque contestée indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel.

6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 31 mai 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Cette notification, présentée au titulaire de la marque contestée le 3 juin 2022, a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Restitution de l’information à l’expéditeur
- Pli avisé et non réclamé ».

7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 3 août 2022.

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Prétentions du demandeur

8. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir les prétentions et arguments suivants :

1/ L’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures invoquées en raison :

• De l’identité et de la similarité entre les produits de la marque contestée et les produits et services invoqués des deux marques antérieures.

• Des similitudes visuelles et conceptuelles entre le signe contesté et les signes invoqués caractérisées par la représentation graphique de deux cercles, l’un de couleur rouge et l’un de couleur orange, qui s’entrecroisent sur un axe vertical et qui sont alignés sur un axe horizontal dont il résulte une même physionomie d’ensemble.

• Du caractère distinctif des deux marques antérieures invoquées tant intrinsèquement qu’en raison de leur très forte renommée. Les deux marques antérieures constituent une famille de marques massivement exploitée depuis de nombreuses années qui jouit d’une très forte renommée dans le monde et en particulier en France notamment pour des activités financières, monétaires, bancaires et de paiement.

Le demandeur fournit des documents à cet effet et souligne que la marque antérieure est également apposée sur des vêtements notamment dans le cadre de son partenariat avec l’équipe de football féminine de l’Olympique Lyonnais.

2/ l’existence d’atteintes à la renommée des deux marques antérieures invoquées en raison :

• De leur renommée pour les produits et services en classe 9, 25 et 36.

• De l’imitation des marques antérieures invoquées pour désigner des produits identiques et similaires et étroitement liés aux produits de la marque contestée.

• Du lien entre les signes dans l’esprit du public résultant de la similarité entre les marques, des produits pour partie identiques et similaires à ceux des marques renommées et de l’intensité de la renommée des marques. Il précise que les produits et services relèvent du même marché et pour une partie d’entre eux, de marchés voisins sur lesquels une extension de marque est conforme aux pratiques habituelles observées dans le secteur concerné (finance, banque, produits dérivés, sponsoring sportif, goodies)

• De l’atteinte à la famille de marques renommées invoquées.

• Du profit indu (parasitisme) en ce que le titulaire de la marque contestée tente de tirer un avantage indu de l’usage d’une marque quasi- identique ou similaire à la marque renommée invoquée à l’appui de la demande.

• De l’atteinte au caractère distinctif (dilution) en ce que l’utilisation de la marque contestée pour les produits visés au dépôt est de nature à causer un préjudice au caractère distinctif de la famille des marques invoquées. L’utilisation de la marque contestée pour les produits visés au dépôt cause un préjudice effectif et actuel (ou risque de causer un préjudice sérieux et futur) au titulaire de la famille des marques invoquées qui a cherché depuis de très nombreuses années à en faire une famille de marques exclusivement liées à ses activités. 3

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3/ la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée en raison : • Des ressemblances très fortes entre les marques antérieures invoquées et la marque contestée : de telles similarités ne sont pas le fruit de simples coïncidences.

• De l’existence d’autres marques au nom du titulaire de la marque contestée présentant de fortes ressemblances avec des marques de tiers déjà enregistrées.

• De l’existence d’un partenariat entre la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED et l’équipe de football féminine de l’Olympique Lyonnais. La marque est apposée sur des vêtements notamment dans le cadre de ce partenariat : la renommée et le palmarès de cette équipe figure parmi les meilleures équipes européennes.

• De la signification du terme MOKONZI : La combinaison entre le terme MOKONZI signifiant « MASTER » en anglais et un logo figuratif très proche de celui des marques invoquées démontre la particulière mauvaise foi du titulaire de la marque contestée.

• De l’intention du titulaire de la marque contestée de priver illégitimement la demanderesse d’un signe nécessaire à son activité dès lors qu’il ne pouvait pas ignorer les marques renommées en France de la société Mastercard International Incorporated.

En conséquence, le demandeur sollicite la nullité totale de la marque contestée et la prise en charge des frais de procédure par le titulaire de la marque contestée conformément aux dispositions de l’article L.716.1.1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

II.- DECISION

A- Sur le motif absolu de nullité

1. Sur le droit applicable 9. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

10. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ».

11. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

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2. Sur le fondement du dépôt effectué de mauvaise foi

12. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue.

13. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, aff. C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

14. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).

15. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

16. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.

17. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).

18. A titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit :

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et que le demandeur invoque l’usage antérieur de signes proches, à savoir les signes et

pour désigner notamment des cartes bancaires, des services de paiement et des services financiers y afférents et dont il fait valoir qu’il s’agit de marques de renommées.

Connaissance de l’usage antérieur des signes invoqués

19. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 5 janvier 2021. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe complexe et du signe figuratif .

20. Il convient à titre liminaire de préciser que selon la Cour de justice de l’Union européenne, « une présomption de connaissance, par le demandeur, de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé peut résulter notamment d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée d’une telle utilisation » (CJUE, 11 juin 2009, LINDT, C-529/07, § 39).

21. Il y a lieu également de tenir compte, pour l’établissement de la connaissance, par le titulaire de la marque contestée, de l’usage d’un signe antérieur identique ou similaire, de la connaissance de ce signe auprès du public et notamment de sa médiatisation (TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17, § 30-36).

22. Le demandeur fait valoir qu’il est titulaire d’une famille de marques composée de la marque complexe n°017967180

et du signe figuratif n°016878191 pour désigner des activités financières, monétaires, bancaires et de paiement et que ces marques jouissent d’une forte et manifeste renommée auprès du public européen et notamment français.

23. A cet égard, le demandeur a notamment fourni les pièces suivantes :

 Des classements des marques les plus puissantes du monde mentionnant le signe complexe MASTERCARD :

— Classement 2018 publié par le journal en ligne « rankingthebrands.com » : « Top 100 des marques mondiales les plus précieuses – 2018. […] Les marques citées dans le top 100 du BrandZ sont les marques les plus fiables au monde. Catégorie : Valeur de la marque – Région: Global - Type de classement: positif » et situant la signe complexe MASTERCARD au 15ème rang mondial (annexe 2, pages 11 à 15).

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— Classement 2017 publié par le journal en ligne « rankingthebrands.com » : « Top 100 des marques les plus puissantes – 2017. La marque d’entreprise est l’un des atouts les plus précieux d’une entreprise Il peut être l’un des plus grands leviers de la création de valeur d’entreprise. Tenet Partners analyse les données de l’indice CoreBrand (CBI) afin de déterminer les marques les plus puissantes sur la base d’une notoriété élevée et de perceptions positives de la marque. Catégorie: Performance de la marque. Région: Etats-Unis ». La marque complexe MASTERCARD représentée est située au 14ème rang (annexe 11, pages 47-52).

— Classement 2017 publié par le journal en ligne « rankingthebrands.com : « Meilleures marques mondiales – 2017. Le classement annuel d’Interbrands des marques 2017 les plus précieuses au monde. Les trois indicateurs clés qui déterminent la valeur de la marque sont la performance financière des produits ou services de marque, le rôle de la marque dans le processus de décision d’achat et la force de la marque ». La marque complexe MASTERCARD est située au 71ème rang » (annexe 12, pages 54-59) ;

— Classement du journal brandz.com pour l’année 2018 : « US Top 100 Brands 2018 » la marque complexe MASTERCARD se situe au 8ème rang. Il est par ailleurs indiqué que « Mastercard est le deuxième réseau mondial de paiement par carte de crédit et une présence quasi universelle aux points de vente aux États-Unis. Chaque année, elle traite 18 milliards de paiements et environ 30 millions de points de vente acceptent ses cartes dans plus de 200 pays et territoires » (annexe 5, pages 22-23) ;

 Des extraits de site internet démontrant le rayonnement et l’envergure des signes de MASTERCARD et le signe figuratif :

— Article du journal en ligne La Tribune daté du 3 mai 2018 indiquant « Visa, Mastercard : « les très prospères géants des cartes bancaires ». Il est aussi précisé que « Le chiffre d’affaires de la firme de Purchase, dans l’État de New York, a augmenté de 31% à 3,58 milliards de dollars (+27% hors effet de change), un niveau record. » et que « 2,4 milliards de cartes ont été émises dans le monde sous marque Mastercard et Maestro) » pour le 1er trimestre 2018 (annexe 7, pages 27-28).

— Article du site internet « logonews.fr », publié le 11 janvier 2019 et intitulé « Mastercard aborde la quarantaine, allégé de son nom ». Cet article fait état de l’histoire et la renommée de la famille de marque de la société Mastercard International Incorporated et en particulier de son logo rouge et jaune : « Après 40 ans de construction de marque, 32 millions de commerces équipés à travers le monde, le service de paiement s’affranchit pour s’ériger en icone et supprimer de son identité visuelle le nom de la marque, à l’instar d’une marque de produit. » (annexe 1).

— Extrait du site internet wikipedia.org du 1er mars 2017 relatif à « Mastercard » : « Mastercard propose les cartes (crédit ou débit) des marques MasterCard, Maestro et Cirrus. Actuellement 32 millions de commerces dans le monde affichent la marque MasterCard ». L’article est illustré par la représentation de la marque complexe MASTERCARD (annexe 27, pages 108- 110).

— Extrait du site internet zonebourse du 1er février 2018 intitulé « Mastercard bat le consensus grâce aux achats de Noel : Mastercard a publié jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, aidé par une hausse des dépenses de consommation durant la période des fêtes de fin d’année. L’action du numéro deux américain des cartes de paiement grimpe de 205% à 173,26 dollars dans les échanges d’avant-Bourse à Wall Street. […] ». L’article est illustré par une photographie représentant le coin d’une carte de paiement portant le signe complexe 7

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MASTERCARD.

 Des extraits de sites internet faisant mention de partenariats de MASTERCARD dans le domaine sportif (sponsoring d’évènements sportifs et sponsoring d’une équipe de football) :
- Extrait du site internet « fr.uefa.com » du 9 février 2018 : « Mastercard renouvelle son contrat de sponsoring de l’UEFA Champions League. Aujourd’hui, l’UEFA a annoncé le renouvellement du partenariat de Mastercard avec l’UEFA Champions League pour le cycle 201 8-21, poursuivant sa relation avec la société mondiale de premier plan en matière de paiements et de technologie qui a débuté en 1994. Ce contrat inclut également les droits de sponsoring pour les éditions 2018, 2019 et 2020 de la Super Coupe de l’UEFA. Depuis plus de 20 ans, Mastercard soutient la compétition interclubs la plus prestigieuse d’Europe et offre des expériences inestimables aux supporters du monde entier » (annexe 8, pages 30-31). Cet article est illustré par une photographie de joueurs entrant sur le terrain et montrant le logo rouge et orange et le terme MASTERCARD représentés sur une bannière publicitaire dans le stade, sur laquelle figurent également d’autres marques partenaires.

— Article publié sur le site internet « Sportbuzzbusiness.fr » le 8 juin 2017, intitulé « Mastercard partenaire de la Coupe du Monde de Rugby 2019 organisée au Japon » indiquant que « Mastercard et World Rugby ont officialisé le renouvellement de leur partenariat pour la Coupe du Monde de Rugby 2019 qui se déroulera au Japon. […] Dans le cadre de cet accord, Mastercard sera le moyen de paiement préféré pendant le tournoi » (annexe 3, pages 17-18).

— Article publié sur le site internet « Sportbuzzbusiness.fr » le 16 avril 2014, intitulé « Dan Carter donne le coup d’envoi du partenariat entre MasterCard et la Coupe du Monde de Rugby 2015 » et indiquant : « MasterCard sera la carte de paiement privilégiée et le système de paiement officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2015 qui se déroulera en Angleterre et au Pays de Galle entre le 18 septembre et le 31 octobre. Cette annonce s’inscrit dans le prolongement du succès du partenariat entre MasterCard et Rugby World Cup Limited, qui a débuté en amont de la Coupe du Monde 2011 en Nouvelle Zélande. » (annexe 24)

— Article du site internet www.ecofoot.fr du 1er mars 2017 intitulé « Mastercard renouvelle son accord de sponsoring avec l’UEFA » et indiquant « Nous sommes très fiers et excités d’avoir renouvelé notre partenariat avec l’UEFA Champions League, d’autant que nous sommes partenaires de la compétitions depuis 1994 […] » ainsi Indiqué Rais Rajamannar, directeur marketing de MasterCard, lors de la conférence de presse. » « […]Posséder un tel partenaire de renommée mondiale est un actif très précieux pour la Champions League et nous sommes enchantés de poursuivre ensemble. A travers leurs nombreuses activations au niveau mondial, MasterCard continuera à jouer un râle primordial dans la relation entre la compétition et les fans » a alors commenté Guy-Laurent Epstein, directeur marketing de l’UEFA. » (annexe 25)

 Des extraits de sites internet faisant mention des innovations du demandeur sous les signes MASTERCARD :
- Article du journal LSA Commerce Connecté du 18 juillet 2016, intitulé « Mastercard étend son service de paiement digital » indiquant « Avec Masterpass, le fournisseur de carte bancaire entend être le premier à mettre en place un paiement omnicanal entièrement numérique, comme l’a annoncé Mastercard le 14 juillet 2016. 80 millions de cartes devraient être activées par le biais des partenaires émetteurs de Mastercard. » (annexe 23).
- Article du Journal du Net du 2 décembre 2015 intitulé « la carte bancaire va disparaitre et 8

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c’est Mastercard qui prépare la relève. Le groupe américain parie sur le paiement sans contact et mobile en développant de nouveaux services connectés » (annexe 20, pages 84-86).

24. Outre la renommée des marques invoquées, le demandeur fait également valoir que les marques invoquées sont apposées sur des vêtements notamment dans le cadre du partenariat avec l’équipe de football féminine de l’Olympique Lyonnais. A cet égard, il fournit des copies d’écran dans son exposé des moyens montrant notamment les éléments suivants :

— une page du site de l’Olympique Lyonnais montrant une photographie de joueuses portant le maillot floqué du signe figuratif et d’autres marques partenaires et intitulé : « partenariat : Mastercard renforce son partenariat avec l’Olympique Lyonnais et devient sponsor officiel du maillot de l’équipe féminine de l’OL pour la saison 2020-2021 ».

— une page du site internet sport stratégies présentant une photographie de joueuses portant le maillot floqué notamment du signe figuratif et d’autres marques partenaires et intitulé : « mastercard, sponsor officiel de l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais ».

— une page du site internet zalando.fr présentant un maillot de supporter Olympique Lyon également floqué du signe figuratif et d’autres marques partenaires. 25. Il résulte des pièces fournies par le demandeur que, depuis une période antérieure au dépôt de la marque contestée, le signe antérieur complexe et le signe figuratif jouissent d’une forte et manifeste renommée auprès du public mondial, européen et notamment français, y compris le grand public dans le secteur des cartes bancaires et des services de paiement.

26. Le demandeur a par ailleurs fourni des documents montrant les opérations de sponsoring sportifs développées sous les marques antérieures invoquées (football avec l’UEFA et l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais et rugby avec la Coupe du monde de rugby) aux termes desquelles les marques antérieures sont notamment reproduites sur des bannières dans les stades (annexes 4, 8, 29, 30) et sur les maillots des joueuses de l’Olympique Lyonnais (pages 21-22 de l’exposé des moyens).

27. Il résulte de l’ensemble des éléments précités que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer, au jour du dépôt de la marque contestée le 5 janvier 2021, l’usage antérieur du signe complexe et du signe figuratif du fait de leur importante exploitation et de leur grande notoriété pour désigner des cartes bancaires, des services de paiement et des services financiers y afférents.

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L’intention du titulaire de la marque contestée

28. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.

29. En l’espèce, le demandeur fait valoir que le dépôt de la marque contestée n’est pas fortuit et témoigne de la mauvaise foi du titulaire dont l’objectif était de priver illégitimement le demandeur d’un signe nécessaire à son activité.

Il précise que le titulaire de la marque contestée « a enregistré plusieurs marques en France qui présentent de fortes similitudes avec des marques de tiers bénéficiant d’une renommée et déjà protégées » et fournit deux références de marques détenues par le titulaire de la marque contestée.

Il relève que le site internet mokonzi.fr, probablement lié au titulaire de la marque contestée montre certains usages contrefaisant les droits antérieurs du demandeur et fournit à cet effet une copie d’écran du site susmentionné issue de webarchives.org.

Enfin, il affirme que le terme MOKONZI du signe contesté trouve son origine dans la langue Lingala et signifie « maitre » en français ou « master » en anglais. Dès lors, la combinaison de ce terme à un logo très similaire à celui du demandeur démontre la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée.

30. Il convient au préalable de rappeler que la simple connaissance de l’usage antérieur d’un signe n’apparait pas à elle seule de nature à démontrer une intention malhonnête.

31. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » (CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).

32. A cet égard, le seul fait que le demandeur ait conclu un contrat de sponsoring sportif avec l’équipe féminine de football de l’Olympique Lyonnais à l’occasion duquel les signes antérieurs du demandeur sont apposés sur des maillots de football (sur lesquels figurent également d’autres marques partenaires) et que cette équipe figure parmi les meilleures européennes n’est pas suffisant pour établir l’intention du titulaire de la marque contestée de priver illégitimement le demandeur d’un signe nécessaire à son activité et d’entraver ses activités.

33. Par ailleurs, l’argumentation du demandeur tenant à l’existence de marques détenues par le titulaire de la marque contestée similaires à des marques de renommée notamment dans le domaine de l’habillement ne permet pas, à elle-seule, de déduire l’intention parasitaire du titulaire.

En effet, outre qu’aucun élément de preuve relatif à la renommée de ces marques de tiers n’est apporté par le demandeur, la marque française n°4724831 et la demande de marque française n°4835536 évoquées par le demandeur n’apparaissent pas 10

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si proches des marques antérieures internationale n°1573886 et française n°4175561.

34. Il en va de même de l’affirmation du demandeur selon laquelle un site internet « mokonzi.fr », « probablement lié » au titulaire de la marque contestée, présenterait des produits contrefaisant les signes du demandeur.

En effet, les deux captures d’écran fournies par le demandeur, présentant certes un t-shirt et une casquette portant un signe très proche du signe contesté, ne permettent toutefois pas d’identifier l’adresse du site internet (l’adresse sur la capture d’écran n’étant pas lisible) ni même d’établir un lien entre le site internet mokonzi.fr et le titulaire de la marque contestée. Le demandeur indique lui-même que ce site internet serait « probablement » en lien avec le titulaire sans en apporter la preuve de sorte que ce fait n’est pas de nature à établir la mauvaise foi du titulaire au jour du dépôt.

35. Le demandeur s’appuie également sur une capture d’écran d’un site internet de « traduction/dictionnaire Lingala – Français » qui montrerait que le terme MOKONZI trouve son origine dans la langue lingala et qu’il signifie « maître » en français, « master » en anglais pour soutenir que la combinaison entre ce terme et le logo très proche de celui des signes du demandeur, démontre la particulière mauvaise foi du titulaire de la marque contestée.

Cependant, le contenu de cette capture d’écran ainsi que l’adresse du site internet dont elle est issue sont illisibles de sorte que cette allégation non démontrée par le demandeur n’est pas suffisante pour établir la mauvaise foi du titulaire.

36. Enfin, les liens hypertextes cités par le demandeur, en complément des captures d’écran fournies qui ne peuvent être retenues pour les raisons ci-dessus exposées, ne sauraient davantage être retenus dès lors que le contenu des sites internet vers lesquels dirigent ces liens ne sont pas fournis, sont illisibles ou incomplets.

Dès lors, ces publications sur Internet auxquels renvoient les liens hypertextes listés par le demandeur dans son exposé des moyens ne peuvent être pris en compte en raison de l’absence de garantie quant à leur contenu, par principe susceptible d’évolution (CA Paris 09/04/2019).

Par ailleurs, les intitulés des liens hypertextes cités ci-avant ne sauraient également être pris en compte en l’absence de tout autre élément venant corroborer les informations contenues dans ces intitulés.

37. Ainsi, les éléments transmis par le demandeur ne sont pas suffisants à démontrer l’intention du titulaire de la marque contestée de priver illégitimement le demandeur d’un signe nécessaire à son activité et ne permettent pas de caractériser sa mauvaise foi au moment du dépôt.

38. En conséquence, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n’ayant pas été démontrée, la demande en nullité est rejetée sur ce fondement.

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B- Sur les motifs relatifs de nullité

1. Sur le droit applicable

39. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

40. A cet égard, l’article L.711-3, I, 1° du même code dispose notamment qu’est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 41. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fond

2.1 Sur le fondement de la marque antérieure MASTERCARD n°017967180

a) Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque complexe MASTERCARD n°017967180

42. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe MOKONZI n°21/4718341 est notamment fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure complexe MASTERCARD n°017967180.

43. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à- dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte.

i. Sur la renommée de la marque antérieure n°017967180

44. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

45. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 5 janvier 2021. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque antérieure complexe MASTERCARD n°017967180 a acquis une renommée en France avant cette date, pour les produits pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, à savoir les produits suivants :

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« Vêtements, chaussures, chapellerie »

46. A cet égard, si dans son exposé des moyens, le demandeur invoque la renommée de la marque complexe MASTERCARD et de la marque figurative n°016878191 pour des activités financières, monétaires, bancaires et de paiement, il n’en demeure pas moins qu’il invoque expressément au fondement de la marque complexe n°017967180 les seuls « vêtements, chaussures, chapellerie ».

En outre, force est de constater que les produits et services afférents aux cartes bancaires et services financiers relevant notamment des classes 9 et 36, ne sont pas désignés dans l’enregistrement de la marque antérieure complexe MASTERCARD n°017967180.

47. Par ailleurs, comme précédemment exposé, il ressort des pièces fournies par le demandeur que, depuis une période antérieure au dépôt de la marque contestée, la marque antérieure MASTERCARD jouit d’une forte et manifeste renommée, touchant un très large public tant mondial, qu’européen et notamment français, y compris le grand public dans le secteur des cartes bancaires et des services de paiement (sur la renommée de la marque et les pièces y afférant : points 22 à 27).

48. En revanche, les éléments fournis par le demandeur ne permettent pas de démontrer la renommée de la marque complexe MASTERCARD pour les « vêtements, chaussures, chapellerie » seuls produits invoqués par le demandeur au fondement de cette marque.

49. En effet, les documents produits ne montrent pas que le demandeur commercialise des vêtements sous la marque antérieure ni, a fortiori, que cette commercialisation bénéficie d’une quelconque renommée.

50. A cet égard, s’il invoque l’existence d’un partenariat sportif avec l’équipe féminine de football de l’Olympique Lyonnais à l’occasion duquel la marque antérieure est apposée sur des maillots de football en qualité de partenaire et sur lesquels figurent également d’autres marques partenaires, cet élément ne permet pas de conclure qu’une partie significative du public concerné en France a été confrontée de manière intensive à ce signe et le perçoit comme indiquant l’origine commerciale des maillots en question et, a fortiori, qu’il bénéficie d’un degré de reconnaissance élevé pour ces produits.

51. Ainsi, en l’espèce, le demandeur n’établit pas la renommée de la marque antérieure complexe MASTERCARD pour les « Vêtements, chaussures, chapellerie » qu’il invoque au fondement de cette marque.

52. En conséquence, la demande en nullité fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque complexe MASTERCARD n°017967180 est rejetée.

b) Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure complexe MASTERCARD n°017967180 53. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe MOKONZI n°21/4718341 est également fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque complexe antérieure MASTERCARD n°017967180.

54. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas 13

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échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

55. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. i. Sur les produits et services 56. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

57. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la marque contestée, à savoir : « Articles d’habillement; Chaussures à l’exclusion des chaussures orthopédiques; Habillement (Articles d’ -); Vêtements; Vêtements de prêt-à-porter; Vêtements pour enfants; Vêtements pour femmes; Vêtements pour filles; Vêtements pour garçons; Vêtements pour hommes; Vêtements pour jeunes enfants; Vêtements; articles chaussants. ».

58. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants, invoqués par le demandeur : « Vêtements, chaussures, chapellerie. ».

59. Les produits de la marque contestée apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

ii. Sur les signes

60. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :

Ce signe a été enregistré en couleurs.

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61. La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :

Ce signe a été enregistré en couleurs.

62. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.  L’impression d’ensemble produite par les signes

63. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que les signes en cause sont tous deux constitués d’éléments figuratifs, de couleurs et d’un élément verbal.

64. Visuellement, le signe contesté et la marque antérieure ont en commun une présentation très proche associant des éléments figuratifs et des codes couleurs très similaires :

— la représentation de deux formes géométriques très proches (deux octogones pour la marque contestée, deux cercles pour la marque antérieure) de même diamètre, partiellement superposés selon un axe vertical et alignés selon un même axe horizontal, sous laquelle est présente une seule dénomination en lettres de couleur noire ;

— le même dégradé de rouge et orange (l’élément situé à gauche étant de couleur rouge et l’élément situé à droite étant de couleur orange) avec une couleur orange plus soutenue dans la partie superposée des deux formes géométriques

, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.

65. La différence tenant à la forme octogonale des formes géométriques de la marque contestée ne saurait affecter la perception très proche des deux éléments figuratifs en présence dès lors que le signe contesté reprend les caractéristiques essentielles de l’élément figuratif de la marque antérieure, à savoir deux formes arrondies pleines rouge et orange qui se chevauchent dans une couleur orange foncée.

66. Phonétiquement, les signes ont en commun un même rythme en trois temps.

67. La présence du terme MOKONZI dans le signe contesté et du terme MASTERCARD dans la marque antérieure, entraîne des différences visuelles et de sonorités.

68. Par conséquent, les ressemblances visuelles et phonétiques seront considérées comme moyennes.

69. Intellectuellement, la présence du terme MOKONZI dans le signe contesté et du terme MASTERCARD dans la marque antérieure, entraîne des différences conceptuelles.

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70. Si le demandeur soutient que le terme « MOKONZI trouve son origine dans la langue LINGALA et se traduit en français par « maître » et en anglais « master », élément dénominatif reproduit dans la marque antérieure », il ne fournit toutefois pas suffisamment d’éléments probants permettant de démontrer cette évocation qui, en tout état de cause, ne sera pas perçue immédiatement par le public français.

71. Par conséquent, les ressemblances conceptuelles entre les signes seront considérées comme faibles.

72. Néanmoins, si les signes se distinguent par la présence du terme MOKONZI dans la marque contestée et du terme MASTERCARD au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 74 à 77).

73. Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes visuelles et phonétiques à un degré moyen et des similitudes conceptuelles faibles.

 Les éléments distinctifs et dominants des signes

74. Les éléments figuratifs des signes sont distinctifs à l’égard des produits en cause.

75. Si les termes MOKONZI du signe contesté et MASTERCAD de la marque antérieure, également distinctifs, sont ceux par lesquels les marques seront respectivement désignées, leurs éléments figuratifs, de par leur taille et leur présentation centrale, ne sauraient échapper à la vue du consommateur, et conservent leur position distinctive autonome.

76. Ainsi, les éléments verbaux des marques en cause, en outre tous deux inscrits sur une ligne inférieure, n’empêchent pas la perception immédiate des éléments figuratifs qui apparaissent nettement détachables des éléments verbaux susmentionnés et qui présentent de nombreux points communs comme précédemment exposé.

77. Par conséquent, les ressemblances d’ensemble entre les signes bien que visuellement et phonétiquement moyennes et intellectuellement faibles, se trouvent renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

iii. Autres facteurs pertinents

o Le public pertinent

78. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

79. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal.

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o Le caractère distinctif de la marque antérieure

80. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

81. En l’espèce, le demandeur fait valoir la renommée de la marque complexe antérieure MASTERCARD pour désigner des cartes bancaires et des services financiers y afférents.

82. Toutefois, les produits invoqués dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure MASTERCARD n°017967180, tels que listés au point 58, ne relèvent pas de ces domaines.

83. Par ailleurs, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure constituée d’éléments figuratifs, de couleurs et du terme MASTERCARD n’est pas discuté, il doit être considéré comme normal.

iv. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

84. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

85. En l’espèce, compte tenu de l’identité ou, à tout le moins, la forte similarité des produits des produits en présence, les similitudes moyennes entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, conjugué au caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

86. En conséquence, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure complexe MASTERCARD n°017967180 la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement. 2.2 Sur le fondement de la marque antérieure figurative n°016878191

a) Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque figurative n°016878191

87. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe MOKONZI n°21/4718341 est notamment fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure figurative n°016878191.

88. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à- dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. 17

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i. Sur la renommée de la marque antérieure n°016878191

89. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

90. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 5 janvier 2021. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque antérieure figurative n°016878191 a acquis une renommée en France avant cette date, pour les produits et services pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, à savoir les produits et services suivants :

« Classe 9 : Cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, cartes de dépôt de valeurs, cartes contenant des données électroniques, cartes de paiement et cartes de paiement toutes codées; Cartes bancaires, à savoir cartes bancaires à codage magnétique et cartes bancaires à mémoire magnétique et à mémoire à circuits intégrés ; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie; Visières de casquettes; Carcasses de chapeaux; Carcasses de chapeaux; Visières; Visières (articles de chapellerie); Tabliers [vêtements]; Foulards; Manchettes/bracelets de force [vêtements]; Bonnets de bain; Costumes de plage; Bottes; Visières; Casquettes; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Manteaux; Habillement pour cyclistes; Couvre-oreilles [habillement]; Gants [habillement]; Chapeaux; Bandeaux pour la tête [habillement]; Capuchons [vêtements]; Vestes; Costumes de mascarade; Cravates; Vêtements de dessus; Pyjamas; Pull-overs; Vêtements confectionnés; Chemises; Maillots de sport; Calottes; Chaussettes; Pull-overs; Tee-shirts; Pantalons; Sous-vêtements; Gilets; Imperméables.

Classe 36 : Affaires financières; Affaires monétaires; Services financiers, à savoir services bancaires, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes prépayées fournis par le biais de cartes à valeur stockée, transactions électroniques de crédit et de débit, services de présentation et de paiement de factures, services de paiement en espèces, vérification de chèques, encaissement de chèques, services d’accès à des dépôts et services de guichets automatiques; Services d’information, de conseils et de consultation pour tous les services précités. »

91. A cet égard, le demandeur indique la marque antérieure « est massivement exploitée depuis de nombreuses années et jouit d’une très forte renommée dans le monde et en particulier sur le territoire français ». Il ajoute que la marque antérieure est perçue par le consommateur comme étant « le logo désignant les produits et services de la société MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED qu’elle utilise massivement, notamment pour des activités financières, monétaires, bancaires, de paiement. ».

92. En premier lieu, il n’est pas contesté que le public pertinent est constitué des particuliers ou des professionnels qui utilisent les moyens de paiement par carte bancaire et les services financiers et de paiement y afférents.

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93. Il ressort des pièces fournies par le demandeur que, depuis de nombreuses années et antérieurement au dépôt de la marque contestée, le demandeur est associé à la représentation d’un logo composé de deux cercles superposés de couleur rouge et orange. A cet égard, l’annexe 1 du demandeur permet notamment de constater qu’« après 40 années de construction de marque, 32 millions de commerces équipés à travers le monde, le service de paiement s’affranchit pour s’ériger en icône et supprimer de son identité visuelle le nom de sa marque, à l’instar d’une marque produit ».

Il en résulte que la marque antérieure figurative jouit d’une forte et manifeste renommée auprès du public européen et notamment français, y compris le grand public dans le secteur des cartes bancaires, des services de paiement et des services financiers y afférents (sur la renommée de la marque et les pièces y afférant : voir points 22 à 27).

94. En revanche, comme précédemment exposé, les éléments fournis par le demandeur ne permettent pas de démontrer la renommée de la marque antérieure pour les produits en classe 25, à savoir les : « Vêtements, chaussures, chapellerie; Visières de casquettes; Carcasses de chapeaux; Carcasses de chapeaux; Visières; Visières (articles de chapellerie); Tabliers [vêtements]; Foulards; Manchettes/bracelets de force [vêtements]; Bonnets de bain; Costumes de plage; Bottes; Visières; Casquettes; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Manteaux; Habillement pour cyclistes; Couvre-oreilles [habillement]; Gants [habillement]; Chapeaux; Bandeaux pour la tête [habillement]; Capuchons [vêtements]; Vestes; Costumes de mascarade; Cravates; Vêtements de dessus; Pyjamas; Pull-overs; Vêtements confectionnés; Chemises; Maillots de sport; Calottes; Chaussettes; Pull-overs; Tee-shirts; Pantalons; Sous-vêtements; Gilets; Imperméables » (voir points 45 à 52).

95. Si les pièces produites par le demandeur ne démontrent pas la renommée de la marque antérieure complexe MASTERCARD pour l’ensemble des produits et services pour lesquels la renommée est revendiquée, elles permettent en revanche d’établir qu’elle jouit d’une grande renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et notamment en France, pour les produits et services suivants :

« Classe 9 : Cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, cartes de dépôt de valeurs, cartes contenant des données électroniques, cartes de paiement et cartes de paiement toutes codées; Cartes bancaires, à savoir cartes bancaires à codage magnétique et cartes bancaires à mémoire magnétique et à mémoire à circuits intégrés ; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Classe 36 : Affaires financières; Affaires monétaires; Services financiers, à savoir services bancaires, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes prépayées fournis par le biais de cartes à valeur stockée, transactions électroniques de crédit et de débit, Services d’information, de conseils et de consultation pour tous les services précités. »

96. Ainsi, la grande renommée de la marque antérieure au jour du dépôt de la marque contestée a été démontrée pour les produits et services suivants : « Cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, cartes de dépôt de valeurs, cartes contenant des données électroniques, cartes de paiement et cartes de paiement toutes codées; Cartes bancaires, à savoir cartes bancaires à codage magnétique et cartes bancaires à mémoire magnétique et à mémoire à circuits intégrés ; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Affaires financières; Affaires monétaires; Services financiers, à savoir services bancaires, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes prépayées fournis par le biais de cartes à valeur stockée, transactions électroniques de crédit et de débit, Services d’information, de conseils et de consultation pour tous les services précités. » 19

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ii. Sur la comparaison des signes en cause

97. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :

Ce signe a été enregistré en couleurs.

98. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :

Ce signe a été enregistré en couleurs. 99. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.  L’impression d’ensemble produite par les signes

100. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’éléments figuratifs, de couleurs et d’un élément verbal et que la marque antérieure est composée d’éléments figuratifs et de couleurs.

101. Visuellement, le signe contesté et la marque antérieure ont en commun des éléments figuratifs et des codes couleurs très similaires :

— la représentation de deux formes géométriques très proches (deux octogones pour la marque contestée, deux cercles pour la marque antérieure) de même diamètre, partiellement superposés selon un axe vertical et alignés selon un même axe horizontal ;

— le même dégradé de rouge et orange (l’élément situé à gauche étant de couleur rouge et l’élément situé à droite étant de couleur orange) avec une couleur orange plus soutenue dans la partie superposée des deux formes géométriques

, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.

102. La différence tenant à la forme octogonale des formes géométriques de la marque contestée ne saurait affecter la perception très proche des deux éléments figuratifs en présence dès lors que le signe contesté reprend les caractéristiques essentielles de l’élément figuratif de la marque antérieure, à savoir deux formes arrondies pleines rouge et orange qui se chevauchent dans une couleur orange foncée. 20

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103. Phonétiquement, la présence du terme MOKONZI dans le signe contesté entraîne des différences de sonorités.

104. Intellectuellement, le demandeur soutient que le terme « MOKONZI trouve son origine dans la langue LINGALA et se traduit en français par « maître » et en anglais « master », élément dénominatif reproduit dans la marque antérieure », il ne fournit toutefois pas suffisamment d’éléments probants permettant de démontrer cette évocation qui, en tout état de cause, ne sera pas perçue immédiatement par le public français.

105. Ainsi, il y a lieu de considérer que le terme précité est dépourvu de sens immédiat.

106. Par conséquent, les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles seront considérées comme moyennes.

107. Néanmoins, si les signes se distinguent par la présence du terme MOKONZI dans la marque contestée, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 108 à 110).

 Les éléments distinctifs et dominants des signes

108. Les éléments figuratifs des signes sont distinctifs à l’égard des produits en cause.

109. Au sein du signe contesté, la présence du terme MOKONZI, également distinctif, inscrit sur une ligne inférieure, n’est pas suffisant pour écarter les similitudes entre les signes dès lors que la représentation de deux formes géométriques de couleur rouge et orange reste immédiatement perceptible de par sa taille et sa position centrale et présente les grandes ressemblances précitées avec la marque antérieure.

110. Par conséquent, les ressemblances d’ensemble entre les signes, se trouvent renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

iii. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public

111. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes sera établi dans l’esprit du public concerné.

112. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

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113. La demande en nullité fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure figurative porte sur tous les produits visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir :

« Classe 25 : Articles d’habillement; Chaussures à l’exclusion des chaussures orthopédiques; Habillement (Articles d’ -); Vêtements; Vêtements de prêt-à-porter; Vêtements pour enfants; Vêtements pour femmes; Vêtements pour filles; Vêtements pour garçons; Vêtements pour hommes; Vêtements pour jeunes enfants; Vêtements; articles chaussants ». 114. En l’espèce, comme il l’a été précédemment relevé (point 110), les signes en présence présentent de grandes ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

115. Par ailleurs, il a été établi que la marque antérieure bénéficie d’une grande renommée pour les « Cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, cartes de dépôt de valeurs, cartes contenant des données électroniques, cartes de paiement et cartes de paiement toutes codées; Cartes bancaires, à savoir cartes bancaires à codage magnétique et cartes bancaires à mémoire magnétique et à mémoire à circuits intégrés ; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Affaires financières; Affaires monétaires; Services financiers, à savoir services bancaires, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes prépayées fournis par le biais de cartes à valeur stockée, transactions électroniques de crédit et de débit, Services d’information, de conseils et de consultation pour tous les services précités ».

116. Le demandeur met en avant ses investissements promotionnels à travers le sponsoring dans le domaine sportif dont le football et le rugby (annexes 3 et 8).

117. En outre, le demandeur fait valoir que la marque antérieure est apposée sur des maillots de sport notamment dans le cadre du partenariat avec l’équipe de football féminine de l’Olympique Lyonnais et fournit des copies d’écran dans son exposé des moyens à l’appui.

Il relève également que « les produits et services en cause relèvent […] pour une partie d’entre eux de marchés voisins sur lesquels une extension de marque est conforme aux pratiques habituelles observées dans le secteur concerné (finance/banque/produits dérivés/sponsoring sportif/goodies…) ».

118. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre les deux signes du fait de leur grande proximité, en relation avec les produits de la marque contestée relevant de la classe 25, le demandeur démontrant investir promotionnellement dans le sport et la marque antérieure étant apposée à cette occasion sur des vêtements, en sorte que le consommateur confronté à la marque contestée, aura comme image de référence, la marque antérieure qui bénéficie d’une grande renommée.

119. Par conséquent, compte tenu de la proximité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la grande renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits précités au paragraphe 113, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure.

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iv. Sur la démonstration de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure 120. L’existence d’un lien entre les marques, tel que retenu au point 119, ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008).

121. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer.  le risque de profit indu

122. En l’espèce, le demandeur soutient que l’« usage de la marque postérieure pour des produits identiques, similaires et non similaires aux produits et services invoqués de nature à tirer indûment profit du caractère distinctif de la renommée de la famille des marques antérieures ».

123. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

124. A cet égard, le demandeur fait valoir que le titulaire de la marque contestée cherche à bénéficier de l’image de la marque et des caractéristiques qu’elle projette. Il en déduit que la commercialisation des produits de la marque contestée pourrait être facilitée par cette association avec la renommée de la marque antérieure.

125. Les articles et palmarès des marques fournis reflètent l’image d’une marque « mondiale de premier plan en matière de paiements » (annexe 8), « géant prospère des cartes bancaires » (annexe 7), « marque les plus puissantes du monde » (annexes 2, 5, 11 et 12) qui « après 40 ans de construction de marque, 32 millions de commerces équipés à travers le monde [le service de paiement] s’affranchit pour s’ériger en icone et supprimer de son identité visuelle le nom de la marque, à l’instar d’une marque de produits ».

126. Ainsi, la marque figurative invoquée bénéficie d’une image positive, fortement ancrée dans l’esprit du consommateur comme une marque d’envergure compte tenu de la durée et de l’intensité de l’usage de cette marque.

127. Par conséquent, en raison de la forte renommée de la marque antérieure pour des cartes bancaires et des services de paiement au regard des « Cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, cartes de dépôt de valeurs, cartes contenant des données électroniques, cartes de paiement et cartes de paiement toutes codées; Cartes bancaires, à savoir cartes bancaires à codage magnétique et cartes bancaires à mémoire magnétique et à mémoire à circuits intégrés ; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Affaires financières; Affaires monétaires; Services financiers, à savoir services bancaires, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes prépayées fournis par le biais de cartes à valeur stockée, transactions électroniques de crédit et de débit, Services d’information, de conseils et de consultation pour tous les services précités », de ses investissements promotionnels dans le sponsoring incluant l’apposition de la marque sur des 23

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vêtements, des grandes similitudes entre les signes et de l’image positive que dégage la marque antérieure, susceptible de s’appliquer aux produits visés au point 113, il existe un risque que les consommateurs établissent un lien entre les marques en cause et projettent les caractéristiques de la marque antérieure sur la marque contestée.

128. Dès lors, ce transfert de l’image positive de la marque antérieure pourrait faciliter la mise sur le marché des produits de la marque contestée, réduisant ainsi la nécessité d’investir dans la publicité, et permettrait alors au titulaire de la marque contestée de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir cette image et diversifier ses activités.

129. Par conséquent, il apparait que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit de la renommée de la marque antérieure.

 Sur les autres types d’atteinte à la renommée de la marque antérieure 130. Le demandeur soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure. Il invoque la dispersion de l’image et de l’identité de la marque de renommée dans la perception du public et une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

A cet égard, il fait valoir que « l’aptitude de la [marque figurative antérieure] à identifier les produits et services pour lesquels elle est déposée et utilisée comme provenant de leur titulaire ou de ses partenaires en particulier des prestataires de services de luxe auxquels il est lié se trouve affaiblie. »

Il ajoute que « l’usage de la marque contestée risquerait, en l’espèce, de réduire la capacité de la marque antérieure à identifier les seuls produits et services [du demandeur] et de ses partenaires et restreindre leur capacité à stimuler le désir du public d’acheter les produits et services pour lesquels elle est déposée. »

131. La Cour de justice de l’Union européenne a pu poser en principe que « s’agissant plus particulièrement du préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, également désigné sous les termes de «dilution», de «grignotage» ou de «brouillage», ce préjudice est constitué dès lors que se trouve affaiblie l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l’usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l’identité de la marque antérieure et de son emprise sur l’esprit du public. Tel est notamment le cas lorsque la marque antérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, n’est plus en mesure de le faire » (CJCE, 27 novembre 2008, C-252/07, §29).

Dans cet arrêt la CJCE a rappelé et précisé : « §67 Plus l’évocation de la marque antérieure par la marque postérieure est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future de la marque postérieure tire un profit indû du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice. (…) §69 (..) plus le caractère distinctif et la renommée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise. (…) §74 (…) plus la marque antérieure présente un caractère unique, plus l’usage d’une marque postérieure identique ou similaire sera susceptible de porter préjudice à son caractère distinctif. »

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132. En l’espèce, il résulte des sponsorings sportifs démontrés par le demandeur qu’à cette occasion, la marque invoquée est apposée sur des vêtements, à savoir les maillots des joueuses de l’équipe féminine de football de l’Olympique Lyonnais.

133. Compte tenu de la grande renommée de la marque antérieure, de sa forte distinctivité acquise par l’usage intensif dans le monde entier et de ses investissements promotionnels dans les partenariats sportifs, l’usage de la marque contestée pourrait entraîner une atteinte au caractère distinctif par dilution et brouillage de la marque antérieure exploitée massivement dans le secteur bancaire et financier et apposée sur les maillots des joueuses de football ou des supporters dans le cadre de partenariats sportifs.

134. Par conséquent, il apparait que la marque contestée est susceptible de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.

v. Sur l’usage sans juste motif de la marque contestée

135. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif.

136. En l’espèce, en l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée à la présente demande en nullité et en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer que le titulaire n’a aucun juste motif pour utiliser la marque contestée.

vi. Conclusion 137. En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°016878191, la marque contestée doit être déclarée totalement nulle pour tous les produits désignés dans son enregistrement.

b) Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure figurative n°016878191 138. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe MOKONZI n°21/4718341 est également fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque figurative antérieure n°016878191.

139. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

140. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

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i. Sur les produits et services 141. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

142. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la marque contestée, à savoir : « Articles d’habillement; Chaussures à l’exclusion des chaussures orthopédiques; Habillement (Articles d’ -); Vêtements; Vêtements de prêt-à-porter; Vêtements pour enfants; Vêtements pour femmes; Vêtements pour filles; Vêtements pour garçons; Vêtements pour hommes; Vêtements pour jeunes enfants; Vêtements; articles chaussants. ».

143. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants, invoqués par le demandeur : «Cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, cartes de dépôt de valeurs, cartes contenant des données électroniques, cartes de paiement et cartes de paiement toutes codées; Cartes bancaires, à savoir cartes bancaires à codage magnétique et cartes bancaires à mémoire magnétique et à mémoire à circuits intégrés ; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Vêtements, chaussures, chapellerie; Visières de casquettes; Carcasses de chapeaux; Carcasses de chapeaux; Visières; Visières (articles de chapellerie); Tabliers [vêtements]; Foulards; Manchettes/bracelets de force [vêtements]; Bonnets de bain; Costumes de plage; Bottes; Visières; Casquettes; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Manteaux; Habillement pour cyclistes; Couvre-oreilles [habillement]; Gants [habillement]; Chapeaux; Bandeaux pour la tête [habillement]; Capuchons [vêtements]; Vestes; Costumes de mascarade; Cravates; Vêtements de dessus; Pyjamas; Pull-overs; Vêtements confectionnés; Chemises; Maillots de sport; Calottes; Chaussettes; Pull-overs; Tee-shirts; Pantalons; Sous-vêtements; Gilets; Imperméables. Affaires financières; Affaires monétaires; Services financiers, à savoir services bancaires, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes prépayées fournis par le biais de cartes à valeur stockée, transactions électroniques de crédit et de débit, services de présentation et de paiement de factures, services de paiement en espèces, vérification de chèques, encaissement de chèques, services d’accès à des dépôts et services de guichets automatiques; Services d’information, de conseils et de consultation pour tous les services précités. »

144. Les produits de la marque contestée apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure.

ii. Sur les signes

145. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :

Ce signe a été enregistré en couleurs.

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146. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :

Ce signe a été enregistré en couleurs.

147. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

148. Le signe invoqué par le demandeur sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion étant le même que celui invoqué sur le fondement de l’atteinte à la renommée, il est renvoyé aux paragraphes 100 à 110 pour l’analyse de la comparaison des signes.

149. Par conséquent, les ressemblances d’ensemble entre les signes bien que visuellement, phonétiquement et conceptuellement moyennes, se trouvent renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

iii. Autres facteurs pertinents

o Le public pertinent

150. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

151. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal.

o Le caractère distinctif de la marque antérieure

152. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

153. En l’espèce, le demandeur fait valoir la renommée de la marque figurative antérieure laquelle a été démontrée dans le secteur des cartes bancaires, des services de paiement et des services financiers y afférents (voir point 96).

154. En revanche, la renommée pour les « Vêtements, chaussures, chapellerie; Visières de casquettes; Carcasses de chapeaux; Carcasses de chapeaux; Visières; Visières (articles de chapellerie); Tabliers [vêtements]; Foulards; Manchettes/bracelets de force [vêtements]; Bonnets de bain; Costumes de plage; Bottes; Visières; Casquettes; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Manteaux; Habillement pour cyclistes; Couvre-oreilles [habillement]; Gants [habillement]; Chapeaux; 27

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Bandeaux pour la tête [habillement]; Capuchons [vêtements]; Vestes; Costumes de mascarade; Cravates; Vêtements de dessus; Pyjamas; Pull-overs; Vêtements confectionnés; Chemises; Maillots de sport; Calottes; Chaussettes; Pull-overs; Tee-shirts; Pantalons; Sous-vêtements; Gilets; Imperméables.» invoqués par le demandeur n’a pas été démontrée (voir point 94).

155. En conséquence, la marque antérieure invoquée, constituée d’éléments figuratifs et de couleurs, dont le caractère distinctif intrinsèque n’est pas discuté et dont il apparaît qu’elle est connue du public concerné, bénéficie d’un caractère distinctif accru pour les « Cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes à puce, cartes de dépôt de valeurs, cartes contenant des données électroniques, cartes de paiement et cartes de paiement toutes codées; Cartes bancaires, à savoir cartes bancaires à codage magnétique et cartes bancaires à mémoire magnétique et à mémoire à circuits intégrés ; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Affaires financières; Affaires monétaires; Services financiers, à savoir services bancaires, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de cartes de paiement, services de cartes prépayées fournis par le biais de cartes à valeur stockée, transactions électroniques de crédit et de débit, Services d’information, de conseils et de consultation pour tous les services précités ».

156. Toutefois, il convient de considérer que la marque antérieure bénéficie d’un caractère distinctif normal au regard des « Vêtements, chaussures, chapellerie; Visières de casquettes; Carcasses de chapeaux; Carcasses de chapeaux; Visières; Visières (articles de chapellerie); Tabliers [vêtements]; Foulards; Manchettes/bracelets de force [vêtements]; Bonnets de bain; Costumes de plage; Bottes; Visières; Casquettes; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Manteaux; Habillement pour cyclistes; Couvre-oreilles [habillement]; Gants [habillement]; Chapeaux; Bandeaux pour la tête [habillement]; Capuchons [vêtements]; Vestes; Costumes de mascarade; Cravates; Vêtements de dessus; Pyjamas; Pull-overs; Vêtements confectionnés; Chemises; Maillots de sport; Calottes; Chaussettes; Pull-overs; Tee-shirts; Pantalons; Sous-vêtements; Gilets; Imperméables » de la marque antérieure, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, constituée d’éléments figuratifs et de couleurs, n’étant pas discuté.

iv. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

157. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

158. En l’espèce, compte tenu de l’identité ou, à tout le moins, la forte similarité des « Articles d’habillement; Chaussures à l’exclusion des chaussures orthopédiques; Habillement (Articles d’ -); Vêtements; Vêtements de prêt-à-porter; Vêtements pour enfants; Vêtements pour femmes; Vêtements pour filles; Vêtements pour garçons; Vêtements pour hommes; Vêtements pour jeunes enfants; Vêtements; articles chaussants. » de la marque contestée et les « Vêtements, chaussures, chapellerie; Visières de casquettes; Carcasses de chapeaux; Carcasses de chapeaux; Visières; Visières (articles de chapellerie); Tabliers [vêtements]; Foulards; Manchettes/bracelets de force [vêtements]; Bonnets de bain; Costumes de plage; Bottes; Visières; Casquettes; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Manteaux; Habillement pour cyclistes; Couvre-oreilles [habillement]; Gants [habillement]; Chapeaux; Bandeaux pour la tête [habillement]; Capuchons [vêtements]; Vestes; Costumes de mascarade; Cravates; Vêtements de dessus; Pyjamas; Pull-overs; Vêtements confectionnés; Chemises; Maillots de sport; Calottes; Chaussettes; Pull-overs; Tee-shirts; 28

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Pantalons; Sous-vêtements; Gilets; Imperméables » de la marque antérieure pour lesquels aucune connaissance particulière n’a été relevée, les ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, conjugué au caractère distinctif normal de la marque antérieure pour les produits précités, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

159. En conséquence, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure figurative n°016878191, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement.

C- Conclusion

160. En conséquence, la demande en nullité doit être déclarée :

— rejetée sur le fondement du dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi (point 38),

— rejetée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque complexe antérieure n°017967180 (point 52),

— justifiée sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe antérieure n°017967180 (point 86),

— justifiée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque figurative n°016878191 (point 137),

— justifiée sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque figurative n°016878191 (point 159),

en sorte qu’elle doit être déclarée totalement nulle pour tous les produits désignés dans son enregistrement.

D- Sur la répartition des frais

161. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

162. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours». Dans sa notice, il est en outre précisé que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ».

163. Il indique, en outre, dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

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164. En l’espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais par le titulaire de la marque contestée.

165. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande.

166. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande.

167. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL 22-0073 est justifiée.

Article 2 : La marque n°21/4718341 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement.

Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur R K au titre des frais exposés.

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