NL 22-0077 Le 23 /02/2023

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,

Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-2, L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;

Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.

Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 15 avril 2022, la société de droit américain (LLC) OM RECORDS LLC (le demandeur) a formé une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL22-0077 contre la marque figurative n°20/ 4685910 déposée le 26 septembre 2020, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée OM DEVELOPPEMENT est titulaire (le titulaire de la marque contestée) suite à un transfert de propriété inscrit au Registre national des marques le 11 décembre 2020 sous le numéro n°805348, a été publié au BOPI 2021-03 du 22 janvier 2021.

2. La demande en nul ité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 9 : appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement vidéo ou audio, bandes vidéo et audio ; enregistrements audio ; disques audio ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; publications électroniques téléchargeables ; enregistrements sonores et vidéo ; fichiers audio et vidéo téléchargeables, sonneries téléchargeables, musique téléchargeable, fichiers MP3, publications électroniques téléchargeables, logiciels de création de musique ; matériels de musique notamment tables de mixage, tourne-disques ; micro, caméras vidéo, appareils photos ;; Classe 16 : Affiches, posters, étiquettes, albums, calendriers, magazines, photographies, autocollants, magnets ; cartes de voeux musicales, partitions de musique ; Classe 35 : Service de publicité et de promotion pour le compte de tiers et notamment d’artistes, organisation d’expositions et d’évènements à des fins commerciales ou publicitaires ; service de vente en ligne, par correspondance, au détail d’enregistrements sonores, musicaux ou vidéos, de matériel audio ; recherche de parrainage et sponsoring, conseil en affaires, recherches d’affaires, gestion administrative et commerciale de droit d’auteur ; Classe 36 : Services de financement notamment d’artistes, conseils et informations s’y rapportant ; services de label musical (financement d’artistes), service d’incubateur (financement de projets) ; 2

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Classe 41 : Production musicale, production de films, services de label musical, services de composition musicale, services d’agent d’artistes, services de promotion d’artistes, production de spectacles, de concerts ; production de disques ; montage de programmes sonores, audiovisuels et multimédias ; divertissement, organisation de festivals de musique et concerts ; organisation d’événements à des fins culturelles ou de divertissement, services de billetterie et réservation de places de spectacle ; cours de musique, académie de musique ; services de studio d’enregistrement, fourniture d’enregistrement audio, musicaux ; services de librairie musicale, émission de télévision ou de radio (divertissement) ; organisation de concours ; formation dans le domaine musical, et de l’écriture de chansons ; publication notamment électronique de livres, de revues, de magazines et de périodiques ; publication en ligne sur un réseau informatique d’informations à caractère culturel, éducatif ou de divertissement, service de jeux en ligne ; Classe 45 : Services juridiques, gestion et conseils dans le domaine de la cession et concession de licences notamment de droits d’auteur, de propriété intellectuelle et dans le domaine musical ; services de réseaux sociaux ».

3. Le demandeur a invoqué :

— trois motifs relatifs de nul ité, à savoir :

o l’atteinte à la dénomination ou raison sociale OM RECORDS LCC, en raison de l’existence d’un risque de confusion ; o l’atteinte au nom commercial OM RECORDS, en raison de l’existence d’un risque de confusion ; o l’atteinte au nom de domaine om-records.com, en raison de l’existence d’un risque de confusion ;

— un motif absolu de nul ité, à savoir : « La marque a été déposée de mauvaise foi ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courrier simple et courriel adressé au mandataire inscrit au registre national des marques.

6. La demande en nul ité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de son rattachement, par courrier recommandé en date du 13 mai 2022, reçu le 17 mai 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquel es le demandeur a répondu une fois dans les délais impartis.

8. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intel ectuel e, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 9 décembre 2022.

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Prétentions du demandeur

9. Dans son exposé des moyens, le demandeur:

Sur les motifs relatifs

— Soutient exploiter une activité de label de musique indépendant antérieurement au dépôt de la marque contestée et de manière continue, notamment en France, via : o La dénomination sociale Om Records LLC immatriculée le 19 avril 2018 dans les registres de l’État de Californie pour des activités de « Ventes et licences de musique » ; o Le nom commercial Om Records utilisé dès le 27 juin 2002 dans le cadre de contrat de partenariat dans le cadre de l’organisation de concerts ou de festivals en France, de la vente de CD ou de vinyles estampil és « OM RECORDS » via son site internet, de la diffusion de titres, sur les radios françaises, d’artistes qu’el e produit et de la gestion de ses comptes sur les réseaux sociaux ; Il insiste sur les redevances perçus en France à ce titre et le nombre de ventes digitales effectivement réalisées auprès du public français entre 2019 et 2022 o Les noms de domaine « om-records.com » et « omrecords.com » ;

— Invoque l’existence d’un risque de confusion entre ses droits antérieurs et la marque contestée en raison des similitudes entre les signes et des similarités entre les produits et services/ activités en cause.

Sur le motif absolu
- Soutient que la connaissance par le titulaire de la marque contestée de l’usage antérieur du signe OM RECORDS résulte de « l’existence de longues relations d’affaires entre OM RECORDS LLC et BMG, aujourd’hui partenaire essentiel du titulaire de la Marque Contestée ; […] [d’] échanges officiels relatifs à la Marque Contestée antérieurement au dépôt entre la demanderesse et BMG ; […] [de] la confusion exprimée par le public français dès l’annonce de la création du label litigieux et […] [de] la présence de la demanderesse sur le marché de l’industrie musicale depuis 27 ans » ;

- Relève que l’intention de nuire du titulaire de la marque contestée résulte de la chronologie des faits et « est confirmée par les tentatives ultérieures [au dépôt de la marque contestée], d’exclure [le demandeur] des marchés européen et américain ».

Il produit également des pièces lesquel es seront listées et analysées ci-dessous– infra point 11.

Enfin, le demandeur sol icite de l’Institut qu’il mette à la charge du titulaire de la marque contestée les frais qu’il a exposé.

10. Dans ses premières observations, le demandeur reprend et développe son argumentaire, répond aux arguments du demandeur et insiste notamment sur :

Sur les motifs relatifs - L’usage du nom commercial OM Records en France (produisant à ce titre des contrats de partenariat) ;

- L’usage du nom de domaine « omrecords.com » lequel « renvoie au nom de domaine « om- records.com » pour un meilleur référencement » et produit des factures aux fins de justifier de la titularité des noms de domaine omrecords.com et om-records.com ; 4

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Sur le motif absolu - la connaissance par le titulaire de la marque contestée de l’usage antérieur du signe OM RECORDS notamment en raison de « l’existence d’un partenariat entre OM RECORDS LLC et BMG », sur « l’alerte donnée par le public français avant le dépôt litigieux » sur la confusion générée, sur la présence du demandeur « sur le marché de l’industrie musicale en France depuis 27 ans » et met également en avant « la réaction des principaux distributeurs digitaux » suite à l’envoi de courrier par le conseil du demandeur aux Etats Unis.

Par ail eurs, il produit la traduction de certaines pièces ainsi que de nouvel es pièces lesquel es seront listées et analysées ci-dessous– infra point 11.

11. A l’appui de ses prétentions, le titulaire demandeur produit les pièces suivantes :

Lors de ses premières observations :

- Pièce n°1 : Capture d’écran de la page Facebook « OM Records » comportant la mention « un Label BMG x Olympique de Marseil e » ;

- Pièce n°2 : Contrat d’administration signé entre BUG MUSIC et SOUNDS OF OM comportant la mention « o/b/o OM RECORDS du 27 juin 2002, et signé le 20 mars 2003, non traduit ;
- Pièce n°3 : Document présenté comme un avenant au contrat du 27 juin 2002 signé par BMG RIGHTS MANAGMENT (US) LLC et PYRAMID INTERACTIVE INC. comportant la mention « d/b/a OM RECORDS d/b/a SOUNDS OF OM du 19 novembre 2012, non traduit ;
- Pièce n°4 : Captures d’écran produites par BMG démontrant que des droits d’auteurs ont été perçus en France et en Europe aux fins d’être reversés à OM Records LLCptures document intitulé SUMMARY STATMENT émis par BMG comportant la mention « in the acount with OM records » et portant sur la période « janvier 2016 à mars 2016 » et ayant pour objet le versement de redevances notamment en France ;

— Pièce n°5 : Annonce dans la presse de la création du label de musique OM Records en col aboration avec BMG (accord stratégique) du 24 septembre 2020.Extrait de sites (www.om.fr ; www.mouv.fr; www.challenges.fr ) annonçant la création du label de musique OM Records en collaboration avec BMG daté du 24 septembre 2020 ;
- Pièce n°6 : Mail du fondateur de OM Records LLC à destination de BMG du 25 septembre 2020 et sa traduction ;
- Pièce n°7 : Mail de réponse du directeur de BMG France à l’intention de BMG du 25 septembre 2020 et sa traduction ;
- Pièce n°8 : Mail d’alerte d’un fan français à destination de OM records LLC du 24 septembre 2020 Mail et sa traduction à destination de OM records LLC du 24 septembre 2020 indiquant « qu’un club de football français (Olympique de Marseille) a récemment fondé une maison de disques qu’ils appellent « om record » » ;
- Pièce n°9 : Captures d’écran sur Twitter présentés comme destiné à démontrer la confusion du public français ;
- Pièce n°10 : Capture d’écrans de vente de produits de bil ets de concerts, de festival et d’expositions Capture d’écrans de document intitulé « OM records Merchandise Orders »
- Pièce n°11 : Capture d’écran de la discographie du Label de musique OM Records (700 titres) Capture d’écran de la discographie du Label de musique OM Records portant l’indication des années 1995 à 2012 ;
- Pièce n°12 : Captures d’écran des comptes YouTube du label OM Records portant sur l’indication des années 2012 à 2020 ; 5

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— Pièce n°13 : Site Internet du label OM Records LLC : Extrait du site ayant pour nom de domaine www.om-records.com présenté comme le site Internet du label OM Records LLC ;
- Pièce n°14 : Décision de l’EUIPO du 18 mars 2022 ;

- Pièce n°15 : Articles en langue anglaise relatifs à l’activité du label OM Records à savoir extrait du site www.bilboard.com ayant pour titre « label spotlight : 25 years in OM records is still aiming for that Goosebumps feeling » du 25 août 2020 ; article issu de datebooks.sfchronicle.com du 2 août 2020 « Om Record hits 25 years, keeping SF – and beyond – dancing » ; www.forbes.com du 10 juillet 2020 « Exclusive : Track by track on OM Record – 25 year’anniversary Compilation ;
- Pièce n°16 : Mise en demeure d’OM Records LLC à destination de BMG France du 12 octobre 2020 ;

- Pièce n°17 : Document présenté comme un équivalent K-Bis de la société OM Records LLC du 24 novembre 2021 (« Certificate of Status ») et Statement of information du 27 janvier 2022 (17 Bis) ;

- Pièce n°18 : Extrait du site « who.is », relatif aux noms de domaine om-records.com et omrecords.com ;

- Pièce n°19 : Captures d’écran du site Internet OM Records LLC de 1996 à 2021 Captures d’écran du site om-record.com via l’outil wayback machine pour les dates des 13 novembre 1996 ; 5 décembre 1998 ; 20 juin 2000 ; 1er juin 2001 ; 27 juillet 2002 et 10 juin 2004 ;
- Pièce n°20 : Certificat d’immatriculation de la société OM RECORDS LLC du 19 avril 2018 (Secretary of State, Articles of Organization, filing du 19 avril 2018) ;

- Pièce n°21 : Récapitulatif d’inscription portant sur la cession de la Marque Contestée à OM DEVELOPPEMENT le 11 décembre 2020 ;

- Pièce n°22 : Capture d’écran Google de la recherche des termes « OM RECORDS » ;

- Pièce n°23 : Extrait Tweeter présenté comme « Campagne de boycott du public français à l’encontre de la Marque Contestée » ;

- Pièce n°24 : Avenant du 27 septembre 2006 au Contrat OM RECORDS et BUG MUSIC du 27 juin 2002 ;

- Pièce n°25 : Articles de presse français de 2001 et date de sortie de l’album Mushroom Jazz : Extrait du site de la Fnac portant sur un album intitulé « Mushroom Jazz Vol 3 » paru le 16 avril 2001 et articles en français portant sur cet album comportant l’indication « OM record » ;
- Pièce n°26 : Participation de OM RECORDS LLC à des concerts et festivals en France, Extrait du site clubbingspain.com ayant pour indication « M F (OM record […] » au REX Club à Paris le 25 août 2011 ; « M F B2B P W L H »» au REX Club à Paris le 16 juin 2018 ; extrait de conversation non datée et non traduite ; extrait de radioclassique.fr portant sur le Midem en date du 16 décembre 2021

— Pièce n°27 : Mail de Prun Radio (Radio française) à OM RECORDS LLC en date du 29 novembre 2021 ;
- Pièce n°28 : Comptes Tweeter, Instagram et Facebook de OM Record LLC ;

- Pièce n°29 : Comptes Tweeter, Instagram et Facebook portant sur la Marque Contestée ;

- Pièce n°30 : Document émis par Ingrooves présenté comme un rapport « relatif aux ventes réalisées en France par OM Records LLC via Amazon Music, Spotify, Apple Music, YouTube, iTunes, Tidal, and Google Play au titre de la période 2019-2022 »
- Pièce n°31 : Cartographie de la fréquentation du site internet www.om-records.com ; extrait du site Squarespace au titre de la période du 1er janvier 2014 au 13 avril 2022
- Pièce n°32 : Document présenté comme un « Rapports analytiques relatifs à la fréquentation des différents réseaux sociaux (visant Facebook, Twitter, Soundcloud, et YouTube) » dont les dates sont manuscrites.

- Pièce n°33 : Attestation de C S, dirigeant de la société OM Records LLC du 13 avril 2022 relative aux pièces 30, 31 et 32. 6

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Lors de ses secondes observations :

- Pièce n°2 bis : Traduction de la Pièce 2 ;

- Pièce n°3 bis : Traduction de la Pièce 3 ;

- Pièce n°4 bis : Traduction de la Pièce 4 ;

- Pièce n°8 bis : Pièce n°8 en version non anonymisée ;

- Pièce n°9 bis : Pièce n°9 en version non anonymisée ;

- Pièce n°24 bis : Traduction de la Pièce 24 ;

- Pièce n°30 bis : Attestation de T H, Directeur Financier de la société Ingrooves certifiant la réalité des ventes digitales produites ;

- Pièce n°34 : Jurisprudence américaine relative à la protection des marques non enregistrées ;

- Pièce n°35 : Courrier officiel du conseil en propriété industriel e du titulaire de la marque contestée en date du 15 octobre 2020 ;

- Pièce n°36 : Décision de l’EUIPO du 17 mars 2022 n°B 3 139 292 (portant sur l’opposition formée le 19 janvier 2021) ;

- Pièce n°37 : Enregistrement de la marque de la demanderesse à l’USPTO de 1996 à 2005 ;

- Pièce n°38 : Document relatif à la procédure en cours devant l’USPTO ;

- Pièce n°39 : Attestation de C S, dirigeant de la société OM Records LLC, du 5 août 2022 relative à l’e-shop de la demanderesse ;

- Pièce n°40 : Capture d’écran du site internet web.archive.org relatif à un site de vente en ligne via BandCamp portant sur la période 2014 à 2021 ;

- Pièce n°41 : Courrier officiel de mise en demeure adressé par l’avocat américain d’OM Records LLC à Spotify le 22 février 2021 ;

- Pièce n°42 : Courrier officiel de mise en demeure adressé par l’avocat américain d’OM Records LLC à Apple Music le 22 février 2021 ;

- Pièce n°43 : Capture d’écran des plateformes Spotify et Apple Music, avant et après réception des courriers de mise en demeure adressés par l’avocat d’OM Records LLC auxdites plateforme de distribution digitale ;

- Pièce n°44 : Captures d’écran relatives au podcast « E H, une femme de terrain » publie le 27 juil et 2021 et fiche de présentation de J L et S G ;

- Pièce n°45 : Captures d’écran du site webarchive.org (wayback machine) portant sur la redirection du nom de domaine omrecords.com sur om-records.com à compter de 2003 ;

- Pièce n°46 : Factures relatives au renouvel ement du nom de domaine omrecords.com depuis 2008 ;

- Pièce n°47 : Factures relatives au renouvel ement du nom de domaine om-records.com depuis 2008 ;

- Pièce n°48 : Captures d’écran du site om-record.com via l’outil wayback machine pour l’année 2020 ;

- Pièce n°49 : Captures d’écran du site omrecord.com via l’outil wayback machine pour les dates des 28 janvier 1999 ; 17 octobre 2020 ; 4 décembre 2000 ; 24 février 2001 ; 23 septembre 2001 ; 18 juil et 2002 ; 27 novembre 2002 ; 29 janvier 2003 et 11 février 2003 ;

- Pièce n°50 : Captures d’écran du site om-record.com via l’outil wayback machine entre 2003 et 2022 ;

- Pièce n°51 : Captures d’écran produites par BMG démontrant que des droits d’auteurs ont été perçus en France et en Europe aux fins d’être reversés à OM Records LLC entre 2012 et 2017 : document intitulé SUMMARY STATMENT émis par BMG Chrysalis comportant la mention « in the acount with OM records » et portant sur la période d’avril 2012 à décembre 2017 et ayant pour objet le versement de redevances notamment en France ; 7

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— Pièce n°52 : Document émis par BandCamp présenté comme un « Rapport BandCamp relatif aux ventes réalisées en France par OM Records LLC entre 2012 et 2022 » ;

- Pièce n°53 : Capture d’écran d’un tweet de la radio française Mouv’ du 24 juin 2021 et capture d’écran du retweet de BMG France ;

- Pièce n°54 : Documents présentés comme des « Contrats de licence conclus entre [le demandeur] et des partenaires commerciaux français » ;

- Pièce n°55 : Captures d’écran de publication sur twitter au fin de démontrer la confusion entre le titulaire de la marque contestée et le demandeur.

Prétentions du titulaire de la marque contestée

12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :

— Soutient que certaines pièces communiquées par le demandeur doivent être considérées comme irrecevables en ce qu’el es ne sont pas traduites ou sont postérieures au 26 septembre 2020 ;

Sur les motifs relatifs - Reproche au demandeur d’avoir « englob[é] toutes ses prétendues activités sans les repartir entre les trois droits antérieurs invoqués » ;

- Relève que le nom de domaine <omrecords.com> n’a pas été invoqué comme droit antérieur dans le récapitulatif de demande en nul ité ni visé par un paiement de taxes de sorte qu’il n’est pas opposable et que « la preuve de la titularité du nom de domaine <om- records.com>, invoquée par la demanderesse n’est donc pas rapportée » en ce que l’extrait whois ne fait aucunement mention du nom de son titulaire ;

- Soutient : o S’agissant de la dénomination sociale Om Records LLC, qu’en application du principe de territorialité, une dénomination sociale américaine ne peut valablement être opposée à une marque déposée en France ; o S’agissant du nom commercial Om Records, que le demandeur ne « justifier d’un local commercial, d’une filiale ou d’un établissement industriel en France » et ni n’apporte la preuve « d’un usage effectif en France, qui plus est de portée nationale » ; o S’agissant des noms de domaines, que « les conditions d’usage et de connaissance des noms de domaine par le public français ne sont remplies ».

Sur le motif absolu - Conteste la connaissance de l’usage antérieur du signe OM RECORDS par le demandeur tant en raison de leur partenariat avec la société BMG France que de l’utilisation du signe OM RECORDS en France depuis 27 ans revendiquée par le demandeur ;

- Conteste avoir eu l’intention de priver Om Records LLC des termes « OM RECORDS » et soutient que le dépôt de la marque contestée se justifie parfaitement en ce qu’il « s’inscrit dans la lignée d’une famil e de marques « OM » et déclinaisons ».

Demande à l’Institut le remboursement par le demandeur des frais exposés conformément à l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intel ectuel e.

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13. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée reprend et développe ses arguments et répond aux arguments du demandeur.

Il soutient, par ail eurs, que certaines pièces, non traduites doivent être écartées.

II.- DECISION A- A titre liminaire sur la recevabilité des pièces produites

14. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée demande à l’Institut de déclarer irrecevable :

- toutes les pièces non traduites et hors période, à savoir les pièces en anglais et/ou datées d’après le 26.09.2020, date de dépôt de la marque contestée ;

- les attestions ou pièces comptables non certifiées.

15. Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R.716-3 du code de la propriété intel ectuel e : « Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l’Institut s’effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ».

A ce titre, la décision du directeur général de l’INPI n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque précise en son article 7 que : « Tout acte ou pièce remis à l’Institut national de la propriété industrielle dans le cadre de la procédure en nullité ou en déchéance doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française ».

16. S’agissant de la traduction des pièces, le demandeur a produit, dans le cadre de ses observations en réponse, une traduction des pièces 2, 3, 4 ainsi que de la pièce 24 contrairement aux affirmations du titulaire de la marque contestée.

En outre, si les pièces 10, 12, 26, 30, 31, 32, 40, 48 à 52 ne sont pas assorties d’une traduction, force est de constater que :

— Les pièces 10, 12, 26, 30, 31, 32, 40 et 52 consistent en des tableaux, des graphiques et des pages de sites internet comportant des données compréhensibles sans qu’une traduction ne soit nécessaire (à savoir des dates, des adresses mails, des noms de pays, des titres d’albums et des noms d’artistes, des prix en dol ars, des données liées à la fréquentation de sites en pourcentage ou en chiffres ainsi que des noms de domaines) ;

- La pièce n°51 consiste en des factures comportant l’indication d’un émetteur, d’un destinataire, de dates et de prix ;

- Les pièces 48, 49 et 50 consistent en des captures d’écran du site omrecord.com via l’outil wayback machine destinées à justifier de l’exploitation de noms de domaine à des dates déterminées.

De même, la pièce 27 comporte l’indication selon laquel e il s’agit d’un email adressé d’une radio française au demandeur, de sorte que, dans la limite de cette indication, de la date 9

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d’envoi et des adresses email en cause, cette pièce comporte des indications exploitables en l’absence de traduction.

Dès lors, dans la mesure où les données précitées sont susceptibles de contribuer à la solution de la présente demande sur le fond et sont parfaitement compréhensibles en l’état, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les pièces 10, 12, 26, , 27, 30, 31, 32, 40, 48 à 52.

17. S’agissant des pièces postérieures à la date de dépôt de la marque contestée et de l’absence de certification des éléments produits, il y a lieu de rappeler que tant l’usage de droits antérieurs que la mauvaise foi peuvent être prouvés par tout moyen de sorte que, indépendamment de la force probante des pièces produites, il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables pour ces motifs.

18. Ainsi, les demandes d’irrecevabilité de certaines pièces formulées par le demandeur sont rejetées.

B- Sur le motif absolu de nullité

1. Sur le droit applicable 19. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intel ectuel e dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

20. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 21. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond

22. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquel e il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

23. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins 10

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autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).

24. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).

25. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’al ègue. Toutefois, il y a lieu de rappeler que les faits et preuves postérieurs à la date de dépôt peuvent parfois être utilisés pour interpréter l’intention du titulaire au moment du dépôt de la marque contestée.

26. A titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne suffit pas en soi à démontrer une mauvaise foi, el e peut constituer un critère à prendre en compte.

A ce titre, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit :

et que le demandeur invoque l’usage antérieur du signe OM RECORDS pour désigner un « label de musique indépendant ».

 Connaissance de l’usage antérieur des signes du demandeur

27. Le demandeur soutient que la connaissance par le titulaire de la marque contestée repose sur différents éléments factuels, à savoir :

— « l’existence de longues relations d’affaires entre OM RECORDS LLC et BMG USA, aujourd’hui partenaire essentiel du titulaire de la Marque Contestée » ;

- Des échanges entre la demanderesse et son ancien partenaire BMG (aujourd’hui partenaire du titulaire), dans les jours ayant précédé le dépôt de la Marque Contestée.

A ce titre, le demandeur produit notamment, en pièces 6 et 7 :

• Un email du fondateur du demandeur à destination de BMG du 25 septembre 2020 dans lequel il est indiqué :

« Je voulais vous demander si vous aviez un contact chez BMG France ? Ils viennent de lancer un nouveau label appelé Om Records, qui nous cause déjà de gros maux de tête. (…) Si vous pouvez nous orienter vers quelqu’un à qui parler chez BMG, je vous en serais reconnaissant ». 11

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• Un email de réponse du directeur de BMG France à l’intention de BMG USA du 25 septembre 2020 selon lequel :

« Quand [la partie défenderesse] a lancé le processus pour l’enregistrer dans le monde entier, ils ont fait des recherches, ont pris connaissance de cette marque américaine qui avait expiré et qui devait être utilisée en collaboration avec un logo spécifique.

Comme la marque « OM RECORDS » avait expiré aux Etats-Unis et comme le logo « français » est totalement différent, ils ont décidé de continuer le processus, ont pris la décision de l’utiliser et de l’enregistrer. Evidemment, je n’avais aucune idée que ce « OM Record américain » était un client BMG et je suis désolé si cela vous met dans une situation délicate. Mais OM a fait son travail juridique et a agi en toute légalité en l’espèce ».

— « L’alerte donnée par le public français avant le dépôt litigieux » invoquant à ce titre :

• Un email lui ayant été adressé « d’un fan français » pour l’alerter sur l’annonce d’OM records France dès le 24 septembre 2020 (pièce n°8) ; • Un Tweet réagissant à l’annonce du titulaire de la marque contestée indiquant qu’il existe déjà un OM record (Pièce n°9) ; • Un Tweet du 24 septembre 2020 par lequel « un utilisateur interpelle la demanderesse pour leur signaler que « quelques français » essayent de leur voler leur marque » • Des messages adressés sur Messenger par erreur au demandeur pensant s’adresser au titulaire de la marque contestée (Pièce n°9) ainsi que des exemples d’erreurs entre les deux entités sur les réseaux sociaux.

— « la présence de la demanderesse sur le marché de l’industrie musicale en France depuis 27 ans », invoquant, à ce titre :

• L’organisation de concerts de festivals, d’exposition et de vente de produits OM RECORDS (Pièces 10 et 26) ;

• La production et publication de « plus de 700 titres dans différents styles et genres musicaux » (Pièce n°11) ;

• L’identification du demandeur à la recherche des termes « om records » sur le moteur de recherche Google (Pièce n°22) ;

• Les comptes dont dispose le demandeur sur les réseaux sociaux (Pièces 12, 13 et 31) et des extraits de magazines librement disponibles en ligne (Pièce n°15).

— « la réaction des principaux distributeurs digitaux, qui n’ont pas souhaité devenir les complices d’une fraude aux droits de la demanderesse », soutenant que suite à l’envoi de courriers au plateformes Spotify et Apple Music, cel es-ci auraient renommé le nom du label du titulaire de la marque contestée en ces termes « Under exclusive licence to Olympique de Marseille/BMG ».

28. En l’espèce, il convient de relever que les messages à destination du demandeur, les Tweets ayant trait à l’existence du label du demandeur ainsi que les exemples d’erreurs commises entre les deux entités ne sauraient, en soi, justifier de la connaissance, par le demandeur du signe OM RECORDS, ou du fait qu’il ne pouvait en ignorer l’existence. En effet, il n’est nul ement démontré que les informations contenues dans ces messages ont été portées à la connaissance du titulaire ou que compte tenu de leur large diffusion, celui-ci ne pouvait en ignorer l’existence. 12

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29. De même, l’argument selon lequel les plateformes Spotify et Apple Music auraient modifié le nom du label du titulaire, à le supposer fondé, ne saurait justifier en quoi ce dernier ne pouvait ignorer l’existence du signe antérieur.

30. Il ressort néanmoins des relations d’affaires entre le titulaire de la marque contestée et la société BMG, ancien partenaire du demandeur ainsi que des échanges d’emails entre le demandeur et la société BMG la veil e du dépôt de la marque contestée que le titulaire connaissait l’existence d’une marque portant le signe OM RECORDS, sur le territoire des Etats Unis, non en vigueur au jour du dépôt.

31. Par ail eurs, les pièces produites démontrent une certaine intensité d’exploitation du signe OM RECORDS aux Etats Unis (articles parus dans des magazines américains largement diffusés – Bil board, Forbs, etc. -, site de vente du titulaire en dol ars) (notamment pièce 15).

En revanche, si le demandeur démontre une exploitation du signe OM RECORDS sur le territoire Français, les pièces produites ne permettent pas de reconnaitre une exploitation suffisamment significative pour considérer que le titulaire de la marque contestée ne pouvait en ignorer l’existence.

En effet, les pièces produites portent sur la vente d’une vingtaine d’articles divers en France sur une période de dix ans et l’organisation de deux concerts en 2011 et en 2018 outre que le terme OM RECORDS n’apparaît pas systématiquement (Pièces 10 et 26). En outre, les extraits de site internet (pièce 11 et 13), rédigés en langue anglaise et dont les prix sont en dol ars, de même que la page YouTube (Pièce 12) ne démontrent pas d’une connaissance particulière sur le territoire Français.

32. Par conséquent, si le titulaire de la marque contestée avait connaissance du dépôt d’une marque aux Etats Unis, non en vigueur au jour du dépôt et d’un usage de ce signe aux Etats Unis, en revanche il n’est pas démontré que ce dernier ne pouvait ignorer l’usage du signe OM RECORDS sur le territoire français contrairement à ce que soutient le demandeur.

 L’intention du titulaire de la marque contestée

33. En tout état de cause, à supposer que la connaissance de l’usage des signes antérieurs ait été établie, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).

34. Il convient ainsi de déterminer si le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que cel es relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentiel e d’indication d’origine. 13

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A cet égard, il a pu être jugé que : « l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque communautaire un signe sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. En effet, dans un tel cas la marque ne remplit pas sa fonction essentielle, consistant à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance » (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).

35. A ce titre, le demandeur relève que l’intention de le priver des termes « OM RECORDS » pourtant essentiels à son activité, résulte de la chronologie des faits en ce que :

— Le 24 septembre 2020, BMG et l’Olympique de Marseil e annoncent leur partenariat via la création d’un nouveau label de musique, « OM Records » (Pièce 5) ;

- Le 25 septembre 2020, le demandeur alerte son contact chez BMG de la présence d’un label du même nom (Pièce 6) et BMG France et BMG USA échangent sur le sujet ;

- Le 26 septembre 2020, soit un samedi, le titulaire de la Marque Contestée dépose la marque contestée ;

- Le 28 septembre 2020, BMG France répond au demandeur (Pièce 7).

Cette intention de nuire résulte également de « tentatives ultérieures [au dépôt de la marque contestée], d’exclure [le demandeur] des marchés européen et américain » en déposant des marques de l’Union Européenne et aux Etats Unis sur le fondement desquel es des actions ont été formées dans ces pays par le titulaire de la marque contestée.

36. En l’espèce, si la chronologie des faits démontre que le dépôt de la marque contestée a été fait le lendemain des échanges avec les sociétés BMG, force est de constater que le projet de lancement du label OM record était antérieur à cette date.

37. A cet égard, il ressort des arguments du demandeur lui-même et de la pièce 5 produite par lui que les échanges sur le partenariat avaient débuté trois années avant le dépôt de la marque contestée.

38. De même, il ressort des échanges d’email produits que les recherches d’antériorité réalisées par le titulaire ne faisaient ressortir qu’un signe déposé consistant en une marque déposée aux Etats Unis, laquel e n’était plus en vigueur.

39. En outre, comme le justifie le titulaire de la marque contestée, la marque OM RECORD s’inscrit dans une série de marque ayant pour terme commun OM suivit d’un terme.

40. Il en résulte de l’ensemble de ces éléments que le dépôt de la marque contestée s’inscrit dans un projet débuté depuis plusieurs années avec pour objectif de protéger le signe OM RECORDS annoncé lors du lancement du label et non pour priver le demandeur d’un signe nécessaire à son activité.

41. Dès lors, il n’est pas démontré par le demandeur que la marque contestée a été déposée à des fins autres que cel es relevant des fonctions d’une marque, en sorte que la mauvaise foi n’est pas caractérisée. 42. En conséquence, la demande en nullité fondée sur la mauvaise foi est rejetée. 14

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C- Sur les motifs relatifs de nullité

1. Sur le droit applicable 43. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intel ectuel e dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

44. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

45. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fond

46. En l’espèce, la demande en nul ité de la marque française figurative OM RECORDS n°20/ 4685910 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec :

- la dénomination sociale OM RECORDS LCC ;

- le nom commercial OM RECORDS;

- le nom de domaine om-records.com réservé le 26 juil et 1995.

47. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

48. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.

49. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom commercial et le nom de domaine et de leur portée non seulement locale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue.

a. A titre liminaire, sur la demande relative au nom de domaine omrecords.com

50. Aux termes de l’article R.716-1 du code de la propriété intel ectuel e :

« La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. 15

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Elle comprend : […] 5° La justification du paiement de la redevance prescrite ; […] Après qu’elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d’autres motifs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale ».

51. En l’espèce, le demandeur invoque dans le cadre de son exposé des moyens et de ses observations l’atteinte aux deux noms de domaine antérieurs omrecords.com et om- records.com.

52. Toutefois, force est de constater que le demandeur n’a pas indiqué, dans le récapitulatif produit se fonder sur le nom de domaine omrecords.com, seule l’indication du nom de domaine om- records.com étant présente. Il n’a par ail eurs procédé au paiement des redevances correspondantes que pour trois droits antérieurs (à savoir une dénomination sociale, un seul nom de domaine et nom commercial).

53. Par conséquent, le motif fondé sur l’atteinte au nom de domaine omrecords.com doit être rejeté.

b. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale OM RECORDS LCC et la marque contestée 54. Le demandeur produit notamment un document présenté comme un équivalent K-Bis de la société OM Records LLC du 24 novembre 2021 (« Certificate of Status ») et Statement of information du 27 janvier 2022 et un certificat d’immatriculation dont il ressort que la société est une société de de droit américain enregistrée en Californie le 19 avril 2018 (Pièces 17 et 20).

55. Il produit, en outre, un extrait de contrat et sa traduction en date du 19 novembre 2012 (Pièces 3 et 3bis) et une capture d’écran non datée d’un site mentionnant la discographie OM Records de 1995 à 2012 (pièce 11).

56. Il convient de rappeler qu’une marque peut être déclarée nul e sous réserve que le droit antérieur invoqué ait effet en France (Article L.711-3 précité).

57. Or, une dénomination sociale ayant une portée nationale, la dénomination sociale d’une entreprise immatriculée à l’étranger ne peut pas constituer une antériorité susceptible d’entrainer la nul ité d’une marque française.

58. En outre, le demandeur ne produit aucun élément démontrant un usage des termes OM Records LLC à titre de dénomination sociale. A cet égard, les documents précités (pièces 3, 2bis et 11) sont antérieurs à l’immatriculation de la personne morale dont la dénomination est invoquée.

59. Ainsi, la dénomination sociale de la société OM Records LLC ne peut constituer une antériorité ayant effet en France, en sorte que le motif fondé sur l’atteinte à cette dénomination sociale est rejeté.

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c. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine om-records.com et la marque contestée

i. A titre liminaire, sur la titularité du nom de domaine invoqué 60. Le titulaire de la marque contestée soutient à juste titre que la fiche whois portant sur le nom de domaine om-records.com ne comporte pas l’indication du titulaire.

61. Le demandeur produit alors, en réponse, un certificat de renouvel ement.

62. Le titulaire de la marque contestée reproche à ce document de comporter la mention OM RECORD et non pas OM RECORDS LLC. Il soutient également qu’ « il s’agit d’une irrégularité de forme qui ne peut être régularisée au stade des échanges d’observations entre les parties ».

63. A cet égard, l’article L.716-2 II du code de la propriété intel ectuel e dispose que :

« II.-Sont introduites devant l’Institut national de la propriété industrielle et devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire les demandes en nullité de marques sur le fondement de l’article L. 711-3, par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment : […]

4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° du I de l’article L. 711-3». L’article R. 716-5 précise qu’« est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance […] présentée par une personne qui n’a pas qualité ».

64. En l’espèce, l’affirmation selon laquel e l’indication du titulaire du droit antérieur ne peut pas être régularisée ne repose sur aucun fondement, de sorte que le titulaire de la marque contestée peut, au court des échanges d’une procédure en nul ité, présenter des pièces et observations aux fin de répondre aux prétentions du titulaire sur ce point.

65. En outre, si le document produit pour justifier de la titularité du nom de domaine ne comporte pas l’indication de la forme juridique LLC, force est néanmoins de constater que tant la dénomination sociale que l’adresse du siège sociale correspondent à cel es figurant dans le document intitulé « Statement of information » du 27 janvier 2022 relatif à l’identité du demandeur, de sorte qu’il permet de justifier de la titularité du nom de domaine invoqué.

66. Par conséquent, la demande du titulaire de la marque contestée visant à écarter de la procédure le nom de domaine <om-records.com> est rejetée.

ii. Sur la portée autre que seulement locale 67. Le demandeur soutient qu’il a, « depuis 1995, utilisé le nom de domaine « om-records.com » pour exploiter ses activités, notamment en France ».

68. A cet égard, il se fonde sur les pièces 13, 18, 19, 22, 31, 33, 45 à 50

69. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe antérieur invoqué soit «effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une 17

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étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160).

70. Si les pièces 46 et 49 portent sur le nom de domaine omrecords.com en sorte qu’il ne peut en être tenu compte, les autres pièces produites démontrent que le nom de domaine om- records.com existe et fait l’objet d’une exploitation depuis, à tout le moins 1996. Le demandeur démontre également la permanence de cette exploitation au jour du dépôt de la marque contestée (Pièce n°48) contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée.

71. Il y a dès lors lieu de déterminer si cet usage du nom de domaine om-records.com peut être considéré comme ayant une portée qui n’est pas seulement locale sur le territoire français au regard de la jurisprudence précitée.

72. A cet égard, le demandeur soutient que « site de la demanderesse est accessible en Europe et donc en France, depuis la date de sa création » et que « le site de la demanderesse a été consulté plus de 5.000 fois par des internautes français depuis 2014 ».

73. Toutefois, la simple accessibilité sur le territoire Français du site internet, auquel renvoie le nom de domaine invoqué, ne saurait suffire à démontrer un usage en France dans la vie des affaires. En outre, il ressort des captures d’écran du site du demandeur que celui-ci est disponible en langue anglaise et que les prix sont en dol ars de sorte qu’il n’apparaît pas particulièrement destiné aux consommateurs français.

74. Par ail eurs, si le site a été consulté, en France 5038 fois depuis 2014 (dont pour partie postérieurement au dépôt de la marque contestée de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le nombre de visite dans la période de référence), force est de constater que ce nombre, qui s’étend sur une période de huit années, n’est corroboré par aucun élément, témoignant d’une commercialisation effective sur le territoire français et permettant de justifier que le nom de domaine invoqué est utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires pour les activités revendiquées.

75. Dès lors, il y a lieu de constater que le demandeur ne justifie pas de son exploitation du site internet invoqué pour une portée autre que seulement locale. Par conséquent, le motif fondé sur l’atteinte au nom de domaine est rejeté.

d. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom commercial OM RECORD et la marque contestée i. Sur la portée autre que seulement locale

76. Le demandeur fait valoir que le nom commercial OM RECORDS, est exploité pour des « activité de production musicale, distribution et d’organisation d’événements musicaux de manière pérenne en France depuis 27 ans ».

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77. Il se fonde, à cet effet, sur les pièces 2, 2bis, 4, 10, 12, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 28, 30, 30 bis, 32, 33, 39, 40, 51, 52 et 54 précédemment citées (point 11).

78. Il est de jurisprudence constante que le droit sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage public (Cass.com., 3 juil et 2001, n°98-22.995). Le nom commercial ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation permanente et stable à compter de son premier usage public et antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (TGI Paris, 3e ch., 8 juil et 2011, n°09/11931).

79. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe antérieur invoqué soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160).

80. La marque contestée a été déposée le 26 septembre 2020. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du nom commercial invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date pour une portée autre que seulement locale.

81. En l’espèce, les activités liées à l’organisation de concerts ne résultent que de deux évènements datés de 2011 et 2018, de sorte qu’ils ne sauraient suffire à caractériser un usage suffisant sur le territoire français pour ces activités (pièce 26).

De même, l’envoi d’un email d’une radio française dont le contenu n’est pas traduit, ne saurait justifier d’une diffusion sur les ondes françaises des artistes produits par le demandeur (pièce 27). En outre, les contrats signés avec la société Bug Music vise comme territoire « la région du monde » et ne sont pas assortis d’éléments venant justifier de leur mise en œuvre sur le territoire français (pièces 2, 2bis, 24 et 24 bis). Il en va de même du document intitulé « Parfums Christian Dior « Know How » dont l’exécution, en particulier en France, n’est pas davantage démontrée (pièce 54).

82. Par ail eurs, les attestations produites par le demandeur font état :

— De visites du site de demandeur et de la commercialisation « d’articles tels que des vêtements des CD, des vinyles et d’autres articles OM Records » ainsi que l’ouverture de sa « propre boutique en ligne » de 2002 à 2012 puis de la commercialisation de ces produits via un prestataire depuis 2012 ;

- De la proportion d’abonnés sur les réseaux sociaux ;

- De ventes digitales sur les plateformes Amazon music, Spotify, Apple Music, You tube, iTune, Tidal et Google Play.

83. S’agissant de l’usage du nom commercial OM RECORDS via le site internet du demandeur, il ressort des pièces produites que celui-ci a été consulté 5038 fois en France sur une période de 2014 à 2022. Outre que cette période est partiel ement postérieure à la date de dépôt de la 19

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marque contestée (pièce n°31), ce chiffre ayant uniquement trait aux visites du site en France, ne saurait suffire à justifier d’un usage suffisamment significatif dans la vie des affaires compte tenu de l’étendue de la période.

En outre, il ressort clairement tant du site du demandeur que de celui de son partenaire commercial Bandcamp, que le public visé est le consommateur américain (prix en dol ars, disponible en langue anglaise). A cet égard, si la commercialisation d’articles via la boutique en ligne du demandeur puis via son partenaire Bandcamp démontre un usage effectif en France, force est de constater que le nombre d’articles vendus sur le territoire français est limité (à titre d’il ustration pour les dernières années : 25 articles en 2020 avant le dépôt de la marque contestée, 23 en 2019, 21 en 2018) et porte sur des produits variés dont notamment des vêtements, CD, etc. (Pièces 10, 52 et 40).

Enfin, si la pièce 25 démontre un commercialisation d’un album « Mushroom jazz vol3 » sur le site de la Fnac, force est de constater que cette capture d’écran comporte une date de parution en avril 2001 soit près de 20 ans avant la date de dépôt de la marque contesté, de sorte qu’elle ne saurait permettre de justifier d’un usage suffisamment récent (outre que les chiffres de vente propre à cet album ne sont pas communiqués).

84. S’agissant de la fréquentation des pages des réseaux sociaux du demandeur, il en ressort un nombre d’abonnés limité (entre 2000 et 3000) dont l’origine n’est pas déterminable. Quant au document relatif à la fréquentation des réseaux sociaux, l’inscription manuel e de la période étudiée ne saurait suffire à en garantir l’exactitude en l’absence d’éléments venant corroborer ces éléments, outre que les chiffres annoncés ne permettent pas de caractériser une commercialisation effective pour les activités revendiquées (pièces n°28 et 32).

85. Enfin, le tableau relatif aux ventes digitales en France édité au nom de Ingrooves, ne saurait, à lui seul justifier d’une exploitation en France pour les albums mentionnés, outre qu’il porte pour une grande partie sur une période postérieure au dépôt de la marque contestée. A cet égard, les factures produites en pièces 4 et 51 ne comportent pas d’indication suffisamment précise quant à leur objet de sorte qu’el es ne sauraient être considérées comme venant corroborer les données mentionnées dans le tableau précité en l’absence de mis en relation entre ces documents.

86. Ainsi, si le nom commercial OM RECORDS fait effectivement l’objet d’un usage en France, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que ce nom commercial a été effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires pour les activités invoquées.

87. Par conséquent, le demandeur ne démontre pas que l’usage du nom commercial OM RECORDS ait une portée autre que seulement locale. ii. Sur l’existence d’un risque de confusion 88. Compte tenu de l’absence de démonstration d’une portée autre que seulement locale, il n’y a pas lieu de statuer sur l’atteinte au nom commercial OM RECORDS par la marque contestée.

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89. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l’existence d’un risque de confusion avec le nom commercial OM RECORDS est rejeté.

D- Conclusion

90. En conséquence :

— le motif de nul ité de la marque contestée fondé sur la mauvaise foi est rejeté (point 42).

- le motif de nul ité de la marque contestée fondé sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale OM RECORDS LCC est rejeté (point 59);

- le motif de nul ité de la marque contestée fondé sur l’existence d’un risque de confusion avec le nom de domaine omrecords.com est rejeté (point 75) ;

- le motif de nul ité de la marque contestée fondé sur l’existence d’un risque de confusion avec le nom commercial OM RECORDS est rejeté(point 89).

E- Sur la répartition des frais

91. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

92. L’arrêté du 4 décembre 2020, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance »(…) c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 93. Le demandeur a sol icité dans son exposé des moyens, la condamnation du titulaire de la marque contestée « l’intégralité des frais exposés ».

94. Le titulaire de la marque contestée a également sol icité « le remboursement par la société Om Records LLC des frais exposés par la société OM DEVELOPPEMENT conformément à l’article L.716- 1-1 du Code de la propriété intellectuelle ».

95. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nul ité est rejetée pour l’intégralité des produits et services attaqués par le demandeur, en sorte que l’enregistrement de la marque contestée n’est pas modifié.

96. Par ail eurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté deux jeux d’observations en réponse à la demande en nul ité du demandeur.

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97. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 850 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (450 euros) et au titre des frais de représentation (400 euros).

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : La demande en nul ité NL22-0077 est rejetée.

Article 2 : La somme de 850 euros est mise à la charge de la société de droit américain (LLC) OM RECORDS LLC au titre des frais exposés. 22

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