NL 22-0072 Le 20/02/2023

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 8 avril 2022, la société par actions simplifiée HEINEKEN ENTREPRISE (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0072 contre la marque n° 19/4565839 déposée le 8 juillet 2019, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société KRONENBOURG SAS est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2019-50 du 13 décembre 2019.

2. La demande en nullité porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :

Classe 32 : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » ;

Classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ».

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3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif », « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service », « La marque a été déposé de mauvaise foi ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel, ainsi qu’au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée.

6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 12 mai 2022, reçu le 18 mai 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu par deux fois.

8. La phase d’instruction étant terminée à l’expiration du troisième et dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 5 décembre 2022.

Prétentions du demandeur

9. Dans son exposé des moyens, le demandeur expose le contexte litigieux existant entre les parties. Il indique en outre au soutien de son argumentation notamment que :

— Le signe SILVER, est un terme anglais issu d’un vocabulaire courant qui sera compris comme : « Argent : un précieux métal gris brillant / une couleur d’apparence gris-blanc brillant / Un élément métallique précieux, brillant / Une médaille d’argent », et sera nécessairement compris en ce sens par le consommateur moyen français ;

— Le signe déposé est usuellement utilisé en tant que référence à une médaille d’argent ou pour désigner une échelle de valeurs. Par conséquent, le terme « SILVER » associé à des boissons exprimera l’idée que ces produits sont de haute qualité, à l’égard de leurs ingrédients, leurs caractéristiques gustatives ou encore de leur méthode de fabrication ;

— Compte tenu de son caractère laudatif et publicitaire, le terme « SILVER » ne peut remplir la fonction essentielle de la marque et n’est pas apte à distinguer les produits du titulaire de la marque contestée de ceux des autres acteurs du marché des boissons ; en outre, maintenir un monopole sur ce terme reviendrait à priver l’ensemble des acteurs de ce marché d’user d’un terme promotionnel et publicitaire, nécessaire à leur activité ;

— Le signe SILVER est descriptif d’un degré de qualité des produits, de leur méthode de fabrication, de leur qualité gustative et de la couleur de ces produits ainsi que de leur contenant ;

A l’appui de ces premiers arguments, le demandeur fournit des pièces visant à démontrer le caractère laudatif et le caractère usuel du signe SILVER dans le secteur des boissons et demande à ce que la nullité de la marque soit prononcée « en ce qu’elle est tant dépourvue de caractère distinctif et désigne en outre une caractéristique des services ».

— Le dépôt de la marque SILVER a été effectué de mauvaise foi, le titulaire de la marque contestée connaissant les droits et l’usage du terme SILVER par le demandeur, à l’étranger ;

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— Le titulaire de la marque contestée avait l’intention de priver sciemment un concurrent d’un signe nécessaire à son activité, afin d’obtenir notamment un avantage sans lien avec la marque en cause et de s’accaparer, au détriment des acteurs du marché, un signe usuel dans le secteur considéré. Le demandeur verse un certain nombre de pièces visant à démontrer la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée.

— Le titulaire de la marque contesté n’avait pas exploité de manière effective et sérieuse sa marque SILVER depuis 1998 et avait intentionnellement laissé expirer ses droits antérieurs en France sur ce signe ;

— Demande que les frais de procédure soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée à hauteur de 1200€.

10. Dans ses premières observations, le demandeur a notamment :

— Réitéré l’ensemble des arguments soulevés dans son exposé des moyens ;

— Répondu aux arguments du titulaire de la marque contestée demandant à l’Institut de considérer la demande en nullité comme étant irrecevable, sur fondement du principe de l’estoppel et de l’abus de droit.

Le demandeur soutient que ni Heineken Brouwerijen ni sa filiale française ne détiennent de marques ayant effet en France, identiques à la marque française SILVER contestée et considère que le fait que les 9 dépôts faits par le demandeur, intervenus notamment au Royaume-Uni, Canada, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis ou Benelux, soient adressés à un public principalement anglophone n’est pas pertinent en l’espèce ;

— Contesté la présentation faite par le titulaire de la marque contestée des éléments de contexte ayant conduit à la présente procédure et complété sa présentation des faits ;

— Réaffirmé par la fourniture de nouvelles pièces que le public pertinent était à même de comprendre le sens du terme anglais SILVER, et tendant à démontrer que le terme SILVER était intrinsèquement dépourvu de caractère distinctif et était devenu usuel en France pour désigner un certain type de boissons et pour tout type de produits de grande consommation ;

— Complété son argumentation visant à démontrer l’absence de caractère distinctif du signe SILVER en fournissant de nouvelles pièces recensant diverses marques utilisant ce terme sur leurs bouteilles ou canettes ;

— Réfuté l’argument selon lequel la marque contestée avait été exploitée de manière continue par son titulaire et contesté les pièces fournis par le titulaire de la marque contesté afin de démontrer l’usage sérieux de ses marques antérieures portant sur la dénomination SILVER.

11. Dans ses dernières observations, le demandeur a de nouveau réitéré l’ensemble de son argumentation développée dans ses précédentes écritures, soutenant notamment l’absence d’usage sérieux et continu des droits antérieurs du titulaire de la marque contestée, et contestant le caractère opposable des actes d’usages faits par une société filiale du titulaire de la marque conteste.

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Prétention du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée soutient notamment que :

— Le demandeur est irrecevable à agir en nullité en application du principe de l’estoppel et de la théorie de l’abus de droit.

A ce titre, le titulaire de la marque contestée soutient que le demandeur a procédé à plusieurs dépôts en Asie et en Europe, dont certains portent exclusivement sur le signe verbal SILVER (devant notamment l’office du Benelux, et une marque internationale désignant des pays anglophones) et qu’il apparait contradictoire et incompatible avec le principe de l’estoppel de soutenir au cours de la présente procédure que le terme SILVER serait dénué de caractère distinctif.

Ainsi, le titulaire de la marque contestée soutient que le demandeur agirait en nullité en contradiction avec son propre comportement à l’étranger.

— Le public pertinent est composé du consommateur moyen français exclusivement francophone, dont le niveau d’anglais n’est que moyen voire faible de sorte qu’il ne comprendra pas le sens intrinsèque du terme SILVER.

Dans ces conditions, ce signe sera incapable de véhiculer un concept ou un connotation susceptibles d’être compris par le public pertinent.

— Le signe SILVER, contrairement à ce que soutient le demandeur, ne revêt pas un caractère laudatif.

A l’appui de cette contestation, le titulaire de la marque contestée soutient que pour vanter la qualité de ses produits, un opérateur choisira davantage d’utiliser le terme « or » ou « Gold » plutôt que le terme « argent » ou « silver », de sorte que le consommateur ne s’attendra aucunement à ce qu’un opérateur cherche à vanter les qualités de ses produits en utilisant le terme SILVER, cela supposant qu’ils ne seraient pas de la meilleure qualité.

— Le terme SILVER n’est pas nécessaire aux opérateurs du secteur des boissons. Le titulaire de la marque contestée conteste l’ensemble des pièces et exemples fournis par le demandeur à ce titre, et considère qu’il ne ressort aucunement de celles-ci, que sur le marché français des boissons, le consommateur serait usuellement confronté au terme « SILVER » en tant qu’indication d’une caractéristique de ces produits.

— Le terme SILVER n’est pas descriptif d’une méthode de fabrication des produits, de leur qualité gustative, de leur couleur ou de celle de leur contenant.

— Sur le motif tiré de la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au jour de son dépôt, ce dernier conteste l’argumentation développée par le demandeur en indiquant notamment que le nouveau dépôt de la marque SILVER visait à conforter ses droits préexistants, constitués notamment par un usage continu du signe SILVER depuis 1988, et pallier à l’oubli de renouvellement de leur marque ancienne.

Afin de démontrer l’usage continu et sérieux du signe contesté depuis son dépôt d’origine, le titulaire de la marque contestée verse un certain nombre de pièces destinées à attester de cet usage, en France.

— Afin de démontrer sa bonne foi, notamment s’agissant de l’oubli de renouvellement de sa marque ancienne, le titulaire de la marque contestée verse une déclaration de la responsable juridique du groupe Carlsberg auquel appartient le titulaire de la marque contesté, attestant que l’absence de renouvellement relève d’un manquement et oubli de la part du service juridique, donc d’une erreur involontaire, et en aucun cas d’une volonté d’abandonner ses droits sur cette marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- Demande que les frais de procédure soient mis à la charge du demandeur à hauteur de 1200€.

13. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée a réitéré l’ensemble de ses arguments et précisé certains d’entre eux :

— Il réfute l’argument selon lequel les dépôts de marques verbales SILVER faits par le demandeur étant des dépôts étrangers feraient échouer l’application de ce principe.

Le titulaire de la marque soutient que ces marques répondent aux mêmes critères de validité et que le seul fait que le demandeur ait considéré que le terme « SILVER » était suffisamment distinctif dans des territoires étrangers (et pour certains anglophones) était particulièrement contradictoire, malhonnête et opportuniste.

— Il explique que la distribution de ses produits SILVER qu’il fabrique est effectivement effectuée par une société ONYX, qui fait partie du groupe Kronenbourg et dispose d’une licence intra groupe donnant licence de la marque française SILVER depuis 2021.

A ce titre le titulaire de marque contestée fournit des pièces afin d’attester du lien juridique existant entre les deux entités, de sorte que c’est à bon droit que le titulaire de la marque contestée peut se prévaloir des actes d’exploitation de son licencié pour démontrer l’usage de sa marque.

14. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée a réitéré l’ensemble de ses arguments et réaffirmé le lien existant entre lui et sa société de distribution en versant de nouvelles pièces afin de confirmer leur lien juridique.

II.- DECISION

A- Sur la recevabilité de la demande en nullité 15. Le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité sur la base du principe de l’estoppel, arguant du fait que la demande en nullité intervient suite à un conflit l’opposant au demandeur.

Il soutient que la demande en nullité intentée par le demandeur à l’encontre de sa marque sur la base de son absence de distinctivité est en contradiction directe avec son comportement et notamment, avec les nombreux dépôts étrangers opérés par le demandeur sur ce même signe, pour désigner les mêmes produits de boissons.

Il soulève par ailleurs l’irrecevabilité de la demande en nullité en se fondant sur le manquement du demandeur à son obligation de loyauté et de bonne foi en cela qu’au jour de la demande en nullité, les parties étaient engagées dans une phase de négociation pré contentieuse, brutalement clôturée par l’action portée par le demandeur devant l’Institut.

16. Le demandeur soutient quant à lui qu’une déloyauté procédurale est constatée, lorsque les arguments juridiques différents sont développés par une partie dans le cadre d’une même instance. Or devant l’Institut, ses prétentions ne sont pas contraires et n’ont nullement varié. En outre, les divers dépôts opérés par le demandeur ont été réalisés devant des offices étrangers pour lesquels l’appréciation de la validité des marques diffère nécessairement.

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17. Il convient de rappeler que selon le principe de l’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers (Cass. Assemblée plénière 27 février 2009 pourvoi n°07-1984). Ce principe vise à sanctionner l’attitude procédurale d’une partie qui au cours d’une même instance, adopte des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-21.991).

18. En outre, il convient de préciser que le droit de présenter une demande en nullité est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur.

19. En l’espèce, si la demande en nullité intervient dans un contexte conflictuel entre les parties et qu’il peut être constaté que le titulaire de la marque contesté a engagé diverses actions afin de faire valoir ses droits, le dépôt de marques portant sur le terme « Silver » en dehors de la France, et répondant à des conditions de validité propres aux offices désignés n’apparait pas de nature à retenir la prétendue violation par le demandeur de ses obligations de loyauté et de bonne foi envers le titulaire de la marque contestée.

20. Ainsi, l’existence d’un contexte conflictuel entre les parties, pas plus que le fait que le demandeur ait déposé des marques antérieurement à la demande en nullité ne permettent de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit du demandeur d’agir en nullité, ni de considérer que le demandeur se serait prévalu de positions contraires dans le cadre de la présente procédure.

21. Par conséquent, la demande en nullité est recevable.

B- Sur le droit applicable

22. La marque contestée a été déposée le 8 juillet 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.

23. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.

24. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

25. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ».

26. L’article L.711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : […]

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (…) ». Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ».

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Ces articles doivent être interprétés au regard des articles 2 et 3 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques dont ils assurent la transposition, desquels il résulte que « Le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une exigence autonome, et est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, par lui-même, ne conduit pas le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée et ne lui permet pas de les distinguer de ceux d’autres entreprises » (CA Paris, RG 17/19192 SA Mariage Frères, 22 mai 2018).

27. Enfin, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. du 25 avril 2006, E S, pourvoi n°04-15.641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi.

28. A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774).

29. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

C- Sur le fond

30. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

31. Cette marque est enregistrée pour les produits suivants :

Classe 32 : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » ;

Classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ».  Sur le caractère distinctif de l’enregistrement contesté

32. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale.

Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.

33. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du libellé rappelé au point 31, les produits visés par la présente demande en nullité sont des produits de consommation courante s’adressant à des particuliers en sorte que le consommateur pertinent est ici incarné par le consommateur moyen d’attention moyenne, raisonnablement attentif et avisé.

34. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent en lien avec les produits et services revendiqués.

A cet égard, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, RG 18/0376)

35. Il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe qui doit être apprécié au jour du dépôt incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472).

36. En l’espèce, la marque contestée est constituée d’un seul élément verbal SILVER, vocable issu de la langue anglaise.

37. Le demandeur soutient que ce terme entrant dans le langage courant de la langue anglaise, il sera nécessairement compris tel que défini par les dictionnaires anglais comme « Argent : un précieux métal gris brillant / une couleur d’apparence gris-blanc brillant / Un élément métallique précieux, brillant / Une médaille d’argent » (Pièces 9.1 et 9.2 : Extrait du Concise Oxford English Dictionary concernant le terme « silver » et Extrait du Oxford English Reference Dictionary concernant le terme « silver »).

Il ajoute que le consommateur français possède un niveau d’anglais suffisant pour pouvoir appréhender le sens intrinsèque du terme SILVER, ce consommateur étant régulièrement confronté, dans les usages du commerce, à l’utilisation de la langue anglaise et notamment à l’usage de ce terme (Pièces 10.3 : Extraits du site internet www.carrefour.fr démontrant un usage courant du terme « silver » en France).

38. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que le public pertinent est composé du consommateur moyen français exclusivement francophone, dont le niveau d’anglais n’est que moyen voire faible. Dès lors, le terme SILVER ne relevant pas du vocabulaire anglais courant, il apparaitrait peu probable que le consommateur français en comprenne le sens.

Le titulaire de la marque soutient en outre que le fait que le terme SILVER puisse être intégré dans la publicité en France, ne présuppose pas de sa compréhension par le consommateur français.

39. Il convient tout d’abord de préciser qu’en France, l’enseignement de l’anglais intervient depuis plusieurs années dès le CE1 et vise à l’acquisition d’un vocabulaire élémentaire, tel que notamment l’apprentissage des noms de couleurs. De plus, la langue anglaise étant la langue de la mondialisation et du commerce international, le public français y est soumis de façon quotidienne et permanente de telle sorte qu’il en a acquis une compréhension rudimentaire, et en tout état de cause suffisante pour comprendre des termes basiques.

40. En l’espèce, comme le souligne à juste titre le demandeur, le terme « SILVER » apparait appartenir à un vocabulaire simple et courant de l’anglais de sorte que le public pertinent tel que visé au point 33, à savoir le grand public,sera à même de comprendre que le terme SILVER signifie littéralement « argent » en tant que nom d’un métal ou de sa couleur.

41. En revanche, il n’est pas suffisamment démontré par le demandeur que le terme anglais « SILVER » pourrait être compris autrement par ce public, notamment en ce qu’il désignerait une « médaille d’argent » et par extension véhiculerait une notion de haute valeur ou de qualité supérieure.

En effet, contrairement à ce que soutient le demandeur, un effort de réflexion et d’interprétation est nécessaire pour percevoir le signe SILVER dans son ensemble comme désignant des produits « de hautes qualités, eu égard leurs ingrédients, leurs caractéristiques gustatives ou encore à leur méthode de fabrication ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

42. Il n’est pas davantage établi par le demandeur que ce terme constitutif de la marque contestée, sera immédiatement perçu par le public pertinent comme un message laudatif, publicitaire ou un argument de vente, en sorte qu’il ne serait pas perçu comme une garantie de l’origine commerciale des produits.

D’une part, les pièces apportées par le demandeur ne portent pas sur les produits suivants « eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; apéritifs sans alcool » pour lesquels la marque contestée est enregistrée, de sorte qu’elles ne permettent pas de démontrer que le consommateur d’attention moyenne était en mesure, au jour du dépôt de la marque contestée, d’établir un quelconque lien entre le signe contesté et ces produits.

D’autre part, l’ensemble des exemples fournis par le demandeur et qui portent sur les produits suivants : « Bières ; sodas ; Boissons alcoolisées ; vins » n’illustre l’utilisation du terme SILVER que par quelques opérateurs majoritairement étrangers du secteur des boissons, sans toutefois que ces exemples ne soient datés au jour du dépôt, ni ne démontrent une commercialisation de ces produits importante sur le territoire français. (Pièces 8 à 8.20 : Illustrations des marques et usages du terme « silver » par des tiers en lien avec des boissons)

Il apparait en outre que pour l’ensemble des exemples fournis, le terme SILVER est employé soit à titre de marque, soit fondu au sein d’un ensemble d’éléments figuratifs et verbaux ne permettant pas de l’isoler et de le mettre en avant d’un point de vue publicitaire.

43. Dès lors, tant l’argumentation du demandeur, que les pièces apportées sont insuffisantes pour démontrer le caractère non distinctif de la marque contestée pour les produits qu’elle protège.

 Sur le caractère descriptif de la marque contestée

44. Il ressort des dispositions susvisées que sont susceptibles d’être déclaré nuls, les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.

45. A ce titre, est considéré comme descriptif un signe qui présente, avec les produits ou services, en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques.

46. Cette notion de caractéristique s’entend de la faculté du signe à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services en cause. Ainsi, un signe est descriptif s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques.

47. Le demandeur soutient que le terme SILVER sera immédiatement compris comme un message descriptif informant le consommateur sur la qualité supérieure des produits et sur leur qualité gustative, ainsi que sur leur méthode de fabrication et la couleur de ces produits ou de leur contenant.

A ce titre le demandeur précise qu’en matière de produits de boissons, notamment alcooliques, le terme SILVER est communément employé pour décrire un mode de fermentation ou vinification réalisé à l’aide de cuves métalliques (pièces 8.5 à 8.9).

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Est également soutenu que le terme SILVER est usuellement utilisé par les opérateurs du secteur pour décrire la sensation de fraicheur que procurerait ces boissons, la référence se faisant notamment en comparaison de la froideur ou fraicheur du métal qu’est l’argent (Pièces 8.10 à 8.13).

Enfin, le demandeur considère que le terme SILVER, en désignant la couleur argentée, ne pourra que décrire la couleur des produits de boissons visés par la marque contestée, ou à tout le moins la couleur de leur contenant (pièces 8.16 et 8.20).

48. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que le terme SILVER, outre le fait que celui-ci ne serait pas compris par le consommateur, ne pourra être perçu par le public comme décrivant ces produits ou leurs caractéristiques.

Il considère, s’agissant de l’argument selon lequel le signe contesté serait descriptif d’une méthode de fabrication des produits de boissons, qu’aucun des éléments et exemples fournis par le demandeur ne permettent de démontrer l’existence d’un tel lien entre le terme SILVER et les produits visés (Pièces 0064 à 0067 : Article « Fermentation Haute ou Fermentation Basse » ; Article « Comment est fabriquée une bière sans alcool ? » ; Article « Les différents types de fermentation dans la bière »).

S’il concède en outre que la plupart des producteurs de boissons mettent en avant la fraicheur de leurs boissons lorsqu’ils en font la promotion, cela s’explique par la capacité que lesdites boissons auront à procurer une « sensation » de fraicheur, et leur capacité à rafraichir le consommateur. Cela ne confirme toutefois en aucun cas, que le terme SILVER serait directement associé à cette notion de fraicheur, dans le domaine des boissons, qu’il se contenterai d’évoquer tout au plus.

Enfin, il soutient que le consommateur des produits protégés ne s’attendra pas à ce que les bières et boissons commercialisées sous l’appellation SILVER soient effectivement de couleur argentée. La couleur argent n’est pas une caractéristique objective et inhérente à la nature des produits en cause de sorte qu’il n’existe pas de lien direct et concret entre le signe et ces produits.

Il en va de même, s’agissant de l’emballage des produits visés, ceux-ci pouvant par nature être proposés dans une grande variété de couleurs sans que le terme SILVER n’en décrive une caractéristique obligatoire et inhérente, ou encore attendue du public.

49. En l’espèce, si le terme « SILVER » pouvait être compris au jour du dépôt de la marque contestée comme signifiant « Argent », le demandeur ne parvient pas à démontrer l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre ce terme et les produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée.

En effet, il ne ressort pas des documents fournis par le demandeur que le consommateur établirait immédiatement et sans réflexion ou interprétation de sa part un lien direct et concret entre le terme SILVER et un mode de fabrication de boissons alcooliques ou non alcooliques, pas plus qu’il ne décrirait une qualité de ces produits, dès lors qu’il ressort des développements précédents que le terme SILVER ne sera pas perçu comme exprimant une notion de valeur ou de qualité supérieure d’un produit (voir supra point 41).

L’évocation d’une telle qualité soutenue par le demandeur apparait procéder davantage de choix publicitaires ou d’arguments de ventes mis en avant par certains producteurs du secteur, et relever davantage de circonstances d’exploitation et de choix subjectifs propres aux acteurs de ce secteur.

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Enfin, il est régulièrement rappelé par la jurisprudence qu’un signe exclusivement composé d’un nom d’une couleur ne peut être considéré comme descriptif que lorsque cette couleur est une caractéristique objective inhérente à la nature du produit désigné par une marque, ainsi qu’une caractéristique intrinsèque et permanente pour ce produit (TUE, 7 mai 2019 T- 423/18).

Il ne ressort d’aucune des pièces fournies par le demandeur que la couleur argentée était, au jour du dépôt, perçue par le consommateur des produits visés comme une caractéristique inhérente et objective de ceux-ci, la plupart des boissons alcooliques citées en exemples étant incolore.

50. Il n’est dès lors pas avéré qu’à la date du dépôt, le consommateur français ait pu établir un lien direct et concret entre le signe SILVER et les produits en cause et ait pu percevoir immédiatement et sans réflexion, la description d’une caractéristique objective de ces derniers.

51. En conséquence, le signe « SILVER » n’est pas descriptif par rapport aux produits précités.

52. Il résulte de tout ce qui précède que le signe verbal « SILVER » présente dans son ensemble un caractère distinctif et n’apparait pas descriptif au regard des produits visés.

53. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son caractère descriptif est rejeté.

 Sur le fondement du dépôt de mauvaise foi

54. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue.

55. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, aff. C- 320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

56. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, Skykick, C 371/18, §75), mais encore, ainsi que le rappellent les demandeurs, lorsque la marque a été déposée : « sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et services visés par cet enregistrement » (CJUE, Skykick, 29 janvier 2020, C-371/18, §77).

57. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. .

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58. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité

59. Le demandeur considère que le dépôt de la marque contestée a été effectué en vue de l’octroi d’un monopole sur un terme nécessaire aux acteurs opérant dans le secteur des boissons et devenu usuel dans ce secteur et dans le but de priver sciemment ses concurrents d’un signe nécessaire à leurs activités, afin d’obtenir notamment un avantage sans lien avec la marque en cause.

Il soutient que le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage du terme SILVER pour les produits contestés, et qu’il a procédé au dépôt de cette marque dans l’objectif d’entraver le lancement d’un produit à succès de son concurrent ( le demandeur), et faire pression sur le demandeur dans le cadre de renégociations contractuelles. Il s’appuie notamment sur des échanges ayant eu lieu entre les parties, antérieurement à la présente procédure, et sur le lancement d’une gamme de produits dénommée SILVER en Asie, en 2018 ayant fait l’objet d’une forte publicité.

Il considère également que le titulaire de la marque contestée n’avait aucune intention d’exploiter le signe contesté dans la mesure où celui-ci aurait volontairement laissé expiré ses droits antérieurs sur la dénomination SILVER, et n’aurait pas fait un usage sérieux et continu de ses droits antérieurs depuis près de 20 ans.

A l’appui de ce moyen, le demandeur a communiqué les pièces suivantes :

— Pièce 2.1 Extrait du site internet www.kronenbourg.com
- Pièce 2.2 Extrait du site internet kronenbourg.com : « Nos produits – découvrez nos marques »
- Pièce 3.1 Extrait du site internet www.heineken.com sur la bière Heineken Original Heineken 0.0
- Pièce 3.2 Extrait du site internet www.heineken.com sur la bière Heineken 0.0 Heineken Silver
- Pièce 3.3 Revue de presse sur le lancement en Asie 3.4 Revue de presse sur le lancement dans le métavers
- Pièce 3.5 Revue de presse sur le lancement en France
- Pièce 4.1 Marques Heineken au Vietnam antérieures au dépôt contesté
- Pièce 4.2 Marques Heineken en Chine antérieures au dépôt contesté
- Pièce 4.3 Marques Heineken couvrant l’UE
- Pièce 4.4 Extrait de la base Data INPI pour les marques « Heineken Silver »
- Pièce 4.5 Extrait de la base Data INPI pour les marques « Heineken Light »
- Pièce 4.6 Extrait de la base Data INPI pour les marques « Heineken 0.0 »
- Pièce 5.1 Marques françaises non en vigueur composées du terme « silver »
- Pièce 5.2 Marque internationale « silver » n°531947
- Pièce 5.3 Marque française contestée « silver » n°19 4 565 839
- Pièce 5.4 Enquête d’usage Cerberus
- Pièce 5.5 Procès-verbal de constat du 18 mars 2022 dressé sur le site internet https://www.hobfrance.com/ de la société Onyx SAS
- Pièce 5.6 Attestation du conseil de la société Heineken au Benelux du 28 septembre 2022
- Pièce 5.7 Attestation du conseil espagnol de la société Heineken du 27 septembre 2022
- Pièce 5.8 Attestation du conseil suisse de la société Heineken du 27 septembre 2022
- Pièce 6.1 Marque française semi-figurative n°20 4 628 246 7 Echanges pré-contentieux
- Pièce 7.1 Lettre de Heineken à Kronenbourg du 28 décembre 2021
- Pièce 7.2 Lettre de Kronenbourg à Heineken du 18 février 2022
- Pièce 7.3 Lettre de Kronenbourg à Heineken du 10 mars 2022
- Pièce 7.4 Email de Heineken à Carlsberg du 18 mars 2022 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— Pièce 7.5 Email de Carlsberg à Heineken du 22 mars 2022
- Pièce 10.1 Extraits du site internet www.monde-selection.com
- Pièce 10.2 Les concours de bières en France et dans le Monde
- Pièce 10.3 Extraits du site internet www.carrefour.fr démontrant un usage courant du terme « silver » en France
- Pièce 10.4 Traduction du tableau §147
- Pièce 10.5 Attestation de Monsieur L T de la société France Boissons du 29 septembre 2022
- Pièce 10.6 Extraits du site internet www.auchan.fr
- Pièce 10.7 Extraits du site internet www.e.leclerc.fr
- Pièce 10.8 Extrait de l’étude de marché effectuée par la société indépendante GIRA
- Pièce 10.9 Articles sur l’acquisition du groupe Scottish & Newcastle

60. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que le dépôt de la marque contestée fait suite à un oubli de renouvellement de son droit antérieur et visait à conforter ses droits préexistants constitués par un usage continu et sérieux desdits droits. Il affirme à cet effet que la marque contestée est, depuis son dépôt originel de 1988, toujours utilisée et commercialisée en France.

Pour démontrer sa bonne foi, notamment s’agissant de l’oubli de renouvellement de sa marque ancienne, le titulaire de la marque contestée verse une déclaration faite par la responsable propriété intellectuelle du groupe Carlsberg auquel appartient la société Kronenbourg (titulaire de la marque contestée), attestant que l’absence de renouvellement relève d’un manquement et oubli de la part du service juridique, donc d’une erreur involontaire, et en aucun cas d’une volonté d’abandonner ses droits sur cette marque.

Enfin, le titulaire de la marque contestée soutient qu’il ne pouvait nécessairement présumer que le lancement d’une gamme de produits propre à un marché étranger par le demandeur, les conduirait à élargir leur commercialisation de ce produit à l’Europe. Il affirme que si mauvaise foi il y avait, elle se situait du côté du demandeur qui a sciemment décidé de mettre brutalement un terme aux tentatives de conciliation engagées entre les parties, par l’engagement de la présente procédure et qui a procédé en dépit de ces échanges au lancement d’une campagne publicitaire massive en France, en Europe et à l’étranger, en méconnaissance et méprise des droits antérieurs de la société Kronenbourg.

A l’appui de ces arguments, le titulaire de la marque contestée a communiqué les pièces suivantes :

— Pièce n° 002 : Extrait Kbis de la société Kronenbourg
- Pièce n° 003 : Article “Aux sources de Kronenbourg”, Les Echos, 14 septembre 2018
- Pièce n° 004 : Article “Kronenbourg devient le 1er brasseur à se voir décerner le label Alsace
- Excellence !”, Alsace Excellence
- Pièce n° 005 : Extraits de la page « Kronenbourg aujourd’hui », Kronenbourg.com
- Pièce n° 006 : Article « La bière accompagne toutes les tendances de consommation », LSA
- Pièce n° 007 : Article « Kronenbourg Fizz : caractéristiques, prix et histoire », Bierebel
- Pièce n° 008 : Article « Le succès de la bière sans alcool révèle un nouveau mode de consommation »,
- Slate, 24 janvier 2020
- Pièce n° 009 : Article « Les brasseurs se ruent sur le « sans alcool » », Les Echos, 12 avril 1991
- Pièce n° 0010 : Extraits de visuels et de packaging utilisés lors du lancement de la bière « SILVER » de
- Kronenbourg en 1991
- Pièce n° 0011 : Extrait de l’ouvrage Les Bières du Monde
- Pièce n° 0012 : Extrait de l’ouvrage Répertoire des Marques de bières françaises Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— Pièce n° 0013 : Extraits de l’ouvrage Connaissances et Techniques du bar et des cocktails de André
- JUTAN et J G
- Pièce n° 0014 : Exemples de grossistes proposant à la vente la bière de marque « SILVER » de
- Kronenbourg
- Pièce n° 0014.1 : Attestation de M^me T, Directrice Générale des ETS Tafanel, du 6 septembre 2022
- Pièce n° 0014.2 : Attestation de M. M , Directeur Marketing de la société ONYX, du 4 octobre 2022
- Pièce n° 0014.3 : Photos des fûts de bière de marque « SILVER » de Kronenbourg
- Pièce n° 0015 : Extraits de la plateforme Untappd concernant la consommation de la bière « SILVER »
- de Kronenbourg en France
- Pièce n°015.1 : Extraits de documents confirmant l’appartenance de la société ONYX au Groupe
- Carlsberg
- Pièce n° 0016 : Exemples d’établissements proposant à la vente la bière de marque « SILVER » de
- Kronenbourg
- Pièce n° 0084 : Factures attestant de la commercialisation de la bière « SILVER » entre 2013 et 2022
- (882 pages)
- Pièce n° 0085 : Catalogue de la société House of Beer pour l’année 2019
- Pièce n° 0086 : Photographies montrant in situ la commercialisation de la bière « SILVER »
- Pièce n° 0087 : Attestation en date du 7 juillet 2022 signée par M. N M , Directeur Marketing
- de la société ONYX
- Pièce n° 0088 : Publicités télévisées pour la bière de marque « SILVER » de Kronenbourg, 1991
- Pièce n° 089.4 : Attestation de M^me H W, Responsable Propriété Intellectuelle du Groupe
- Carlsberg en date du 19 septembre 2022
- Pièce n° 089.7 Statuts de la société ONYX à jour
- Pièce n° 089.8 Statuts de la société ONYX en date du 13 décembre 2006
- Pièce n° 089.9 Documents relatifs à l’appartenance de Kronenbourg et d’ONYX au même groupe
- Pièce n° 090.2 : Email entre Carlsberg et Heineken du 18 mars 2022 en anglais et sa traduction

 Connaissance de l’usage antérieur du signe SILVER

61. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 8 juillet 2019. Il convient donc de rechercher si à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe SILVER par le demandeur.

62. Le demandeur verse plusieurs pièces démontrant un usage important du terme SILVER pour une gamme de boissons commercialisées en Asie, et faisant notamment suite à deux dépôts de marque devant l’office vietnamien des marques dès le 8 novembre 2018.

63. Si le titulaire de la marque contestée ne conteste pas avoir eu connaissance du lancement à l’étranger de ces produits sous l’appellation SILVER, il considère toutefois qu’il ne pouvait en tirer la conclusion que le demandeur étendrait la commercialisation de ceux-ci en Europe.

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64. Toutefois, il résulte tant de la chronologie des faits établie par les parties que de la situation de concurrence existant entre les parties sur le marché spécifique des produits de brasserie, que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer l’existence d’une exploitation du terme SILVER par le demandeur.

65. Il en résulte que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée, le 8 juillet 2019, de l’usage antérieur du signe SILVER par le demandeur pour des produits liés au secteur des boissons alcoolisées et notamment les produits de brasserie.

 L’intention du titulaire de la marque contestée

66. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.

67. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).

68. A cet égard, le demandeur considère que le titulaire de la marque contestée a procédé au dépôt de cette marque dans l’objectif d’entraver le lancement d’un produit à succès de son concurrent ( le demandeur), et faire pression sur le demandeur dans le cadre de renégociations contractuelles. IL conteste l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel ce nouveau dépôt procédait d’une volonté de conforter ses droits préexistants, et soutient que le titulaire de la marque contestée avait cessé d’exploiter sa marque ancienne SILVER, de sorte qu’en l’absence d’usage sérieux du signe contestée depuis 1998, ce nouveau dépôt procédait nécessairement d’une intention de priver les tiers d’un terme nécessaire à leurs activités.

Il soutient en outre que ce nouveau dépôt allait également permettre à son titulaire d’échapper à la déchéance de cette marque ancienne, dont il ne faisait plus fait usage.

69. En l’espèce, il ne ressort pas des échanges pré contentieux transmis et engagés par les parties ainsi que de la déclaration de la responsable propriété intellectuelle du groupe Carslberg, que le titulaire de la marque contestée, en procédant au dépôt de la marque contestée avait l’intention d’utiliser ce droit afin de faire peser des pressions commerciales sur le demandeur, ou tentait de faire obstacle au lancement européen de produits proposés par le demandeur sous le nom SILVER.

En effet, si l’appréciation de la mauvaise foi peut impliquer la prise en compte d’éléments postérieurs au dépôt (Cass. com., 3 février 2015, n°13-18.025), il convient de relever, que ces échanges pré contentieux sont intervenus près de 2 ans après le dépôt de la marque contestée, lui-même n’étant intervenu que 6 mois après l’expiration du délai de grâce dont disposait le titulaire pour effectuer son renouvellement, le 8 juillet 2019 (pièces 6.1 et 7.1 à 7.5 du demandeur).

Si la teneur des échanges transmis atteste d’une tentative de conciliation durant laquelle chacune des parties entendait faire valoir ses droits et prétentions, il ne peut toutefois être affirmé que l’intention du titulaire de la marque contestée, au jour du dépôt était d’ « instrumentaliser le nouveau dépôt de la marque Silver pour faire pression sur Heineken dans le cadre de renégociations contractuelles sans lien avec la marque Silver ».

70. Il ressort en outre des éléments rapportés par le titulaire de la marque contestée que celui-ci a régulièrement exploité sa marque ancienne SILVER pour des produits de brasserie, et ce Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

notamment au travers d’une société filiale à laquelle le titulaire de la marque contestée a donné une licence intra groupe dans le but notamment de faire perdurer la vente et la distribution de leur gamme de produits nommée SILVER. A cet égard, les éléments transmis par le titulaire de la marque contestée permettent, contrairement à ce que soutient le demandeur d’attester du lien juridique existant entre lui et cette société filiale distributrice (pièces 14 à 14.3, 15, 89.7 à 89.9 versée par le titulaire de la marque contestée).

En l’absence d’élément de preuve contraire, ces indications tendent à démontrer que le dépôt de la marque contestée s’inscrit davantage dans une volonté de conforter les droits préexistants du titulaire de la marque contestée sur le signe SILVER que d’entraver l’activité du demandeur.

La jurisprudence retient à cet égard que l’intention maligne n’est pas caractérisée lorsque le dépôt est effectué afin de conforter des droits précédemment exploités par le déposant (CA Paris, 17 mars 2006, L’épi Plage : PIBD 2006, n° 831, III, p. 406 – CA Paris, 4 sept. 2015, n° 14/18575).

71. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que le titulaire de la marque contestée a déposé la marque contestée dans le but de mettre en place une position de blocage susceptible de nuire aux intérêts des tiers, dès lors qu’il ressort d’une part des développements précédents, que le terme SILVER ne revêt pas un caractère nécessaire pour les produits de brasserie et d’autre part, qu’il ressort raisonnablement des pièces transmises que le titulaire disposait depuis plusieurs décennies de droits sur cette dénomination.

72. Il en ressort qu’en l’absence de tout autre élément venant corroborer les allégations du demandeur, le simple fait pour le déposant de procéder à un nouveau dépôt identique, dans le but supposé d’échapper à la déchéance, ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi.

73. Dès lors, les éléments produits par le demandeur ne permettent pas d’établir l’intention du titulaire de la marque contestée d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque et que le dépôt de la marque contestée a été réalisé dans une intention malhonnête de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.

74. En conséquence, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n’ayant pas été démontrée, la demande en nullité n’est pas fondée sur ce moyen.

D- Conclusion

75. En conséquence, la demande en nullité doit être rejetée :
- Sur le fondement du défaut de caractère distinctif (Point 43) et sur le fait que le signe contesté décrirait une caractéristique des produits protégé (Point 53)
- Sur le fondement de la mauvaise foi (Point 74)

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E- Sur la répartition des frais

76. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

77. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : « […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

78. En l’espèce, chacune des parties a sollicité la prise en charge des frais par la partie adverse en application de l’article L. 716-1-1 du code précité.

79. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est rejetée pour l’intégralité des produits contestés par le demandeur, en sorte que l’enregistrement de la marque contestée n’est pas modifié

80. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. En particulier, le titulaire de la marque contestée, personne morale, a présenté à trois reprises des observations en réponse à la demande en nullité, par le biais d’un mandataire.

81. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL22-0072 est totalement rejetée.

Article 2 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société HEINEKEN ENTREPRISE au titre des frais exposés.

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