NL23-0162 Le 22 juillet 2024

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ;

Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 25 août 2023, la société Delta Air Lines, Inc. (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0162 contre la partie française de l’enregistrement international n°1510235 enregistrée le 20 novembre 2019, ci-dessous reproduite :

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L’enregistrement de cette marque dont la société Suzhou Delta Logistics Co., Ltd. Corporation est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été notifié le 23 janvier 2020 par l’OMPI aux offices nationaux concernés dont l’Institut national de la propriété industrielle et a fait l’objet d’une déclaration d’octroi publiée à la Gazette internationale n°2020/37 du 24 septembre 2020.

2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 39 : Courtage (fret -); services d’empaquetage de produits; livraison de colis; informations en matière de transport ».

3. Le demandeur invoque trois motifs relatifs de nullité et se fonde sur les droits antérieurs suivants :

— une atteinte à la marque de l’Union européenne DELTA n°132290 déposée le 1er avril 1996 et ayant fait l’objet de renouvellements ;

— une atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne DELTA n°132290 susvisée ;

— une atteinte à la marque française n°1526546 déposée le 22 mai 1979 et ayant fait l’objet de deux renouvellements réguliers, dont le titulaire indique être titulaire suite à une transmission de propriété ; cette marque française porte sur le signe ci-dessous reproduit :

Le demandeur invoque également le motif absolu suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

Le demandeur fait valoir la grande renommée de sa marque antérieure, et que l’utilisation de la marque contestée tirerait indûment profit de cette renommée. Le demandeur fait également valoir l’existence d’un risque de confusion avec ses deux marques antérieures, invoquant une similarité entre les services en cause, la similitude des signes, et une prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents, desquels résulterait un risque d’association entre les signes.

Enfin, le demandeur invoque la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au moment de son dépôt, cette marque présentant une forte similarité avec ses droits antérieurs, dans le but de profiter de la renommée de ses marques antérieures. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

23-0162 3 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité ainsi qu’à son mandataire et les a invités à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé aux adresses indiquées lors du dépôt.

6. Faute de rattachement, la demande a été notifiée au titulaire inscrit, par courrier recommandé en date du 6 novembre 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Cette notification a fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°24/09 du 1er mars 2024, faut d’information quant à la réception de la notification

7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 2 mai 2024.

II.- DECISION

A. Sur le droit applicable

8. La marque internationale, dont la partie française est ici contestée, a été enregistrée le 20 novembre 2019, et notifiée à la France le 23 janvier 2020 par l’OMPI aux offices nationaux concernés dont l’Institut national de la propriété industrielle, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.

9. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

10. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure : (…) b) lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; (…) 2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ;

10. En outre, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 11. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

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23-0162 4 B. Sur le fond 12. En l’espèce, la demande en nullité de la marque française de l’enregistrement international n°1510235 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure de l’Union européenne DELTA n°132290, entre la marque contestée et la marque antérieure française n°1526546 ainsi que sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne DELTA n°132290. 1) Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n°132290

13. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

14. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

 Sur les services 15. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 16. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des services de la marque contestée, à savoir : « classe 39 Courtage (fret -); services d’empaquetage de produits; livraison de colis; informations en matière de transport ».

17. La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants, invoqués par le demandeur : « services de transport aérien ».

18. En l’espèce, les services susvisés de la marque contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Il est à cet égard expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens et auxquels le titulaire de la marque contestée n’a pas répondu.

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23-0162 5  Sur les signes

19. La marque contestée porte sur le signe complexe DELTA reproduit ci-dessous :

20. La marque antérieure porte quant à elle sur la dénomination DELTA ci-dessous représentée :

21. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

22. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

L’impression d’ensemble produite par les signes

23. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal représenté deux fois dont l’un est surplombé d’un élément figuratif et l’autre de caractères chinois, et que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal.

24. Les deux signes ont en commun la dénomination DELTA, seul élément constitutif de la marque antérieure et seul élément verbal de la marque contesté.

25. S’ils diffèrent par leur présentation ainsi que par la présence d’un élément figuratif et de caractères chinois au sein de la marque contestée, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (points 27 à 29).

26. Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles fortes. Les éléments distinctifs et dominants des signes

27. La dénomination DELTA, commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des services en cause.

28. Le terme DELTA apparaît dominant dans la marque contestée ; en effet, la présentation particulière de la marque contestée (dont la représentation à deux reprises du terme DELTA) et l’élément figuratif n’altèrent nullement le caractère immédiatement perceptible du seul élément verbal de la marque contestée, à savoir DELTA, qui sera le terme par lequel le consommateur lira et prononcera la marque.

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23-0162 6 En outre, les idéogrammes chinois dans la marque contestée ne retiendront pas l’attention du consommateur, dès lors que qu’ils ne seront pas lus par le consommateur français de culture moyenne.

29. Par conséquent, les signes en présence présentent des similitudes fortes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.  Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce

30. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.

31. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent des services en cause est incarné par le grand public doté d’une attention moyenne, raisonnablement attentif et avisé ainsi que par un public de professionnels dont le degré d’attention est plus élevé.

32. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

33. En l’espèce, le demandeur invoque « le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure ainsi que sa renommée » et fournit des pièces et argumentation à l’appui (point 70).

34. Il ressort de cette argumentation et de ces pièces que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public dans le domaine du transport aérien (point 71)

35. Ainsi, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure est accru par sa grande connaissance dans le domaine précité.

Appréciation globale du risque de confusion

36. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

37. En l’espèce, en raison de la similarité des services invoqués, des importantes ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence.

Le fait que les services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.

38. Ainsi, la marque contestée doit être déclarée nulle sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n°132290 pour tous les services désignés dans son enregistrement.

2) Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la marque n°1526546 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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39. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

40. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

 Sur les services 41. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 42. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des services de la marque contestée, à savoir : « classe 39 Courtage (fret -); services d’empaquetage de produits; livraison de colis; informations en matière de transport ».

43. La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants, invoqués par le demandeur : « transport et entreposage, notamment transport de personnes ou de marchandises ; conditionnement de produits, informations concernant les voyages ».

44. En l’espèce, les services de « courtage (fret -); services d’empaquetage de produits; livraison de colis; informations en matière de transport » de la marque contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens et auxquels le titulaire de la marque contestée n’a pas répondu.

 Sur les signes

45. La marque contestée porte sur le signe complexe DELTA reproduit ci-dessous :

46. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe représenté ci-dessous :

47. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

23-0162 8 l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

48. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

L’impression d’ensemble produite par les signes

49. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal représenté deux fois dont l’un est surplombé d’un élément figuratif et l’autre de caractères chinois, et que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal à la calligraphie particulière.

50. Les deux signes ont en commun la dénomination DELTA, seul élément verbal des marques en présence.

51. S’ils diffèrent par la calligraphie de la marque antérieure, par leur présentation ainsi que par la présence d’un élément figuratif et de caractères chinois au sein de la marque contestée, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (points 53 à 56).

52. Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles fortes. Les éléments distinctifs et dominants des signes

53. La dénomination DELTA, commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des services en cause.

54. Le terme DELTA apparaît dominant dans la marque contestée ; en effet, la présentation particulière de la marque contestée (dont la représentation à deux reprises du terme DELTA) et l’élément figuratif n’altèrent nullement le caractère immédiatement perceptible du seul élément verbal de la marque contestée, à savoir DELTA, qui sera le terme par lequel le consommateur prononcera la marque.

Par ailleurs, les idéogrammes chinois dans la marque contestée ne retiendront pas l’attention du consommateur, dès lors que qu’ils ne seront pas lus par le consommateur français de culture moyenne.

55. Enfin, la calligraphie particulière de la marque antérieure est sans incidence, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible et lisible du terme DELTA.

56. Par conséquent, les signes en présence présentent des similitudes fortes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

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23-0162 9  Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce

57. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.

58. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent des services en cause est incarné par le grand public doté d’une attention moyenne, raisonnablement attentif et avisé, ainsi que par un public de professionnels dont le degré d’attention est plus élevé.

59. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

60. En l’espèce, le demandeur invoque « le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure ainsi que sa renommée » et fournit des pièces et argumentation à l’appui (point 70).

61. Il ressort de cette argumentation et de ces pièces que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public dans le domaine du transport aérien (point 71)

62. Ainsi, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure est accru par sa grande connaissance dans le domaine précité.

Appréciation globale du risque de confusion

63. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

64. En l’espèce, en raison de la similarité des services, des importantes ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence.

65. Le fait que les services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 66. Ainsi, la marque contestée doit être déclarée nulle, sur le fondement du risque de confusion avec la marque française n°1526546 pour tous les services de la marque contestée.

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23-0162 10 3. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée

67. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice.

Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte.

En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

a. Sur la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n°132290

68. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

69. En l’espèce, l’enregistrement international désignant la France a été enregistrée le 20 novembre 2019. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque antérieure de l’Union européenne n°132290 a acquis une renommée sur le territoire de l’Union européenne avant cette date, pour les services pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, à savoir : « services de transport aérien ».

70. Le demandeur fait valoir la durée de l’usage de la marque antérieure, « particulièrement longue aux Etats-Unis et en France dès 2000, date à laquelle Air France et Delta ont conclu un partenariat, et plus largement dans le monde entier » (annexe 1-2).

Il souligne également l’étendue géographique de l’usage de sa marque antérieure, « grâce à la taille impressionnante de sa flotte et au nombre de destinations proposées dans plus de 49 pays du monde, ont de multiples destinations en Europe, vers lesquelles Delta propose jusqu’à 4000 départs quotidiens » (annexes 1-1 et 1-4)

Il fait également valoir l’intensité de l’usage de la marque antérieure en termes de volumes de ventes, de nombre de passagers voyageant annuellement ou du nombre d’abonnés aux pages et comptes des principaux réseaux sociaux (annexes 3 et 6-1 à 6-5).

Il invoque également le succès de Delta, comme en témoigne son chiffre d’affaires de 50 milliards de dollars en 2022, et fait état de désignations et récompenses.

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23-0162 11 Le demandeur produit à l’appui de cette argumentation les pièces suivantes : Annexe 1. Extraits du site Internet de Delta : 1-1 : Extrait du site Internet : https://news.delta.com/corporate-stats-and-facts et mentions légales https://www.delta.com/fr/en/legal/terms-of-use 1-2 : Extrait du site Internet www.news.delta.com/deltas-history-dusting-crops-connecting-world 1-3 : Extrait du site Internet www.news.delta.com/powered-its-people-delta-earns-jd-power-no-1- airline-ranking 1-4 : Extrait du site Internet www.news.delta.com/delta-air-lines-toujours-en-tete-de-liste-des- meilleurs-employeurs-pour-les-femmes 1-5 : Extrait du site Internet www.news.delta.com/fortune-names-delta-one-100-best-companies- work-0 1-6 : Extrait du site Internet https://news.delta.com/delta-and-latam-group-announce-new-and- enhanced-service-us-colombia-routes-and-latam-groups-first 1-7 : Extrait du site Internet www.news.delta.com/delta-named-top-us-airline-wall-street-journal-2022

Annexe 2. Extrait du site Internet www.deltacargo.com/Cargo/catalog/about-delta- cargo?from=home

Annexe 3. Extrait du site Internet www.skyteam.com/en/about/delta-airlines

Annexe 4. Extrait du site Internet www.businesstravelnewseurope.com/Management/Business- Travel-Awards-Europe-2021-winners-revealed

Annexe 5. Extrait du site Internet www.rankingthebrands.com/Brand-detail.aspx?brandID=482

Annexe 6. Les pages et comptes de réseaux sociaux de Delta : 6-1 : Extrait du site Internet www.facebook.com/delta/ 6-2 : Extrait du site Internet www.instagram.com/delta/ 6-3 : Extrait du site Internet www.twitter.com/delta/ 6-4 : Extrait du site Internet www.linkedin.com/company/delta-air-lines/ 6-5 : Extrait du site Internet www.youtube.com/user/DeltaAirLines/

Annexe 7. Tableau des marques comprenant « Delta »

Annexe 8. Sélection de décisions rendues par le centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI concernant des noms de domaine de tiers comprenant l’élément « delta » : 8-1 : Décision OMPI du 13 mai 2008, affaire D2008-0370 (<deltaflights.com>) 8-2 : Décision OMPI du 2 décembre 2008, affaire D2008-1386 (<deltastarventures.com>) 8-3 : Décision OMPI du 27 juillet 2009, affaire D2009-0718 (<deltaflys.com>) 8-4 : Décision OMPI du 26 octobre 2009, affaire D2009-1172 (<delta-tickets.com>) 8-5 : Décision OMPI du 10 septembre 2018, affaire D2018-1564 (<deltaair- freebie.life> et autres)

Annexe 9. Décisions rendues par les offices nationaux refusant l’enregistrement de la Marque Contestée sur leurs territoires respectifs : 9-1 : Décision de l’Office de propriété intellectuelle mongol du 23 février 2023 9-2 : Décision de l’Office de propriété intellectuelle néozélandais du 30 mars 2021 9-3 : Décision de l’Office de propriété intellectuelle britannique du 19 avril 2021 9-4 : Décision de l’Office de propriété intellectuelle australien du 13 octobre 2021 9-5 : Décision de l’Office de propriété intellectuelle ouzbèk du 17 février 2022

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23-0162 12 71. Il ressort de l’ensemble des documents produits que, compte tenu des indications qu’ils donnent quant à la durée, l’étendue géographique et l’intensité de son usage, la marque de l’Union Européenne antérieure DELTA n°132290 jouit d’une grande renommée sur le territoire de l’Union européenne, en relation avec les « services de transport aérien ».

En effet, la compagnie aérienne DELTA existe depuis 1925 et s’est spécialisée dans le transport aérien. Elle est la première compagnie au monde en termes de revenus globaux (200 M de voyageurs, 300 destinations dans 40 pays dont de multiples destinations en Europe).

En outre, les pièces fournies font état d’un partenariat ancien avec AIR France KLM, DELTA assurant ainsi de nombreux vols en France vers les Etats-Unis.

La société Delta est également membre fondateur de Skyteam, qui est une alliance de compagnies aériennes comptant dix-huit membres travaillant ensemble sur un vaste réseau mondial afin d’accueillir près de 342.1M de clients sur 10 084 vols quotidiens vers 1 088 destinations dans 184 pays (annexe 3). Les compagnies française AIR France et hollandaise KLM font notamment partie de cette alliance, qui représente un programme de fidélisation, à l’égard du public européen.

Par ailleurs, DELTA est présente dans les aéroports de Roissy Charles de Gaulle ainsi qu’à Amsterdam par l’exploitation de hubs.

Enfin, les pièces produites témoignent également de sa réputation mondiale au regard de nombreux prix et distinctions reçus. En effet, Fortune a désigné Delta comme la 12e entreprise la plus reconnue au monde et l’a désigné en 2022 comme le 6e meilleur employeur au monde (annexe 1-7). Plus particulièrement, Delta reçoit en septembre 2021 le prix « Travel Partner of the Year Global Airline” décerné par Business Travel News Europe (Prix du voyage d’affaires Europe) (annexe 4)

72. Ainsi les pièces produites par le demandeur permettent d’établir qu’elle jouit d’une grande renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne pour des services de transport aérien.

b. Sur la comparaison des signes en cause 73. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :

74. La marque antérieure porte sur la dénomination DELTA ci-dessous représentée :

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23-0162 13 75. Pour les raisons développées précédemment aux points 19 à 29 et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme présentant des similitudes fortes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

c. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public 76. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s’établira dans l’esprit du public concerné.

77. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

78. Le demandeur fait valoir la très forte renommée de la marque antérieure pour le service de transport aérien qui inclut en tant que catégorie plus large les services de fret en cause, les similarités visuelles et conceptuelles entre les signes et leur identité phonétique, et l’image positive de la marque antérieure qui est susceptible d’être transférée aux services en cause, en sorte qu’il existe un risque que les consommateurs qui associeront les signes en cause projettent les caractéristiques de la marque antérieure sur la marque contestée. 79. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 39 : Courtage (fret -); services d’empaquetage de produits; livraison de colis; informations en matière de transport » pour lesquels il été précédemment admis au point 18 qu’ils sont similaires aux « services de transport aérien » de la marque antérieure, ces services relevant du même domaine du transport. 80. En outre, il ressort des points 19 à 29 que les signes en présence présentent des similitudes fortes.

81. Comme il l’a été précédemment établi (point 72), la marque antérieure bénéficie d’une grande renommée pour les « services de transport aérien » sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

82. Par conséquent, compte tenu des fortes similitudes entre les signes, et en particulier de leur identité phonétique, du caractère intrinsèquement distinctif et de la forte renommée dont bénéficie la marque antérieure auprès du public, il convient de considérer que les consommateurs concernés par les services de la marque contestée sont susceptibles d’opérer un lien entre la marque contestée, appliqué à ces services, et la marque antérieure. d. Sur la démonstration de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure

83. L’existence d’un lien entre les marques ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008).

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23-0162 14 84. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer.

85. En l’espèce, le demandeur fait valoir que « DELTA bénéficie d’une image positive compte tenu de la durée et de l’intensité de son usage et que cette image positive est susceptible d’être transféré aux services en cause pouvant ainsi faciliter leur commercialisation et réduisant la nécessité d’investir dans la publicité ; un tel transfert permettrait au titulaire de la marque contestée de bénéficier sans contrepartie des efforts commerciaux déployés par lui pour créer et maintenir son image ».

Il en déduit que la marque contestée « est susceptible de tirer un profit indu de la renommée de la marque antérieure ».

86. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

87. En l’espèce, il a été prouvé par le demandeur que la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour des services de transport aérien et bénéficie d’une image positive.

88. Dès lors, ce transfert de l’image positive de la marque antérieure pourrait faciliter la mise sur le marché des services de la marque contestée, réduisant ainsi la nécessité d’investir dans la publicité, et permettrait alors aux titulaires de la marque contestée de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir cette image et diversifier ses activités.

89. Ainsi, il apparait que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit de la renommée de la marque antérieure.

e. Sur l’usage sans juste motif de la marque contestée

90. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif.

91. En l’espèce, en l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée à la présente demande en nullité et en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer que le titulaire n’a aucun juste motif pour utiliser la marque contestée.

f. Conclusion

92. En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union Européenne antérieure n°132290 la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services de la marque contestée.

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23-0162 15 4. Sur le fondement du dépôt fait de mauvaise foi

93. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C- 320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

94. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).

95. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C- 529/07).

96. Elle énonce en particulier qu’une telle connaissance du demandeur peut être présumée, notamment, lorsqu’il existe une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation (CJUE, 12 septembre 2019, STYLO & KOTON, C-104/18) ou peut encore être déduite du fait que les parties opèrent toutes les deux sur un marché restreint (Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-24.714).

97. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

98. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.

99. Il est en particulier admis par la jurisprudence que peut être qualifié de mauvaise foi le dépôt d’une marque effectué en connaissance de l’usage d’un signe identique antérieur bénéficiant d’une renommée et motivé par l’intention de profiter de sa renommée (même résiduelle) ou de sa force d’attraction (TUE, 8 mai 2014, SIMCA, T-327/12 ; TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17), ou encore de monnayer la marque déposée (TGI Paris 10 janvier 2012 n°11/05257, jurisprudence n° 36 du demandeur ; TGI Paris 26 mai 2016 n° 15/03075, jurisprudence n° 42 du demandeur).

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23-0162 16 100. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

et que le demandeur invoque l’usage antérieur du signe similaire DELTA, dont il fait valoir qu’il s’agit d’une marque de renommée.

 Connaissance de l’usage antérieur du signe DELTA

101. En l’espèce, l’enregistrement international contesté désignant la France a été déposé le 20 novembre 2019. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe DELTA par le demandeur.

102. Le demandeur indique que, depuis une longue période antérieure au dépôt de l’enregistrement international contesté, la marque antérieure DELTA jouit d’une forte renommée au niveau mondial et européen dans le domaine du transport aérien, faisant état des pièces et documents versés précédemment au titre de l’atteinte à la renommée (voir supra point 70).

Le demandeur a fait également état du grand nombre de dépôts de marques incluant DELTA à travers le monde (annexe 7) et de la présence de la marque DELTA et de ses services DELTA sur Internet et notamment via les réseaux sociaux (présence sur Instagram, Twitter, Facebook et Linkedin, chaîne Youtube).

103. En l’espèce, il ressort des pièces fournies par le demandeur que la marque antérieure DELTA fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée, et qu’elle bénéficie d’un degré de connaissance élevé auprès du public européen, et ce antérieurement au dépôt de la marque contestée (voir supra, points 70 à 72) dans le même secteur des transports.

104. Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces considérations que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer, au jour du dépôt de l’enregistrement international contesté le 20 novembre 2019, l’usage antérieur du signe DELTA

 L’intention du titulaire de la marque contestée

105. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.

106. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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107. Le demandeur fait valoir que dans la mesure dans la mesure où il bénéficie d’un haut degré de reconnaissance auprès du public pertinent en ce qui concerne les services de la classe 39, l’enregistrement de la marque contestée était indiscutablement guidé par l’intention de tirer un avantage déloyal de sa renommée et des droits attachés à ses marques.

108. En l’espèce, il ressort des arguments et pièces fournies par le demandeur, que la marque contestée a été déposée pour des services relevant du cœur d’activité du demandeur à savoir le secteur des transports ; il ressort de ce dépôt dans le même secteur d’activité, conjugué à la forte similarité entre les signes et à la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine du transport aérien, que le titulaire de la marque contestée s’est sciemment placé dans le sillage du demandeur afin de tirer profit de la renommée de sa marque, de sorte que la mauvaise foi est caractérisée.

109. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les services visés à l’enregistrement. CONCLUSION 110. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée totalement nulle pour les services désignés dans son enregistrement en ce que :

— il existe un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne DELTA n°132290 pour tous les services visés dans l’enregistrement (point 38) ;

- il existe un risque de confusion avec la marque française DELTA n°1526546 pour tous les services visés dans l’enregistrement (point 66) ;

- elle porte atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne DELTA n°132290 (point 92)
- elle a été déposée de mauvaise foi par son titulaire, en sorte qu’elle doit être déclarée totalement nulle pour tous les services désignés dans son enregistrement (point 109).

C – Sur la répartition des frais 111. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

112. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

113. En l’espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante à hauteur de 1100€.

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23-0162 18 114. Le demandeur, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des services visés initialement par la demande.

115. Par ailleurs, la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée, personne morale, a été caractérisée.

116. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante), soit la somme sollicitée par le demandeur, correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL23-0162 est justifiée. Article 2 : La partie française de l’enregistrement international n°1510235 est déclarée nulle. Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société Suzhou Delta Logistics Co., Ltd. Corporation au titre des frais exposés.

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