NL 24-0189 Le 13/06/2025

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 1er octobre 2024, la société SERIPRESS, société par actions simplifiée (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0189 contre la marque n°22/4908390 déposée le 26 octobre 2022, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée MYALFRED SAS est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2023-06 du 10 février 2023.

2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services désignés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Classe 16 : adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL24-0189 patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; affiches ; Classe 25 : articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; Classe 35 : administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; Classe 40 : confection de vêtements ; décontamination de matériaux dangereux ; développement de pellicules photographiques ; étamage ; galvanisation ; meulage ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; polissage (abrasion) ; production d’énergie ; purification de l’air ; rabotage de matériaux ; raffinage ; recyclage d’ordures et de déchets ; retouche de vêtements ; Sciage de matériaux ; sérigraphie ; services de dorure ; services de teinturerie ; services d’imprimerie ; soudure ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; tirage de photographies ; traitement des déchets (transformation) ; traitement de tissus ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; vulcanisation (traitement de matériaux) ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité se fondant sur un risque de confusion avec la marque française antérieure n° 16/4250106 déposée le 17 février 2016, enregistrée le 29 juillet 2016, portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse du titulaire de la marque contestée indiquée lors du dépôt, et par courriel.

6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 16 octobre 2024, et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques.

Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

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NL24-0189 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu une fois.

Le 4 avril 2025, le demandeur a présenté des secondes observations et des pièces hors du délai qui lui était imparti et qui expirait le 3 avril 2025.

Les parties ont donc été informées que ces observations et pièces transmises hors délai ne pouvaient être prises en considération pour établir la présente décision statuant sur la demande en nullité.

8. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 3 avril 2025.

Prétentions du demandeur

9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir notamment que :

— Existant depuis 1976, il est spécialisé dans la fabrication de marquages sérigraphiques destinés aux professionnels du domaine de la publicité et du marquage de textile. Il est un des leaders du transfert. Il a découvert que le titulaire de la marque contestée, spécialisé dans l’impression de transfert Direct-to-film (DTF), avait notamment déposé la marque « PRINT MY DTF » pour le classes 16, 25,35 et 40 en 2022. Le site du titulaire de la marque contestée diffuse des informations inexactes et dénigrantes sur le demandeur.

- Certains clients ont pensé que la marque antérieure et la marque contestée étaient en collaboration, illustrant ainsi le risque de confusion. Le demandeur a ainsi adressé au titulaire de la marque contestée une lettre de mise en demeure le 17 juin 2024 en lui demandant de cesser ses agissements déloyaux et la contrefaçon de sa marque. Le titulaire de la marque contestée a accepté de mettre fins aux actes de dénigrement mais n’a pas cessé les actes de contrefaçon par les marques et nom de domaine.

- Il soutient qu’il existe un risque de confusion entre les marques en présence, en raison de l’identité et la similarité des produits et services et de la similitude des signes, tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En outre, les deux marques opèrent sur une zone géographique identique.

10. Dans ses premières et dernières observations en réponse, le demandeur répond aux arguments soulevés par le titulaire de la marque contestée :

— 

Dès 2015, le logiciel sur internet « printmytransfer.fr » du demandeur fut très rapidement plébiscité, tant est si bien que ce nouveau service fut dès l’origine connu sous l’appellation « printmytransfer ». Un dépôt de la marque PRINT MY TRANSFER a suivi le 17 février 2016.

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Ce sont les alertes émises par sa clientèle ainsi que la découverte d’un comparatif diffamatoire et mensonger, qui ont contraint le demandeur à engager une procédure à l’encontre du titulaire de la maque contestée, et non une quelconque intention de nuire.

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C’est la société GBA Group, vendeur de machines et 1er importateur de DTF qui a introduit la technologie TDF en France, et non le titulaire de la marque contestée. L’impression DTF n’est qu’une technique de marquage sur textile qui est proposée par différents concurrents du demandeur. Le cœur de métier du titulaire de la marque contestée est le service de création, gestion et pilotage de sites e-commerce personnalisés permettant la vente de produits non-alimentaires pour les créateurs influents du web.

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Les deux signes partagent une même structure composée de trois éléments verbaux associant la même structure PRINT MY en attaque à un autre élément verbal faisant référence à des techniques d’impression. Le terme DTF n’est pas l’élément dominant de la marque contestée, dès lors qu’il fait référence à une technique d’impression.

Il demande de mettre à la charge du titulaire le remboursement des frais exposés conformément à l’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.

A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants :

— 

Pièce 1 : Fiche infogreffe SERIPRESS
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Pièce 2 : Présentation de la société SERIPRESS

— 

Pièce 3 : Présentation du service « PrintMyTransfer »
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Pièce 4 : échanges de mail
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Pièce 5 : captures d’écran
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Pièce 6 : Courrier de mise en demeure du Conseil de la société SERIPRESS du 17 juin 2024
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Pièce 7 : Courrier du Conseil de la société MYALFRED du 21 juin 2024
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Pièce 8 : Présentation de la société MYALFRED

— 

Pièce 9 : page Instagram de la société MYALFRED

— 

Pièce 10 : 1ère page de résultats / recherche « DTF » sur GOOG.

Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée soutient que :

— 

En 2021, il a introduit la technologie DTF (direct to film) en France, méthode permettant d’imprimer directement sur un film, lequel est ensuite transféré sur un large panel de textiles, qu’il commercialise sur son site internet, dédié aux professionnels de la communication ou du marquage textile. Sur ce nouveau marché, il connait de nombreux concurrents opérant également sur des sites internet : DTFPRINT, DcomDTF, OhMyDTF, MYDTF, IMPRESSION-DTF… Le sigle DTF permet aux clients d’identifier la technologie utilisée. Le demandeur fabrique des transferts textiles en utilisant les techniques traditionnelles du transfert sérigraphique ou encore du transfert Die-Cut Laser, plus couteuses et plus complexes. Il s’est rallié à la technologie DTF en 2024.

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La demande en nullité « motivée uniquement par l’intention de nuire, est sans aucun fondement juridique ou factuel » : o Il a répondu au courrier comminatoire du demandeur en date du 17 juin 2024 pour rejeter les accusations d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon. Le demandeur s’est limité à la solution judiciaire la plus « économique », solliciter l’annulation de la marque contestée auprès de l’inpi. 4

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NL24-0189 o Cette chronologie explique que le demandeur se manifeste désormais pour contester la marque « PRINT MY TDF », alors qu’il a tout récemment rallié cette technologie. La démarche est donc totalement abusive et anti- concurrentielle. Il s’agit pour un acteur dominant du marché, de tenter d’entraver juridiquement l’arrivée d’un nouvel acteur, alors que ce dernier s’est positionné légitimement pour introduire une nouvelle technologie.

— 

Il conteste les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes. En outre, conceptuellement, la marque contestée fait référence à la nouvelle technologie DTF, la marque antérieure faisant référence à une modalité d’impression générique. DTF est l’élément distinctif et dominant de la marque contestée, les éléments PRINT et MY étant ordinaires et fonctionnels.

— 

Le demandeur ne démontre pas la connaissance prétendument considérable de la marque antérieure. Le caractère distinctif de cette dernière est faible dès lors qu’elle renvoie directement à la prestation de service attendu : imprimer des tissus en transférant une image.

Il sollicite que les frais exposés soient mis à la charge du demandeur.

12. Dans ses deuxièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée réitère ses arguments, répond à ceux du demandeur et fait valoir que :

— 

Le demandeur a tronqué l’objet social du titulaire de la marque contestée, en supprimant la mention « la fabrication et la vente de techniques de marquages textiles et objets » en vue de le cantonner à une activité de créateur de sites e-commerce (ce qui constitue son activité secondaire).

— 

Il a retiré de son site son comparatif entre les deux sociétés, comparatif visionné que par 19 utilisateurs et qui n’avait rien de diffamatoire ou mensonger.

— 

Les images de marque sur les sites du demandeur et du titulaire de la marque contestée sont très différentes.

— 

Quand il est interrogé pour des besoins non compatibles avec la technologie DTF, il renvoie vers des entreprises compétentes dont le demandeur : le public ne peut donc pas être trompé.

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Ce n’est que lorsque le demandeur a adopté la technologie DTF en 2024 qu’apparaissent des mails où des clients du demandeur se disent trompés par la marque contestée.

-

La présente procédure s’inscrit dans une stratégie anticoncurrentielle d’un opérateur jusque-là dominant : en effet, la présente procédure n’est pas une démarche isolée pour tenter d’entraver l’arrivée d’un nouvel acteur sur le marché, puisque le demandeur a fait en sorte qu’il soit évincé des « journées OTP » (destinées aux acteurs de la personnalisation textile), l’organisateur l’ayant dans un premier temps sollicité pour ensuite se raviser et lui refuser tout accès. En outre, ce même organisateur a adressé un mail au demandeur pour lui dire que PRINTMYDTF ressemblait à PRINTEMYTRANSFER. Ce n’est que lorsque le demandeur a utilisé la technologie DTF qu’il a agi contre le titulaire de la marque contestée dans l’actuelle procédure.

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NL24-0189

A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants :

Pièce n° 1 : Extrait pappers « MYALFRED » Pièce n° 2 : Présentation de la société MYALFRED Pièce n° 3 : Extrait pappers « SERIPRESS » Pièce n° 4 : Courrier du Conseil de la société SERIPRESS en date du 17 juin 2024 Pièce n° 5 : Courrier du Conseil de la société MY ALFRED en date du 21 juin 2024 Pièce n° 6 : Publication BOPI de la marque « PRINT MY TRANSFER » (11 mars 2016) Pièce n° 7 : Publication BOPI de la marque « PRINT MY DTF » (31 décembre 2021) Pièce n° 8 : Publication BOPI de la marque « PRINT MY DTF » (18 novembre 2022) Pièce n° 9 : Décision INPI NL 24-0007 en date du 28 juin 2024 – X / Y Pièce n° 10 : Décision INPI NL 23-0263 en date du 24 juillet 2024- ONLY / ONLYOU Pièce n° 11 : Décision INPI NL 24-0004 en date du 05 août 2024 – TELEFOOT / TFOOT Pièce n° 12 : Décision INPI NL 23-0188 en date du 23 sept. 2024- SCREAMING EAGLE / SCREAMING EAGLE Pièce n° 13 : Décision INPI NL 24-0086 en date du 21 octobre 2024 – ODYSSEE / ODYSSEE DORDONHA Pièce n° 14 : Décision INPI NL 23-0239 en date du 30 juillet 2024 – YA / YATAL. Pièce n° 15 : Extrait du site Internet de la société SERIPRESS « PRINTMYTRANSFER » en date du 20 juin 2024 Pièce n° 16 : Extrait du compte Instagram de la société SERIPRESS en date du 20 juin 2024 Pièce n° 17 : Extrait du compte Instagram de la société SERIPRESS en date du 20 juin 2024 Pièce n° 18. Capture d’écran de GOOGLE ANALYTICS au sujet de l’article « Comparatif' » Capture d’écran 2024-06-20 Pièce n° 19 : Article du journal « Le Dauphiné » (2023) Pièce n° 20 : Article de CMag (2024) Pièce n° 21 : Présentation de l’activité PRINTMYDTF Pièce n° 22 : Positionnement GOOGLE. Pièce n° 23 : Particularité de la technologie DTF Pièce n° 24 : Illustrations du terme « PRINTMY » sur GOOGLE Pièce n° 25 : Agissements anti-concurrentiels de SERIPRESS.

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NL24-0189 II.- DECISION

A- Sur l’intention de nuire du demandeur 13. Le titulaire de la marque contestée titulaire de la marque contestée considère que la présente demande en nullité, qui a été introduite dans le but de lui nuire, constitue un abus de droit et de procédure. Il s’appuie sur la chronologie des faits, expliquant que le demandeur se manifeste aujourd’hui pour contester la marque contestée, alors qu’il a lui-même récemment relié le technologie DFT. En effet, le titulaire de la marque contestée a été le premier à introduire en France l’impression DTF en 2021, cette technologie ayant totalement révolutionné le secteur de la personnalisation textile. Le demandeur s’est rallié à la technologie DTF en 2024. Il s’agit, par cette action en nullité, de tenter d’entraver juridiquement l’arrivée d’un nouvel acteur. En outre, la présente procédure n’est pas une démarche isolée, puisque le demandeur a fait en sorte que le titulaire de la marque contestée ne puisse intervenir aux « journées OTP ». La présente procédure s’inscrit dans une stratégie anticoncurrentielle d’un opérateur jusque là dominant. 14. Le demandeur répond en faisant valoir que ce sont les alertes de ses clients et le comparatif diffamatoire et mensonger du titulaire de la marque contestée qui l’ont contraint à engager l’actuelle procédure.

15. Il convient de préciser que le droit de présenter une demande en nullité est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur.

16. En l’espèce, rien dans les éléments exposés par le titulaire de la marque contestée ne permet de caractériser un abus de la part du demandeur d’utiliser la faculté qui lui était ouverte par l’article L. 716-2 du code de la propriété intellectuelle de présenter une demande en nullité devant l’Institut.

En effet, la simple existence d’un contexte économique concurrentiel entre les parties ainsi que l’utilisation de la technologie TDF par le demandeur postérieurement à celle du titulaire de la marque contestée ne permettent pas de caractériser un abus de droit dans la présente demande en nullité.

De même, pour démontrer un tel abus de droit, ne saurait être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel le demandeur serait intervenu pour l’évincer des « journées OTP », destinées aux acteurs de la personnalisation textile et sur objets. En effet, outre que les éléments fournis par le titulaire dans la présente procédure ne permettent pas à eux seuls de prouver cette volonté du demandeur, de tels éléments sont insuffisants pour caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit du demandeur d’agir en nullité.

17. En conséquence, ce moyen tiré de l’abus de droit à agir soulevé par le titulaire de la marque contestée, et constitutif d’un éventuel moyen d’irrecevabilité, doit être rejeté.

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NL24-0189 B – Sur le fond

1. Sur le droit applicable

18. Conformément à l’article L.714-3 du Code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

19. A cet égard, l’article L.711-3 du Code la propriété intellectuelle est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ».

20. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond 21. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale PRINT MY TDF n°22/4908390 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure verbale PRINT MY TRANSFER, n° 16/4250106.

22. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

23. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

a) Sur les produits et services 24. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

25. En l’espèce, la demande en nullité a été formée à l’encontre de la totalité des produits services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour 8

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NL24-0189 l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; affiches ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; confection de vêtements ; décontamination de matériaux dangereux ; développement de pellicules photographiques ; étamage ; galvanisation ; meulage ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; polissage (abrasion) ; production d’énergie ; purification de l’air ; rabotage de matériaux ; raffinage ; recyclage d’ordures et de déchets ; retouche de vêtements ; Sciage de matériaux ; sérigraphie ; services de dorure ; services de teinturerie ; services d’imprimerie ; soudure ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; tirage de photographies ; traitement des déchets (transformation) ; traitement de tissus ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; vulcanisation (traitement de matériaux) ».

26. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Articles pour reliures ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; Informations en matière de traitement de matériaux ; services de teinturerie ; traitement de tissus ».

27. A titre préliminaire, le demandeur indique que « Les produits et services associés à la marque antérieure « PRINT MY TRANSFER » sont virtuellement identiques : • Les produits d’imprimerie (classe 16), • L’habillement (classe 25), • La publicité (classe 35) • L’information en matière de traitement de matériaux (classe 40) ». Cependant, les « produits d’imprimerie » ne figurent pas dans l’enregistrement de la marque antérieure.

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NL24-0189 28. En l’espèce, les « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; instruments d’écriture ; photographies ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’intermédiation commerciale ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; services de teinturerie ; traitement de tissus ; vulcanisation (traitement de matériaux) » de la marque contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à l’évidence à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur ce point, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le titulaire de la marque contestée.

29. En revanche, en n’établissant aucun lien entre les « albums ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; pinceaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; affiches ; comptabilité ; optimisation du trafic pour sites internet ; portage salarial ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; confection de vêtements ; décontamination de matériaux dangereux ; développement de pellicules photographiques ; étamage ; galvanisation ; meulage ; polissage (abrasion) ; production d’énergie ; purification de l’air ; rabotage de matériaux ; raffinage ; recyclage d’ordures et de déchets ; retouche de vêtements ; Sciage de matériaux ; sérigraphie ; services de dorure ; services d’imprimerie ; soudure ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; tirage de photographies ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) » de la marque contestée et les produits et services de la marque antérieure, le demandeur ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer au demandeur pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En effet, le demandeur s’est contenté d’indiquer que « les produits et services des deux marques sont identiques et ciblent le même public : les professionnels du secteur de la publicité et du marquage textile », ainsi que leur proximité géographique et leur nature similaire, de « … leur spécialisation dans les mêmes domaines … », mais sans mettre en relation les produits et services les uns avec les autres.

Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.

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NL24-0189 b) Sur la comparaison des signes en cause

30. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

31. Le droit antérieur à prendre en considération est le signe verbal reproduit ci-dessous :

32. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.  L’impression d’ensemble produite par les signes

33. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont tous deux composés de trois éléments verbaux.

34. Ces signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun une même construction reposant sur l’association des termes PRINT MY en attaque, suivie d’un élément verbal ayant trait à des modes d’impression (TDF, sigle pour « direct to film » désignant une méthode d’impression sur film, ainsi que l’indiquent les parties en présence, pour le signe contesté ; TRANSFER pour la marque antérieure), l’ensemble se prononçant selon un rythme proche (cinq temps pour le signe contesté, quatre, pour la marque antérieure).

35. Ainsi, compte tenu de cette construction commune, les signes présentent d’importantes ressemblances intellectuelles.

36. S’il peut être constaté des différences visuelles et phonétiques entre les signes, dues à la présence des termes finaux TDF et TRANSFER, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (points 38 à 41).

37. Ainsi, les signes en cause présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes et intellectuelles fortes.

 Les éléments distinctifs et dominants des signes

38. L’association des éléments verbaux communs aux deux signes PRINT MY apparait distinctive au regard des produits et services en cause.

A cet égard, le titulaire invoque le fait que les termes PRINT et MY sont compris du public français, PRINT signifiant « imprimer », et MY, comme pronom possessif anglais. En outre, cette association serait devenue courante dans de nombreuses dénominations d’entreprises ou de marques.

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NL24-0189 Cependant, force est de constater que si le terme PRINT évoque certains des produits et services en cause, aucun élément n’est fourni pour démontrer le caractère usuel de l’association PRINT MY dans les domaines visés par les marques en présence.

Le fait que le titulaire de la marque contestée, tout comme le demandeur, ajoutent des images ou d’autres éléments dans la commercialisation de leurs marques, notamment par la mise en avant du terme TDF, ou par l’ajout des éléments « by Seripress » ne saurait être pris en considération pour démontrer le caractère peu distinctif des éléments PRINT MY, dès lors que dans le cadre de la présente procédure, la comparaison des signes en présence s’effectue indépendamment des conditions réelles ou supposées d’exploitation des marques.

39. Par ailleurs, les éléments PRINT MY sont suivis de termes faisant référence à des techniques d’impression (TDF, TRANSFER), ce sur quoi s’accordent les parties en présence.

Ainsi, outre le fait que ces derniers comportent une même évocation de technique d’impression, tel que démontré précédemment, ils apparaissent descriptifs d’une caractéristique de certains des produits et services en cause – produits et services utilisant ou ayant pour objet la technologie du TDF ou du TRANSFER.

A cet égard, le seul fait que le titulaire puisse avoir été le premier à introduire en France la technologie TDF, le demandeur ayant eu recours à cette technologie plusieurs années après, ne saurait conférer à ce terme un caractère distinctif.

40. En conséquence, le public est donc incité à porter essentiellement son attention sur les éléments PRINT MY de la marque antérieure et de la marque contestée.

41. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes et intellectuelles fortes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

c) Autres facteurs pertinents

 Le public pertinent

42. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.

43. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

44. En l’espèce, les produits et services en cause sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé.

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NL24-0189  Le caractère distinctif de la marque antérieure

45. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

46. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure, dont le signe pris dans son ensemble ne présente pas de lien direct avec les activités couvertes, doit être considéré comme normal.

A cet égard, il importe peu que le demandeur ne démontre pas l’existence d’une renommée attachée à sa marque ; en effet, il s’agit d’une circonstance aggravante lors de l’appréciation du risque de confusion mais non d’une condition préalable à la protection

d) Appréciation globale du risque de confusion

47. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

48. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services cités au point 28, des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure invoquée, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le fait que les produits et services en présence puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.

En outre, est inopérant le fait que le public ne pourrait pas être trompé dès lors que le public de professionnels connait le site PrintMyDtf du titulaire de la marque contestée, ce dernier étant présenté dans la presse spécialisée comme « spécialiste de l’impression de planche de transfert DTF », celui du demandeur étant présenté comme « transferts sérigraphiques et laser cut », et que lorsqu’il est interrogé pour des besoins non compatibles avec la technologie DTF, le titulaire renvoie le public vers des entreprises compétentes dont le demandeur. En effet, l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion s’apprécie en fonction des signes en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées.

49. En revanche, en l’absence d’identité et de similarité démontrée des produits et services visés au point 29, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque contestée et la marque antérieure invoquée au regard de ces produits et services, et ce nonobstant la similitude moyenne des deux signes.

50. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour une partie seulement des produits et services visés par la demande, à savoir les produits et services visés au point 28.

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NL24-0189 C. Sur la répartition des frais

51. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

52. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit, dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … […]

b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

53. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais de procédure et de représentation, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés.

54. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sollicité la prise en charge des frais exposés pour sa défense. En effet, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait partiellement droit à la demande en nullité pour certains des produits et services visés.

55. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.

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NL24-0189 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL24-0189 est recevable. Article 2 : La demande en nullité NL 24-0189 est partiellement justifiée.

Article 3 : La marque n°22/4908390 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; instruments d’écriture ; photographies ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’intermédiation commerciale ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; services de teinturerie ; traitement de tissus ; vulcanisation (traitement de matériaux) ».

Article 4 : Les demandes de répartition des frais sont rejetées.

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