TRIBUNAL

DE GRANDE

INSTANCE

DE NANTERRE

■

[…]

1^re Chambre

[…]

24 Mars 2016

N° R.G. : 13/07973

N° Minute :

AFFAIRE

Société Z A LTD

SOCIETE DE DIFFUSION D’ACCESSOIRES AUTOMOBILES

C/

SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, SA

SOCIETE GROUPE CANAL PLUS

SOCIETE BETC, S.A.

Copies délivrées le :

DEMANDERESSES

SOCIETE Z A LTD ,

société anonyme de droit suisse

Weidstrasse 14

[…]

représentée par M^e Bénédikte HATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0577

SOCIETE DE DIFFUSION D’ACCESSOIRES AUTOMOBILES Société par actions simplifiée

[…]

[…]

représentée par M^e Bénédikte HATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0577

DEFENDERESSES

SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, SA

[…]

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

représentée par M^e Céline THIRAPOUNNHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0512

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SOCIETE GROUPE CANAL PLUS

SA à directoire et conseil de surveillance venant aux droits de la SOCIETE CANAL+ DISTRIBUTION

[…]

[…]

représentée par M^e Céline THIRAPOUNNHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0512

INTERVENANTE FORCEE

DEFENDERESSE EN GARANTIE

SOCIETE BETC, S.A.

[…]

[…]

représentée par M^e Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1840

L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2016 en audience publique devant le tribunal composé de :

Anne BEAUVOIS, 1^re vice-présidente

Estelle MOREAU, Vice-Présidente

Agnès COCHET-MARCADE, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Geneviève COHENDY, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

En 1952, M. Z A, chimiste de formation, a mis au point un désodorisant pour véhicule sous la forme d’un support en cellulose ayant la forme d’un sapin stylisé, auquel est associée une formule de parfum.

La société de droit suisse Z A LTD (ci-après JSL) commercialise ces désodorisants sous la dénomination “Arbre magique” en Europe depuis 1960 et en France depuis 1965.

Elle a déposé diverses marques semi-figuratives représentant un sapin :

— l’enregistrement international n°328 917 désignant la France en date du 30 novembre 1966 dont les renouvellements successifs ont été publiés les 1^er janvier 1987 et 4 janvier 2007, sur la base de la marque suisse n°219 880 qui représente une silhouette de sapin qui comporte à son pied un cartouche blanc et un autre en son centre, pour désigner les produits de la classe 5 y compris les produits pour améliorer l’air :

— la marque internationale n°612 525 désignant la France en date du 9 décembre 1993 renouvelée le 2 janvier 2014 sur la base de la marque suisse n°407 475 du 19 octobre 1993, pour désigner notamment les produits pour le rafraîchissement de l’air relevant de la classe 5 :

— l’enregistrement international n°328 915 en date du 30 novembre 1966, dont les renouvellements successifs ont été publiés les 1^er janvier 1987 et 25 janvier 2007 sur la base de la marque suisse n°219 878 du 15 août 1966 pour désigner les produits de la classe 5 notamment pour améliorer l’air :

— la marque communautaire n°00091 991 déposée le 1^er avril 1996 et enregistrée le 1^er décembre 1998, renouvelée le 6 juin 2006, qui représente une silhouette stylisée de sapin pour désigner les produits de rafraîchissement de l’air relevant de la classe 5 :

En exécution d’un contrat de prestation de services dit “contrat de conseil publicitaire” conclu le 30 avril 2007 pour une durée indéterminée, la société Canal + Distribution a confié à l’agence de communication BETC la réalisation d’affiches promotionnelles pour l’annonce de diffusions de films sur la chaîne Canal +.

C’est ainsi que durant une semaine, du 26 septembre au 3 octobre 2012, au titre d’une campagne promotionnelle pour les services d’abonnement aux chaînes de télévision de Canal +, a été diffusée une campagne publicitaire en France métropolitaine, destinée à faire connaître les principaux films devant être prochainement diffusés sur les chaînes Canal +, comprenant quatre affiches promotionnelles réalisées par la société BETC reproduisant la marque Canal + associée au slogan “Plus on regarde Canal +, plus on aime le cinéma”, et composées :

— du titre “The Artist”, accompagné de l’accroche “Le silence est d’or” et d’un homme dévêtu,

— du titre “Intouchables”, accompagné de l’accroche “Omar m’a pousser” et du dessin d’un homme poussant un autre assis sur un fauteuil roulant,

— du titre “La Planète des Singes”, accompagné de l’accroche “Ils veulent une République bananière”et du portrait stylisé d’un singe coiffé d’une casquette de militaire gradé,

— du titre “Drive”, accompagné de l’accroche “ça sent le sapin” inscrite sur le dessin d’un sapin, lequel est relié au rétroviseur par une ficelle, le tout sur fond de couleur fuchsia, affiche ci-dessous reproduite :

La société JSL, faisant valoir ses droits de propriété intellectuelle sur la forme arbitraire d’un “sapin stylisé” sous laquelle les désodorisants “Arbre magique” sont commercialisés, a vainement mis en demeure la société Canal+ de cesser la diffusion de l’affiche par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 octobre 2012. Elle estimait qu’en reproduisant le “sapin stylisé”, exploité à titre de marque et qui présente un caractère notoire, sur l’affiche promotionnelle pour l’annonce de la diffusion du film Drive de B C Refn sur la chaîne télévisée Canal +, auquel est associée l’expression dénigrante “ça sent le sapin”, la société Canal+ avait porté atteinte à sa marque semi-figurative renommée antérieure “Arbre magique”, mais également commis des actes de parasitisme et de dénigrement à son encontre.

C’est dans ces circonstances que la société JSL et la Société de diffusion d’accessoires automobiles (ci-après SDAA), agissant en qualité de principal distributeur des produits de la marque en France depuis 1991, ont fait assigner la société d’Edition de Canal Plus devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 26 juin 2013 pour obtenir la réparation du préjudice subi par la société JSL du fait de l’atteinte à sa marque renommée antérieure “Arbre magique”, du préjudice subi par la SDAA du fait des actes de parasitisme, enfin du préjudice subi par les sociétés JSL et SDAA du fait des actes de dénigrement.

Par conclusions du 26 septembre 2013, la société Canal + Distribution, propriété à 100 % de la société Canal+ France (également société mère de la société d’Edition Canal +), est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de seule entité du groupe Canal + chargée de la distribution des programmes télévisés payants et de ventes des abonnements.

Par acte des 25 et 29 octobre 2013, la société Canal+ Distribution et la société d’Edition de Canal+ ont fait assigner en intervention forcée la société BETC devant le tribunal de grande instance de Nanterre, sur le fondement des dispositions des articles 331 du code de procédure civile, 1134, 1625 et 1628 du code civil, aux fins de relever et garantir la société Canal+ Distribution de toute éventuelle condamnation.

Une ordonnance de jonction des procédures enregistrées sous deux numéros de répertoire général distincts a été rendue le 2 décembre 2013.

La société Groupe Canal + vient aux droits de la société Canal+ Distribution à la suite d’opérations de fusion-absorption du 31 décembre 2013.

Par dernières écritures régularisées le 7 avril 2015, la société JSL et la société SDAA demandent au tribunal de :

— Débouter la société Groupe Canal+ et la société d’Edition de Canal + (ci-après les sociétés Canal +) et la société BETC de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre,

— Juger qu’elles sont bien fondées en leurs demandes ;

— Constater que la société JSL est titulaire de la marque internationale semi-figurative “Arbre magique” n°328 915 déposée le 30 novembre 1966 ;

— Juger que la marque semi-figurative “Arbre magique” est une marque renommée ;

— Juger qu’en faisant usage de l’affiche incriminée, laquelle imite la marque “Arbre magique” n°328915 et associe ladite marque à l’expression dénigrante “ça sent le sapin”, les sociétés Canal+ portent atteinte à la marque renommée antérieure “Arbre magique” sur le fondement de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

— En conséquence, condamner solidairement les sociétés Canal + à verser à la société JSL la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa marque renommée antérieure “Arbre magique” ;

A titre subsidiaire,

— Juger qu’en faisant usage de l’affiche incriminée, laquelle associe la marque “Arbre magique”, dont est titulaire la société JSL, à l’expression dénigrante “ça sent le sapin”, les sociétés Canal + commettent des actes de dénigrement au préjudice de la société JSL en vertu de l’article 1382 du code civil ;

— En conséquence, condamner solidairement les sociétés Canal + à verser à la société JSL la somme 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par ces actes de dénigrement ;

En tout état de cause,

— Juger qu’en faisant usage de l’affiche incriminée, laquelle reproduit le célèbre “sapin stylisé” représentant les désodorisants “Arbre magique”, les sociétés Canal + tirent indûment profit de la notoriété desdits produits et commettent des actes de parasitisme au préjudice de la société SDAA en application de l’article 1382 du code civil ;

— Juger qu’en faisant usage de ladite affiche, laquelle associe les désodorisants automobiles de la marque “Arbre magique” à l’expression dénigrante “ça sent le sapin” les sociétés Canal + commettent des actes de dénigrement au préjudice de la société SDAA, en application de l’article 1382 du code civil ;

En conséquence,

— Condamner solidairement les sociétés Canal + à verser à la société SDAA la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de parasitisme commis à son préjudice et une somme équivalente en réparation des actes de dénigrement commis à son préjudice ;

— Interdire aux sociétés Canal +, ainsi qu’à toute autre société du groupe, d’utiliser sur quelque support que ce soit et à quelque titre que ce soit, l’affiche incriminée et, de manière générale, tout signe reproduisant ou imitant la marque “Arbre magique” n°328 915, et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification du jugement à intervenir ;

— Ordonner la publication du jugement ou d’un extrait du jugement à intervenir dans 5 revues ou journaux, quotidiens, hebdomadaires ou mensuels au choix de la société JSL et de la société SDAA à hauteur de 5.000 euros hors taxes par insertion, aux frais avancés des sociétés Canal + à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

— Juger que chacune des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;

— Condamner solidairement les défenderesses à leur verser, ensemble, la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

— Condamner solidairement les défenderesses aux dépens de l’instance, en ce compris les entiers frais de constat, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En substance, elles font valoir la renommée, en France et dans le monde entier, de la marque “Arbre magique” et, de manière générale, du “Sapin stylisé” de “l’Arbre magique”, dont le caractère distinctif a été reconnu par plusieurs décisions de justice, qui est devenu un symbole familier pour le public français et dans le monde entier, et dont la notoriété, reconnue dans de nombreux pays, est telle qu’il est devenu un objet culte à collectionner, également décliné sous la forme de produits dérivés.

Elles soutiennent que le “signe” reproduit sur l’affiche litigieuse présente de telles similitudes d’un point de vue visuel, conceptuel et phonétique avec le dépôt international antérieur n°328915 qu’il constitue une imitation de la partie française dudit dépôt.

Elles soutiennent qu’il est évident que le public établit un lien entre les signes en cause, ce d’autant que le sapin litigieux, placé au centre de l’affiche incriminée, en constitue le seul élément graphique, à l’exception d’un rétroviseur, dont seule une partie est représentée.

Elles soulignent que, pour évoquer instantanément dans l’esprit du public l’univers automobile qui est le sujet du film Drive, les sociétés Canal + se sont tournées vers le célèbre “sapin stylisé” de la société JSL, immédiatement associé par le public aux désodorisants automobiles “Arbre magique”, qui bénéficie d’un pouvoir attractif fort, de sorte qu’à la seule vue de ce signe, les consommateurs songent immédiatement aux désodorisants automobiles qu’il désigne et par conséquent à l’habitacle d’un véhicule.

La SDAA, agissant en qualité de distributeur des désodorisants “Arbre magique” en France depuis 1991, s’estime recevable et bien fondée à invoquer des actes de parasitisme commis à son préjudice par les sociétés Canal + du fait de la reproduction, à des fins commerciales et sans autorisation, de la forme particulière et reconnaissable des désodorisants “Arbre magique”, afin de tirer profit de la rénommée des produits “Arbre magique”, immédiatement reconnaissables sur l’affiche en cause, et de s’immiscer ainsi dans le sillage desdits produits en bénéficiant des investissements consacrés à leur essor.

Les sociétés JSL et SDAA font également valoir que l’affiche en cause dénigre les produits “Arbre magique”, dès lors que le dessin litigieux, qui représente dans l’esprit du public le désodorisant “Arbre magique” revêt en son centre et en caractères majuscules l’expression “ça sent le sapin”, expression populaire connue et ancienne qui signifie “ça sent la mort”, ce que confirme la représentation d’une croix tombale en lieu et place de la lettre “t” à la fin du mot “sent”.

Au titre du préjudice, la société JSL argue de l’exploitation injustifiée de la notoriété de la marque “Arbre magique” au profit des sociétés Canal + et au détriment de la distinctivité de la marque. Elle soutient qu’une telle utilisation non contrôlée et non consentie de la marque “Arbre magique” vulgarise et banalise celle-ci, affaiblit son pouvoir distinctif, et cause en conséquence un préjudice moral à son titulaire, la société JSL.

La société SDAA soutient pour sa part avoir subi un préjudice à raison du détournement par les sociétés Canal + de ses investissements en communication pour promouvoir les produits “Arbre magique” et développer leur renommée.

Enfin, la société JSL et la société SDAA font valoir que les actes de dénigrement commis par les sociétés Canal +, qui associent les produits de la marque “Arbre magique” à un message à connotation fortement négative, à savoir la diffusion d’une odeur répulsive, alors qu’elles ont souhaité associer ses produits à une image de fraîcheur et d’efficacité, ont pour effet une diminution sur la valeur économique de la marque “Arbre magique” et sur le pouvoir attractif de la marque et des produits qu’elle désigne, leur causant un préjudice d’image.

En réponse, dans leurs écritures régularisées le 3 avril 2015, les sociétés Canal + concluent, au visa des dispositions de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 et 1383 du code civil, à la mise hors de cause de la société d’Edition de Canal + à la suite de l’intervention volontaire de la société Canal+ Distribution, au rejet de l’ensemble des demandes, à la condamnation solidaire des demanderesses à leur payer une indemnité de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.

Subsidiairement, elle sollicitent la garantie de la société BETC de toutes conséquences de l’action dirigée à leur encontre et la condamnation de ladite société à leur verser une indemnité de procédure de 5.000 euros, outre aux dépens.

Elles contestent l’atteinte alléguée à la renommée de l’enregistrement “Arbre magique” de la société JSL.

Elles exposent en premier lieu que les demanderesses ne démontrent aucun usage à titre de marque de la représentation du sapin au sein de l’affiche, laquelle s’inscrit dans la simple reprise d’un genre décoratif, à savoir la représentation d’un simple dessin de sapin, et seule la marque Canal + remplissant la fonction de garantie d’origine des services proposés par l’affiche, et non pas le dessin de sapin.

Elles soutiennent qu’il n’est nullement justifié par les pièces versées en demande que l’enregistrement “Arbre magique” est une marque renommée alors que les demanderesses ne produisent aucune enquête de notoriété, que cet enregistrement présente une distinctivité faible non détachable du produit lui-même, et que la société JSL a été déchue de ses droits sur la marque communautaire n°911991 et sur l’enregistrement international n°612525 en ce qu’il désigne la France, faute d’établir un usage sérieux de ces signes, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 juin 2012.

Elles font valoir les différences prépondérantes entre l’enregistrement “Arbre magique”, invoqué par les requérantes, distinct des marques antérieures dont la société JSL se prévalait dans la lettre de mise en demeure, et le sapin figurant au sein de l’affiche, et qui excluent toute imitation de l’enregistrement “Arbre magique”.

A titre subsidiaire, elles contestent une quelconque exploitation injustifiée de l’enregistrement “Arbre magique” au sens des dispositions de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle et les actes de parasitisme allégués par la société SDAA qui constituent les mêmes faits. Elles soutiennent que la représentation d’un dessin de sapin a été effectuée au titre d’une expression artistique générale originale sans volonté de tirer indûment profit d’investissements qu’auraient pu effectuer les requérantes, les marques Canal + jouissant d’une forte notoriété et d’une image de qualité.

Elles réfutent les actes de dénigrement invoqués par les demanderesses dès lors qu’aucune association ne peut être effectuée entre une odeur de mort et l’odeur qui se dégagerait du produit désodorisant “Arbre magique”.

Elles contestent le préjudice allégué et, subsidiairement, sollicitent la garantie de la société BETC en exécution de la clause 3.1 du contrat conclu avec celle-ci le 30 avril 2007.

Par écritures signifiées le 10 avril 2015, la société BETC soulève in limine limitis le défaut de qualité à agir de la scoiété SDAA sur le fondement des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, faute pour celle-ci de verser aux débats le contrat la liant à la société JSL.

Au fond, elle conteste l’atteinte à la renommée de la marque “Arbre magique” n°328 915, de faible distinctivité et dont les requérantes échouent à démontrer la renommée en France par les seules pièces versées aux débats.

Elle fait valoir que le signe critiqué, constitué d’un simple dessin de sapin sur socle, figure à titre ornemental, pour évoquer le film “Drive”, dont l’affiche, qui constitue une oeuvre de l’esprit, résume le contenu, et n’a pas vocation à désigner des produits et/ou services, de sorte qu’il n’existe pas d’atteinte à la fonction de marque.

Elle argue de l’absence de lien entre le signe critiqué, qui se fond au sein d’un visuel, et la marque prétendument renommée. Elle souligne à ce titre l’absence de similitude des signes en cause, la différence des produits et services visés, les désodorisants couverts par la marque invoquée étant particulièrement éloignés des services d’abonnement aux chaînes Canal +, la différence du public concerné par les signes en cause, la marque invoquée servant à désigner des désodorisants spécifiques aux véhicules automobiles, et le défaut de renommée et de caractère distinctif de la marque antérieure invoquée.

Enfin, elle soutient que l’exploitation du signe ne constitue ni une exploitation injustifiée de la marque antérieure prétendument renommée ni ne cause un préjudice à la société JSL. Elle précise que la marque Canal + et son slogan, qui occupent une place dominante dans l’affiche, jouent seuls le rôle d’identifiant d’origine des services, qu’il n’y a pas d’exploitation de la marque antérieure par le dessin d’un sapin stylisé banal au sein d’un visuel accompagné du titre du film “Drive” qui en est l’élément central et qu’une annonce publicitaire pour ledit film ne peut être assimilée à l’exploitation injustifiée de la marque semi-figurative “Arbre magique”. Elle fait valoir l’absence de démonstration des préjudices de dilution et d’avilissement de la marque.

Elle conteste la recevabilité et le bien fondé des actes de parasitisme invoqués par la société SDAA, lesquels ne constituent pas des faits distincts de ceux argués par la société SDL.

Elle réfute les actes de dénigrement, les requérantes ne rapportant pas la preuve d’une démarche des sociétés Canal + afin de les discréditer, décrier ou rabaisser, et l’affiche étant une oeuvre de l’esprit perçue par le public comme illustrant le sujet du film Drive avec un pointe d’humour qui relève de la liberté d’expression.

Elle fait valoir l’absence de démonstration des préjudices allégués.

Enfin, elle soutient que l’action en justice inutilement exercée la discrédite à l’encontre des sociétés Canal + et justifie l’allocation de dommages et intérêts à son profit.

Elle conclut au débouté des requérantes de l’ensemble des demandes et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice, outre une somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct selon les modalités de l’article 699 du même code.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de la société d’Edition du Canal + :

La société de Distribution de Canal +, filiale à 100% de la société Canal + France (également société mère de la société d’Edition de Canal Plus) est intervenue volontairement à l’instance en ce qu’elle est seule chargée de la distribution et de l’édition de programmes télévisés payants et de ventes d’abonnements à des chaînes télévisées ou bouquets satellites payants. Elle est signataire du contrat de prestation de services avec la société BETC en exécution duquel a été réalisée l’affiche litigieuse. La société Groupe Canal+ vient aux droits de la société de Distribution de Canal+ à la suite d’opération de fusion-absorption du 31 décembre 2013,

Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société de Distribution de Canal +, de constater que la société Groupe Canal+ vient à ses droits, et de déclarer hors de cause la société d’Edition de Canal Plus.

Sur la recevabilité à agir de la société SDAA :

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La société BETC conteste la recevabilité à agir de la société SDAA en faisant valoir que celle-ci ne verse pas aux débats le contrat la liant à la société JSL. Elle fait observer que l’attestation du commissaire aux comptes de la société SDAA indique que celle-ci avait pour fournisseur exclusif une société américaine dénommée Car Frescher Corp., puis une société Wunder –Baum.

La société SDAA fait valoir qu’elle agit en qualité de distributeur exclusif des désodorisants “Arbre magique” en France depuis 1991.

Il convient de relever que la société SDAA agit sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil aux côtés de la société JSL, titulaire de la marque internationale semi-figurative “Arbre magique” n°328 915, qui soutient lui avoir concédé une licence exclusive d’exploitation de ces désodorisants en France.

En outre, pour justifier de sa qualité de distributeur exclusif des désodorisants “Arbre magique” en France, la société SDAA verse aux débats :

— une attestation de M. X, commissaire aux comptes, du 14 février 2013, selon laquelle la société SDAA commercialise des articles désodorisants et principalement des articles en papier ayant la forme d’arbres, utilisés dans les véhicules, son fournisseur exclusif depuis le début de son activité était la société Car Freshner Corporation jusqu’en 2000, puis, à compter de cette date, la société suisse Wunder-Baum, qu’entre 2000 et 2010, elle a livré 60.027.078 désodorisants “Arbre magique” en format papier, réalisé un chiffre d’affaires de 551.662 euros de produits liquides de la marque Wunder-Baum-Arbre Magique (sprays, jet fresh et Neutrodoor) et dépensé 1.511.281 d’euros pour promouvoir les ventes de désodorisants “Arbre magique” ;

— diverses factures de la société suisse Wunder-Baum à la SDAA entre 2006 et 2011 mentionnant des articles “Arbre magique” ;

— diverses factures de la société SDAA à ses revendeurs en France entre 2007 et 2011 ;

— des catalogues de la société SDAA notamment de 2011 ;

— des articles de presse consentis par le directeur de la société SDAA à propos de la commercialisation des produits “Arbre magique” en 2004 et 2005 ;

— des captures d’écran de son site Internet www.sdaa-france.com de 2012 proposant à la vente les articles “Arbre magique” ;

— une capture d’écran du site Internet de la société américaine Car-Freshner Corporation qui se présente comme le leader mondial dans le domaine des désodorisants automobiles, commercialisés en Europe sous les marques Arbre Magique et Wunberbaum, et en particulier en France par la société SDAA ;

Ces éléments suffisent à démontrer que la société SDAA a la qualité de distributeur des produits “Arbre magique” en France, peu important que ladite société ne verse pas le contrat de licence exclusive d’exploitation conclu avec la société JLD.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SDAA sera en conséquence rejetée.

Sur l’atteinte à la marque rénommée :

La société JSL est titulaire du dépôt international n°328 915 suivant :

enregistré le 30 novembre 1966 désignant divers pays selon l’Arrangement de Madrid, dont la France, publié le 1^er janvier 1967, et régulièrement renouvelé notamment en France, pour désigner, en classe 5, des produits pour améliorer l’air, désinfectants.

Elle fait grief aux sociétés Canal + d’avoir porté atteinte à sa marque antérieure renommée “Arbre magique” dans l’affiche promotionnelle de la diffusion du film “Drive” réalisée par la société BETC. Elle précise que l’imitation de sa marque, qui jouit d’une renommée considérable auprès du grand public, constitue une exploitation injustifiée de sa renommée, et lui cause, en outre, un préjudice.

Selon les dispositions de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, “la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière”.

L’article 5-2 de la directive 89/104 dont l’article L.713-5 est une transposition dans la loi française, permet de poursuivre tout agent qui, dans la vie des affaires, fait un usage d’un signe identique ou similaire à une marque renommée.

Il appartient à la demanderesse de démontrer l’existence d’une marque antérieure renommée, d’un lien opéré par le consommateur entre la marque renommée et le signe incriminé et d’une exploitation injustifiée de la marque renommée lui causant un préjudice.

Les défenderesses font valoir qu’aucune de ces conditions cumulatives n’est remplie.

Sur la marque renommée :

Les requérantes prétendent que la marque “Arbre magique” est une marque renommée et que la “notoriété” du “sapin stylisé” a été reconnue par diverses décisions de justice rendues dans de nombreux pays, notamment en France.

Les défenderesses rétorquent que le caractère non distinctif ou la faible distinctivité de l’enregistrement “Arbre magique” non détachable du produit lui-même s’opposent à la reconnaissance de la renommée de cet enregistrement, qu’en outre les pièces versées par les demanderesses ne justifient pas de la renommée de l’enregistrement international “Arbre magique” n°328915, dont l’usage sérieux n’est même pas caractérisé.

Le sapin stylisé constitue un élément essentiel de la marque en cause. Il est justifié de différentes décisions de justice ayant jugé que le sapin stylisé présente un caractère distinctif (tribunal de grande instance de Paris 26 juin 2012, cour d’appel de Paris 18 février 2014, OHMI 15 mars 2004).

La marque renommée doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque, le public pertinent étant constitué par le consommateur moyen des produits ou services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé.

L’appréciation du caractère renommé d’une marque s’effectue par rapport au libellé du dépôt.

Pour l’appréciation de la renommée de la marque, doivent être pris en compte notamment la part de marché occupée par la marque, l’intensité de son exploitation, son étendue géographique, la durée de son usage, l’importance des investissements de son titulaire.

S’agissant de la marque invoquée, le public concerné est constitué des propriétaires et utilisateurs de véhicules, le territoire pertinent est la France, et la renommée est à apprécier à la date des faits d’exploitation du signe litigieux, soit en septembre 2012.

Pour caractériser la renommée du dépôt international n°328 915, les requérantes prétendent que les documents qu’elles versent aux débats démontrent que :

“-Les seuls désodorisants papiers “Arbre magique”(à l’exclusion donc des désodorisants”Arbre magique” liquides), dont la forme correspond à la marque, laquelle est également reproduite sur les emballages des produits, ont été vendus en France à plus de 60 millions d’unités depuis 2002, de sorte que “l’Arbre magique” est devenu un objet de la vie courante,

-les produits de rafraîchissement de l’air “Arbre magique” dominent le marché des désodorisants pour voitures, avec plus 62,4% de parts de marché en France,

-Plus de 1,5 millions d’euros ont été investis en France de 2000 à 2010 pour promouvoir ces désodorisants,

-Les désodorisants papiers “Arbre magique” sont offerts à la vente sur l’ensemble du territoire français, dans les plus grandes enseignes de supermarchés (telles qu’Auchan, Carrefour, Casino, Cora, Intermarché, Leclerc ou Système U), de magasins spécialisés en accessoires automobiles (telles que Feu Vert ou Norauto), de stations essence (telles que BP, Esso, Shell, ou Total), de magasins généralistes (tels que La Foir’Fouille), ainsi que sur Internet,

-Le développement des produits de rafraîchissement de l’air “Arbre magique” est également soutenu par une politique active de sponsoring et de publicité :

-En France, la notoriété de la marque et, de manière générale, du “sapin stylisé” de JSL, est telle, qu’ils sont utilisés pour promouvoir des produits ou services divers et variés tels que :

- des automobiles (Publicités Volkswagen – 2000 – et Renault – 2002),

- des espaces verts (Agence Animation Espaces Verts de la région Ile de France – 2007),

- un périphérique parisien plus écologique (périféérique – 2004),

- des assurances automobiles (Caisse d’Epargne- 2005),

- des snowboards (Salomon),

- un raid humanitaire (10ème édition du 4L Trophy – 2007),

- un rally automobile (Crossally – 2010)

- un tournoi de […]

-A l’étranger, la marque a également été sponsor de courses automobiles prestigieuses (Nascar aux Etats-Unis, Formula 3 en Italie, Porsche-Motorsport en Allemagne)

-En outre, le “sapin stylisé” de l'“Arbre magique” bénéficie d’un retentissement médiatique international : il fait l’objet de nombreuses publications et apparaît dans un grand nombre de publicités (papier et télévisées), ainsi que dans des émissions télévisées (Grey’s Anatomy, D E, Y, The Office, etc.), allant jusqu’à s’introduire dans de grandes productions du cinéma hollywoodien (Seven, Ocean’s Eleven, F G, etc.) dont la diffusion en France ne saurait être contestée,

-Sa présence sur les écrans a d’ailleurs contribué à lui attribuer un véritable statut d’objet culte.

Ainsi, lorsque des éditions limitées du célèbre désodorisant sont proposées, les ventes s’envolent pour atteindre jusqu’à 500 exemplaires par jour. Dans ce contexte, toute une gamme de produits dérivés reproduisant le Sapin Stylisé a été développée, tels que, notamment, des stylos, des bonnets, des casquettes, etc…,

-La marque “Arbre magique” a les honneurs de la presse, et pas seulement de la presse spécialisée en matière d’automobiles, mais de la presse grand public, ainsi qu’il ressort des articles de presse versés aux débats, lesquels sont datés de 2004 à 2013".

Il convient néanmoins de relever avec les défenderesses que sont dépourvues de pertinence les pièces produites en demande qui sont non datées ou n’ont pas date certaine (telles que diverses captures d’écran, les publicités, catalogue et photographies de stands datés par les demanderesses et contestés en défense), ou ne permettent pas d’identifier le signe exploité, le lieu d’exploitation du signe ou portent sur une exploitation en dehors du territoire français (notamment les pièces versées au titre des publicités, films et séries télévisées), ne caractérisent pas un usage à titre de marque (films), ou encore l’attestation du directeur général de la société SDAA, laquelle est partie à l’instance.

Si les pièces antérieures à 2007 établissent l’ancienneté du signe “Arbre magique”, il appartient aux requérantes de démontrer que la marque invoquée était connue d’une partie significative du public concerné sur le territoire français en 2012.

Hormis les pièces susvisées, les demanderesses versent aux débats :

— des extraits du catalogue 2011 de la société SDAA proposant à la vente des sapins désodorisants, sprays et diffuseurs liquide sous la dénomination “Arbre magique” ;

— une publicité des “nouveautés Arbre magique 2007" , des “fun trees flyers 2008" de la société SDAA ;

— diverses factures de la société SDAA à ses revendeurs en France entre 2008 et 2009 dont les prix sont hachurés ;

— l’attestation du commissaire aux comptes faisant état d’une livraison, par la société SDAA, de 60.027.078 unités de désodorisants “Arbre magique” en format papier de 2000 à fin 2010 , de la réalisation par la société SDAA d’un chiffre d’affaires de 551.662 euros pour la vente de produits liquides de la marque Wunder-Baum-Arbre magique (sprays, jet fresh et Neutrodor) et de dépenses engagées à hauteur de 1.511.281 euros pour promovoir les ventes de désodorisants “Arbre magique” durant cette période ;

— un tableau joint à ladite attestation mentionnant la vente de 5.156.379 unités de “little tree Arbre magique” en France en 2010 et un investissement de 6.673 euros pour les “sprays”, 50.213 euros pour les “jet fresh” et 14.816 euros pour les “Neutrodor” cette même année ;

— une pièce portant l’intitulé “Passport parts de marché par marque”, non désignée nominativement dans le bordereau de communication de pièces comme étant le “Rapport Euromonitor”, mentionnant que les “Little tree” occupent en France 57% du marché en 2012 selon les sources statistiques Euromonitor International , sans aucune précision sur la provenance de cette pièce, ni cette étude statistique et pas davantage les parts de marché dont il s’agit ;

— un extrait du site Internet carter-cash reproduisant un blog intitulé “ l’Arbre magique : 50 ans et toutes ses branches!” publié le 20 avril 2012, faisant la promotion de “ce désodorisant le plus populaire et le plus reconnu” dont il retrace l’historique et proposé à la vente chez Carter-Cash,

— des captures d’écran du site Internet de la société SDAA des 4 juin 2012 et 29 juin 2012 faisant la promotion du sapin “Arbre magique” et retraçant son historique, ou proposant à la vente une nouvelle gamme de désodorisant Arbre magique de la collection “Ladies” le 2 janvier 2012,

— une capture d’écran du site internet de la société Norauto proposant à la vente le désodorisant “Arbre magique vanille” au prix promotionnel de 1,99 euros l’unité entre le 27 août 2012 et le 23 septembre 2012,

— une affiche publicitaire de l’agence des espaces verts de printemps-été 2007

Néanmoins, ces pièces n’établissent pas, sur le territoire français et à la date litigieuse, le volume des ventes des désodorisants “Arbre magique”, le chiffre d’affaires relatif à la commercialisation des produits désodorisants sous la marque Arbre magique, la part de marché que cette commercialisation représente, les dépenses de marketing engagées, l’intensité de l’exploitation de la marque, son étendue géographique, la durée de son usage et l’importance des investissements auxquels elle a donné lieu.

En l’absence de sondages ou d’enquête de notoriété versés aux débats, il n’est pas non plus démontré, au regard des pièces versées en demande, qu’une partie significative du public français concerné connaissait, en 2012, la marque invoquée.

Les demanderesses prétendent que la notoriété du “sapin stylisé” a été reconnue dans de nombreux pays, dont la France.

Elles visent les décisions de justice rendues par la CJUE le 17 juillet 2008 (Aff. N°C-488/06P), par le tribunal administratif de Varsovie le 5 septembre 2011 et par la Royal Court of Justice du Royaume-Uni le 17 mars 2006, par l’Office de la Propriété Intellectuelle Bulgare le 12 avril 2013 qui se sont prononcées non pas sur la marque internationale n°328 915 invoquée mais sur la marque communautaire figurative n° 000091991 déposée le 1^er avril 1996 et enregistrée pour les produits relevant de la classe 5 ci-dessous reproduite :

Néanmoins, s’il a été jugé que la marque communautaire figurative n°000091991 était “largement connue” en Italie, par la CJUE, en Pologne par le Tribunal Administratif de Varsovie, et au Royaume Uni par la Royal Court of Justice du Royaume-Uni, ces décisions de justice n’ont pas statué sur la renommée de l’enregistrement international n°612 525 invoquée sur le territoire français.

Les requérantes se prévalent également de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 28 février 2014 qui a jugé que la société JSL justifiait, pour la période du 9 novembre 2006 au 9 novembre 2011, “avoir fait un usage sérieux de ses trois marques déposées, y compris la seule représentation du sapin notamment sur le packaging des produits Neutrodor, en France et sur un large territoire de la communauté européenne, (que) la mention Arbre Magique apposée sur certaines représentations du sapin n’en altère pas le caractère distinctif mais au contraire renforce l’identification du produit par rapport à son origine”, et a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 juin 2012 en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de la société JSL sur la marque communautaire n°000091 991 et sur la partie française des marques internationales n°328 917 et 612 525.

Le fait que la société JSL ait été reconnue bien fondée à se prévaloir de l’usage sérieux de la marque communautaire n° 000091991 et de l’enregistrement international n°612 525, qui sont identiques dans leur représentation d’un sapin stylisé seul, sous une forme modifiée, pour échapper à la déchéance de ces marques, n’est pas à lui seul de nature à démontrer que l’enregistrement international n°612 525 invoqué est une marque renommée en France en 2012.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est nullement démontré qu’en 2012, le dessin stylisé de sapin est connu d’une partie significative du public d’automobilistes en France concerné par les produits désodorisants visés dans l’enregistrement international invoqué.

La renommée de l’enregistrement international n°612 525 en France en 2012 n’est donc pas caractérisée.

La société JSL sera déboutée de sa demande au titre de l’atteinte à la marque renommée.

Sur le parasitisme :

L’action en parasitisme, fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, la société SDAA, distributeur de la marque “Arbre magique” sur le territoire français, est recevable à invoquer un comportement parasitaire fondé sur des faits identiques à ceux invoqués par la société JSL au titre de l’atteinte à ses droits privatifs.

La société SDAA soutient qu’en reproduisant, à des fins commerciales et sans autorisation, la forme particulière et reconnaissable des désodorisants “Arbre magique”, les sociétés Canal + commettent un agissement parasitaire à son préjudice.

Elle indique que les sociétés Canal+ ont choisi d’utiliser la forme de sapin caractéristique du désodorisant pour voitures “Arbre magique” alors qu’un tel usage ne résulte d’aucun impératif, hormis celui de tirer profit, à des fins commerciales, de la renommée du sapin stylisé “Arbre magique” , élément dominant de la marque exploitée par la société SDAA.

Cependant, la renommée prétendue de la marque revendiquée par la requérante à l’appui de sa demande n’est nullement démontrée.

En outre, le dessin stylisé de sapin critiqué est reproduit dans l’affiche publicitaire annonçant la diffusion prochaine sur les chaînes télévisées Canal + du film “Drive”, diffusée à l’occasion d’une campagne promotionnelle pour les services d’abonnement à ces chaînes de télévision.

Il convient de relever avec les défenderesses que la représentation de sapin incriminée, qui constitue un simple dessin de sapin sur socle, n’est pas un élément unique ou isolé de l’affiche, mais figure au sein d’une oeuvre graphique publicitaire originale. Elle est en effet associée à un dessin de rétroviseur auquel elle est reliée par une ficelle, complétée de l’expression “ça sent le sapin” et surmonte le titre du film “Drive” écrit en gros caractères ainsi que la marque Canal + et le slogan “Plus on regarde Canal + Plus on aime le cinéma”, le tout sur fond de couleur fuschia.

La représentation stylisée du sapin critiquée telle qu’insérée dans l’affiche, revêt un caractère ornemental et décoratif relevant du choix créateur et de la liberté d’expression de l’auteur de l’affiche, pour évoquer, en association avec les éléments y figurant, l’habitacle d’un véhicule en relation directe avec le thème principal du film “Drive” dont il est fait la promotion de la diffusion sur les chaînes Canal +.

En prenant connaissance de cette affiche, le consommateur n’associe pas le dessin du sapin à la marque revendiquée “Arbre magique” mais à l’évocation humoristique du thème du film Drive auquel est consacrée l’affiche publicitaire.

La reproduction sur l’affiche de la marque communautaire Canal + n°869861 déposée le 19 novembre 2009 accompagnée du slogan “Plus on regarde Canal + plus on aime le cinéma” conduit le consommateur à identifier immédiatement et sans équivoque l’origine des services objets de la publicité, à savoir les services d’abonnement aux chaînes de télévision Canal + pour lesquelles cette marque est protégée et dont la notoriété a été reconnue par plusieurs décisions de justice et est corroborée par un sondage réalisé par la société TSN Sofres comme en justifient les sociétés Canal +.

Enfin, il n’est nullement démontré que les sociétés Canal + aient tenté de profiter des investissements argués par la société SDAA pour promouvoir la marque invoquée, alors que lesdites sociétés ont fourni des efforts financiers pour réaliser la campagne publicitaire confiée à la société BETC et que les marques Canal+ bénéficient d’une forte notoriété dans le domaine de la télévision et du cinéma.

En conséquence, la société SDAA sera déboutée de ses demandes au titre du parasitisme.

Sur le dénigrement :

Le dénigrement requiert également la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien causal avec celle-ci.

Les demanderesses font valoir que l’affiche incriminée dénigre les produits “Arbre magique” dès lors que le dessin litigieux, qui représente dans l’esprit du public le désodorisant “Arbre magique” revêt en son centre et en caractères majuscules l’expression “ça sent le sapin”, expression populaire bien connue et ancienne qui signifie “ça sent la mort”. Elles soulignent que les sociétés Canal + n’ont pas pu vouloir lui conférer un autre sens, ce que confirme la représentation d’une croix tombale en lieu et place de la lettre “T” à la fin du verbe “sent”.

Elles prétendent que l’association des désodorisants “Arbre magique” à l’odeur nauséabonde de la mort est particulièrement avilissante et dénigrante et qu’en véhiculant un tel message, l’affiche incriminée porte nécessairement atteinte aux produits “Arbre magique” , et donc aux efforts commerciaux déployés depuis des années par la société SDAA pour promouvoir leur image de fraîcheur et d’odeurs parfumées.

Néanmoins, il ressort des développements ci-dessus que le dessin d’arbre figurant sur l’affiche présente un caractère ornemental, sans évoquer, dans l’esprit du public, les produits de la marque “Arbre magique”.

En outre, le visuel en cause provient d’une entreprise de communication audiovisuelle des sociétés Canal +, dont l’esprit satirique est connu depuis de longues années. La société BETC a manifestement recherché un effet humoristique, les trois autres affiches réalisées par ses soins au titre de la campagne publicitaire dont est issue l’affiche en cause présentant également des traits d’humour évidents.

En inscrivant l’expression populaire “ça sent la mort” sur le dessin de sapin stylisé, sous forme humoristique, les sociétés Canal+ n’ont pas cherché à faire croire qu’une mauvaise odeur se dégagerait du sapin désodorisant de la marque “Arbre magique”, et par conséquent à discréditer, décrier ou rabaisser les produits de la marque, mais à illustrer le titre et le sujet du film dont la diffusion sur les chaînes Canal + est annoncée et qui, selon la fiche Wikipédia versée aux débats, traite de la double vie d’un homme, cascadeur le jour et chauffeur pour criminels la nuit.

Les requérantes échouent à démontrer les actes de dénigrement qu’elles invoquent. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts :

La société BETC soutient qu’en critiquant ses créations dans sa campagne publicitaire, les demanderesses la discréditent vis-à-vis de sa cliente CANAL + et que de tels “errements” lui occasionnent un préjudice.

Cependant, elle ne caractérise pas un abus d’ester en justice des requérantes qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, ni le préjudice de discrédit qu’elle invoque du fait de l’exercice de l’action en justice.

Sa demande en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser les frais exposés à la charge des défenderesses. Les sociétés JSL et SDAA seront condamnées à payer à la société Groupe Canal + et à la société d’Edition de Canal + ensemble une indemnité de 10.000 euros et à la société BETC une indemnité d’un montant équivalent par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Les requérantes échouant en leurs demandes, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Reçoit l’intervention volontaire de la société Groupe Canal + venant aux droits de la société Canal+ Distribution,

Déclare la société d’Edition de Canal Plus hors de cause,

Déclare la Société de diffusion d’accessoires automobiles recevable à agir sur le fondement d’actes parasitaires et de dénigrement,

Déboute la société Z A LTD et la Société de diffusion d’accessoires automobiles de l’ensemble de leurs demandes,

Déboute la société BETC de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la société Z A LTD et la Société de diffusion d’accessoires automobiles à payer à la société d’Edition de Canal Plus et à la société Groupe Canal + ensemble une indemnité totale de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Z A LTD et la Société de diffusion d’accessoires automobiles à payer à la société BETC une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Z A LTD et la Société de diffusion d’accessoires automobiles aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.

signé par Estelle MOREAU, Vice-Présidente par suite d’un empêchement de la présidente et par Geneviève COHENDY, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, P/LA PRÉSIDENTE,