FAITS ET PROCEDURE La société THIERRY SABINE ORGANISATION (ci-après TSO) est l’organisateur d’un rallye auto-moto-camion existant depuis plus de vingt ans et notoirement connu sous le nom de PARIS DAKAR ou DAKAR. TSO est également propriétaire d’une marque française semi-figurative DAKAR déposée à l’INPI le 8 mars 1993 et enregistrée sous le n 93 458 412 pour désigner différents produits et services des classes 1 à 42 et notamment l’organisation de compétitions sportives de la classe 41 et les véhicules en classe 12. Constant que la société PIRELLI PNEUMATICI S.P.A, anciennement PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATICI SPA, (ci-après dénommée PIRELLI) offre en vente en France via son site Internet des pneumatiques pour automobiles dénommés DAKAR ou LT20 DAKAR ou encore SCORPION DAKAR, TSO, par acte du 12 novembre 1998 assigne PIRELLI en contrefaçon de marque et en indemnisation. Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 1999, TSO sollicite :

- que sa marque soit reconnue comme valable,
- que la société PIRELLI soit reconnue coupable de contrefaçon de cette marque par l’emploi de la dénomination DAKAR pour désigner des pneumatiques,
- que, à titre subsidiaire, le tribunal constate que la société PIRELLI a engage sa responsabilité civile pour l’emploi de la marque renommée DAKAR,
- que la poursuite de ces faits illicites soit interdite sous astreinte, dont le tribunal se réservera la liquidation,
- que PIRELLI soit condamnée à lui payer la somme de 500.000 francs en réparation du préjudice subi et la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. PIRELLI plaide :

- le rejet des pièces n 16 à 45 comme communiquées tardivement,
- la déchéance de TSO des droits sur sa marque 93 458 412 pour défaut d’exploitation de celle-ci dans le délai de 5 ans après son dépôt pour désigner les véhicules et appareils de locomotion par terre, air et par eau en classe 12 et son intérêt à agir pour poursuivre une telle déchéance, cette dernière entraînant l’impossibilité pour TSO de soutenir que les pneumatiques sont des produits complémentaires ou similaires aux véhicules ;

— l’absence de contrefaçon, aucun risque de confusion dans l’esprit du public n’étant démontré,
- le caractère indivisible de l’élément dénominatif avec l’élément figuratif (cheche et typo), cet ensemble n’étant pas reproduit ;

- l’absence de similarité entre les véhicules et les pneumatiques quant aux habitudes de fabrication et à la connaissance du public sur les grands fabricants de pneumatiques qui se partagent le marché ;

- l’absence de renommée ou de notoriété de la marque en cause. Aussi, PIRELLI conclut à la déchéance partielle des droits de TSO sur sa marque et au débouté de celle-ci de ses demandes et à sa condamnation à lui payer une somme de 100.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. TSO réfute l’ensemble des moyens soulevés par PIRELLI et maintient ses demandes.

DECISION I – SUR L’INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES : La société PIRELLI sollicite le rejet des débats des pièces 16 à 45 communiquées tardivement par TSO le 10 novembre 1999 soit 5 jours avant la clôture annoncée et intervenue le 15 novembre suivant. L’article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. En l’espèce, le tribunal relève que TSO a communiqué 30 pièces à la veille de la clôture et ce, pour répondre au moyen de défaut d’exploitation que PIRELLI avait soulevé dans ses écritures du 10 juin 1999 ; que ces pièces ont été communiquées trop tardivement pour que la défenderesse, société italienne puisse en prendre connaissance et en débattre dans le délai court de 5 jours qui restait avant le prononcé de l’ordonnance de clôture. Dans ces conditions, le tribunal rejette des débats les trente pièces en cause en application de l’article précité et relève au surplus qu’elles ont été communiquées en même temps que les dernières conclusions de TSO qui ne respectent pas les dispositions de l’article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile prohibant l’existence de moyens ou prétentions nouvelles dans les dernières écritures des parties.

II – SUR LA TITULARITE DES DROITS DE TSO : La société TSO justifie par le certificat versé aux débats être titulaire d’une marque semi- figurative dont l’élément dénominatif est DAKAR déposée le 8 mars 1993 et enregistrée sous le numéro 93/458412 pour désigner différents produits et services dans les différentes classes de la classification internationale et notamment, dans la classe 12, les « véhicules, appareils de locomotion par terre, par air et par eau ». Le tribunal relève que cette marque ne désigne par les pneumatiques qui constituent des produits distincts des véhicules dans la classification internationale et qui sont également distincts dans la réalité dès lors que ces deux ensembles de produits sont le plus souvent complémentaires mais ne se recouvrent pas (il existe des véhicules sans pneumatique et des pneumatiques qui équipent d’autres engins que des véhicules). Dès lors que TSO n’a pas visé les pneumatiques dans son enregistrement, celui-ci ne désigne pas ces produits. III – SUR LA DECHEANCE SOULEVEE PAR PIRELLI : L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompu de cinq ans » Il ressort de la rédaction sans ambiguïté de cet article que le titulaire de la marque doit faire la preuve de l’exploitation de sa marque pour les produits et services visés et non pour des produits ou services similaires. Le Tribunal examinera l’exploitation de la marque DAKAR pour désigner les produits à savoir : « les véhicules, les appareils de locomotion par terre, par air et par eau », pendant les cinq ans suivant le dépôt soit du 8 mars 1993 au 8 mars 1998, PIRELLI ayant visé cette période d’inexploitation. IV – SUR L’INTERET A AGIR DE PIRELLI : TSO dit que PIRELLI n’a pas intérêt à agir en déchéance dès lors que la déchéance appelée à être prononcée ne s’appliquera qu’à compter du 8 mars 1998, soit postérieurement aux faits reprochés qui ont été constatés par deux constats d’huissier dressés les 23 mai 1997 et 8-11 décembre 1997. Le tribunal relève que TSO sollicite l’interdiction de la poursuite de la vente des pneumatiques portant la dénomination DAKAR et ce, pour l’avenir ; que dès lors, PIRELLI a intérêt à voir prononcer la déchéance partielle à compter du 8 mars 1998. V – SUR L’EXPLOITATION : TSO soutient qu’elle exploite la marque DAKAR pour identifier les véhicules (voitures, motos, camions et avions) qui participent au rallye qu’elle organise, pour assurer un

service complémentaires de transport de pièces de véhicules et de pneumatiques et pour la mise en place d’une assistance technique pneumatique à l’ensemble des concurrents. Le tribunal relève que cette exploitation ne correspond pas à une utilisation à titre de marque dès lors qu’elle ne permet pas à un consommateur d’identifier la provenance ou l’origine des véhicules marqués ou de leurs pièces détachées. En l’espèce, cette exploitation correspond à celle de la marque DAKAR pour désigner l’organisation de compétitions sportives car elle permet de distinguer les véhicules participants au rallye de ceux qui n’y participent pas, tous les véhicules participants portant d’ailleurs d’autres marques pour identifier leur constructeur d’origine. Il a été dit précédemment que la marque DAKAR ne visait pas les pneumatiques et qu’une exploitation pour désigner ces produits ne vaut pas pour justifier celle relative aux véhicules. TSO soutient encore que sa marque accompagne la commercialisation de véhicules en les faisant bénéficier de sa notoriété. Le tribunal là encore ne peut que constater que la commercialisation des véhicules se fait sous d’autres marques que DAKAR, cette dernière dénomination n’étant présente que pour signaler la participation du constructeur en cause au célèbre rallye. Enfin l’utilisation de la marque DAKAR pour l’organisation de voyages ne saurait valoir exploitation pour désigner les véhicules, l’organisation de voyages étant un service distinct de celui du produit véhicules même s’il est appelé à mettre en oeuvre des moyens véhiculés. Dans ces conditions et faute pour TSO de justifier de l’exploitation de sa marque pour désigner les « véhicules, les appareils de locomotion par terre, par air et par eau » pendant une période de cinq ans après le 8 mars 1993, il y a lieu de la déchoir de ses droits sur sa marque pour désigner ces produits à compter du 8 mars 1998. VI – SUR LES FAITS DE CONTREFAÇON : L’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle prohibe la reproduction, l’usage ou l’apposition d’un marque reproduite pour les produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal relève qu’en l’espèce les constats d’huissier précités de 1997 établissent que la société PIRELLI vend des pneumatiques sous la dénomination DAKAR. Le pneumatiques ne sont pas des produits similaires aux véhicules car ils ne peuvent être attribués par les consommateurs à une même origine.

En effet, les pneumatiques et les véhicules sont deux produits de nature différentes ; ils sont traditionnellement réalisés par des fabricants distincts dont les noms sont connus d’un large public ; s’ils peuvent être commercialisés dans les mêmes magasins (par exemple les garagistes), cette commercialisation commune n’est pas systématique et tend à devenir marginal compte-tenu de la spécialisation de nouveaux commerçants sur le marché du pneumatique. Dans ces conditions, leur seule complémentarité d’usage est insuffisante pour caractériser la similarité des pneumatiques avec les produits visés dans la marque DAKAR et ce, au sens de l’article précité. La société TSO soulève les dispositions de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que l’emploi d’une marque renommée pour des produits et services non similaires à ceux désignés à l’enregistrement engage la responsabilité de son auteur sil est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque et si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Il est constant qu’une marque est de renommée au sens de l’article précité si étant connue d’une large fraction du public, elle possède un pouvoir distinctif qui s’étend au-delà des produits visés au dépôt et qui soit indépendant des produits et services qu’elle désigne. S’il n’est pas contestable que la dénomination DAKAR est connue d’un large public pour désigner le célèbre rallye auto-moto-camion se déroulant chaque année sur le territoire africain, TSO n’établit pas que cette renommée s’étende au-delà de cette compétition sportive et que son pouvoir distinctif dépasse celle-ci et ce d’autant que sa marque est jeune, ayant été déposée en 1993 et a bénéficié du succès du rallye en cause qui existe depuis de 20 ans. A cet égard TSO ne produit aucun sondage d’opinion ni de coupures de presse démontrant la force attractive propre de la marque DAKAR. Dans ces conditions, TSO ne peut demander l’application de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle. En conséquence TSO est déboutée de toutes ses demandes. VII – SUR LES AUTRES DEMANDES : TSO ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, il n’y a pas lieu de considérer que l’instance engagée par elle est abusive. En revanche, l’équité commande d’allouer à la société PIRELLI la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, le Tribunal Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette des débats les pièces numérotée 16 à 45 communiquées par la société THIERRY SABINE ORGANISATION,

Dit que la société THIERRY SABINE ORGANISATION ne justifie d’aucune exploitation de la marque semi-figurative DAKAR n 93 458 412 pour désigner des véhicules et les appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, produits de la classe 12 et ce, du 8 mars 1993 au 8 mars 1998, Prononce la déchéance partielle des droits de la société THIERRY SABINE ORGANISATION sur cette marque pour désigner les produits précités à compter du 8 mars 1998, Dit que le présent jugement devenu définitif sera transmis à l’INPI sur réquisition du présent greffier pour transcription au registre national des marques, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société THIERRY SABINE ORGANISATION a payer à la société PIRELLI PNEUMATICI S.P.A la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.