TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3^e chambre 3^erne section № RG: 07/02589 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2008

DEMANDERESSE S.A. MINET Zone Industrielle du Clos MARQUET Rue Michel RONDET 42400 ST CHAMOND représentée par M^e Thierry MOLLET VIEVILLE, de la SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.75

DÉFENDERESSE Société COBRA EUROPE […] 70300 LUXEUIL LES BAINS représentée par M^e Yves BIZOLLON, Cabinet BIRD& BIRD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.255

COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth B, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT. Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DÉBATS A l’audience du 25 Mars 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth B, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Etant propriétaire du brevet FR 90 08079 et de la marque 1.350.237, la société MINET a obtenu l’autorisation de Monsieur le Président du Tribunal de Grande

Instance de Strasbourg, par une ordonnance du 29 janvier 2007, de procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société COBRA EUROPE. Cette saisie contrefaçon a donné lieu à un procès verbal de saisie du 8 février 2007. A la suite de cette saisie, la société MINET a alors fait assigner, le 21 février 2007, la société COBRA EUROPE pour contrefaçon de son brevet français FR 90.08079 et de sa marque GORO n°1.350.237 La société MINET demande principalement au tribunal de : dire et juger qu’en important, en détenant, en utilisant, en offrant, en mettant dans le commerce des agrafes décrites aux PV du 8 février 2007, c’est-à-dire des agrafes de type RV6, reproduisant notamment les moyens de la revendication 1 du brevet FR 90 08079, la société COBRA EUROPE aurait commis des actes de contrefaçon ; dire et juger que la reproduction et l’usage par COBRA EUROPE de la marque GORO pour identifier lesdites agrafes constitueraient des actes de contrefaçon de la marque GORO n°1.350.237 ; interdire la poursuite de ces prétendus actes de contrefaçon sous astreinte ; ordonner le rappel des prétendues agrafes contrefaisantes achetées par COBRA EUROPE ainsi que la confiscation de tout support comportant la marque GORO et ce, aux fins de leurs destructions ; condamner COBRA EUROPE à payer à MINET une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision la somme de 100.000 € ;

ordonner des mesures accessoires habituelles, telles que la publication judiciaire du jugement à intervenir, l’exécution provisoire du jugement et le versement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions, la société COBRA expose les faits suivants : Les sociétés du groupe COBRA fabriquent et commercialisent des articles pour convoyeurs à bandes transporteuses de minerais (tapis roulants de couvoyage installés dans les mines). Son centre de production français est à Luxeuil (Haute Saône). Le groupe COBRA était constitué de la société holding COBRA, immatriculée sous le n° B 320 477 102 détenant des participations dans d es sociétés d’exploitation, dont la société COBRA EUROPE, immatriculée sous le n°B 3 91 559 309 (notre pièce n°2), qui assurait la fabrication et la distr ibution en France et à l’étranger des produits du groupe COBRA. Les sociétés COBRA et COBRA EUROPE ont été placées en état de redressement judiciaire par jugements du Tribunal de Grande Instance de LURE des 2 décembre 2003 et 20 janvier 2004.

A cette occasion, la société holding COBRA a absorbé sa filiale COBRA EUROPE et a pris sa dénomination COBRA EUROPE. Un plan de continuation a été homologué par jugement du 22 mars 2005 du Tribunal de Commerce d’Alès. Depuis 2001, la société COBRA détenait une participation de 97% au capital d’une société GORO FRANCE, entreprise fabricante d’agrafes pour bandes transporteuses, et propriétaire, jusqu’à la reprise par la société MINET du brevet FR 90 08079 et de la marque GORO n°1 350 237, objet s de la présente procédure. La société GORO FRANCE a fabriqué ses produits exclusivement en France. Au début des années 90, la société GORO FRANCE a cherché à diminuer ses coûts de production et en particulier de celui :

- des agrafes modèle TITAN 10, TITAN 10 H et RV6,
- des axes Hafield, et les appareils de pose correspondants. C’est pourquoi, la société GORO FRANCE s’est rapprochée de son partenaire chinois, la société SHANGHAI MACHINE USED BELT BUTTON FACTORY (ci-après, la société SHANGHAI MACHINE). Par un contrat du 22 octobre 1996 dit de « joint venture », la société GORO FRANCE et la société SHANGAI MACHINE ont créé la société SHANGHAI GORO C B FASTENERS Co. LTD. (ci-après, la société SHANGHAI BELT). Il a été prévu que la société GORO FRANCE détiendrait la majorité du capital de la société crée (article 10) en raison de l’importance de ses apports (article 11) et que si l’un des deux partenaires souhaitait céder sa participation au capital de la société crée SHANGHAI BELT, l’autre société disposerait d’un droit de préemption pour acquérir cette participation (article 13.4). Le contrat de « joint-venture » était un contrat cadre qui impliquait la passation de contrats d’application, prévus en annexes, pour l’organisation de la production des produits visés à l’article 8 du contrat de joint venture et de la distribution des produits visés à l’article 8 du contrat de joint venture. L’article 15 du contrat de joint venture dispose que :Les Parties sont d’accord pour que la Société signe, dès la Date de Création, avec la partie B un contrat de licence et de transfert de technologie (ci-après : « le Contrat de transfert de Technologie ») dont le texte est reproduit en annexe 7 au présent contrat, portant sur l’exploitation des brevets Goro pour la fabrication des Produits afin de permettre à la Société d’obtenir la technologie avancée nécessaire à la production prévue au chapitre IV du présent contrat (ci-après : « la Technologie ») ». En application de ce contrat, les sociétés GORO F et la société SHANGHAI BELT ont donc conclu, le 23 octobre 1996, le contrat de transfert de technologie ainsi prévu. Comme l’indique l’article 2.3 a) du contrat de transfert de technologie, la société GORO FRANCE a concédé à SHANGHAI BELT un droit exclusif de fabrication en Chine des produits visés à l’article 8 du contrat de joint venture en lui transférant les Technologies nécessaires.

La société GORO FRANCE a transféré le droit exclusif de fabriquer les produits protégés par un brevet enregistré en chine sous le numéro 91 104 311X, lesdits produits étant objets du présent litige, selon l’annexe 2 du contrat de transfert de technologie et a réalisé ainsi une partie de son apport au capital de la société SHANGHAI BELT. Il résulte de tout ceci que la société SHANGHAI BELT est autorisée à fabriquer les agrafes litigieuses objets du brevet chinois n° 91 104 31IX relatif à l’agrafe RV6. Pour la Chine, il a été prévu à l’article 21 du contrat de joint-venture que SHANGHAI BELT disposait d’un droit exclusif de distribution pour la Chine : « Les Produits fabriqués par la Société pourront être vendus en Chine soit par des sociétés commerciales (agences ou ventes exclusives), soit par la Société directement. Les Parties s’accordent à respecter le principe de non concurrence mutuelle : chacun des deux groupes, y compris toutes les entreprises affiliées directement ou indirectement ou relevant de la même autorité, s’interdit sur le marché chinois toute fabrication ou vente de produits similaires à ceux fabriqués par la Société ». Ces dispositions ont été rappelées à l’article 2.3 b) du contrat de transfert de technologie : « b) le droit exclusif de vendre les Produits dans le Territoire et en dehors du Territoire, conformément aux article 19,20 et 21 du Contrat de Joint Venture qui stipulent, notamment, que les ventes dans le Territoire seront effectuées directement par la Société ou par l’intermédiaire de tout distributeur ou agent de son choix et que les ventes en dehors du Territoire seront assurées par GORO en vertu d’un contrat de Distribution Exclusive signé entre la Société et GORO » pour le reste du monde, l’article 20 du contrat de joint venture prévoit que les parties concluront un contrat d’application de distribution exclusive :« Il est expressément convenu que l’exportation hors de la République Populaire de Chine des fabrications de la Société sera assurée par la Partie B, Le texte du Contrat de Distribution qui sera signé, dès la Date de Création, entre la Société et la Partie B, est reproduit en Annexe 8 au présent contrat ». La société GORO FRANCE et la société SHANGHAI BELT ont donc conclu ledit contrat de distribution, le 23 octobre 1996 Par l’article 2.1 de ce contrat, la société SHANGHAI BELT concède à GORO F le droit exclusif de distribuer dans le monde entier les produits fabriqués en Chine: La Société concède à GORO le droit exclusif de distribuer les Produits dans le Territoire » Il a été prévu à l’article 1 de ce contrat que la société GORO pourra substituer pour l’exécution de ses obligations, à savoir la distribution dans le monde entier des articles produits par SHANGHAI BELT, toute autre société : GORO : La société GORO SA et toute personne ou société que GORO SA pourra se substituer pour l’exécution du présent contrat » Le 10 janvier 2002, la société GORO FRANCE a conclu avec la société COBRA EUROPE un contrat de cession des droits de distribution et de commercialisation L’article 1.1 dispose que :

Par les Présentes, GORO F cède à COBRA, sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matière, les droits exclusifs de distribution des produits fabriqués par elle et/ou ses filiales et commercialisés sous le nom commercial « GORO » » A compter de cette date, la société SHANGAI BELT, était en droit de fabriquer en Chine les agrafes, objets du présent procès, la société SHANGAI BELT avait le droit exclusif d’en assurer la distribution en Chine La société COBRA EUROPE avait le droit exclusif d’en assurer la distribution dans le reste du monde.

Par un jugement du Tribunal de commerce d’Alès du 4 novembre 2003, la société GORO FRANCE a été admise au bénéfice d’un redressement judiciaire, Maître Bernard de S étant désigné en qualité d’administrateur avec mission d’assistance, la société MINET, concurrente de la société COBRA EUROPE, a alors présenté un plan de continuation. Au cours de la procédure, la société MINET a substitué l’offre d’un plan de cession d’un montant de 200.000 € à son premier plan de continuation et d’apurement du passif d’environ 4.000.000 €. Dans son rapport du 12 juillet 2004, M^e Saint Rapt a constaté que :« Le dirigeant de la société MINET a justifié ce revirement par le fait, selon lui, que notamment : il ressort du contrat de cession de droits de distribution et de commercialisation signé le 10 janvier 2002 entre la société GORO FRANCE et la société COBRA est devenue propriétaire pour le monde entier de la distribution exclusive de tous les produits fabriqués par GORO, du nom commercial de GORO et de diverses marques d’agrafes. De plus, COBRA bénéficie d’une faculté de cession totale ou partielle au profit de ses filiales étrangères ». Pour l’essentiel, la société MINET a ventilé les différents éléments de son offre de reprise de la manière suivante : reprise des éléments incorporels, clientèle, fonds de commerce, nom commercial, marque et brevets pour la somme de 20.000 euros , reprise des éléments corporels pour la somme de 80.000 euros ;reprise des stocks matières premières, produits semi ouvrés et produits finis appartenant à GORO F, ainsi que des stocks appartenant à la société COBRA entreposés chez GORO F, pour la somme de 50.000 euros , rachat de la participation de SHANGHAI GORO et de son compte courant, pour la somme de 50.000 euros, sous condition de l’exercice par le partenaire chinois de la société GORO FRANCE du droit de préemption prévu au contrat de Joint Venture du 22 octobre 1996. Par jugement du 12 janvier 2005, le Tribunal de commerce d’Alès a arrêté le plan de cession de GORO F en faveur de MINET « en prenant acte qu’en cas d’exercice du droit de préemption, la société MINET a précisé que le plan de reprise des actifs de la société GORO ne serait pas remis en cause ». Comme le lui permettait le contrat de joint venture du 22 octobre 1996, la société SHANGHAI MACHINE a préempté les droits que détenait la société GORO FRANCE dans la société SHANGHAI BELT, la société SHANGHAI MACHINE est devenue propriétaire de la société SHANGHAI BELT et cette dernière a été renommée SHANGHAI COMPONENT.

La société MINET a déposé une requête en interprétation devant le Tribunal de commerce d’Alès afin de voir préciser la portée de la cession des actifs incorporels.

Par jugement du 29 novembre 2005 (notre pièce n°11) , le Tribunal de commerce d’Alès a précisé la portée de la cession.

La société COBRA EUROPE et la société SHANGHAI BELT ont formé des tierces oppositions contre le jugement du 29 novembre 2005 du Tribunal de Commerce d’Alès précisant la portée de la reprise des actifs incorporels par la société MINET. A la suite du jugement interprétatif du 29 novembre 2005, la société MINET a passé, le 13 mars 2006, avec l’administrateur judiciaire, M^e B de SAINT-RAPT, un acte de cession des actifs de la société GORO FRANCE sur le fondement du jugement du 12 janvier 2005. La société MINET a ensuite procédé aux inscriptions à l’INPI du transfert de propriété du brevet français FR 90.08079 et de la marque française n°1.350.237. Dans ses dernières conclusions, la société COBRA demande principalement au tribunal de : au visa de l’article 1134 et 1382 du Code civil, des articles L 615-2, L 615-5 et L 615-17 et des articles L 716-5 et L 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, A titre principal, débouter la société MINET de l’ensemble de ces demandes à l’égard de la société COBRA EUROPE, à titre subsidiaire, réduire dans de notables proportions les dommages et intérêts sollicités, aucune preuve du prétendu préjudice n’étant rapporté. A titre reconventionnel, dire et juger qu’au terme du contrat du 10 janvier 2002, la société COBRA EUROPE jouit d’un droit de distribution exclusif des produits à la marque GORO, et dire et juger que la société MINET a violé cette obligation contractuelle d’exclusivité, condamner la société MINET au paiement d’une somme provisionnelle de 1.000.000 €, à parfaire par voie d’expertise, de dommages et intérêts pour violation de son obligation contractuelle d’exclusivité. En toute hypothèse, condamner la société MINET à verser à la société COBRA EUROPE la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner la société MINET aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Yves Bizollon, avocat, sur son affirmation de droits, pour ce dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 janvier 1995 et les articles 131-1 et suivants du NCPC,

Sur proposition du tribunal, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire l’Association « CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE PARIS (CMAP) », dont le siège social est au 39, avenue F. D. Roosevelt 75008 PARIS, avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 2000 euros, qui sera versée par moitié par les parties directement entre les mains du CMAP peine de caducité de la désignation ; Le tribunal, sur proposition du CMAP, désigne M Helle JUL-HANSEN, afin d’exécuter cette mesure qui prendra fin le 30 septembre 2008 sauf prorogation sollicitée par les parties.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 131 et suivants du code de procédure civile, Désigne l’Association « CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE PARIS (CMAP )», dont le siège social est au 39, avenue F. D. Roosevelt 75008 PARIS, et agrée M Helle JUL-HANSEN pour procéder en son nom dans les locaux du CMAP, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu

Invite l’Association « CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE PARIS » et M Helle JUL-HANSEN à procéder, sans autre formalité, à l’exécution de sa mission de médiation qui prendra fin dans les trois mois suivant la première réunion de médiation sauf prorogation décidée par le Tribunal à la demande du médiateur après accord des parties ;

Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier, entendra les parties ou leurs conseils. Dit que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées, sera déposé au Greffe avant le 30 septembre 2008 et remis à chacune des parties, pour qu’il soit statué sur les demandes ; Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ; Dit qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoie la cause et les parties à l’audience du mardi 23 septembre 2008 à 14H30 qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige ;

Fixe à 2000 euros l’avance sur honoraires du médiateur de justice qui sera versée par moitié par chacune des parties entre les mains du CMAP avant le 15 juin 2008 à peine de caducité de la désignation. Réserve les dépens.