TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Septembre 2009

3^e chambre 1^re section N° RG : 08/08325

DEMANDERESSE Société FERRERO SPA […] 1-12 051 ALBA ITALIE représentée par M^e Pascal BECKER – SELARL BECKER & JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.52

DÉFENDEURS Monsieur Alexandre Marc Pierre B

S.A.R.L. COSMINPEX […] 75017 PARIS représentées par M^e Richard HARROSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0176

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Anne CHAPLY, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS

A l’audience du 09 Juin 2009 tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET "PRÉTENTIONS

La société FERRERO est titulaire de la marque internationale «NUTELLA» enregistrée sous le n° R 281 788.

Elle a découvert que M. Alexandre B a fait enregistrer en France une marque dénominative NU BELLA enregistrée sous le n° 07 3 5 22 836 selon dépôt du 6 septembre 2007 pour désigner des compléments à usage médical en classe 5 et en classe 29 notamment des produits diététiques non à usage médical, compléments alimentaires non à usage médical, substituts de repas à usage non médical.

Par acte en date du 10 juin 2008, elle a fait assigner M. Alexandre B et la société COSMINPEX aux fins de voir constater que cette dernière avait commis des atteintes à la marque de renommée NUTELLA;

Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2009, la société FERRERO a contesté la demande de déchéance formée par les défendeurs au motif d’une part qu’en tant que demande reconventionnelle, elle n’a pas de lien suffisant avec la demande principale qui n’est pas une action en contrefaçon mais une atteinte à une marque de renommée et d’autre part, que depuis 1968, la partie française de la marque est limitée aux produits « pâtisserie et confiserie » produits pour lesquels la marque est sans cesse exploitée. Elle a versé aux débats les éléments relatifs aux dépenses publicitaires, aux chiffres d’affaires réalisés par ce produit, aux sondages d’opinion réalisés pour fonder la notoriété de sa marque et rappelé que de ce fait, il n’est nul besoin que les produits commercialisés sous la marque contestée soient similaires ou identiques.

La société FERRERO a demandé au tribunal de : Déclarer les défendeurs irrecevables et mal fondés en leur demande de déchéance de la partie française de la marque internationale n° 281 788.

Dire que la marque NUTELLA est notoire.

Dire que l’adoption de la marque NU BELL A pour des produits non similaires et/ou similaires à ceux désignés par l’enregistrement international n° 281 788 engage leur responsabilité civile conformément aux dispositions de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

En conséquence Faire interdiction à M. B et à la société COSMINPEX toute exploitation du signe NU BELLA, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée et de 2.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.

Ordonner le retrait du marché, la confiscation et la remise à la société demanderesse aux frais exclusifs in Solidum des défendeurs de l’ensemble des produits litigieux, de tous documents, papiers commerciaux, publicités et supports de toutes sortes faisant état ou à l’origine de l’adoption incriminée, le tout dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir et au delà sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et de 5.000 euros par infraction constatée.

Annuler le dépôt de la marque française enregistrée sous le n° 7 3 522 836.

Ordonner la radiation du dépôt de marque français N BELLA n° 7 3 522 836 dans le mois suivant le jugement à intervenir et autoriser la demanderesse à faire effectuer cette radiation auprès de l’INPI.

Condamner in solidum M. B et à la société COSMINPEX à payer à la société FERRERO la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société FERRERO et aux frais in solidum de M. B et à la société COSMINPEX, dans la limite de 10.000 Euros HT par insertion,

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner in solidum M. B et à la société COSMINPEX à payer à la société demanderesse la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum M. B et à la société COSMINPEX aux dépens qui pourront être recouvrés directement par M° Pascal BECKER de la SCP BECKER ET JOLY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans leurs conclusions du 24 février 2009, M. B et la société COSMINPEX ont demandé que la société FERRERO fasse la preuve de l’exploitation de chacun des produits désignés dans l’enregistrement international sous peine de déchéance des produits tels que la pâtisserie et la confiserie.

Ils ont prétendu que la société FERRERO ne démontre pas que la connaissance de la marque NUTELLA déborde la connaissance des produits à base de cacao, que les marques ne se ressemblent pas au plan visuel et phonétique et encore moins au plan conceptuel, qu’ils exploitent déjà des marques Nu Moments et NU Moments Kids, qu’aucun préjudice n’est justifié par la société demanderesse.

Ils ont formé une demande reconventionnelle en indemnisation du manque à gagner intervenu pendant le cours de la procédure au niveau des redevances pour M. B et du chiffre d’affaires pour la société COSMINPEX.

M. B et la société COSMINPEX ont sollicité du tribunal de : Prononcer la déchéance partielle de la partie française de l’enregistrement international NUTELLA n° R 281 788 à l’exclusion de s crèmes à tartiner contenant du cacao et faire inscrire cette déchéance au RNM de l’INPI et au RNM de l’OMPI.

Débouter la société FERRERO de toutes ses demandes.

Condamner la société FERRERO à payer à M. B et à la société COSMINPEX la somme de 53.000 euros pour la perte de chiffre d’affaires pour les années 2008 et 2009.

Condamner la société FERRERO à payer à M. B et à la société COSMINPEX la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice commercial subi.

Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir aux frais de la société demanderesse.

Condamner la société FERRERO à payer aux défendeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société FERRERO en tous les dépens dont distraction au profit de M° Richard HARROSCH, avocat, conformément à l’artic le 699 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 29 avril 2009.

MOTIFS

Sur la déchéance partielle de la marque NUTELLA.

La société FERRERO forme une seule demande à rencontre des défendeurs consistant en une atteinte à sa marque internationale« NUTELLA» enregistrée sous le n° R 281 788 au visa de l’article de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle du fait du dépôt de marque NU BELLA en classes 5 et 29.

Les défendeurs demandent au tribunal que soit prononcée la déchéance partielle de la marque NUTELLA pour les produits de confiserie et de pâtisserie pour défaut d’exploitation.

Or, M. B et la société COSMINPEX ne contestent pas l’usage de la marque NUTELLA pour les pâtes à tartiner à base de cacao, produit visé dans la partie française de l’enregistrement ; leur est opposée la notoriété de cette marque acquise dans la vente de ces produits à l’encontre de leur marque NU BELLA pour des produits similaires et non similaires.

De plus, ils ne commercialisent pas de pâtisserie ou de confiserie ce qui les prive de tout intérêt à soulever une déchéance partielle de la marque NUTELLA pour de tels produits.

En conséquence, M. B et la société COSMINPEX n’ont aucun intérêt à agir en déchéance partielle de la marque « NUTELLA » n°R281 7 88.

Sur les demandes de la société FERRERO.

*sur la notoriété de la marque « NUTELLA » n°R281788

La société FERRERO verse au débat des pièces non contestées qui mettent en évidence : * Les quantités annuelles en quintaux et en France de produits NUTELLA vendus de septembre 2000 à août 2006, * les chiffres d’affaires annuels correspondants, * l’ampleur du budget publicitaire justifié par les investissements publicitaires annuels effectués en France sur la marque NUTELLA de janvier à décembre 2005 et le nombre de spots télévisuels de 1997 à 2006, * le nombre et la répartition des points vente en France distribuant la marque NUTELLA ce qui démontre la densité du réseau de distribution en France. * les résultats des enquêtes de notoriété de 1997 et 2006 qui précisent que le consommateur français place la marque NUTELLA parmi les 10 marques les plus appréciées et connues. * l’extrait du livre des grandes marques de septembre 2005

* les opérations et partenariats réalisés de 1997 à 2006 par la marque NUTELLA, (mécénat et partenariat)

En conséquence, il y a lieu de dire que la marque « NUTELLA » n° R 281 788 est une marque notoire en France car il est démontré qu’elle est connue de façon significative des consommateurs français.

— sur l’utilisation du terme NU BELLA par M. Alexandre B et la société COSMINPEX.

L’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. »

La marque NU BELLA est constituée de deux éléments NU et BELLA qui sont distinctifs pour des produits diététiques à usage médical ou non à usage médical.

La comparaison des deux marques nominatives en litige montre qu’elles sont constituées du même nombre de lettres, selon la même structure ; que le terme d’accroché NU est le même.

Le fait que la locution NU BELLA soit composée de deux éléments ne diminue en rien la grande impression de ressemblance qui intervient tant sur le plan visuel que phonétique.

Ainsi d’un point de vue visuel, les deux marques sont semblables à une lettre près et à une césure près.

Phonétiquement, la ressemblance est encore plus grande car la césure ne s’entend pas et le rythme de prononciation est le même.

Les défendeurs font valoir que le premier élément du signe doit se lire « new » ; mais le consommateur français va lire ce premier mot en prononçant le « u » si caractéristique de la langue française.

Intellectuellement, le terme NUTELLA est totalement arbitraire et les termes NU et BELLA n’ont aucun pouvoir évocateur conceptuel du fait de leur adjonction.

En conséquence, le signe NU BELLA est très semblable au terme NUTELLA.

Les deux signes visent des produits ayant trait à l’alimentation mais qui sont des produits nettement différents puisque les seconds sont des compléments ou des substituts nutritionnels alors que le premier est un produit alimentaire.

Cependant, il importe peu que les produits visés par la marque incriminée soient similaires à celui désigné dans la marque notoire au visa de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

La deuxième condition de cet article est que l’usage du terme porte préjudice à la marque.

L’utilisation du terme NU BELLA si proche du terme NUTELLA, pour des produits diététiques, cause nécessairement un préjudice à la société FERRERO et notamment à l’univers créé autour de la marque.

En conséquence, la marque NU BELLA porte atteinte à la marque notoire NUTELLA, elle sera annulée et il sera fait droit aux mesures d’interdiction tel qu’il sera dit au dispositif.

Aucune exploitation de la marque NU BELLA par la société COSMINPEX n’est établie et d’ailleurs aucune saisie-contrefaçon n’a eu lieu ; seul le dépôt qui n’est pas connu du public et qui n’a donc pu engendrer de préjudice est intervenu, en conséquence la société FERRERO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et il ne sera pas fait droit à sa demande de publication judiciaire à titre de réparation complémentaire.

- sur la demande reconventionnelle.

M. Alexandre B et la société COSMINPEX qui succombent sont mal fondés à solliciter des dommages et intérêts en réparation du trouble subi du fait de la présente procédure ; ils seront déboutés de cette demande.

- sur les autres demandes.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.

Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 5.000 euros à la société FERRERO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, remis au greffe,

Déclare irrecevable la demande de déchéance partielle de la marque « NUTELLA » n° R 281 788 en sa partie française pour les produi ts de pâtisserie et de confiserie formée par M. Alexandre B et la société COSMINPEX à l’encontre de la société FERRERO;

Dit que la marque « NUTELLA » n° R 281 788 est notoir e en France.

Dit que l’adoption de la marque française NU BELL A enregistrée sous le n° 73 522 836. pour des produits non similaires à c eux désignés par l’enregistrement international n° 281 788 porte att einte à la marque notoire NUTELLA conformément aux dispositions de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

En conséquence

Fait interdiction à M. B et à la société COSMINPEX toute exploitation du signe NU BELLA, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.

Ordonne le retrait du marché, la confiscation et la remise à la société demanderesse aux frais exclusifs in solidum des défendeurs de l’ensemble des produits litigieux, de tous documents, papiers commerciaux, publicités et supports de toutes sortes faisant état ou à l’origine de l’adoption incriminée, le tout dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir et au delà sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard .

Se réserve la liquidation des astreintes.

Annule le dépôt de la marque française N BELLA enregistrée sous le n° 7 3 522 836.

Ordonne la radiation du dépôt de marque française N BELLA n° 7 3 522 836, une fois le jugement devenu définitif, et autorise la demanderesse à faire effectuer cette radiation auprès de l’INPI.

Déboute la société FERRERO de sa demande de dommages et intérêts et de publication judiciaire.

Déboute M. B et la société COSMINPEX de leurs demandes.

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne la transcription à l’INPI.

Condamne in solidum M. B et la société COSMINPEX à payer à la société demanderesse la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. B et la société COSMINPEX aux dépens qui pourront être recouvrés directement par M° Pascal BECKER de la SC P BECKER ET JOLY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.