TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 Novembre 2010

3^e chambre 1^re section N° RG : 09/12878

DEMANDERESSE S.A.R.L. MGD Kervarch 56700 BRANDERION représentée par M^e Claude RODHAIN – Cabinet HIRSCH et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.03

DEFENDERESSE S.A.R.L. LABORATOIRE PIERRE CARON ZA du Gros Chêne 56460 SERENT représentée par M^e Danièle GUEHENNEÙC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B571 et par M^e Patrick E P & A, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier

DEBATS A l’audience du 26 Octobre 2010 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société MGD immatriculée le 9 septembre 1997 a pour activité la fabrication et la vente de produits diététiques, de régime et d’esthétiques. Elle est titulaire de la marque française verbale « OXY’LIFT 10 » n°043298232 déposée le 11 juin 2004 pour désigner des produits et services des classes 3, 5 et 29. Elle indique commercialiser sous cette marque des compléments nutritionnels destinés à protéger les membranes cellulaires de l’oxydation et à lutter contre le vieillissement cutané.

Monsieur Jean-Christophe C a été responsable commercial au sein de cette société du 5 mai 1999 à fin 2001. Il est titulaire de la marque française « Oxxy’life »

n°063433800 déposée en couleurs le 7 juin 2006 pour désigner des produits et services des classes 5, 29, 30, 31 et 38. Estimant que la société Laboratoire Pierre Caron, dirigée par Monsieur Jean- Christophe C, commercialisait sous la dénomination Oxxy’life des produits quasiment identiques aux siens, la société MGD a fait dresser des procès-verbaux de constat les 19 janvier et 19 et 23 février 2009. C’est dans ces conditions que par acte du 25 août 2009, la société MGD a fait assigner la société Laboratoire Pierre Caron en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Dans ses dernières conclusions du 22 juin 2010, la société MGD demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- dire et juger qu’en utilisant le terme OXXY LIFE pour commercialiser des produits identiques à ceux visés au dépôt de la marque française « OXY’LIFT 10 » n° 043298232, la société Laboratoire Pierre Caron a commis des actes de contrefaçon de ladite marque,
- dire et juger qu’en reproduisant délibérément la composition de nombreux produits de la société MGD ainsi que leur présentation et leur charte couleur, la société Laboratoire Pierre Caron a commis des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon,

En conséquence,
- faire interdiction à la société Laboratoire Pierre Caron d’utiliser, à quelque titre que ce soit, le terme OXXY LIFE ou toute autre dénomination similaire susceptible d’engendrer un risque de confusion avec la marque française « OXY’LIFT 10 » n° 043298232 et ce sous astreinte de 800 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société Laboratoire Pierre Caron à lui verser à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus au titre de la contrefaçon, la somme de 30.000 euros, à parfaire à dire d’expert,
- nommer tout expert afin de fournir au tribunal tous les éléments d’appréciation permettant au tribunal de déterminer le préjudice subi,
- condamner la société Laboratoire Pierre Caron à lui verser les sommes suivantes : ► 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à la valeur distinctive de la marque, ► 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque, ► 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale, ► 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais avancés de la société Laboratoire Pierre Caron, pour un montant maximal par insertion de 5.000 euros HT, et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamner la société Laboratoire Pierre Caron aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que la marque « OXY’LIFT 10 » est un néologisme constitué de deux éléments distincts, la partie verbale « OXY’LIFT » et le chiffre 10, et qui est arbitraire

pour désigner des substances diététiques, que la société défenderesse est irrecevable à invoquer les droits de tiers sur d’autres marques comportant la dénomination « OXY », et que le fait que la première syllabe de la marque trouve sa source dans la propriété anti-oxydante d’un des constituants du produit et que le chiffre 10 accolé fasse référence au nombre d’agents actifs entrant dans le produit sont sans effet, la marque devant s’apprécier dans sa globalité. Se fondant sur les articles L.713-3 et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société MGD soutient que la société Laboratoire Pierre Caron commercialise un complément alimentaire destiné à lutter contre l’oxydation, soit un produit identique à ceux couverts par la marque « OXY’LIFT 10 » en utilisant la dénomination « OXXY LIFE » qui est constituée des mêmes syllabes d’attaque et finale, le consommateur profane ne faisant pas de différence phonétique entre les termes anglo-saxons LIFT et LIFE qui sont graphiquement quasi identiques. Elle relève que la défenderesse commercialise ses produits via son site internet, par correspondance et en magasin. Elle estime que la société Laboratoire Pierre Caron a également reproduit, sans bourse délier', la gamme des « complexes liquides », la composition de cinq produits et le code couleur pour la présentation de ses produits. Elle souligne que l’attestation de l’expert comptable de la société Laboratoire Pierre Caron ne porte que sur les ventes par correspondance alors que la société utilise d’autres circuits de distribution et qu’en l’absence d’informations comptables plus précises, seule une expertise comptable peut permettre de connaître le montant de la masse contrefaisante et l’ampleur du préjudice.

Aux termes de ses dernières écritures du 30 septembre 2010, la société Laboratoire Pierre Caron sollicite du tribunal qu’il déclare la société MGD irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en déboute, et la condamne à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par Maître G, Avocat au Barreau de Paris. Elle soutient qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les marques puisque la dénomination « OXXY LIFE » ne reprend pas le chiffre « 10 » qui correspond à la composition de l’un des produits, se termine par la terminaison « fe » et non « te », et commence par la syllabe « OXXY » qui fait référence au composé actif unique du produit dénommé OXXYNEA connu pour ses propriétés anti-oxydantes et qui est systématiquement reprise par les laboratoires commercialisant des produits aux vertus anti-oxydantes. Elle souligne que la marque « Oxxy’life » a été déposée avec un code couleur, le vert et le jaune, et dans une police différente, et qu’elle l’utilise sur des flacons de pilules différents qu’elle commercialise dans des réseaux de distribution distincts. Elle considère que le choix de la dénomination « OXY » ne relève pas d’un choix original de la société MGD qui n’a fait que reprendre les premières lettres du composé actif OXXYNEA.

La société Laboratoire Pierre Caron fait valoir que la société AROLAB atteste que les fluides litigieux sont distincts de ceux de la société MGD, que les cinq produits sont différents de ceux de la demanderesse, les rares similitudes s’expliquant par des dispositions réglementaires, que le code couleur n’appartient pas à la demanderesse mais se déduit d’une approche marketing basique et n’est en tout état de cause pas repris à l’identique. Elle estime que la société MGD n’établit pas l’existence d’un préjudice. Elle indique avoir réalisé sur le produit OXXY LIFE un chiffre d’affaire de 22.364 euros sur trois ans. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2010. EXPOSE DES MOTIFS
- sur les actes de contrefaçon : Aux termes de l’article L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur et constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4. Le signe critiqué n’étant pas identique à la marque antérieure opposée faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de faire application des dispositions de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, la marque française verbale « OXY’LIFT 10 » n° 043298232 a été déposée par la société MGD le 11 juin 2004 pour désigner des produits ou services des classes 3, 5 et 29, et notamment les « substances diététiques à usage médical » en classe 5. Il convient d’examiner non pas la marque française « Oxxy’life » n° 063433800 qui a été déposée par Monsieur Jean-Christophe C le 7 juin 2006 et qui n’a pas été assigné à titre personnel mais la dénomination litigieuse telle qu’exploitée par la société Laboratoire Pierre Caron à l’encontre de qui la société MGD agit en contrefaçon et sollicite des dommages et intérêts et des mesures d’interdiction. Il ressort des procès-verbaux de constat des 19 janvier et 19 et 23 février 2009 que la société Laboratoire Pierre Caron commercialise sous la dénomination « Oxxy »life« ou »OXXY’LIFE" des compléments nutritionnels ayant des vertus anti-âge.

La société Laboratoire Pierre Caron utilise la dénomination litigieuse pour commercialiser des produits identiques aux « substances diététiques à usage médical » visées dans l’enregistrement dont la société demanderesse revendique la protection et qu’elle invoque à l’appui de sa demande en contrefaçon. Visuellement, si la marque française « OXY’LIFT 10 » et la dénomination « Oxxy’life » et « OXXY’LIFE » écrite en lettres bâton de couleur noire sont constituées de deux termes reliés par une apostrophe, il convient de relever d’une part que ces deux termes comportent des lettres différentes, deux « x » pour le terme « Oxxy » au lieu d’un seul dans la marque de la société demanderesse et une lettre « e » dans « life » au lieu d’une lettre « t » dans « lift » pour ladite marque, et d’autre part que la marque française comporte un chiffre 10 qui est absent de la dénomination litigieuse. Il en résulte que les signes présentent visuellement une impression d’ensemble différente. Phonétiquement, si les deux dénominations commencent par les termes « OXY » et « Oxxy » qui comportent le même nombre de syllabes et se prononcent de la même manière, ils sont accolés par un apostrophe aux termes « LIFT » et « life » qui n’ont pas la même syllabe de fin, « te » pour le premier« et »fe« pour le second, et le chiffre »10« est présent sur la marque »OXY’LIFT 10" alors qu’aucun chiffre n’existe dans la dénomination litigieuse, ce qui lui confère une impression phonétique différente.

Intellectuellement, les deux dénominations reprennent les termes d’accroché « OXY » et « Oxxy » qui font référence à l’oxydation et « Oxxy » reprend les premières syllabes d’un actif anti-oxydant dénommé « oxxynéa » qui entre dans la composition des produits commercialisés sous la dénomination litigieuse. Les termes « OXY » ou « Oxxy » apparaissent ainsi à eux seuls faiblement distinctifs contrairement à l’ensemble constitué de leur réunion avec les termes « LIFT » et « LIFE » qui, même s’ils sont d’origine anglaise, sont couramment employés en France et sont compris par tout consommateur d’attention moyenne comme évoquant le lifting pour le premier et signifiant la vie pour le second, soit des notions différentes. La dénomination « OXY’LIFT » est également suivie du chiffre 10 qui selon la demanderesse fait référence au nombre d’agents actifs entrant dans le produit, ce qui ne se retrouve pas dans la dénomination litigieuse. Il en résulte que les dénominations « OXY’LIFT 10 » et « Oxxy’life », prises dans leur ensemble, présentent des différences intellectuelles. Par conséquent, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente qui exclut tout risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n’étant pas conduit à confondre voire à associer les deux signes et à attribuer aux produits qu’ils désignent une origine commune. La dénomination « Oxxy’life » ou « OXXY’LIFE » ne porte donc pas atteinte aux droits antérieurs de la société MGD sur la marque « OXY’LIFT 10 » n°043298232 de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes en contrefaçon. A titre surabondant, il en est a fortiori de même pour la marque française « Oxxy’life » n°063433800 déposée en couleurs le 7 juin 2006 par Monsieur Jean-Christophe C et qui est constituée des termes « Oxxy’life » écrits dans une police particulière, avec la lettre « O » en majuscule et les deux « x » de couleur jaune alors que les autres lettres sont de couleur verte.

— sur les actes de concurrence déloyale : La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat des 19 janvier et 19 et 23 février 2009 que la société Laboratoire Pierre Caron utilise dans un bandeau sur son site internet http://www.pierre-caron.com les couleurs suivantes pour désigner différents thèmes : le rouge pour la « vitalité, tonus » et les "alliés de l’hiver", le bleu pour la « silhouette, minceur », l’orange pour les « articulations, souplesse », le vert pour l'« équilibre, harmonie » et la lavande pour la « détente, sommeil ». La société MGD fournit au débat un catalogue de ses produits 2009 duquel il ressort qu’elle utilise les couleurs suivantes pour désigner différents thèmes : l’orange pour la « vitalité », l’orange clair pour « la souplesse », le bleu clair pour la « beauté », le violet foncé pour la « minceur », la lavande pour la « sérénité, détente et sommeil » et le vert pour le "bien être digestif. Cependant, il ressort des catalogues de la boutique nature 2006 et 2010, du magazine Nutri’form octobre/novembre 2008, de la revue Plantes et santé de mai 2010 que les couleurs orange et rouge sont couramment utilisées pour les produits dédiés à la forme, l’augmentation des défenses, au tonus et à la vitalité, la couleur violet/lavande pour les produits dédiés à la détente, au sommeil et à la sérénité, la couleur bleu pour les produits dédiés à la minceur, le bien-être et la beauté, les couleurs marron pour les produits dédiés aux articulations et à la circulation, et la couleur verte pour les produits dédiés à la digestion et au transit. En utilisant son code couleur pour distinguer différentes thèmes, la société Laboratoire Pierre Caron ne fait qu’appliquer une chartre couleur banale utilisée par tous les acteurs du marché de la parapharmacie et répondant à une approche marketing classique. Le 22 septembre 2009, Monsieur J.D Federlin, pharmacien, de la société Arolab a attesté que les fluides articulation, circulation, détente, digestion, femme, purification et tension que cette société fabrique pour le laboratoire Pierre C n’ont rien à voir avec les extraits de MGD tant par leur composition que par la quantité des plantes mises en oeuvre et leur fabrication. Le fait d’avoir repris dans la composition de ses produits des plantes supposées appréciées pour leurs bienfaits ne constitue pas une faute en elle-même mais l’exercice de la libre concurrence entre sociétés opérant sur le même marché et

pouvant utiliser, en l’absence de toute faute, des plantes susceptibles d’avoir des vertus bienfaisantes. La société Laboratoire Pierre Caron verse au débat un tableau duquel il ressort que si ses complexes brûleurs, coupe faim, sérénité et sommeil comportent les mêmes composés actifs que les produits body 4, body 6, serinity, dormity et duonieno + commercialisés par la société MGD, ils ne se retrouvent pas dans les mêmes quantités, même si les différences sont parfois minimes et en tout état de cause, une telle similitude ne suffit pas à elle-seule à caractériser un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle et des actes de concurrence déloyale. Par conséquent, aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à la société Laboratoire Pierre Caron au préjudice de la société MGD qui sera déboutée de ses demandes à ce titre.

— sur les autres demandes : La mesure de publication judiciaire étant une indemnisation complémentaire et l’ensemble des demandes de la société MGD étant rejetées, il n’y a pas lieu de faire droit à cette mesure. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société MGD, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à la société Laboratoire Pierre Caron la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

Déboute la société MGD de l’ensemble de ses demandes,

Dit n’y avoir d’ordonner l’exécution provisoire, Condamne la société MGD à payer à la société Laboratoire Pierre Caron la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société MGD aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Danièle G, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.