TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3^e chambre 2^e section N° RG : 09/06231 Assignation du : 07 Avril 2009 JUGEMENT rendu le 06 Mai 2011 DEMANDERESSE Société FERRARI SpA ci-après dénommée « FERRARI », agissant poursuites et digences en la personne de son Président du Conseil d’Administration, Monsieur L di Montezemolo. Via Emilia Est […] représentée par M^e Casey JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0052 DÉFENDERESSES Société AK PA HANDELS GMBH – Ci-après dénommée AKPA Lorscher Str.26 BURSTADT, D-68642 (ALLEMAGNE) représentée par M^e Stéphane COLOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0210

Société CHOCONASA – COMERCIO DE REPRESENTACOES, LDA Ci-après dénommée « CHOCONASA » Rua dos Navegantes – 1166 Bairro da fraternidade 2695-606 SAO JOAO D TALHA (PORTUGAL) représentée par M^e Stéphane COLOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0210 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H. Vice-Président Anne CHAPLY, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DEBATS A l’audience du 17 Mars 2011 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions organisée selon les lois italiennes FERRARI SPA (ci- après société FERRARI) expose être titulaire « de tous droits de propriété intellectuelle et des éléments d’identification se rapportant aux prestigieux modèles de voitures du même nom mondialement connus », et plus particulièrement de la marque communautaire tridimensionnelle déposée le 13 mars 2006 et enregistrée le 26 février 2007 sous le n°4 969 564, constituée de la forme de son véhicule de formule 1, et désignant notamment en classe 28 les jouets, jeux, modèles réduits de voitures. Ayant été avisée par la brigade des douanes de COMBO-LES-BAINS, courant mars 2009, de la mise en retenue de produits susceptibles de contrefaire sa marque, composés d’un tube transparent contenant des confiseries rouges et jaunes surmonté d’un modèle réduit de voiture de couleur rouge ou jaune, et ayant été informée de ce que cette mise en retenue portait sur 1.079 boîtes de confiseries d’origine chinoise expédiées par la société portugaise CHOCONASA – COMERCIO DE REPRESENTACOES LDA (ci-après société CHOCONASA) et destinées à la société de droit allemand AK PA HANDELS GmbH (ci-après société HANDELS), la société FERRARI a, par acte du 17 avril 2009, fait assigner ces dernières en contrefaçon et subsidiairement atteinte à la renommée de la marque communautaire n°4 969 564. Par ordonnance du 8 janvier 2010, le Juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les sociétés CHOCONASA et HANDELS. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 décembre 2010, la société FERRARI, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :

- la déclarer recevable,
- dire la marque communautaire n°4 969 564 valable,
- dire et juger que les faits révélés et constatés constituent des atteintes à cette marque, ce par application de l’article 9 a) et b) du Règlement communautaire n°40/94 du 20 décembre 1993,

à défaut,
- dire et juger que les faits révélés et constatés constituent des atteintes à cette marque par application de l’article 9 c) du même Règlement, en tout état de cause,
- dire et juger que les faits constituent des actes illicites de concurrence déloyale et parasitaire,

en conséquence,

— interdire aux société HANDELS et CHOCONASA toute reproduction, toute représentation et de manière générale toute exploitation quelconque des signes incriminés, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et de 3 00 euros par infraction constatée, également à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la destruction de l’ensemble des produits litigieux, aux seuls frais des sociétés HANDELS et CHOCONASA supportés in solidum, le tout dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir et au-delà sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- condamner les sociétés HANDELS et CHOCONASA in solidum à lui verser la somme à parfaire de 50.000 euros au titre de la contrefaçon augmentée des intérêts au taux légal du jour de l’assignation au jour du paiement, à titre de dommages-intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jugement à intervenir,
- condamner les sociétés HANDELS et CHOCONASA à communiquer les documents certifiés sincères et conformes par leur expert-comptable ou commissaire aux comptes pour la période de mars 2006 jusqu’au jour de l’exécution du jugement à intervenir, à savoir les factures de ventes à tout détaillant et/ou intermédiaire des produits contrefaisants, les comptes clients, les commandes de produits contrefaisants, l’état de stocks et l’origine et la provenance des marchandises contrefaisantes, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document à compter du jour du jugement jusqu’à production complète,
- l’autoriser à faire publier, en intégralité ou par extraits, la décision à intervenir et/ou sa traduction en toutes langues dans 5 journaux, magazines ou périodiques de son choix ainsi que sur la page d’accueil du site internet www.ak-pa.de. pendant une période ininterrompue de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et aux frais des sociétés HANDELS et CHOCONASA, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 10.000 euros,
- condamner les sociétés HANDELS et CHOCONASA à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son conseil,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans leurs dernières écritures signifiées le 28 septembre 2010, les sociétés CHOCONASA et HANDELS, spécialisées respectivement dans l’import-export de confiseries et dans la commercialisation de produits de confiseries, soulèvent à titre principal et reconventionnel la nullité de la marque communautaire n°4 969 564 pour défaut de distinctivité et forme imposée par la nature du produit et nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et à titre subsidiaire l’absence de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elles concluent donc au débouté de toutes les demandes, et sollicitent l’octroi de la somme de 20.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 15.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la validité de la marque communautaire n°4 96 9 564

Selon l’article 51 du Règlement 40/94 du 20 décembre 2003, « La nullité de la marque communautaire est déclarée (…) sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ». L’article 7 du même Règlement dispose que « Sont refusés à l’enregistrement (…) b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif (…) e) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ». Se prévalant de ces textes, les sociétés défenderesses soutiennent que la marque n°4 969 564 dont est titulaire la société FE RRARI est nulle, d’une part pour absence de distinctivité, d’autre part pour forme imposée ou nécessaire. Pour ce qui est du premier de ces griefs, elles font valoir que l’exigence de distinctivité d’une marque tridimensionnelle impose que la forme du produit enregistrée à titre de marque présente une physionomie arbitraire et une configuration inhabituelle, différentes de celles des autres produits similaires, alors qu’en l’espèce la marque dont s’agit n’est constituée que de la forme d’un véhicule du type formule 1, qui ne la distinguerait en rien des produits de ses concurrents, c’est-à-dire les autres écuries de courses automobiles, étant similaire à toutes les formes des autres voitures de courses de ce type. Cependant, il est constant que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.

Or, la marque communautaire tridimensionnelle n°4 9 69 564 n’est opposée dans le présent litige que pour les produits ou services de la classe 28 que sont les jouets, jeux, modèles réduits de voitures, étant précisé à ce propos que les sociétés défenderesses sont irrecevables à en poursuivre la nullité pour les autres produits. Dès lors, la comparaison à laquelle procèdent ces sociétés vis-à-vis des formes des autres voitures de course est donc inopérante en ce qui concerne la distinctivité de ladite marque, laquelle doit s’apprécier en l’espèce par rapport aux autres jeux ou jouets mis sur le marché, alors qu’il ne peut être contesté que la marque en cause n’est en rien descriptive d’un jouet. De ce fait, le défaut de distinctivité soulevé ne saurait être retenu. De même, s’agissant du second grief, il apparaît que la forme de cette marque, à savoir une voiture de formule 1, n’est nullement une forme qui serait imposée par la nature du produit, à savoir un jeu ou un jouet, et n’est pas davantage rendue nécessaire par la technicité requise par un jeu ou un jouet. En conséquence, la demande en nullité de la marque n°4 959 564 sera rejetée.

- Sur la contrefaçon de la marque communautaire tridimensionnelle n°4 959 564 Ainsi qu’il a été exposé, la société FERRARI est titulaire de la marque communautaire tridimensionnelle déposée le 13 mars 2006 et enregistrée le 26 février 2007 sous le n°4 959 564 pour désigner nota mment en classe 28 les jeux,

jouets, modèles réduits de voiture. Cette marque représente de profil et de trois quarts une voiture de formule 1 rouge, porteuse sur son flanc droit d’un cheval noir sur fond jaune, et soutenant également du blanc, sur les ailerons avant et arrière ainsi que sur le bas de caisse. D’autre part, il ressort des communications de la brigade des douanes de COMBO-LES-BAINS des 13 et 17 mars 2009 ainsi que des procès-verbaux de constat de saisie du 20 mars 2009 que la mise en retenue a porté sur 1.079 boîtes de confiseries d’origine chinoise, expédiées par la société CHOCONASA et destinées à la société HANDELS, composées chacune d’un tube transparent comportant des confiseries rouges et jaunes, au-dessus duquel est clipsé un modèle réduit de voiture de couleur rouge ou jaune. L’article 9 du Règlement communautaire n°40/94 du 2 0 décembre 1993 dispose que « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ». Bien que la société FERRARI se contente de fonder son action sur ce texte, sans préciser quel alinéa elle invoque, il apparaît que, les signes en présence n’étant pas identiques, c’est au regard de l’article 9 b) qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon, de sorte qu’il y a lieu d’étudier si, au regard de la similarité entre les signes et les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. Les produits désignés par la marque sont identiques aux marchandises arguées de contrefaçon, puisque, si le tube transparent contient des confiseries, la voiture qui le chapeaute est manifestement un jouet, ce qui n’est pas contesté en défense. Les sociétés défenderesses soutiennent en revanche que les signes en présence sont différents. Elles notent que le nez de la voiture litigieuse est moins long et moins profilé que celui de la marque FERRARI, que les ailerons sont différents en ce que celui de la voiture litigieuse est plus en hauteur que celui de la marque opposée, que les décorations ne sont pas placées aux mêmes endroits, que les roues n’ont pas la même taille, que les voitures litigieuses ne disposent pas de rétroviseur contrairement à la FERRARI, que celle-ci a des entrées d’air sur ses flancs ce qui n’est pas le cas de la voiture litigieuse, que l’aileron arrière est plein en demande, alors que celui des sociétés défenderesses possède une fente, que les suspensions des voitures respectives n’ont pas la même forme, et qu’enfin une tête de pilote est représentée dans le jouet litigieux alors que le siège baquet est vide et creux dans la marque tridimensionnelle. Enfin, elles ajoutent que le blason FERRARI, à savoir la figuration d’un cheval cabré, ne serait pas identifiable dans l’écusson utilisé sur les voitures litigieuses.

Néanmoins, l’appréciation de la similitude visuelle et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Or, si les voitures jaunes litigieuses ne constituent pas une imitation de la marque opposée, qui n’est pas déposée dans cette couleur, il n’en va pas de même pour les voitures rouges. En effet, force est de constater que, pour quiconque s’intéresse, ne serait-ce que modérément, aux voitures de course, une formule 1 de couleur rouge, couleur de la marque dont est titulaire la société FERRARI, présentant un écusson jaune dans lequel un animal est dessiné en noir, tout comme l’emblème FERRARI représenté sur ladite marque, et supportant de la même manière sur ses ailerons une plage de couleur blanche destinée à recevoir le logo d’un éventuel sponsor, évoque à l’évidence la marque opposée, et ce sans que les quelques différences de détail alléguées modifient cette impression d’ensemble. Il résulte de ces éléments que l’identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené, comme il a été dit, à attribuer aux produits proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée au préjudice de la société FERRARI, titulaire de la marque en cause.

- Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société demanderesse fait valoir que la reprise de la couleur rouge, couleur mythique des voitures FERRARI, ainsi que de la couleur jaune, qui est l’autre de ses couleurs habituelles, et celle de l’emblème de l’écusson jaune avec en son centre une figuration en noir, outre l’évocation de ses sponsors historiques MARLBORO et SCHELL, sont de nature à créer une confusion constitutive d’une concurrence déloyale. Si la reprise de la couleur rouge et de l’écusson jaune ne sont nullement distincts des faits de contrefaçon par ailleurs réparés, il apparaît néanmoins que la reprise générale de l’univers FERRARI, à savoir la couleur jaune et l’imitation, plus ou moins grossière, MACHINE étant inscrit au lieu de MARLBORO, et SPEED dans une coquille évoquant celle qui symbolise la compagnie pétrolière SCHELL, constitue des faits distincts de nature à accroître le risque de confusion. En conséquence, les faits de concurrence déloyale sont avérés.

- Sur les mesures réparatrices II sera fait droit, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision, aux mesures d’interdiction, de destruction et de publication sollicitées. En revanche, le Tribunal disposant en l’état d’éléments suffisants pour réparer les faits constatés, il ne sera pas fait droit à la mesure de production de pièces demandée.

En effet, au vu du nombre de marchandises contrefaisantes saisies, soit 1.079 boîtes dont le prix unitaire de vente au public était fixé à 3,32 euros, il convient d’allouer à la société FERRARI la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice commercial. Par ailleurs, il lui sera octroyé les sommes de 20.000 euros, en réparation de l’atteinte à sa marque, et de 5.000 euros au titre de la concurrence déloyale.

- Sur les autres demandes II y a lieu de condamner in solidum les sociétés CHOCONASA et HANDELS, parties perdantes, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser à la société FERRARI, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros. Enfin, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est de plus compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE la demande en nullité de la marque communautaire tridimensionnelle n°4 969 564 dont est titulaire la société FERRARI S PA;

- DIT qu’en commercialisant des boîtes de confiseries supportant des voitures miniatures rouges imitant la marque communautaire tridimensionnelle n°4 969 564, les sociétés AK PA HANDELS GmbH et CHOCONASA – COMERCIO DE REPRESENTACOES LDA ont commis des actes de contrefaçon de marque à rencontre de la société FERRARI SPA ;

- DIT que les sociétés AK PA HANDELS GmbH et CHOCONASA

— COMERCIO DE REPRESENTACOES LDA ont en outre commis des actes de concurrence déloyale à rencontre de la société FERRARI SPA;

- INTERDIT à ces sociétés la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

- ORDONNE la destruction de l’ensemble des produits litigieux, aux frais in solidum des sociétés AK PA HANDELS GmbH et CHOCONASA – COMERCIO DE REPRESENTACOES LDA, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement ;

— CONDAMNE in solidum les sociétés AK PA HANDELS GmbH et CHOCONASA- COMERCIO DE REPRESENTACOES LDA àpayer à la société FERRARI SPA les sommes de 20.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa marque, de 5.000 euros en réparation de son préjudice commercial et de 5.000 euros au titre de la concurrence déloyale, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux ou revues au choix de la société FERRARI SPA et aux frais in solidum des sociétés défenderesses, sans que le coût de chaque publication excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3.500 euros HT;

— REJETTE le surplus des demandes ;

- CONDAMNE in solidum les sociétés AK PA HANDELS GmbH et CHOCONASA- COMERCIO DE REPRESENTACOES LDA àpayer à la société FERRARI SPA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-CONDAMNE in solidum les sociétés AK PA HANDELS GmbH et CHOCONASA COMERCIO DE REPRESENTACOES LDA aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

-ORDONNE l’exécution provisoire.