TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2012

3^e chambre 4^e section N° RG : 10/00328

DEMANDERESSE S.A.R.L. SUCREDERME […] 75008 PARIS représentée par M^e Martine KARSENTY RICARD de l JP K ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156

DÉFENDERESSES S.A. CDISCOUNT 4-6 cours de l’Intendance 33000 BORDEAUX représentée par M^e Pierre DEPREZ de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P221

Société SYMAEL […] 33000 BORDEAUX représentée par M^e Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501

Société GD SA – NEJMA Rue du Pas de l’Ours CP 176 3963 CRANS MONTANA 2 SUISSE – défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DEBATS A l’audience du 16 Novembre 2011 tenue publiquement devant Marie-Claude H Laure COMTE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE : La société Sucrederme est titulaire de la marque verbale NEJMA déposée à l’Inpi le 20 janvier 2004 et enregistrée sous le n° 3 269 530 pour des produits des classes 3 et 16. Elle exploite cette marque notamment pour des sucres à épiler sous sa forme verbale et sous une forme semi-figurative modifiée : Nejma avec une étoile à la place du point sur le j. En 2007, elle a constaté que des parfums Pascal M étaient proposés sous la dénomination Nejma, sur le site Internet accessible aux adresses nejma- parfums.com et nejma-pascalmorabito.com. Il est également apparu que la titulaire de ces noms de domaine, Marie-Lise Bischoff Bercovici avait déposé en septembre 2007, une marque internationale NEJMA avec une étoile sur le J. La société Sucrederme a obtenu de Marie-Lise B Bercovici qu’elle renonce à la partie française de sa marque internationale et qu’elle procède à sa radiation. En 2009, la société Sucrederme a, à nouveau, constaté l’offre de parfums NEJMA similaires sur le site Internet de la société CDiseount et a fait procéder à un constat d’huissier. Elle a saisi le juge des référés d’une demande d’interdiction provisoire et le 24 décembre 2009, elle a fait assigner la société CDiseount devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de sa marque NEJMA et sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Le 7 juin 2010, la société CDiseount a fait assigner en intervention forcée la société Symael afin qu’elle la garantisse des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, ce avec exécution provisoire. La jonction avec l’instance précédente a été prononcée par une ordonnance du 10 juin 2010. Le 28 juillet 2010, la société Symael a fait assigner en intervention forcée la société helvétique GD SA-Nejma devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu’elle la garantisse des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, ce avec exécution provisoire. La jonction avec l’instance précédente a été prononcée par une ordonnance du 21 octobre 2010. Dans ses dernières écritures du 27 avril 2011, la société Sucrederme précise que par une ordonnance du 18 février 2010, le juge des référés a prononcé une mesure d’interdiction provisoire à rencontre de la société CDiscount. Elle invoque l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle et elle relève l’identité des produits car la marque est déposée pour les parfums, elle ajoute que les produits épilatoires exploités sous la marque NEJMA sont similaires aux parfums car vendus aux mêmes endroits et s’adressant à la même clientèle. La société Sucrederme soutient en outre que la marque NEJMA et la dénomination NEJMA avec une étoile sur le J sont identiques phonétiquement et que les

différences visuelles ne sont pas de nature à modifier l’impression d’ensemble créée par le signe NEJMA. Elle considère également que la présence du nom Pascal M ne permet pas d’écarter le risque de confusion. Elle conclut donc à l’existence d’une contrefaçon de sa marque par imitation. La société Sucrederme invoque également des faits distincts de la contrefaçon de nature à constituer des actes de concurrence déloyale ou parasitaire. Elle relève ainsi que le parfum NEJMA a été décliné en six versions et qu’il est vendu à un prix bradé sur un site Internet discount. Elle ajoute que ces agissements portent atteinte à ses investissements publicitaires. Enfin elle déclare que Marie-Lise B qui est gérante de la société NEJMA ne pouvait ignorer ses droits. Elle sollicite donc la condamnation solidaire des sociétés C Discount, Symael et GD SA-Nejma. Elle réclame la communication de documents comptables, estimant ceux produits par les sociétés CDiscount et Symael insuffisants et elle sollicite à titre provisionnel une indemnité de 100 000 € au titre du préjudice résultant de la contrefaçon. Elle réclame une somme identique au titre de la concurrence déloyale. Elle demande également une mesure définitive d’interdiction et de confiscation ainsi que la publication du jugement. Enfin, elle sollicite la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. Dans ses dernières écritures du 15 juin 2011, la société CDiscount expose que le 19 février 2009, elle a commandé à la société Symael 432 flacons de parfum Pascal M qu’elle a mis en vente sur son site. Elle ajoute qu’elle les a retirés de la vente le 17 décembre 2009 et qu’elle a vendu en tout 121 produits. La société CDiscount déclare que la société Sucrederme ne peut se prévaloir de la forme modifiée sous laquelle elle exploite ses produits dépilatoires. Elle conteste en outre l’existence d’un risque de confusion compte tenu du visuel utilisé et de la présence de la marque Pascal Morabito qui identifie clairement l’origine de ses parfums. La société CDiscount conteste, en outre, tout acte distinct de concurrence déloyale et parasitaire. Elle soutient qu’elle ne s’est pas placée dans le sillage de la demanderesse et elle expose que les produits de cette dernière ne bénéficient d’aucune notoriété et sont vendus dans la grande et moyenne distribution à des prix peu élevés. Enfin, la société CDiscount relève le caractère excessif des demandes au regard du nombre de parfums commercialisés et de la courte durée des faits. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société Symael en application de l’article 1626 du Code civil. Elle explique que la société Symael est son vendeur ainsi qu’il résulte des bons de commande et factures produits et qu’elle ne connaissait la société Nejma que comme livreur. Elle demande également que la société Symael lui paie à titre de dommages intérêts le prix des 297 produits qu’elle a dû retirer de la vente et qui s’élève à 14 850 €. Elle sollicite en dernier lieu une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 7 octobre 2011, la société Symael expose qu’elle a été un simple intermédiaire entre la société CDiscount et la société Nejma. Elle ajoute que la société Sucrederme ne dispose pas de droit sur la forme semi-figurative

de la dénomination NEJMA avec une étoile sur le J et que la présence de la marque Pascal Morabito sur les produits litigieux exclut tout risque de confusion, lesquels ne peuvent non plus être confondus avec les produits dépilatoires de la demanderesse. Elle conclut donc à sa mise hors de cause au titre de la contrefaçon. S’agissant de la concurrence déloyale et parasitaire, la société Symael conteste l’existence de faits distincts de la contrefaçon et d’un risque de confusion entre les produits dépilatoires de la demanderesse dépourvus de toute notoriété et les parfums Pascal M. Enfin elle se déclare étrangère aux faits imputables à Marie-Lise Bischoff associée de la société GD SA-Nejma et elle sollicite également sa mise hors de cause. La société Symael relève en outre le caractère exorbitant des demandes de la société Sucrederme qui ne démontre ni baisse du chiffre d’affaires ni détournement de clientèle. Elle ajoute qu’elle a produit les documents nécessaires à l’évaluation de l’étendue des faits et elle estime inutile la demande de production de pièces comptables. La société Symael entend par ailleurs s’opposer aux demandes formées à son encontre par la société CDiscount. Elle déclare qu’elle n’est pas tenue à la garantie d’éviction car elle a agi comme simple intermédiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société Nejma sur le fondement de l’article 1626 du Code civil. Elle relève le comportement de Marie-Lise B qui, bien qu’elle ait renoncé à se prévaloir de la partie française de sa marque internationale, a vendu des produits portant cette marque tout en sachant qu’ils seraient commercialisés en France puisque la société GD SA-Nejma a assuré elle-même la livraison. Enfin la société Symael réclame à la société Sucrederme la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société GD SA-Nejma n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la contrefaçon de la marque NEJMA : La société Sucrederme est titulaire de la marque verbale NEJMA qui a été déposée en 2004 notamment pour des savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dépilatoires, produits de démaquillage, rouges à lèvres, masques de beauté, produits de rasage en classe 3. La société Sucrederme ne dispose pas de droit privatif sur la dénomination NEJMA avec une étoile au dessus du J et ne peut donc se prévaloir de cette forme modifiée dans le cadre de l’action en contrefaçon. Il ressort du procès-verbal de constat du 7 octobre 2009 que la société CDiscount a commercialisé des parfums Pascal M sous la dénomination NEJMA dont la lettre J est surmontée d’une étoile, déclinée en six versions (NEJMA O à Six).

Le signe protégé et le signe argué de contrefaçon étant différents, c’est au regard de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, qu’il convient d’apprécier le bien fondé de la demande en contrefaçon. La contrefaçon est constituée sur le fondement de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble dégagée par les similitudes visuelles, phoniques et conceptuelles au travers leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte de la comparaison des signes en présence que ceux-ci ont en commun le mot NEJMA qui a une prononciation identique et une apparence visuelle très proche, les éléments figuratifs du signe sur les parfums et notamment l’étoile sur le J, ne modifiant pas l’impression d’ensemble identique créée par la même succession de lettres. Par ailleurs les chiffres anglais one à six, généralement compris de la population française, constituent une déclinaison de l’élément dominant NEJMA. Enfin, intellectuellement le signe apparaîtra arbitraire à ceux qui en ignorent l’origine et le sens et sera compris de la même façon par ceux qui en connaissent la signification d’étoile ne langue arabe. Par ailleurs, les parfums offerts à la vente sont des produits identiques aux parfums désignés dans l’acte d’enregistrement de la marque de la société Sucrederme. Les huiles parfumées et les produits dépilatoires vendus par les mêmes magasins de cosmétique à une clientèle identique sont des produits similaires. Il s’en suit que les signes en présence produisent une impression d’ensemble très proche qui alliée à une identité ou une similarité des produits, est de nature à créer un risque de confusion sur leur origine. Le fait que les parfums litigieux portent également la dénomination Pascal Morabito ne peut suffire à écarter le risque d’association qui se créera dans l’esprit du consommateur face à la reproduction de signes semblables sur des produits identiques ou similaires et qui l’amènera à croire à l’existence de liens entre les entreprises proposant ces différents produits. Aussi il y a lieu de d’admettre que les produits offerts à la vente sur le site Internet de la société CDiscount réalisent une contrefaçon de la marque NEJMA de la société Sucrederme. Ces faits de contrefaçon doivent être imputés à la société CDiscount qui a offert à la vente ces produits sur son site Internet et les a vendus. Par ailleurs, il est versé aux débats la facture de la société GD S A-Nejma à la société Symael ainsi que les bons de commande de la société CDiscount à cette dernière. Ces pièces apportent la preuve de ventes successives de la société Nejma à la société Symael puis de la société Symael à la société CDiscount de telle sorte que la société Symael qui a pris sucessivement les qualités d’acheteur puis de vendeur n’a pas agi comme simple intermédiaire. Elle doit donc répondre également

des actes de contrefaçon pour avoir vendu les produits litigieux, peu important que la livraison ait été réalisée directement par la société GD SA-Nejma. Enfin la société GD SA-Nejma qui a livré en France les produits contrefaisants a également commis des actes de contrefaçon. Néanmoins les demandes à son encontre formulées par la société Sucrederme ne pourront être retenues, faute de lui avoir été régulièrement signifiées.

2/ Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire : Le fait de commercialiser les parfums portant la dénomination NEJMA, en six versions est de nature à accroître l’étendue de la contrefaçon mais ne constitue pas un fait distinct de cette dernière. De la même façon, l’atteinte aux investissements ne peut donner lieu à une condamnation propre qu’autant que cette atteinte a un fait générateur distinct de celui de la contrefaçon, ce qui en l’espèce n’est pas démontré ni même allégué. Par ailleurs, il n’est pas établi que les parfums litigieux qui sont vendus au prix de 60 € sur le site de la société CDiscount soient bradés et que ce prix soit de nature à créer un préjudice à la société Sucrederme dont le prix des produits dépilatoires est de quelques euros. Enfin, la société Sucrederme qui ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à la société GD SA-Nejma qui n’a pas constitué avocat, ne peut valablement se prévaloir du comportement fautif de Marie-Lise B. Ainsi, la société Sucrederme ne justifie pas de l’existence de faits distincts de concurrence déloyale et les demandes formées à ce titre seront rejetées.

3/ sur les mesures réparatrices : La société CDiscount a versé aux débats deux bons de commande et les bons de réception correspondants (pièces 2-1 et 2-2) portant sur : parfum NEjMAone 72 parfum NEjMAtwo 72+12 parfum NEJMAthree 72+12 parfum NEJMA four 72+12 parfum NEjMAfive 72 parfum NE JMA six 72+12 TOTAL 480 Ces produits ont été acquis par la société CDiscount au prix unitaire ht de 50 € pour un montant total de 21 600 +2 400 = 24 000 € ht. La société CDiscount a également produit un état de ses ventes pour chacun des six parfums : parfum NE JMA one 39 vendus CA ht 2 005, 68 € stock 62 parfum NEJMA two 28 vendus CAht 1410,16 € stock 0

parfum NEJMA three 7 vendus CA ht 332,50 € stock 63 parfum NE JMA four 3 vendus CAht 145,05 € stock 67 parfum NEjMAfive 17 vendus CAht 830,14 € stock 57 parfum NEJMA six 27 vendus CA ht 1 322,62 € stock 48 TOTAL 121 vendus CA ht 6 046, 15 € stock 297. La société CDiscount a, en outre, communiqué deux attestations de son commissaire aux comptes relatives à l’état des commandes des parfums NEJMA entre le ler janvier 2009 et le 31 décembre 2010. Il convient de relever certaines incohérences dans la mesure où la société CDiscount qui a :

- acheté 72 parfums NE JMA one, en vend 39 et en conserve 62, ce qui fait un total de 101,
- acheté 84 parfums NEJMA two, en vend 28 et n’a plus de stock. On peut également noter que 121 vendus + 297 en stock font un total de 418, ce qui ne correspond pas à l’addition des deux documents 2-1 et 2-2, non plus qu’au total de 432 indiqué par la société CDiscount. Néanmoins, les écarts relevés portant sur quelques dizaines d’unités, il n’y a pas lieu d’ordonner la production de documents complémentaires et il sera seulement tenu compte d’une part d’erreur dans les chiffres fournis, pour l’évaluation du préjudice. Ainsi compte tenu de l’ensemble des éléments portés à la connaissance du tribunal et de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société demanderesse, les sociétés CDiscount et Symael seront in solidum condamnées à payer à la société Sucrederme la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice. Par ailleurs en tant que de besoin il y a lieu de maintenir la mesure d’interdiction prononcée par le juge des référés et d’ordonner la confiscation des produits. En revanche compte tenu du caractère limité des faits, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision judiciaire.

4/ Sur les demandes de la société CDiscount contre la société Svmael : Ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, la société Symael a la qualité de vendeur des parfums contrefaisants et elle doit donc sa garantie à la société CDiscount. Aussi elle sera condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et elle devra également réparer la perte subie par la société CDiscount du fait de l’impossibilité de continuer à vendre les produits en stock. Elle devra ainsi rembourser la somme de 297x50 €= 14 850 € à la société CDiscount.

5/ Sur les demandes de la société Svmael à la société GD SA-Nejma :

La société GD SA-Nejma en sa qualité de vendeur, est tenue à une garantie d’éviction et elle doit donc être condamnée à garantir la société Symael des condamnations prononcées à son encontre à l’égard de la société Sucrederme. Néanmoins, elle ne sera pas tenue à garantir la société Symael de la condamnation à rembourser la somme de 14 850 € car cette demande a été formulée en cours d’instance et ne figurait pas dans les assignations qui ont été portées à sa connaissance. L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté des faits. Il sera alloué à la société Sucrederme la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les autres parties conservant à leur charge leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que les sociétés CDiscount, Symael et GD SA-Nejma ont commis des actes de contrefaçon de la marque française n° 3 269 530 NEJ MA de la société Sucrederme en commercialisant des parfums portant la dénomination NEJMA, Fait interdiction à la société CDiscount et à la société Symael de poursuivre ces agissements sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé la signification du jugement, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Ordonne la destruction des parfums contrefaisants ainsi que de tous documents commerciaux reproduisant la dénomination NEJMA, une fois le jugement devenu définitif, Rejette la demande de production de documents comptables certifiés formée par la société Sucrederme, Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Sucrederme à rencontre de la société GD SA-Nejma non régulièrement formées, Condamne in solidum la société CDiscount et la société Symael à payer à la société Sucred erme la somme de 15 000 €, en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de sa marque, Rejette les demandes de la société Sucrederme fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, Rejette la demande de publication du jugement,

Condamne la société Symael à garantir la société CDiscount de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Sucrederme, Condamne la société Symael à payer à la société CDiscount la somme de 14 850 € à titre de dommages intérêts, Condamne la société GD SA-Nejma à garantir la société Symael de toutes les condamnations prononcées à son encontre à l’exception de celle relative à la somme de 14 850 € au profit de la société CDiscount, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne in solidum la société CDiscount et la société Symael à payer à la société Sucrederme la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés CDiscount, Symael et GD SA-Nejma aux dépens.