TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 Juillet 2012

3^e chambre 3^e section N°RG: 10/07081

DEMANDERESSE DELL INC SOCIETE One Dell Way Round Rock Texas 78682 224443960 ETATS UNIS domiciliée : chez Maître Olivia BERNARDEAU-PAUPE […] 75116 PARIS représentée par M^e Olivia BERNARDEAU-PAUPE, et me Marier-Aimée de DAMPIERRE, HOGAN L À LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0124

DÉFENDEURS Monsieur Xaxier Claude B

Société MEDIATAS Intervenante Volontaire […] 75016 PARIS représentés par M^e Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D 1840

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Président, Mélanie BESSAUD, Juge Nelly CHRETIENNOT, Juge, signataire de la décision assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l’audience du 07 Mai 2012 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Xavier B est titulaire de la marque semi-figurative française «MEDIA DIRECT » n°03 3 233 164 déposée le 25 juin 2 003 et dont l’enregistrement a été publié le 1^er août 2003, pour des produits suivants :

-en classe 9 : logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ;

-en classe 16 : produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; dessins ; sacs et

sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières plastiques) ;

-en classe 35 : publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires. Diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ;

-en classe 38 : télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications. Radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Services d’affichage électronique (télécommunication). Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique ;

-en classe 42 : conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers). Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion de documents d’un support physique vers un support électronique. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). II est le gérant de la société MEDIATAS, dont les activités déclarées au RCS sont la publicité et le marketing. Monsieur B est titulaire des noms de domaine des sites internet «mediatas.com », « mediadirect.fr » et « media-direct.fr ». La société DELL INC. est une société de droit américain ayant son activité dans le domaine de la vente d’ordinateurs par internet. L’un des logiciels des ordinateurs de la société DELL INC., qui permet à l’utilisateur d’accéder directement à différents médias tels que les lecteurs DVD et CD, est désigné sous le signe DELL MEDIA DIRECT. Le 6 janvier 2010, Monsieur Xavier B a fait adresser, par son conseil, à la filiale française de la société DELL INC., la société DELL INTERNATIONAL HOLDINGS SAS, une lettre de réclamation selon laquelle la société DELL International Holdings SAS porterait atteinte à ses droits. Par lettre officielle du 5 février 2010, le conseil de la société DELL a demandé à celui de Monsieur B de lui fournir des preuves d’usage de la marque MEDIA DIRECT. Par acte du 26 février 2010, la société DELL INC. a assigné Monsieur B devant la présente juridiction.

Par écritures du 19 octobre 2010 la société MEDIATAS est intervenue volontairement à l’audience. Par conclusions récapitulatives signifiées le 14 février 2012, la société DELL INC. demande au tribunal de :

-Dire qu’elle a intérêt à agir en déchéance pour non-usage de la marque française MEDIA DIRECT n°03 3 233 164 ;

-Dire qu’elle recevable et bien fondée en ses demandes ;

-Dire que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un usage public, sérieux et non-équivoque de la marque MEDIA DIRECT pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 42 donc notamment les logiciels et logiciels de jeux ; les produits d’imprimerie, prospectus ; la publicité et diffusion de matériel publicitaire ; services de communications et télécommunications ;

-Ordonner l’annulation pour non-usage des droits de Monsieur B sur la marque française MEDIA DIRECT pour l’intégralité des produits et services qu’elle désigne, à compter du 26 février 2005 ;

-Dire que la déchéance prononcée aura un effet absolu à l’égard des tiers ;

-Ordonner à Monsieur ou Madame le greffier du tribunal de transmettre le jugement à intervenir à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription auprès du Registre national des marques ;

-Débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles comme irrecevables et infondées ;

-Les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l’appel et sans caution ;

— Condamner conjointement et solidairement Monsieur B et la société MEDIATAS à payer à la société DELL INC. la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner conjointement et solidairement Monsieur B et la société MEDIATAS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Hogan L (Paris) LLP, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la société DELL INC. fait valoir qu’elle est recevable à agir en déchéance en vertu d’un intérêt à agir concernant aussi bien les logiciels et les logiciels de jeux de la classe 9 que les autres produits des classes 16, 35, 38 et 42 visés à l’enregistrement. Elle considère que la demande principale en déchéance n’est pas limitée aux produits et services pour lesquels la contrefaçon est demandée. Il ne s’agit donc pas d’obtenir la déchéance de la marque seulement pour la classe 9 concernant les logiciels mais également pour les classes 16, 35, 38 et 42 au titre de la similarité et

de la complémentarité des produits et services avec l’activité de la société DELL INC. S’agissant de la période sur laquelle la déchéance doit s’apprécier, la demanderesse soutient que Monsieur B doit justifier d’un usage sérieux de sa marque entre le 26 février 2005 et le 26 février 2010, à savoir les cinq années précédant son assignation en déchéance. Elle ajoute que les défendeurs n’apportent pas la preuve de l’usage de cette marque, les captures d’écran de certains sites n’ayant aucune valeur probante. Elle considère que n’est pas prouvé un usage sérieux s’agissant des logiciels en classe 9 puisque Monsieur B et la société MEDIATAS se contentent d’affirmer sans même le prouver l’existence du logiciel de comptage MEDIA DIRECT. Elle indique que les factures émises par la société MEDIATAS ne font pas mention de ce logiciel, étant relatives au seul bus mailing, ce qui contredit les attestations produites. Elle conteste également l’usage sérieux s’agissant des autres produits et services visés à l’enregistrement, et considère qu’un usage en tant que nom de domaine ou nom commercial ne permet pas d’apporter la preuve d’un usage en tant que marque. S’agissant des demandes reconventionnelles des défendeurs, la société DELL soutient que l’action engagée ne peut être abusive car celle-ci est ouverte à tout intéressé justifiant d’un intérêt à agir. La demanderesse conteste subsidiairement la contrefaçon alléguée au motif que les défendeurs ne caractérisent pas l’existence d’un risque de confusion exigé par l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle. Elle expose qu’il ne peut y avoir confusion dans l’esprit du consommateur entre l’usage, dans un environnement DELL, du terme descriptif MEDIA DIRECT pour désigner un logiciel d’accès direct aux médias, et la marque de Monsieur B, ceci d’autant plus que le public ciblé n’est pas le même. Concernant la demande en dommages et intérêts, elle estime qu’aucune justification de quantum n’est apportée et qu’aucune démonstration d’un dommage direct et certain n’est réalisée, d’autant que le logiciel est mis gratuitement à la disposition des clients de la société MEDIATAS. Enfin, concernant l’atteinte au nom commercial, elle considère que la preuve de l’utilisation de la dénomination MEDIA DIRECT en tant que nom commercial n’est pas rapportée par les défendeurs, pas plus que la preuve d’une confusion dans l’esprit du public. Aux termes de leurs écritures récapitulatives signifiées le 24 janvier 2012, Monsieur B et la société MEDIATAS demandent au tribunal de :

-Donner acte à la société MEDIATAS de son intervention volontaire à la présente procédure, et la déclarer recevable et bien fondée, conformément aux articles 66 et 328 du code de procédure civile ;

— Débouter la société DELL INC. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-Déclarer Monsieur B et la société Médiatas recevables et bien fondés en leurs demandes en y faisant droit ;

-Déclarer la société Dell irrecevable faute d’intérêt à agir en déchéance de la marque française MEDIA DIRECT, à l’encontre de l’ensemble des produits et services désignés dans le libellé ;

-Constater que Monsieur B et la société Médiatas ont fait un usage sérieux de la marque française MEDIA DIRECT pour l’ensemble des produits et services désignés dans son libellé dont les logiciels ;

-Constater le caractère particulièrement mal fondé de l’action en déchéance pour non-usage engagée par la société DELL à l’encontre de la marque MEDIA DIRECT pour l’ensemble des produits et services désignés ;

-Débouter la société DELL de son action en déchéance pour non-usage engagée à l’encontre de la marque française MEDIA DIRECT pour l’ensemble des produits et services désignés ;

-Constater que la déchéance pour non-usage de la marque MEDIA DIRECT ne peut, en tout état de cause, intervenir qu’à compter du 28 novembre 2008, l’enregistrement de cette marque ayant été publié le 28 novembre 2003 : A titre reconventionnel :

-Constater que la société DELL a introduit l’instance dans le seul but de nuire à Monsieur B et à la société Médiatas ;

-La condamner à verser à Monsieur B et à la société Médiatas la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusivement engagée à son encontre ;

-Constater que la société DELL a commis des actes de contrefaçon de la marque française MEDIA DIRECT en faisant un usage illicite de différentes dénominations « Media Direct » identiques ou très fortement similaires, pour désigner des produits identiques, à savoir des logiciels ;

-Constater que la société DELL a porté atteinte au nom commercial MEDIA DIRECT, dont elle reconnaît l’existence, en faisant un usage illicite de différentes dénominations « Média Direct » identiques ou très fortement similaires, pour désigner des produits identiques, à savoir des logiciels ;

-Condamner la société DELL à verser à Monsieur B et à la société MEDIATAS respectivement les sommes de 50 000 euros et de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

-Faire interdiction à la société DELL d’utiliser, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, seule ou accompagnée d’autres termes, l’expression « Media Direct », ou toutes autres dénominations identiques ou similaires à la

marque française antérieure MEDIA DIRECT sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir ;

-Ordonner la suppression du site internet français de la société DELL www.dell.fr, et de tous les autres sites internet accessibles en France et rédigés en langue française, destinés au consommateur français, de toutes les mentions de la dénomination « Média Direct », ou de toute dénomination identique ou similaire à la marque française antérieure MEDIA DIRECT, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir.

-Ordonner la destruction de tous les produits et documents portant mention MEDIA DIRECT, ou toutes dénominations similaires qui seraient encore en la possession de la société DELL à la date de la signification du jugement à intervenir ;

-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ;

-Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux aux choix de Monsieur B et de la société MEDIATAS, et aux frais de la société DELL, sans que le coût de chacune de ces publications ne puissent excéder 15 000 euros ;

-Condamner la société Dell à verser à Monsieur B et à la société MEDIATAS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Les défendeurs font valoir que la demanderesse est irrecevable à agir en déchéance car elle n’a pas d’activités en relation avec les produits et services visés par la marque française MEDIA DIRECT, puisqu’elle a une activité de vente d’ordinateurs par internet et uniquement à titre accessoire de commercialisation de logiciels, qu’elle ne démontre pas avoir pour activité la conception et la commercialisation de jeux vidéos, et que les acteurs économiques, la destination, les circuits de distribution et les consommateurs moyens sont différents. A titre subsidiaire , les défendeurs font valoir que le délai de cinq ans de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle commence à courir à compter de la publication de l’enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle, et que la publication étant intervenue le 28 novembre 2003, la marque est soumise à un usage obligatoire depuis le 28 novembre 2008. Ils ajoutent que celui qui détient une marque non exploitée peut parfaitement en entreprendre ou reprendre l’exploitation dès lors que cette reprise n’a pas lieu dans les trois mois précédant la demande en déchéance. Ils considèrent donc que l’assignation ayant été délivrée le 26 février 2010, ils n’ont à rapporter la preuve de l’exploitation de la marque que sur la période allant du 28 novembre 2008 au 26 novembre 2009. Concernant l’usage sérieux de la marque, les défendeurs soutiennent, s’agissant des logiciels, des bases de données et des services qui y sont liés, qu’ils mettent à disposition de leur clientèle dans le cadre de leur activité de « bus-mailing » un logiciel dénommé MEDIA DIRECT, téléchargeable sur le site internet «mediatas.com », qui est un logiciel de comptage exploité dans le cadre de la mise à disposition de bases de données de clients et de prospects. Ils indiquent qu’il est

mis gratuitement à disposition de la clientèle et que c’est la raison pour laquelle il ne figure sur aucune facture. S’agissant des autres produits et services, ils estiment avoir fourni suffisamment d’éléments pour en prouver l’usage sérieux. A titre reconventionnel, les défendeurs estiment avoir subi une action en déchéance qu’ils jugent abusive et en demandent réparation. Ils soutiennent que la société DELL a contrefait la marque MEDIA DIRECT de Monsieur BELLICHA par une reproduction à l’identique pour désigner des produits identiques, à savoir les logiciels. Ils considèrent que l’élément verbal est identique et que d’un point de vue visuel, phonétique et intellectuel, les signes sont donc identiques, l’élément « Dell » étant détachable. Ils sollicitent l’application de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui ne nécessite pas la démonstration d’un risque de confusion. Dans l’hypothèse d’une application de l’article L713-3 du même code, ils invoquent le risque de confusion. A titre infiniment subsidiaire, les défendeurs font valoir que l’utilisation du signe MEDIA DIRECT par la demanderesse cause une atteinte évidente à leurs droits sur celui-ci à titre de nom commercial. Ils estiment que ces utilisations illicites leur causent un préjudice financier caractérisé par les gains manques et la perte subie, ainsi qu’une atteinte aux investissements qu’ils ont réalisé.

MOTIFS

Sur la déchéance

1/ Sur la recevabilité de la demande en déchéance II résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. La demande de la société DELL INC. porte sur l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement de la marque. Il convient donc d’examiner son intérêt à agir relativement à ceux-ci. Les défendeurs sollicitent que soient écartés des débats les pièces 17 et 18 de la demanderesse car il s’agit de captures d’écran non datées et donc dépourvues de valeur probante. Toutefois, l’appréciation de cette dernière par le tribunal relève de l’examen de la pièce au fond, et ne constitue donc pas un motif d’irrecevabilité de celle-ci. Il

convient donc débouter Monsieur B et la société MEDIATAS de leur demande tendant à écarter ces pièces des débats. * Sur la recevabilité à agir en déchéance pour les produits de la classe La marque MEDIA DIRECT de Monsieur BELLICHA vise en classe 9 les « logiciels de jeux et les logiciels (programmes enregistrés) ». Les défendeurs font valoir que l’activité économique de la société DELL INC. ne porte pas sur les produits et services couverts par la marque, puisqu’elle vend des ordinateurs sur internet, et que ce n’est que de manière très accessoire et secondaire qu’elle commercialise des logiciels, ceux-ci étant utilitaires et intégrés à ses ordinateurs. Ils ajoutent que la pièce 17 de la demanderesse n’est qu’une capture d’écran non datée qui présente uniquement les logiciels de tiers, et qu’elle ne justifie d’aucune activité relative aux logiciels de jeux, qui sont des jeux vidéos. La société DELL indique quant à elle que la réclamation de Monsieur B relativement à son logiciel « Dell Media Direct » est la preuve que son activité est similaire à celles visées dans l’enregistrement de la marque en classe 9, Sur ce, Le demandeur en déchéance justifie d’un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de son activité économique. Or en l’espèce, les défenderesses elles-mêmes reconnaissent que la société DELL commercialise des ordinateurs contenant des logiciels nommés « Dell Media Direct ». L’existence de la marque MEDIA DIRECT étant susceptible de faire obstacle à cette dénomination, la société DELL justifie d’un intérêt à agir évident relativement aux logiciels. Par ailleurs, il ressort des captures d’écran, certes non datées, mais dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent au site internet de la société DELL «www.dell.com » et à son activité commerciale, que celle-ci vend des logiciels ainsi que des ordinateurs de jeux. Ces activités étant en relation avec les produits revendiqués dans le dépôt, elle justifie d’un intérêt à agir en déchéance les concernant. *Sur la recevabilité à agir en déchéance pour les produits de la classe 16 La marque MEDIA DIRECT de Monsieur BELLICHA vise en classe 16 les « produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières plastiques) ». Pour justifier d’un intérêt à agir relativement à ces produits, la société DELL fait valoir que ces produits sont complémentaires à ses activités, notamment car elle édite un manuel d’utilisateur de ses ordinateurs en version papier. Les défenderesses contestent cette argumentation, estimant que la société DELL n’a pas pour activité de fabriquer ou commercialiser des produits de l’imprimerie.

Sur ce, Si la demande en déchéance s’étend aux produits ou services similaires à ceux visés dans le dépôt, le tribunal ne peut retenir que la commercialisation de produits accompagnés d’un manuel d’utilisation, fut il en papier, démontre l’existence d’une activité dans le domaine de l’imprimerie. En effet, même si le manuel papier est utilisé dans le cadre de la vente, il demeure accessoire à l’activité principale. Sa demande en déchéance sera en conséquence déclarée irrecevable en ce qui concerne les produits de la catégorie 16 visés au dépôt de la marque MEDIA DIRECT. *Sur la recevabilité à agir en déchéance pour les produits dé la classe 35 La marque MEDIA DIRECT de Monsieur BELLICHA vise en classe 35 : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires. Diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ». La société DELL fait valoir qu’elle n’est certes pas une agence de publicité, mais qu’elle n’en demeure pas moins très active dans le domaine publicitaire ; que ses activités sont donc similaires aux services couverts en classe 35 et qu’elle est recevable à agir. Les défendeurs soutiennent quant à eux que la société DELL n’intervient pas dans le même secteur d’activité que Monsieur B à savoir la publicité au sens large et les services de communication. Sur ce, La société DELL ne justifie pas vendre des services de publicité à des clients, le seul fait qu’elle communique sur elle-même ou ses produits n’étant pas de nature à démontrer l’exercice d’une telle activité, la plupart des entreprises s’appuyant sur la publicité ou d’autres outils promotionnels pour stimuler leurs activités ou vendre leurs produits. Admettre le contraire reviendrait à admettre que tout acte d’exploitation commerciale est similaire aux services de publicité. Ainsi, faute de démontrer exercer une activité identique ou similaire aux produits ou services revendiqués dans le dépôt, la société DELL sera déclarée irrecevable à agir en déchéance s’agissant des produits de la classe 35. *Sur la recevabilité à agir en déchéance pour les produits de la classe 38 La marque MEDIA DIRECT de Monsieur BELLICHA vise en classe 38 les « télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications. Radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie

mobile. Services d’affichage électronique (télécommunication). Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique ». La société DELL fait valoir que les services de télécommunications sont similaires aux ordinateurs, et qu’elle est très présente sur internet dans la mesure où c’est par l’intermédiaire de ce média qu’elle est le plus active, n’ayant pas, hormis la société CARREFOUR, de boutiques de vente en tant que telles, et vendant principalement ses produits sur internet. Monsieur B et la société MEDIATAS exposent qu’il faut distinguer les supports de télécommunication et le contenu diffusé à l’aide de ces supports, et que le fait d’avoir une activité économique sur internet ne signifie pas qu’on a pour activité de rendre des services de télécommunication. Sur ce, Le fait qu’elle vende ses produits ou services sur internet ne signifie pas que la société DELL a une activité de télécommunication au sens large, dans la mesure où il ne s’agit que d’un mode de commercialisation. Par ailleurs, elle se contente de soutenir que la vente d’ordinateur est un service similaire à ceux visés en classe 38 dans le dépôt, sans caractériser cette similarité, le fait que les ordinateurs puissent constituer des supports de communication étant une circonstance insuffisante. Or c’est sur elle que repose la charge de cette démonstration. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande en déchéance relativement aux produits de la classe 38 couverts par le dépôt de la marque MEDIA DIRECT. *Sur la recevabilité à agir en déchéance pour les produits de la classe 42 La marque MEDIA DIRECT de Monsieur BELLICHA vise en classe 42 la « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers). Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion de documents d’un support physique vers un support électronique. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle) ». La société DELL justifie son intérêt à agir relativement à ces produits en indiquant qu’elle est spécialisée dans la conception, la fabrication, la commercialisation et la mise à jour d’équipements informatiques, qu’il s’agisse d’ordinateurs ou de logiciels. Les défendeurs lui opposent qu’elle n’apporte aucune preuve de ce qu’elle avance, à l’exception de quelques captures d’écran non datées. Sur ce,

S’agissant des services de dessinateurs d’arts graphiques de stylisme (esthétique industrielle), ils ne relèvent manifestement pas des services proposés par la société DELL, qui sera déclarée irrecevable en sa demande les concernant. En ce qui concerne les autres produits ou services en revanche, la société DELL par des captures d’écran, certes non datées, mais dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent au site internet de la société DELL « www.dell.com » et à son activité commerciale, démontre qu’elle propose un « portail d’information et de services à destination des décideurs informatiques », un service d’assistance clients ainsi que des solutions informatiques. Ces activités sont identiques ou similaires à celles couvertes par le dépôt de la marque. La société DELL sera en conséquence déclarée recevable en sa demande relative aux produits ou services suivants de la classe 42 : « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers). Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion de documents d’un support physique vers un support électronique».

2/ Sur la déchéance En vertu de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ».

*Sur la demande d’exclusion des pièces n° 3, 8, 8-1 et 10 des débats La demanderesse sollicite l’exclusion de ces pièces des débats au motif qu’il s’agit de captures d’écran du site internet « webarchive.org », qui n’ont pas de force probante. Toutefois, l’appréciation de cette dernière par le tribunal relève de l’examen de ces pièces au fond, et ne constitue donc pas un motif d’irrecevabilité de celle-ci. Il convient donc de débouter la société DELL de sa demande tendant à écarter ces pièces des débats. *Sur l’usage sérieux La déchéance est encourue dès que la période d’inexploitation de cinq ans ininterrompue est acquise, ce délai devant être décompté à partir de la cessation d’exploitation de la marque ou, si la marque n’a jamais été exploitée, à compter de la publication de l’enregistrement de celle-ci au BOPI, c’est-à-dire à compter du 1^er août 2003 en l’espèce. Il résulte de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle que l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa peut faire obstacle à la déchéance à moins qu’il n’ait été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance, soit en l’espèce entre le 26 novembre 2009 et le 26 février 2010, date de l’assignation, ou après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande, soit en l’espèce après réception du courrier du 5 février 2010 par lequel le conseil de la société DELL sollicitait des défendeurs des preuves d’usage de la marque MEDIA DIRECT. La demande en déchéance de la société DELL n’étant recevable que s’agissant des produits ou services des classes 9 (logiciels et logiciels de jeux) et 42 (produits et services informatiques) couverts par l’enregistrement, il convient d’examiner l’usage sérieux de la marque uniquement relativement à ceux-ci. L’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui implique un contact avec la clientèle. Il suppose une exploitation du signe correspondant à la fonction de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine d’un produit II convient de prendre en considération pour apprécier l’usage sérieux tant celui fait par le propriétaire de la marque, Monsieur BELLICHA, que celui fait par la société MEDIATAS, l’article L714-5 assimilant à l’usage du titulaire l’usage fait avec son consentement, ce qui est le cas en l’espèce. S’agissant des produits et services des classes 9 et 42, les défendeurs produisent :

-une capture d’écran datée du 15 octobre 2009 du site internet « mediatas.com » qui fait référence au logiciel de comptage MEDIA DIRECT,
-une page d’utilisation du logiciel MEDIA DIRECT non datée,
-des attestations de clients de la société MEDIATAS indiquant avoir utilisé le logiciel de comptage MEDIA DIRECT en 2004 et jusqu’à ce jour pour la société ADOC, en 2006 pour la société HISTOIRES D ADRESSES, depuis 2006 pour les sociétés

TEXABRI et DALO, depuis 2004 pour Monsieur N, depuis 2004 pour Monsieur L, de 2004 à 2008 pour la société REGIFI. Ces éléments constituent un faisceau d’indices qui démontrent que le logiciel de comptage MEDIA DIRECT a été proposé à la clientèle de la société MEDIATAS de façon régulière depuis 2004 et jusqu’à aujourd’hui, ce qui constitue un usage sérieux du signe MEDIA DIRECT à titre de marque pour les produits de classe 9 et 42 couverts par l’enregistrement. Ainsi, sur la période considérée, c’est à dire de la publication de l’enregistrement le 1^er août 2003 jusqu’au 26 novembre 2009 soit trois mois avant l’assignation en déchéance, les défendeurs justifient d’une exploitation continue à compter de 2004. En conséquence, la société DELL, qui n’établit pas un défaut d’exploitation sérieuse de la marque pendant une période de cinq ans, sera déboutée de sa demande en déchéance de la marque détenue par Monsieur B. Sur la contrefaçon Aux termes de l’article L713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. Aux termes de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et notamment des captures d’écran du site de la société DELL « dell.com » que celle-ci fait usage du signe « Dell Media Direct » pour désigner le logiciel d’accès direct au multimédia sur les ordinateurs qu’elle commercialise. Si les produits désignés par ce signe sont identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque de Monsieur B, le signe « Dell Media Direct » ne constitue par une reproduction de la marque MEDIA DIRECT, dans la mesure où il lui est adjoint le mot Dell, marque des ordinateurs sur lesquels les logiciels sont installés, et qui ne constitue par un élément insignifiant, tant d’un point de vue intellectuel que d’un point de vue visuel et phonétique. Ce sont donc les dispositions de l’article L713 -3 du code de la propriété intellectuelle qui doivent s’appliquer, la reproduction du signe à l’identique n’étant pas démontrée. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un

risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Même si la marque de Monsieur B est semi-figurative, présentant une typographie des mots « média » et « direct », la reprise de ces deux mêmes mots dans le signe litigieux constitue une similitude tant visuelle que phonétique entre les deux signes.

Conceptuellement, tant le terme « média », qui désigne dans son acceptation courante tout moyen de diffusion permettant la communication, que le terme «direct» sont assez descriptifs des produits visés, si bien que l’adjonction du mot «Dell» par la société du même nom, qui bénéficie d’une certaine réputation dans le domaine de la vente d’ordinateur, est de nature à distinguer les deux signes. L’association du signe « Dell » au signe MEDIA DIRECT indique clairement au public que le logiciel dont il s’agit est vendu par la société DELL, ceci d’autant plus qu’il ne sera mis en contact avec le signe « Dell Media Direct » que lors de la vente d’un ordinateur par la demanderesse. Par ailleurs, bien qu’identiques par leur nature puisqu’il s’agit de logiciels, les produits désignés par le signe « Dell Media Direct » sont des logiciels d’accès au multimédia, alors que les logiciels désignés par la marque MEDIA DIRECT sont des logiciels de comptage utilisés dans le cadre de services de publicité ciblée. Au regard de ces éléments, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre les produits visés par ces deux signes, et la contrefaçon n’est pas caractérisée. Monsieur B et la société MEDIATAS seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre. Sur l’atteinte au nom commercial L’atteinte au nom commercial est susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur si sont caractérisés une faute, un lien de causalité et un préjudice, en application de l’article 1382 du code civil. En l’espèce, Monsieur B, qui exerce son activité en qualité de gérant de la société MEDIATAS ne démontre pas utiliser à titre de nom commercial la dénomination MEDIA DIRECT. Le simple fait d’être titulaire de deux noms de domaine reprenant ledit signe, à savoir « mediadirect.fr » et « media-direct.fr », ne prouve en rien un tel usage, aucune demande n’étant par ailleurs formée sur la base de ces noms de domaine. La société MEDIATAS, dont la dénomination sociale est clairement définie dans son extrait Kbis, n’apporte pas non plus la preuve d’un usage à titre de nom commercial. En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes formées au titre de l’atteinte au nom commercial. Sur les autres demandes

Tant les demandeurs que les défendeurs succombant partiellement à l’instance, il convient de dire qu’ils conserveront à leur charge les dépens par eux engagés. L’équité commande de condamner la société DELL INC. à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire au regard de la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, Par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur B et la société MEDIATAS de leur demande tendant à écarter les pièces 17 et 18 de la société DELL INC. des débats, Déboute la Société DELL INC de sa demande tendant à écarter les pièces N°3, 8, 8-1, et 10 produites par les défendeurs. Déclare la société DELL INC. recevable en sa demande en déchéance de la marque semi-figurative française « MEDIA DIRECT » n° 03 3 233 164 relativement aux produits ou services suivants : -en classe 9 : logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; -en classe 42 : « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers). Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion de documents d’un support physique vers un support électronique.» ; La déclare irrecevable en sa demande de déchéance pour le surplus ; Déboute la société DELL INC. de sa demande en déchéance de la marque semi- figurative française « MEDIA DIRECT » n° 03 3 233 1 64 ; Déboute Monsieur B et la société MEDIATAS de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque semi-figurative française «MEDIA DIRECT» n°03 3 233 164 ; Déboute Monsieur B et la société MEDIATAS de leurs demandes formées au titre de l’atteinte au nom commercial « Media direct » ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle engagés ;

Condamne la société DELL INC. à verser à Monsieur B la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.