TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2013

3^e chambre 3^e section N°RG: 11/17205

DEMANDERESSE Société THE MANDALA MANAGEMENT GMBH FriedrichstraBe 185-190 BERLIN 10117-ALLEMAGNE représentée par Maître Patrick VOVAN de la S V ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0212

DÉFENDERESSES L’EURL JACQUIB.SARL Avenue Paul Signac 83990 SAINT TROPEZ

Madame Marie Laure J épouse C représentées par M^e Marine PARMENTIER. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #.10149? ET M^e P, de la SCP BARTHELEMY DESANGES, Avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

S.A.R.L. LEO agissant poursuites et diligences de sa gérante légale en exercice, M^me Séverine B. Chemin de la Belle Isnarde 83990 SAINT TROPEZ représentée par M^e Séverine GUYOT, de la S MARK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J 150 et M^e Fabien P de la Selarl Pasquie r P Alouani Avocat au barreau de ROUEN.

Madame Jacqueline A B représentée par M^e Patrice AMEZIANE, avocat au barreau de PARIS vestiaire D0364

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . Vice-Président, .signataire de la décision Mélanie B. Juge Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l’audience du 01 Juillet 2013 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société de droit allemand THE MANDALA MANAGEMENT GMBH exploite un hôtel 5 étoiles à Berlin sous l’enseigne The Mandate. Elle est titulaire de la marque communautaire verbale THE MANDALA no 004831624 déposée le 30 décembre 2005 et enregistrée le 26 juillet 2007 sous priorité d’une marque allemande déposée le 7 octobre 2005. La publication de la demande est intervenue le 19 mars 2007 et celle de l’enregistrement le 6 août 2007. Cette marque vise notamment en classe 43 les services d’exploitation d’hôtels. Par courrier du 12 octobre 2010, la société THE MANDALA MANAGEMENT amis en demeure l’EURL JACQUI B. immatriculée le 6 mai 2008 et ayant comme enseigne LE MANDALA de cesser d’exploiter l’hôtel situé à St Tropez sous cette dénomination. Par courrier du 9 novembre 2010, le conseil de la société JACQUI B a répondu que sa cliente opposait « une fin de non recevoir en fait et en droit ». Ce fonds de commerce avait été cédé par acte du 6 mars 2008 par la société LEO immatriculée le 4 avril 2007, à l’enseigne LE MANDALA. à L’EURL JACQUI B, en cours d’identification, représentée par sa gérante et associée unique Madame B. C’est dans ces conditions que la société THE MANDAI.A MANAGEMENT GmbH a assigné L’EURL JACQUI B devant le tribunal de grande instance de Paris le 27 octobre 2011 en contrefaçon de sa marque communautaire THE MANDALA et concurrence déloyale et parasitaire.

Par actes du 15 février 2012, l’EURL JACQUIB et M^me Marie-Laure J épouse C, gérante et associée unique de l’EURL, ont assigné la société LEO et M^me Jacqueline A B en intervention forcée en leur qualité de cessionnaire du fonds de commerce. Les deux instances ont été jointes le 20 novembre 2012. Dans ses dernières écritures signifiées le 3 mai 2013, la société THE MANDALA MANAGEMENT demande au tribunal de :

- Recevoir la société THE MANDALA MANAGEMENT GmbH en toutes ses demandes et l’y déclarer bien fondée, Y FAISANT DROIT: r Dire et juger que la société JACQUI B a commis des actes de contrefaçon en reproduisant la marque communautaire THE MANDALA enregistrée par la société THE MANDALA MANAGEMENT GmbH,
- Dire et juger que la société JACQUI B a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société THE MANDALA MANAGEMENT GmbH, EN CONSÉQUENCE :

- Ordonner à la société JACQUI B de cesser toute utilisation de la dénomination LE MANDALA sous quelque forme et quelque support

que ce soit, et notamment à titre d’enseigne, de nom commercial, de nom de domaine, et sur tout support de communication et/ou de publicité, sous astreinte de 300 € par jour passé le délai de 30 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir,
- Déclarer mal fondées la société JACQUI B et la société LEO en leurs demandes à rencontre de la société THE MANDALA MANAGEMENT GmbH,
- Débouter la société JACQUI B, Madame Marie-Laure J épouse C et la société LEO de l’intégralité de leurs demandes à rencontre de la société THE MANDALA MANAGEMENT GmbH,
- Condamner la société JACQUI B à payer à la société THE MANDALA MANAGEMENT GmbH la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice que les actes contrefaisants la marque THE MANDALA lui ont causé,
- Condamner la société JACQUI B à payer à la société THE MANDALA MANAGEMENT GmbH la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice que ses actes de concurrence déloyale et parasitaire ont causé à la société THE MANDALA MANAGEMENT GmbH,
- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois revues, périodiques ainsi que sur trois sites internet au choix de la société THE MANDALA MANAGEMENT GmbH et aux frais de la société JACQUI B, dans la limite de 2.500 € par publication et par insertion,
- Condamner la société JACQUI B et la société LEO à payer chacune la somme de 10.000 € à la société THE MANDALA MANAGEMENT GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la société JACQUI B et la société LEO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julien Rolland- P, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, la société THE MANDALA MANAGEMENT affirme que la marque communautaire THE MANDALA possède un caractère distinctif compte tenu de l’absence de compréhension du sens de ce mot, qui n’est pas entré dans le langage courant, par la majorité du public pour designer les produits el services couverts par la marque considérée, Elle fait valoir que compte tenu de ia date de priorité de la marque communautaire au regard du dépôt de la marque allemande. L’EURL LEO ne bénéfice pas de droits antérieurs. Elle estime que la contrefaçon de sa marque est constituée dans la mesure où l’utilisation du signe litigieux à titre de nom commercial est postérieure à la date de l’enregistrement de la marque communautaire en 2005.

Elle invoque une contrefaçon par reproduction ou à tout le moins par imitation compte tenu du risque de confusion. Au titre de la concurrence déloyale el parasitaire, elle soutient que la faute distincte des actes de contrefaçon est caractérisée par le risque de confusion et qu’en profitant de sa notoriété et de sa réputation d’excellence, la société JACQU1 B s’est inscrite dans son sillage el lui a causé un préjudice. File estime que son préjudice résulte d’une dépréciation de sa marque et de la diminution de son pouvoir attractif auprès du public. Elle invoque une réduction de la portée des investissements réalisés pour acquérir une image de luxe, ainsi qu’une perte d’attractivité et de prestige de sa marque. Dans ses dernières écritures du 4 juin 2013, l’EURL JACQUI B demande au tribunal de :

- Donner acte à l’EURL JACQUI B de la mise en cause de la SARI. Léo et de M^me B, A titre principal.

- Débouter la société THE MANDALA MANAGEMENT de toutes des demandes, fins el conclusions.

- La condamner reconventionnellement à payer à la société JACQU B la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts outre 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire.

- Recevoir l’EURL JACQUI B en son appel en garantie contre la SARI. Léo et M^me B
- Les condamner à relever et garantir l’EURL J JACQUI B de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge du fait des demandes de la société TIIE MANDALA MANAGEMENT,
- Les condamner à payer à l’EURL JACQUI B la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 6 000 euros le sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

- Condamner tout succombant aux entiers dépens outre la contribution de 35 euros el dire que la S.C.P. BARTHELEMY P D. avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

- appeler en garantie la société Léo en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce, sur le fondement des articles 1132. 1142 et 1147 du code civil.

- se voir relever el garantir par elle toutes condamnations pécuniaires que pourrait supporter la société JACQUI B du fait de l’instance engagée par la société THE MANDALA MANAGEMENT,
- condamner solidairement, s’il était fait condamnation de cessation d’utilisation de la dénomination Le Mandela, la société Léo et M^me B au paiement d’une somme de 200 000 euros à litre de dommages-intérêts compte tenu de la dépréciation du fonds de commerce que la société JACQUI B exploite et dans lequel se trouve

la dénomination commerciale objet des cessions de parts et fonds de commerce. L’EURL JACQUI B fait valoir que le signe MANDALA est dépourvu de distinctivité car il signifie par analogie un lieu pour se reposer et procéder à la méditation. Elle indique qu’il ne peut y avoir contrefaçon d’une marque qui n’est pas originale et s’oppose aux demandes à son encontre. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie des cédants. Dans ses dernières écritures signifiées le 31 mai 2013, la société LEO demande au tribunal de : A titre principal :

- donner acte à la SARL LEO qu’elle entend concourir avec la société JACQUI B au déboute de toutes les demandes fins et conclusions de la société THE MANDALA MANAGEMENT GBMH.

- plus précisément, vu l’acquisition par l’EURL LEO des noms de domaines a savoir www.LEMANDALA.NET et’ WWW.HOTEL-LE- MANDALA-SAINT-TROPEZ.COM et du site internet « HOTEL LE MANDALA » avec adresse mail "contact@lemandala.net, débouter THE MANDALA MANAGEMENT de toute demande tendant aux interdictions d’utilisation de ce chef.

-condamner la société THE MANDALA MANAGEMENT GBMH ou tout succombant au paiement d’une indemnité de 10000 € sur le fondement de l’article 700 à son égard.

- la condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de SELARL@MARK.

- débouter la société JACQUI B de l’intégralité de ses demandes à rencontre de l’EURL LEO,
- condamner la société JACQUI B ou tout succombant au paiement d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 à son égard.

- la condamner aux entiers dépens avec distraction au profil de SELARL@MARK La société LEO soutient que la marque communautaire opposée est nulle pour défaut de distinctivité. le terme international MANDALA dont la traduction est commune dans la quasi totalité des langues étrangères signifiant sphère, et par extension environnement et communauté servant de support au repos et à la méditation, si bien que ce terme ne présente pas une originalité notamment dans l’hôtellerie ou la restauration, étant employé de manière relativement commune et habituelle. Elle fait par ailleurs valoir que le signe n’était pas disponible puisque lorsque la marque a été enregistrée, le nom commercial MANDALA était déjà utilisé depuis l’acquisition de l’hôtel en octobre 2006 et estime que la marque encourt la nullité de ce chef. Elle ajoute que le droit de priorité résultant du dépôt de la marque allemande ne lui est

pas opposable puisqu’il ne pouvait être revendiqué que pendant un délai de 6 mois. Elle indique que la propriété et la protection du nom commercial ont été acquises par l’usage. Elle estime qu’en l’absence de confusion, la contrefaçon n’est pas constituée. Au titre de la concurrence déloyale, elle fait valoir que l’action est irrecevable car elle ne repose pas sur un fait distinct de la contrefaçon. A titre subsidiaire, elle soutient que la concurrence déloyale est inexistante car l’hôtel Mandala situé à St Tropez existait avant le dépôt de la marque et qu’il ne peut créer de confusion avec l’hôtel à Berlin, compte tenu de l’éloignement géographique et des différences entre les deux hôtels. Dans ses dernières écritures du 30 mai 2013, M^me B demande au tribunal de :

- Rabattre si besoin était l’ordonnance de clôture intervenue.

- Voir constater que M^me B a consenti le 13 mars 2008 un nouveau bail commercial à L’EURI. JACQU1 B et ce sans la moindre mention de ladite enseigne litigieuse.

- Voir dire et juger que M^me B n’a pas pu matériellement exploiter commercialement cet hôtel sous l’enseigne litigieuse Le mandala,
- Voir dire et juger que M^me B est de bonne foi.

- Voir rejeter toute responsabilité à son encontre.

- Voir dire et juger que sa mise en cause procédurale par l’F Jacqui B est dénuée de tout fondement.

- Voir rejeter toutes prétentions, fins et conclusions adverses contraires. Subsidiairement.

- Voir condamner la SARL Léo à garantir à M^me B de toutes condamnations dont elle serait l’objet et ce pour avoir cédé à M^me B le fonds de commerce sous l’enseigne litigieuse Le Mandala.

- Condamner l’EURL JACQUI B à payer à M^me B la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société LEO à lui payer la somme de 5000 euros au litre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame B soutient qu’aucun acte d’exploitation de l’hôtel ne peut lui être reproché en sa qualité de propriétaire de l’immeuble et que dans ses rapports avec le locataire. l’EURL JACQUI B elle n’a consenti aucun droit sur l’enseigne LE MANDALA celui-ci ayant de sa propre initiative exploité l’hôtel sous l’enseigne litigieuse. Madame C partie à la procédure pour avoir appelé avec l’EURL JACQUI B en Intervention forcée les sociétés LEO et Madame B, n’a pas conclu et l’assignation forcée ne contenait aucune demande la concernant. La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2013.

MOTIFS Les parties s’opposent sur la détermination de la loi applicable au litige et en particulier sur le règlement communautaire qu’il s’agit d’appliquer. La société LEO invoque des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Cependant, dès lors que le litige est fondé sur une marque communautaire, seules les dispositions du droit européen sont applicables, sauf lorsque celui-ci renvoie au droit interne. En l’espèce, il s’agit du règlement 207/2009 sur la marque communautaire en vigueur le lourde l’introduction de l’instance, sauf pour les demandes de nullité qui doivent être appréciées au regard du précédent règlement en vigueur au jour du dépôt, étant relevé en tout état de cause que le débat sur la loi applicable dans le temps est vain dès lors que ce règlement ne constitue qu’une codification du règlement 40/94 dont il ne modifie pas les dispositions. Sur les demandes de nullité de la marque communautaire MANDALA
- Au titre du défaut de caractère distinctif II convient de considérer que la demande de nullité n’est formée que pour le service opposé d’exploitation d’hôtels dès lors que les défenderesses ne caractérisent pas l’absence de caractère distinctif pour les autres produits et services visés par la marque. L’article 7 § 1 du règlement sur la marque communautaire dispose que sont refusées à l’enregistrement : « b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; c) tes marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, lu destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci ; d) les marques qui sont, composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant on dans les habitudes loyales et constantes du commerce. " Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie le jour de son dépôt et le tribunal constate que les extraits de pages web versées au débat sont postérieures à ce dépôt. 11 ressort de la page wikipédia que le mot sanskrit mandala signifie le cercle et par extension la sphère, l’environnement et la communauté mais avant tout l’entourage sacré d’une deité. Le site Larousse indique que ce mot en tantrisme hindou et bouddhique définît le diagramme symbolique et représente l’évolution et l’involution de l’univers par rapport à un point central.

La preuve n’est pas rapportée que le sens de ce mot sanskrit est connu des touristes qui constituent le public visé et en tout état de cause, ce mot n’est pas dépourvu de caractère distinctif pour le service opposé, ni ne désigne sa qualité et n’est pas devenu usuel dans le langage courant pour désigner l’exploitation d’un hôtel.

En conséquence, la demande de nullité de ce chef est mal fondée.

— Sur la demande de nullité fondée sur l’existence d’un droit antérieur L’article 8 § 4 du règlement sur la marque communautaire prévoit que la marque est nulle si elle reprend un autre signe utilisé dans la vie des affairés dont la portée n’est pas seulement locale, le droit à ce signe ayant été acquis « avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire ». Par ailleurs, l’article 31 du règlement dispose que la date de priorité est considérée comme la date de dépôt de la demande de la marque communautaire pour déterminer l’antériorité des droits. C’est donc bien au regard de la date de priorité de la marque communautaire qu’il convient de déterminer l’existence d’un droit antérieur. L’article 29 du règlement définit le droit de priorité comme résultant d’un dépôt national pour la même marque et les mêmes produits et services. II a une durée de six mois à compter du premier dépôt de la demande. En l’espèce, il n’est pas contesté que la marque allemande est identique à la marque communautaire et a été déposée pour les mêmes produits et services. Dès lors que la marque allemande a été déposée le 7 octobre 2005 et la marque communautaire le 30 décembre 2005, soit dans un délai de six mois, la marque communautaire bénéficie du droit de priorité de la marque allemande et c’est au 7 octobre 2005 qu’il convient de se placer pour déterminer l’existence d’un droit antérieur susceptible d’être opposé à la marque communautaire. Il n’est pas discuté par les parties que la dénomination commerciale Le Mandata a été utilisée par la société LEO à compter du 4 octobre 2006, ainsi qu’il résulte des factures versées au débat. Dès lors que cette utilisation est postérieure à la date de priorité, aucune atteinte au droit antérieur n’est constituée, étant relevé à titre surabondant qu’il aurait fallu justifier que cette dénomination ait une portée qui ne soit pas que locale pour voir prospérer l’action en nullité.

Cette demande de nullité sera aussi rejetée.

Sur la contrefaçon La société LEO excipe de l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation d’un même signe constitué par un même nom commercial lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement. Il appartient au juge d’appliquer la règle juridique appropriée et en l’espèce le règlement sur la marque communautaire. D’après l’article 9 § 3 du règlement, « le droit conféré par la marque communautaire n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication de l’enregistrement de la marque », soit en l’espèce le 26 juillet 2007. L’article 111 du règlement sur la marque communautaire portant sur les droits antérieurs de portée locale dispose que : "1. Le titulaire d’un droit antérieur déportée locale peut s’opposer à l’usage de la marque communautaire sur le, territoire où ce droit est protégé dans la mesure où le droit de l’État membre concerné le permet. "(…) 3. Le titulaire de la marque communautaire ne peut pas s’opposer à l’usage du droit visé au paragraphe 1, même si ce droit ne peut plus être invoqué contre la marque communautaire". Cette disposition vise à permettre la coexistence d’un droit de portée locale antérieur à l’enregistrement de la marque avec la marque communautaire. En l’espèce, il est constant que la dénomination commerciale de l’hôtel exploité par la société LEO, puis par la JACQUIB a été utilisée avant l’enregistrement de la marque, à compter d’octobre 2006, et ce localement, pour désigner un hôtel situé à St Tropez. Dès lors, les droits de la société demanderesse sur sa marque communautaire ne lui permettent pas de s’opposer à l’usage de cette dénomination commerciale et elle doit être déboutée de sa demande en contrefaçon. Sur la concurrence déloyale II convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

La société demanderesse invoque au titre de la concurrence déloyale des faits qui sont constitutifs de la contrefaçon de la marque puisqu’elle se base sur le risque de confusion et l’atteinte à ses investissements au regard de sa marque et non de sa dénomination sociale. Il convient en tout état de cause de relever que l’antériorité de la date du début d’exploitation de l’hôtel berlinois sous la dénomination Tl II- MANDALA n’est pas rapportée. Des lors, aucune faute ni aucun risque de confusion n’étant établis, cette demande sera rejeté. Sur les demandes au titre de l’appel en garantie Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes formées à titre subsidiaire Sur la demande reconventionnelle de la société JACQUI B pour procédure abusive La société JACQUI B sollicite la condamnation à ce titre de la demanderesse sans motiver sa demande. L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi. ou d’erreur grossière équipollente au dol. Or aucune faute de la société THE MANDA1.A MANAGEMENT GmbH n’est caractérisée, pas plus que n’est rapportée la preuve d’un préjudice différent de celui résultant des frais engagés par la société JACQUI B pour faire valoir sa défense et qui seront indemnisés. Sur les autres demandes Partie perdante, la société THE MANDALA MANAGEMENT GmbH sera condamnée aux dépens, à l’exception de ceux ponant sur la mise en cause de la société LEO et de Madame B qui resteront à la charge de I JACQUI B. La société THE MANDALA MANAGEMENT GmbH devra par ailleurs indemniser les défenderesses des frais qu’elles ont dû engager pour faire valoir leur défense dans le cadre de ce litige et ce à hauteur de

3.000 euros respectivement pour la société JACQUI B et pour la société LEO. La société JACQUI B sera en outre condamnée à payer à Madame B, qu’elle a mise en cause, la somme de 1.200 euros. L’équité commande que la société LEO soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 à rencontre de la société JACQUI B. La nature de la décision ne commande pas d’en ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS.

LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe contradictoire cl en premier ressort. Rejette les demandes de nullité de la marque communautaire n° 004831624 THE MANDALA. Déboule la société THE MANDALA MANAGEMENT GmbH de l’ensemble de ses demandes. Constate n’y avoir lieu de statuer sur les demandes en garantie, Déboule la société JACQU1 B de sa demande reconventionnelle en procédure abusive. Condamne la société THE MANDALA MANAGEMENT GmbH aux dépens, à l’exception de ceux portant sur la mise en cause de la société LEO et de Madame B qui resteront à la charge de L’EURL JACQUI B, Dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la S.C.P. BARTHELEMY P D, en ce qui concerne L’EURL JACQUI B et par la S @MARK en ce qui concerne la société LEO. conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Condamne la société THE MANDALA MANAGEMENT GmbH à payer la somme de 3.000 euros à l’EURL JACQUI B et la somme de 3.000 euros à la société LEO au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne l’EURL JACQUI B à payer à Madame B la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes au litre de l’article 700 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.